No debe inferirse que toda indicación descriptiva de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter descriptivo de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo, por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios, no sea registrable en relación a éstos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios.
RESOLUCIÓN N° 0844-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 166648-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0844-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 166648-2002
SOLICITANTE : INDECO S.A.
Denominaciones descriptivas
Lima, diecinueve de agosto de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 15 de noviembre del 2002, Indeco S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto TW-70, para distinguir conductores eléctricos en general de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 4966-2003/OSD-INDECOPI de fecha 8 de mayo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Se encuentra registrada a favor de Ceper - Conductores Eléctricos Peruanos S.A., la marca de producto TW DESLIZANTE, que distingue productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, entre los que se encuentran incluidos los productos que pretende distinguir el signo solicitado.
(ii) El signo solicitado TW-70 no puede ser admitido a registro, ya que es semejante fonética y gráficamente a la marca registrada TW DESLIZANTE, debido a que comparten la combinación de las letras TW, diferenciándose únicamente por la presencia de la cifra numérica “70” en el signo solicitado, y por la denominación DESLIZANTE en la marca registrada, lo cual no resulta suficiente para establecer diferencias entre ambos signos.
(iii) En el sector donde se comercializan los productos correspondientes a la clase 9 de la Nomenclatura Oficial es usual que las marcas estén conformadas por denominaciones compuestas en las que predomina un elemento sobre el otro, por lo que sería razonable asumir que el público consumidor al ver en el mercado el signo solicitado crea que éste es una variación de la marca registrada, generándose así la posibilidad de que se asocien ambos signos como provenientes de un mismo origen empresarial.
Con fecha 29 de mayo del 2003, Indeco S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que:
(i) Las letras TW constituyen las siglas de Thermoplastic Wire de la nomenclatura internacional adoptada por los códigos eléctricos norteamericanos y del Perú, para designar a los conductores de cobre de baja tensión con aislamiento termoplástico resistentes a la temperatura de 60 ° , siendo que el producto que pretende distinguir el signo solicitado mejora la resistencia de este tipo de alambre, otorgándole una resistencia a la temperatura de 70 ° , de allí su denominación TW 70.
(ii) Si bien existe una aparente semejanza entre ambas marcas en cuanto se refiere al uso de las letras TW, esto no puede ser tomado en cuenta en forma parcial porque es una denominación de su uso común.
(iii) No existe confusión fonética ni gráfica entre el número 70 y y el término DESLIZANTE, ya que su escritura y pronunciación es diferente.
Adicionalmente, las etiquetas y los envases de los productos son diferentes.
(iv) Debe tenerse en cuenta que la empresa Ceper S.A. no ha interpuesto ninguna observación a su solicitud, posiblemente por considerar que no existe semejanza gráfica ni fonética entre los signos, y por lo tanto podría haber confusión en el público consumidor.
Adjuntó etiquetas y muestras de los productos solicitados.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si el signo solicitado reúne los requisitos exigidos para acceder a registro.
b) De ser el caso, si el signo solicitadoTW-70 resulta confundible con la marca registrada TW DESLIZANTE.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Ceper - Conductores Eléctricos Peruanos S.A. (Perú) es titular de la marca de producto TW DESLIZANTE, que distingue conductores y cables eléctricos; alambres esmaltados, y todos los implementos y accesorios relacionados con la conducción de electricidad, y demás productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N º 3637, vigente desde el 30 de noviembre de 1993 hasta el 30 de noviembre del 2003.
2. De las prohibiciones absolutas
De acuerdo al criterio de la Sala contenido en la Resolución N º 607-1998-TPIINDECOPI 1 la presentación de una solicitud de registro implica que la Autoridad administrativa deba evaluar si el signo solicitado a registro reviste las condiciones necesarias para constituirse como tal, esto es, si cumple con ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, para lo cual deberá evaluarse además en primer lugar si éste no se encuentra incurso en algunas de las prohibiciones de orden público establecidas en la ley (prohibiciones absolutas). En consecuencia, tanto la Oficina de Signos Distintivos como esta Sala deben procurar que términos no distintivos, descriptivos o genéricos no sean apropiados por un solo competidor, impidiendo su libre uso por los demás agentes económicos que interactúan en el mercado.
Adicionalmente, tanto la Oficina de Signos Distintivos como la Sala deben velar porque la solicitud de registro de un nuevo signo no transgreda los derechos de terceros. Esta segunda etapa del examen de registrabilidad supone evaluar la posibilidad de que el signo solicitado a registro no sea susceptible de causar confusión respecto de otro signo previamente inscrito o de aquél que goce de un mejor derecho.
3. Análisis de los elementos contenidos en el signo solicitado
3.1 Denominaciones descriptivas
Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al cual pretenden aplicarse. Por lo tanto, no deben ser registrados como marcas porque su papel no consiste en indicar el origen empresarial de un producto o servicio.
La Decisión 486 en su artículo 135 inciso e) establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.
Los signos descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que si se permitiera el registro de dichas denominaciones, se concedería un derecho exclusivo sobre las mismas en perjuicio de los competidores, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.
Asimismo, conviene precisar que la prohibición del artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 se vería burlada si sólo se denegara el registro de denominaciones descriptivas tal cual y no variaciones fonéticas o gráficas de las mismas.
Por lo tanto, las variaciones de una denominación descriptiva donde se siga percibiendo a la denominación descriptiva o donde la nueva denominación sea sustancialmente igual a la denominación descriptiva, también están incursas en la prohibición en cuestión. Se trata del caso donde las variaciones son mínimas, de modo que si se aprecia el signo rápidamente, el público no se va a dar cuenta de dichas variaciones.
De lo establecido en los párrafos precedentes no debe inferirse que toda indicación descriptiva de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter descriptivo de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo, por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios, no sea registrable en relación a éstos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios.
Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos que le otorguen el carácter distintivo sí pueden acceder al registro, de conformidad con la ley.
Es pertinente indicar que el fundamento para rechazar los signos descriptivos radica en la necesidad objetiva de que el signo permanezca libre en el tráfico económico.
3.2 Aplicación al caso concreto
Indeco S.A. ha solicitado el registro del signo TW-70, para distinguir conductores eléctricos en general, de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.
Se ha verificado que las letras TW identifican un tipo de conductor eléctrico aplicado en lugares mojados 2 , siendo uno de los más ofrecidos por las empresas especializadas en el ramo (otros son por ejemplo THW, THW-LS, THWN). En este sentido, las letras TW resultan descriptivas con relación a los productos que pretende distinguir el signo solicitado (conductores eléctricos en general).
Asimismo, el signo solicitado se encuentra conformado por el número 70 que indica el grado de temperatura que resiste el conductor eléctrico 3 - lo cual ha sido señalado por la propia solicitante en su recurso de apelación -, por lo que dicho número también constituye una indicación descriptiva de una característica de los productos que pretende distinguir el signo solicitado.
En virtud de lo expuesto, el signo solicitado TW-70 resulta descriptivo con relación a los productos que pretende distinguir, por lo que se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486.
4. Determinación del riesgo de confusión
Atendiendo a lo expuesto, carece de objeto determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada TW DESLIZANTE.
V. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 4966-2003/OSD-INDECOPI de fecha 8 de mayo del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca producto TW-70, solicitado por Indeco S.A.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/rl
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1 Recaída en la solicitud de ampliación de la Resolución Nº 431-1998-TPI-INDECOPI (denegatoria del registro del lema comercial AFP HORIZONTE GARANTÍA DE SEGURIDAD) presentada por AFP Horizonte S.A.
2 En la guía telefónica correspondiente al año 2001 se ha podido apreciar que establecimientos especializados en la venta de cables y conductores eléctricos ofertan un tipo definido como TW. Asimismo, existen diversas páginas web dedicadas a la venta de estos productos que ofrecen el conductor eléctrico TW como uno de los más populares, tal es el caso de la página web de la empresa venezolana Cable Express cuya dirección electrónica es www.cableexpress.com.ve.
3 Tomado de www.itlp.edu.mx.