RESOLUCIÓN N° 0940-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 156119-2002

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0940-2004/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 156119-2002

SOLICITANTE : MOLITALIA S.A.

OPOSITORA : CADBURY IRELAND LTD.

(antes, Parke Davis & Co. Limited)

Familia de marcas: Existencia - Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos comprendidos en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial: Existencia

Lima, diecinueve de octubre del dos mil cuatro

I. ANTECEDENTES

Con fecha 4 de julio del 2002, Molitalia S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto AMBROLIPTOS, para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 18 de octubre del 2002, Parke Davis & Co. Limited (Inglaterra) formuló oposición manifestando que:

     (i)      Es titular de las siguientes marcas registradas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial: ICE LYPTUS, CHERRY-LYPTUS, MENTHO-LYPTUS, MENTA-LYPTUS, HALLS RASPBERRY-LYPTUS, HALLS CHERRY LYPTUS, LEMON LYPTUS, ORANGE-LYPTUS, HALLS MENTHO-LYPTUS, HALLS CITRUS-LYPTUS, HALLS STRAWBERRY-LYPTUS, HALLS CHERRYLYPTUS ACCIÓN REFRESCANTE y HALLS MENTHO-LYPTUS ACCIÓN REFRESCANTE.

     (ii)      Teniendo en cuenta que el término LYPTUS forma parte de una familia de marcas cuya titularidad le pertenece, no puede permitir que dicho término sea usado por terceros, puesto que éste se convertiría en un elemento común, lo cual le causaría un grave perjuicio.

(iii)      La solicitante intenta sorprender a la autoridad administrativa modificando únicamente en una letra un signo cuyo registro le fue denegado anteriormente (AMBROLIPTUS), por ser confundible con las mismas marcas en las que sustenta la oposición formulada en el presente caso.

(iv)      Al comparar el signo solicitado con sus marcas registradas, se aprecia que éstos ocasionarían confusión en el público consumidor, que fácilmente podría considerar que el signo solicitado forma parte de su familia de marcas que tiene como elemento común el término LYPTUS.

(v)      El signo solicitado está constituido por el prefijo AMBRO que es la abreviatura de la denominación AMBROSOLI, perteneciente a la solicitante, a la cual se le ha agregado la denominación LIPTOS, que es idéntica a la denominación LIPTUS / LYPTUS de su propiedad.

(vi)      Existe una asociación directa entre sus productos y el término LYPTUS (LIPTUS).

(vii)      En el expediente Nº 22849-1996, obra una encuesta que prueba que el público consumidor asocia el término LYPTUS con la misma procedencia empresarial.

Con fecha 28 de noviembre del 2002, Molitalia S.A. absolvió el traslado de la oposición manifestando que:

     (i)      El término de fantasía AMBROLIPTOS es el resultado de la unión de la marca AMBROSOLI y la denominación EUCALIPTO, que es el nombre de un árbol conocido por su altura, aroma, entre otras características.

     (ii)      El prefijo AMBRO en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial está asociado directamente con toda la línea de sus productos AMBROSOLI, tales como caramelos, gomas, chupetes, caramelos blandos, chocolates, galletas bañadas, refrescos y postres.

(iii)      Por su parte, el término CALIPTO constituye parte importante y evocativa de la denominación EUCALIPTO, la cual está asociada en el mercado a un sabor y olor característico que no pertenece a nadie en particular.

     (iv)      Si es factible registrar el término EUCALIPTO, no puede cuestionarse la posibilidad de registrar una denominación que comprenda su parte más característica en plural (CALIPTOS), unida al prefijo AMBRO.

     (v)      Mediante un escrito de fecha 12 de marzo del 2002 presentado al Presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema, en el Expediente AV-455-2000, por parte de la firma Parke, Davis & Co. Limited se señaló que las gomitas distinguidas con la marca CALIPTUS constituyen un producto distinto de los caramelos y la marca tiene un pronunciamiento distinto, por lo que no se presta a confusión con la familia de marcas LYPTUS.

     (vi)      Su marca AMBROSOLI, que es notoriamente conocida en el mercado, ha dado lugar a que se constituyan un considerable número de marcas precedidas por la denominación AMBRO.

Con fecha 12 de marzo del 2003, Parke Davis & Co. Limited reiteró sus argumentos. Asimismo, señaló que el hecho que Molitalia S.A. pretenda registrar el signo AMBROLIPTOS, después que la Autoridad administrativa le denegó el registro de las denominaciones FRESCOLIPTUS, AMBROLIPTUS Y AMBROLIPTUS DE AMBROSOLI, demuestra que dicha empresa pretende introducir en el mercado productos distinguidos con una marca muy similar a sus marcas registradas.

Con fecha 13 de febrero del 2004, Cadbury Ireland Ltd. manifestó que las marcas registradas en las que se sustentó la oposición formulada por Parke Davis & Co. Limited han sido transferidas a su favor.

Mediante proveído de fecha 16 de febrero del 2004, la Oficina de Signos Distintivos resolvió tener como opositor a Cadbury Ireland Ltd., dejando constancia que no se ha efectuado el acto modificatorio correspondiente al certificado N° 22507.

Mediante Resolución N° 7217-2004/OSD-INDECOPI de fecha 14 de junio del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada por Cadbury Ireland Ltd. y denegó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

(i)      La empresa Cadbury Ireland Ltd. carece de legítimo interés para formular oposición en base al certificado N° 22507, toda vez que en el asiento N° 2 de dicho certificado se aprecia que el titular del mismo es la empresa Parke, Davis & Co. Limited.

(ii)      En cuanto al argumento sostenido por la opositora, en el sentido que es titular de una familia de marcas que presenta como elemento común el término LYPTUS, señaló que en el presente caso se cumple con el requisito subjetivo de una familia de marcas, lo cual se acredita con una encuesta que obra en el expediente N 22849-1996, en la cual se señala que el público consumidor asocia el término LYPTUS con un mismo origen empresarial.

(iii)      Asimismo, se remitió a lo establecido por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI mediante Resolución N° 621-2000/TPI-INDECOPI, en la cual se estableció que la partícula LYPTUS constituye el componente común de una familia de marcas registrada a favor de Parke, Davis & Co. Limited.

(iv)      Existe identidad entre algunos de los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado y algunos de los distinguidos con las marcas registradas de la opositora.

(v)      Los signos en cuestión son fonética, gráfica y conceptualmente similares, debido a que incluyen en sus estructuras los sufijos LIPTOS y LYPTUS, lo cual podría inducir a que los consumidores crean que el signo solicitado constituye una variación de las marcas registradas y que los productos a los que pretende ser aplicado tienen el mismo origen empresarial que aquellos que distingue las marcas registradas, máxime si se tiene en cuenta que la partícula AMBRO, que también conforma el signo solicitado es percibida como el apócope de AMBROSOLI, que es parte de la denominación social de la empresa Ambrosoli Perú S.A. que fue absorbida por la empresa solicitante.

Con fecha 8 de julio del 2004, Molitalia S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos.

Con fecha 24 de agosto del 2004, Cadbury Ireland Ltd.  absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

a) Si se ha configurado una familia de marcas en base al término LYPTUS a favor de Cadbury Ireland Ltd.

b) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado AMBROLIPTOS y las marcas registradas MENTHO-LYPTUS, MENTA-LYPTUS, LEMON LYPTUS, ORANGE-LYPTUS, CHERRY-LYPTUS, ICE LYPTUS, HALLS CITRUS-LYPTUS, HALLS RASPBERRY-LYPTUS, HALLS RASPBERRY-LYPTUS y etiqueta, HALLS STRAWBERRY-LYPTUS y etiqueta, HALLS CHERRY-LYPTUS ACCIÓN REFRESCANTE y etiqueta y HALLS MENTHO-LYPTUS ACCIÓN REFRESCANTE y etiqueta.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Cadbury Ireland Ltd. (Irlanda) es titular, en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, de las siguientes marcas de producto:

-MENTHO-LYPTUS, que distingue confitería, pastelería, dulces, caramelos y otros productos de la clase, registrada con certificado Nº 46238, vigente hasta el 17 de agosto del 2012.

-MENTA-LYPTUS, que distingue confitería, pastelería, dulces, caramelos y otros productos de la clase, registrada con certificado N° 12644, vigente hasta el 24 de enero del 2005.

-LEMON LYPTUS, que distingue productos de confitería, caramelos, chocolates y otros productos de la clase, registrada con certificado N° 18705, vigente hasta el 20 de febrero del 2014.

-ORANGE-LYPTUS, que distingue productos de confitería y demás productos de la clase, registrada con certificado N° 83373, vigente hasta el 30 de enero del 2005.

-CHERRY-LYPTUS, que distingue productos de confitería, pastelería, dulces, caramelos y otros productos de la clase, registrada con certificado N° 33937, vigente hasta el 24 de octubre del 2005.

-ICE-LYPTUS, que distingue confites, caramelos, gomas de mascar, dulcería, chocolatería, pastelería y todo lo correspondiente, registrada con certificado N° 55564, vigente hasta el 28 de noviembre del 2004.

-HALLS CITRUS-LYPTUS, que distingue productos café, te, cacao, azúcar, arroz tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo y todos los demás productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada con certificado N° 27348, vigente hasta el 11 de julio del 2006.

-HALL RASPBERRY LYPTUS, que distingue productos de confitería no medicados y todos los demás productos de la clase, registrada con certificado N° 2448, vigente hasta el 09 de noviembre del 2013.

-Diseño de una etiqueta-empaque y las palabras HALLS RASPBERRY LYPTUS, en la combinación de colores fucsia, blanco, amarillo, azul y plateado, conforme al modelo, que distingue productos de confitería no medicados y demás de su clase, registrada con certificado N° 4276, vigente hasta el 27 de diciembre del 2013.

-Etiqueta-empaque constituida por 3 campos dos de ellos  iguales que contienen la denominación HALLS en color blanco con borde dorado y debajo la denominación STRAWBERRY-LYPTUS en fucsia dentro de un rectángulo dorado con bordes fucsia y el tercer campo contiene leyendas alusivas al producto, todo en fondo fucsia con diseño de flechas ascendentes rosadas, conforme al modelo, que distingue productos de confitería, registrada con certificado N° 53365, vigente hasta 22 de marzo del 2009.

-Etiqueta-empaque de fondo rojo con diseño de flechas ascendentes en rosadas, sobre este la denominación HALLS en letras blancas con borde dorado, debajo la denominación CHERRY-LYPTUS en letras doradas y encima la denominación CHERRY LYPTUS en rojo sobre un rectángulo dorado con bordes blancos, a la izquierda de todo esto una franja azul con diseño de un caramelo rojo del que salen flechas ascendentes celestes debajo de la denominación ACCION REFRESCANTE, conforme al modelo, que distingue productos de confitería, registrada con certificado N° 52928, vigente hasta 26 de febrero del 2009.

-Etiqueta-empaque de fondo azul marino, con diseño de flechas ascendente azulinas, la denominación HALLS en letras blancas con borde dorado, debajo la denominación MENTHO-LYPTUS en letras doradas y encima la denominación HALLS y MENTHO LYPTUS en azul marino sobre un rectángulo dorado de bordes blancos, a la izquierda de todo esto una franja roja con un diseño de un caramelo blanco del que salen flechas ascendentes celeste debajo de la denominación ACCION REFRESCANTE, conforme al modelo, que distingue productos de confitería, registrada con certificado N° 52649, vigente hasta el 19 de febrero del 2009.

2. Familia de marcas

2.1 Marco conceptual

Muchas empresas suelen distinguir diferentes tipos (géneros o especies) de productos de su línea de producción con un término (palabra/ partícula/ figura) común que forma parte de las marcas de dichos productos. Este término común  que puede ser un prefijo o sufijo - es modificado mediante la adhesión o supresión de otras sílabas. De esta práctica resulta que una denominación que contenga el término común es considerada por el consumidor como una variación más de los signos del titular anterior y, en consecuencia, asume que todos ellos provienen del mismo origen empresarial.

Se admitirá que hay confusión de un signo solicitado con respecto a una familia de marcas si están presentes las siguientes dos condiciones, cuyo cumplimiento debe ser riguroso:

a) El término común debe poseer tal fuerza distintiva que sirve para indicar el origen empresarial del titular.

El término común debe por sí mismo ser capaz de identificar el origen empresarial, de tal forma que el público crea que todos los signos que llevan este término común provienen del mismo origen empresarial. Sólo en estos casos el público considerará

- a pesar de que la impresión de conjunto del signo solicitado sea diferente - que éste es parte de la familia de marcas.

Un término común poseerá por lo general por sí mismo carácter distintivo si el público se ha acostumbrado a que diversos productos o servicios del titular sean distinguidos con la misma partícula o término común. Sin embargo, no es indispensable que el titular tenga como práctica usual identificar sus líneas de productos con signos que lleven el término común.  En algunos casos, puede ser que el término común sea tan característico o distintivo o se haya impuesto en el mercado que basta que sólo lo haya usado en un signo para que su uso en signos posteriores haga creer al público que ambas provienen de la misma empresa. También, circunstancias especiales - como la forma en que partes de la denominación han sido reproducidas - pueden hacer creer al público que los signos en cuestión provienen del mismo origen empresarial. En todo caso, si el público aún no está acostumbrado al uso de diferentes signos que contengan el mismo término común, los requisitos a exigirse para aceptar la existencia de una familia de marcas serán más rigurosos.

Si ambas condiciones están presentes, es muy probable que el público consumidor aunque por la impresión en conjunto de los signos no se vea confundido respecto a la identificación de los productos (confusión directa) - sí considere por la identidad o correspondencia del término común que se trata de otro producto más del titular que suele identificar sus productos con este término común (confusión indirecta).

b) El signo solicitado lleva el término común.

No es necesaria la identidad del término común en el signo solicitado, pero sí por lo menos que éste aparezca en forma substancialmente igual. Pequeñas variaciones, que no modifican substancialmente el término común y que no son percibidas por el público o que puedan ser consideradas como un error en la impresión o en el sonido, no alteran la impresión en conjunto de los signos.

En consecuencia, si dos signos llevan el mismo término común se determinará por la impresión que ellos causen en los consumidores o como son ellos percibidos por los consumidores. Para ello, también se tendrá en cuenta la peculiaridad u originalidad del término común y su independencia respecto al resto de la denominación.

2.2 Aplicación al caso

Conforme consta en el Informe de antecedentes, se ha verificado que Cadbury Ireland Ltd. es titular de doce marcas que incluyen en su conformación la partícula LYPTUS, todas registradas para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

Por otra parte, se ha constatado que en dicha clase de la Nomenclatura Oficial, la partícula LYPTUS ni alguna otra denominación similar se encuentran comprendidos en marcas registradas a favor de un titular distinto a Cadbury Ireland Ltd., lo cual hace presumir razonablemente que el público ha llegado a asociar la partícula LYPTUS con un origen empresarial determinado.

Ahora bien, dado que los productos que distinguen dichas marcas son los confites, dulces y caramelos, se entiende que la asociación que pueda hacerse entre dicho término común con un determinado origen empresarial recaerá únicamente en relación con los mencionados productos, incluidos en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, a la cual pertenecen también los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado (café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

En tal sentido, se han configurado los supuestos para que exista una familia de marcas: la presencia de una palabra o elemento común y característico (la partícula LYPTUS), y sobre la base de tal elemento emanan una serie de variaciones que conforman diferentes signos (MENTHO-LYPTUS, MENTA-LYPTUS, LEMON LYPTUS, ORANGE-LYPTUS, CHERRY-LYPTUS, ICE LYPTUS, HALLS CITRUSLYPTUS, HALLS RASPBERRY-LYPTUS, HALLS RASPBERRY-LYPTUS y etiqueta, HALLS STRAWBERRY-LYPTUS y etiqueta, HALLS CHERRY-LYPTUS ACCIÓN REFRESCANTE y etiqueta y HALLS MENTHO-LYPTUS ACCIÓN REFRESCANTE y etiqueta) registrados a favor de un solo titular (Cadbury Ireland Ltd.) en la clase 30, sin que se encuentre incluido en otros signos registrados a favor de un tercero.

3. Determinación del riesgo de confusión

A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error ¹ - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca ² .

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 ³ realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-2000 ⁴ en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.

Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.

En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “ inducción a error al público consumidor ” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “ riesgo de confusión ” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) ⁵ .

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.

De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 ⁶ , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.

3.1 Similitud de los productos distinguidos

En el presente caso, se advierte que tanto el signo solicitado como las marcas registradas a favor de la opositora distinguen productos de confitería comprendidos en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

3.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 ⁷ y 76-IP-2000 ⁸ .

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los productos de confitería distinguidos por los signos en cuestión, es razonable suponer que el público consumidor no prestará una especial al momento de adquirir dichos productos.

La impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquéllos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En  estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades: a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el

origen empresarial de los productos o servicios; o b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Conforme lo señala Fernández - Novoa ⁹ , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.

Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber, i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros; ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

Atendiendo a que cuatro de las marcas registradas a favor de la opositora son de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si éstas presentan algún elemento que sea el más relevante.

Conforme se puede apreciar a continuación, tanto el aspecto denominativo como el aspecto figurativo de las marcas mixtas registradas son relevantes a efectos de indicar el origen empresarial de los productos que distinguen.

Certificado N° 4276 Certificado N° 53365

Certificado N° 52928 Certificado N° 52649

Previamente al examen comparativo, cabe señalar finalmente que el riesgo de confusión entre dos signos distintivos puede darse de manera directa o indirecta.

Así, el público consumidor puede verse confundido cuando la impresión en conjunto de los signos es similar al grado de inducir a confusión respecto a la identificación de los productos, actividades o servicios mismos. Ello sucederá cuando se trate de los mismos productos, actividades o servicios y los signos sean esencialmente iguales. En estos casos, se está frente a un riesgo de confusión directa, en el cual el público puede terminar adquiriendo un producto acudiendo a un establecimiento o contratando un servicio en la creencia que se trata del producto, establecimiento o servicio del competidor.

Pero también puede suceder que por la similitud o conexión competitiva de los productos, actividades o servicios y la similitud o identidad de los signos, el público crea que ambos signos provienen del mismo origen empresarial o se presuma que entre las empresas existen relaciones económicas u organizativas.  Ello también puede ocurrir aun cuando el consumidor perciba que existen algunas diferencias entre los signos pero éstos presenten elementos comunes que –por su carácter arbitrario o de fantasía-posean gran fuerza distintiva, pudiendo inducir a creer al consumidor que uno de los signos es la variación de otro anterior, o cuando un signo posterior es considerado por el público consumidor como parte de una familia de marcas de propiedad de un tercero. En estos casos, se produce un riesgo de confusión indirecta, en la medida que el público no confunde un producto, actividad o servicio con otro, pero llega a una conclusión errónea en cuanto al origen empresarial de los mismos.

Efectuado el examen comparativo, desde el punto de vista fonético, entre el signo solicitado AMBROLIPTOS y las marcas registradas MENTHO-LYPTUS, MENTALYPTUS, LEMON LYPTUS, ORANGE-LYPTUS, CHERRY-LYPTUS, ICE LYPTUS, HALLS CITRUS-LYPTUS, HALLS RASPBERRY-LYPTUS, HALLS RASPBERRYLYPTUS y etiqueta, HALLS STRAWBERRY-LYPTUS y etiqueta, HALLS CHERRYLYPTUS ACCIÓN REFRESCANTE y etiqueta y HALLS MENTHO-LYPTUS ACCIÓN REFRESCANTE y etiqueta, se advierte que si bien todos presentan en común la partícula LIPTOS / LYPTUS, los signos confrontados incluyen elementos adicionales que determinan un impacto sonoro de conjunto diferente.

Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que, a pesar que los signos comparten partículas de escritura similar (LIPTOS y LYPTUS), éstos presentan denominaciones adicionales y en algunos casos elementos gráficos y cromáticos que les otorgan una distinta impresión visual de conjunto.

3.3. Riesgo de confusión

La Sala considera que en el presente caso la partícula LYPTUS, distintiva de la familia de marcas reconocida a favor de la opositora, se encuentra incluida en forma sustancialmente igual en el signo solicitado AMBROLIPTOS, lo cual determina que exista riesgo de confusión respecto al origen empresarial de los productos que distinguen.

En virtud de las consideraciones anteriores y atendiendo a la identidad de algunos de los productos que distinguen los signos, se han cumplido los requisitos necesarios para admitir el riesgo de confusión indirecto por familia de marcas, por lo que no procede acceder al registro solicitado.

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde acceder a su registro.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N° 7217-2004/OSD-INDECOPI de fecha 14 de junio del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto AMBROLIPTOS, solicitado por Molitalia S.A.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli  y Tomás Unger Golsztyn.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

1     Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”.

2     Artículo 136.- No podrán  registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;(...)”.

3     Ver nota 1.

4     Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.

5     Ver nota 2.

6     Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.

7     Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.

8     Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 7), p. 15.

9     Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.