RESOLUCIÓN N° 0951-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 151322-2002

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0951-2003/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 151322-2002

SOLICITANTE     :     U.S. DENTEK CORPORATION

OPOSITORA     :     JOHNSON & JOHNSON

Nulidad de la Resolución de Primera Instancia por haberse omitido efectuar el examen comparativo entre el signo solicitado y una marca registrada con anterioridad

Lima, dieciséis de setiembre de dos mil tres

I. ANTECEDENTES

Con fecha 7 de mayo del 2002, U.S. DenTek Corporation (Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de producto U.S. DENTEK, para distinguir enjuagues bucales, aerosoles bucales, material de empaste temporal para dientes, adhesivos temporales para restauraciones dentales, medicamentos para el alivio del dolor dental, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 25 de setiembre del 2002, Johnson & Johnson (Estados Unidos de América) formuló oposición manifestando que:

(i)      Es titular de la marca TEK, registrada en Colombia, para distinguir cepillos de dientes de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial.

(ii)      Existe una cuasi identidad entre el signo solicitado y su marca registrada, razón por la cual es muy factible que el consumidor pueda confundirse en caso dichos signos coexistan en el mercado.

(iii)      A fin de acreditar su interés real en el mercado peruano, ha solicitado el registro de la marca TEK en el Perú, para distinguir cepillos de dientes de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 7 de noviembre del 2002, U.S. DenTek Corporation absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:

(i)      En el aspecto visual, se aprecia que mientras el signo cuyo registro solicita presenta ocho letras, una denominación con dos sílabas y se inicia con las siglas U.S., la marca registrada es monosílaba y sólo presenta tres letras, lo cual determina que dichos signos tengan una distinta extensión y por tanto susciten una diferente impresión visual.

(ii)      Fonéticamente el diferente número de vocales (U-E-E / E) que presentan los signos en cuestión, así como la inclusión de las partículas U.S. y DEN en el signo solicitado determinan que dichos signos sean inconfundibles.

(iii)      En el plano conceptual, los signos en cuestión también son diferentes, puesto que el signo solicitado -por incluir las partículas U.S. y DEN- evocará la abreviatura de los Estados Unidos, así como cualquiera de los conceptos asociados a la raíz DEN, tales como DIENTES, DENTAL, DENTISTA; mientras que la marca registrada -por ser de fantasía- no sugiere ninguna idea.

(iv)      Actualmente se encuentran registradas en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, diversas marcas constituidas por el sufijo TEK, razón por la que no existe ningún impedimento para registrar su signo U.S. DENTEK, que también incluye el referido sufijo evocativo de lo técnico.

(v)      Los productos distinguidos por los signos en cuestión no son vinculados, puesto que responden a características físicas o a naturalezas completamente distintas, no son sustitutorios, tienen finalidades diferentes y son utilizados por distinto tipo de consumidores.

(vi)      Los signos en cuestión coexisten pacíficamente en su país de origen (Estados Unidos de América), lo cual se deberá tener en cuenta al momento de resolverse el presente caso.

(vii)      La jurisprudencia que cita es aplicable al presente caso.

Con fecha 15 de noviembre del 2002, Johnson & Johnson señaló lo siguiente:

(i)      El público consumidor solicitará los productos a ser distinguidos con el signo solicitado utilizando solamente el término DENTEK, obviando en consecuencia la partícula U.S., la misma que es usada de manera reiterada para indicar el origen de todo producto proveniente de los Estados Unidos de América.

(ii)      Los signos en cuestión son confundibles puesto que comparten el término TEK. Además, la repetición de la vocal E en el término DENTEK del signo solicitado es determinante para que su sílaba DEN no sea percibida.

(iii)      Si bien actualmente, en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas a favor de terceros, diversas marcas constituidas por el sufijo TEK, dichas marcas incluyen partículas adicionales que les permiten coexistir con su marca registrada TEK.

(iv)      La denominación DENTEK, que forma parte del signo solicitado, es descriptiva respecto a algunos de los productos que pretende distinguir, tales como enjuages bucales, material de empaste temporal para dientes, medicamentos para el alivio del dolor dental, entre otros.

(v)      De otorgarse el registro del signo U.S. DENTEK se induciría indefectiblemente a confusión al público consumidor, el mismo que asumiría que dicho signo es una variación de su marca registrada TEK.

(vi)      Si bien los signos en cuestión coexisten en Estados Unidos de América, los productos que distinguen en dicho país son aparatos e instrumentos dentales de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial, los mismos que, a diferencia de los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado bajo el presente expediente, son adquiridos en lugares especializados.

Con fecha 27 de noviembre del 2002, Johnson & Johnson presentó una copia legalizada por el Cónsul del Perú en Bogotá, del certificado correspondiente al registro de la marca TEK en Colombia.

Con fecha 5 de diciembre del 2002, U.S. DenTek Corporation reiteró sus argumentos. Asimismo, sostuvo que la denominación DENTEK, incluida en el signo cuyo registro solicita, no es descriptiva, sino una denominación constituida en base a dos partículas evocativas: DEN (dental) y TEK (técnico).

Mediante Resolución N° 7625-2003/OSD-INDECOPI de fecha 30 de junio del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

(i)      La firma opositora se encuentra legitimada para formular oposición a la presente solicitud en base a su marca TEK, registrada en Colombia, para distinguir productos de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial, puesto que ha cumplido con lo dispuesto sobre el particular en el artículo 147 de la Decisión 486.

(ii)      El signo solicitado U.S. DENTEK no es descriptivo en relación a los productos que pretende distinguir la firma solicitante, puesto que no transmite información sobre los mismos, debido a que en su conjunto constituye una denominación de fantasía, esto es, un término que no existe en nuestro idioma.

(iii)      Los enjuagues y aerosoles bucales que se pretende distinguir con el signo solicitado y los cepillos de dientes que distingue la marca registrada tienen la misma finalidad, puesto que están destinados a la higiene y el cuidado bucal. Además, dichos productos son complementarios, de uso conjunto, están dirigidos al público consumidor en general y comparten los mismos canales de comercialización, como son las farmacias, mercados y supermercados.

(iv)      La partícula TEK, que comparten los signos en cuestión, forma parte de diversas marcas registradas a favor de distintos titulares. Por tal motivo, la empresa titular de la marca TEK tiene que aceptar el registro de otras marcas que incluyan dicha partícula, siempre que éstas presenten elementos adicionales que las diferencien.

(v)      Realizado el examen comparativo entre los signos en cuestión, se aprecia que éstos no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. Precisa que si bien el signo solicitado comprende en su estructura a la marca registrada TEK, el primero suscita una impresión visual y auditiva distinta a la producida por la marca registrada, debido a que incluye la sílaba DEN, al inicio de la denominación DENTEK. Asimismo, señaló que conceptualmente ninguna de las denominaciones evoca idea alguna, puesto que son de fantasía.

(vi)      La jurisprudencia invocada por las partes intervinientes en el presente procedimiento, no constituye precedente de observancia obligatoria.

(vii)      Aún cuando el solicitante hubiera demostrado la coexistencia de los signos confrontados, el registro de una marca en otro país no le otorga a la empresa solicitante el derecho de solicitar, en base a un supuesto derecho de igualdad de tratamiento por parte de la Administración, una decisión similar en el presente procedimiento.

Con fecha 18 de julio del 2003, Johnson & Johnson interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Asimismo, señaló que la Oficina de Signos Distintivos ha incurrido en error al considerar que la denominación U.S. DENTEK es una denominación de fantasía.

Con fecha 12 de agosto del 2003, U.S. DenTek Corporation absolvió el traslado de la apelación manifestando que la apelante no aporta nuevos argumentos que permitan desvirtuar lo establecido por la Oficina de Signos Distintivos, mediante la resolución recurrida. Asimismo, citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.

Con fecha 22 de agosto del 2003, Johnson & Johnson manifestó que la solicitante incurre en error al sostener que mediante el recurso de apelación interpuesto no se aportan nuevos elementos de juicio, máxime si se tiene en cuenta que en dicho recurso se han expuesto las razones por las que se impugna la resolución emitida por la Oficina de Signos Distintivos, la misma que no ha puesto énfasis en las semejanzas sino en las sutiles diferencias existentes entre los signos en cuestión.

II.      CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

De la revisión del expediente, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si la Oficina de Signos Distintivos incurrió en alguna causal de nulidad al expedir la Resolución N° 7625-2003/OSD-INDECOPI de fecha 30 de junio del 2003.

III.      ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Megat Holdings Corporation (Panamá) es titular de la marca TEKDENT, que distingue productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos, emplastos, desinfectantes; preparaciones para destruir las malas yerbas y los animales dañinos y todos los demás productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N ^º 29833, vigente hasta el 3 de octubre del 2006.

2. Nulidad del acto administrativo

2.1 Marco legal

El artículo 10 de la Ley 27444 establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1.      La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

2.      El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.

3.      Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.

4.      Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

Asimismo, el artículo 11 ¹ de la citada norma señala que la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto (11.2). De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 02-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.

2.2 Aplicación al caso concreto

El artículo 150 de la Decisión 486 concordado con el artículo 153 del Decreto Legislativo 823 señala que vencido el plazo para formular oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y se pronunciará sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

Al respecto, cabe precisar que dicho examen de registrabilidad comprende no sólo el análisis de las prohibiciones absolutas de registro, sino también las relativas, dentro de las cuales se encuentra la prohibición de conceder un registro por ser confundible con otro signo previamente solicitado o registrado.

En el presente caso, se ha verificado que con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo U.S. DENTEK en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, por parte de U.S. DenTek Corporation (7 de mayo del 2002), fue otorgado con fecha 3 de octubre de 1996 el registro correspondiente a la marca TEKDENT, a favor de Megat Holdings Corporation en la misma clase 5 de la Nomenclatura Oficial. No obstante lo anterior, conforme se desprende de la resolución apelada, la Oficina de Signos Distintivos sólo se pronunció respecto a la oposición formulada por Johnson & Johnson, en base a su marca registrada TEK.

Por tal razón y teniendo en cuenta que una de las finalidades del examen de registrabilidad es evitar la coexistencia de signos confundibles, lo cual perjudicaría el interés general del público consumidor, esta Sala considera que la Oficina de Signos Distintivos también debió efectuar el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca TEKDENT, registrada a favor de Megat Holdings Corporation.

Por lo anterior, se concluye que la Resolución N° 7625-2003/OSD-INDECOPI de fecha 30 de junio del 2003 fue expedida contraviniendo lo dispuesto en la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 823, lo cual determina que la Oficina de Signos Distintivos haya incurrido en la causal de nulidad contemplada en el artículo 10 numeral 1 de la Ley 27444.

En virtud de lo expuesto, corresponde devolver el presente expediente a la Oficina de Signos Distintivos a fin de que se evalúe la existencia de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada TEKDENT.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Declarar NULA la Resolución N° 7625-2003/OSD-INDECOPI de fecha 30 de junio del 2003 y, en consecuencia, DEVOLVER los actuados a la Oficina de Signos Distintivos a fin de que emita un nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta la marca TEKDENT, registrada bajo certificado N ^º 29833, con anterioridad al inicio del presente procedimiento de registro.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR

Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

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¹       Artículo 11 .- Instancia competente para declarar la nulidad

11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.

11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad.

11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido.