RESOLUCIÓN N° 0958-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 136045-2001

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0958-2003/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 136045-2001

SOLICITANTE     :     VALVOSANITARIA INDUSTRIAL S.A. (VAINSA)

OPOSITORA     :     DERSA S.A.

Registro de forma tridimensional - Forma usual - Falta de distintividad

Lima, dieciséis de setiembre de dos mil tres

I. ANTECEDENTES

Con fecha 9 de octubre del 2001, Valvosanitaria Industrial S.A. VAINSA (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la representación tridimensional de una perilla de forma cilíndrica en cuyos lados opuestos aparece una hendidura en forma ovalada, vista en sus cuatro posiciones, conforme al modelo, para distinguir griferías, partes y accesorios de grifería, vástagos de cierre y apertura de instalaciones sanitarias, de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 21 de diciembre de 2001, Dersa S.A. formuló oposición manifestando que:

(i)      Tiene legítimo interés para formular oposición a la presente solicitud, pues es una empresa dedicada a la fabricación de válvulas para gas, accesorios para gas y partes de grifería, además de comercializar perillas de grifería procedentes de diferentes empresas europeas, tales como Metallurgica Gallina S.R.L., Iori S.R.L., Artoplast, entre otras.

(ii)      El modelo de perilla solicitado a registro es de uso común en el mercado de grifería, razón por la cual son ofertados por empresas de diversos países en catálogos de libre circulación. Los modelos son idénticos al signo solicitado y se les identifica con diferentes nombres y/o códigos según las diversas empresas. Adjuntó catálogos.

(iii)      De otorgarse el registro solicitado se excluiría del mercado de grifería a las demás empresas, impidiéndoles competir libremente en el mercado, pues se le otorgaría a la empresa solicitante derechos exclusivos sobre un modelo de perilla de uso común, ya que invocando la similitud o identidad de los productos se prohibiría su comercialización.

(iv)      El signo solicitado al estar constituido por la representación tridimensional de una perilla de forma cilíndrica en cuyos lados opuestos aparece una hendidura en forma ovalada, carece del requisito de distintividad, ya que no podrá diferenciar los productos de la solicitante del resto de productos idénticos o similares que se ofrecen en el mercado y menos aún podrá identificar los productos que pretende distinguir como provenientes de un determinado origen empresarial, por lo que no cumplirá con las funciones inherentes de la marca.

(v)      La forma tridimensional solicitada no reviste característica alguna que motive en el público consumidor una asociación respecto a un origen empresarial y carece de elementos que la diferencien de los demás modelos existentes en el mercado.

Adjuntó diversos medios probatorios para acreditar sus argumentos y citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.

Con fecha 4 de febrero de 2002, Valvosanitaria Industrial S.A. VAINSA absolvió el traslado de la oposición adjuntando medios probatorios y manifestando que:

(i)      El signo solicitado es una variante de la marca registrada constituida por la figura de una perilla inscrita con certificado N° 46355 (conocida como modelo AVANTE 1). Debido a que el modelo de la perilla AVANTE 1 fallaba y la producción de perillas con ese modelo empezó a quebrarse, decidieron modificar ligeramente el diseño de la perilla de tal manera que no perdiera el modelo base, pero que, al momento de producirse la perilla, no se quebrara. Es así que después de múltiples pruebas se llegó al modelo objeto del presente procedimiento (AVANTE 2), el cual consiste en una perilla que únicamente ha reducido el grado de la hendidura del modelo AVANTE 1.

(ii)      Tanto los modelos de perilla AVANTE 1 como AVANTE 2 son creados por su empresa y su producción ha sido encargada especialmente a la empresa Metallurgia Gallina S.p.A.

(iii)      La oposición de los representantes de la empresa Dersa S.A. carece de todo fundamento, ya que presentan catálogos y muestras físicas de perillas que no son iguales al signo solicitado, con la intención evidente de confundir a la autoridad administrativa.

(iv)      Si se observan las muestras físicas acompañadas por la opositora se puede comprobar que tampoco resultan iguales a la marca registrada de su empresa denominada AVANTE 1, dado que de haber considerado que resultaban semejantes, su empresa hubiera iniciado las correspondientes acciones por infracción a los derechos de propiedad industrial, como lo ha hecho en otras oportunidades; en consecuencia, si las perillas presentadas no son confundibles con su marca registrada, tampoco podrían ser confudibles con la perilla AVANTE 2, objeto del presente expediente.

(v)      La diferencia entre los modelos AVANTE 1 y AVANTE 2 estriba en el grado de profundidad de las hendiduras. Así, en la perilla AVANTE 1 la hendidura se extiende casi hasta el final de la perilla, en la AVANTE 2 llega hasta la mitad de la perilla y en las que se acompañan llega hasta el primer tercio de la perilla.

(vi)      Cuando la opositora manifiesta que comercializa el modelo de perilla solicitado a registro desde 1998, cuando su empresa recién lo lanza en su catálogo de novedades del 2001, lo que pretende es confundir, ya que el modelo que comercializa es diferente al solicitado y por lo tanto su introducción al mercado es una novedad. En el supuesto negado que utilizara efectivamente dicho modelo desde el año 1998, resulta irrelevante en un país donde el sistema registral en materia de propiedad industrial es atributivo.

(vii)      No basta presentar tres modelos de perillas que no se identifican como marca, pues no indican el origen empresarial, además de ser idénticas entre sí, para considerar que una marca es de uso común, menos aún en el mercado de las griferías y las instalaciones sanitarias donde las copias, falsificaciones y adulteraciones son actividades comunes.

(viii)      Los productos que pretende distinguir no son productos masivos y de uso común, sino que se trata de productos especializados donde los consumidores buscan determinadas marcas porque conocen su origen empresarial.

(ix)      Es falso que las empresas Iori, Aerre Plast y Artoplast fabriquen perillas idénticas a la solicitada, pues los modelos no son idénticos al presentar hendiduras menos pronunciadas.

(x)      Los modelos mostrados en los catálogos, que según la opositora son idénticos a la perilla solicitada, son modelos semejantes tanto a su marca registrada como al signo solicitado.

(xi)      El signo solicitado es suficientemente distintivo y no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones de registro, porque permitirá distinguir sus productos frente a otros similares producidos por los competidores. Posteriormente, adjuntó una carta enviada por los representantes de la empresa Metallurgica Gallina S.p.A., en la que se señala que los modelos de perillas denominados AVANTE 1 y AVANTE 2 son fabricados exclusivamente para su empresa, y muestras físicas.

Con fecha 29 de abril del 2002, Dersa S.A. manifestó que la solicitante, con el pretexto de que se trata de variaciones de sus modelos, pretende atribuirse indebidamente derechos exclusivos sobre productos comunes, lo que está reñido con las normas de la leal competencia. Señaló que en ningún momento ha expresado que las muestras físicas presentadas sean idénticas a la perilla registrada como marca registrada, más bien las muestras presentadas corresponden a perillas procedentes de diversas empresas y que son casi idénticas al modelo que se pretende registrar. Indicó que aun cuando Metallurgica Gallina S.p.A. fabricara el modelo a pedido de la solicitante, ello no significa que el modelo deje de ser un producto común.

Mediante Resolución N° 2961-2003/OSD-INDECOPI de fecha 14 de marzo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

(i)      Si bien la empresa opositora invoca sólo los artículos que corresponden a la prohibición de registro por falta de distintividad de un signo, del desarrollo de sus argumentos se verifica que en realidad la oposición se fundamenta en dos prohibiciones: una es la forma usual de los productos que el signo solicitado pretende distinguir y la otra es la falta de distintividad del signo solicitado, por lo que emitirá un pronunciamiento respecto a las dos prohibiciones al registro.

(ii)      Respecto a la forma usual

-     Los catálogos de la solicitante, en los cuales se aprecia los modelos de perilla denominados AVANTE y nueva AVANTE, no acreditan que se trate de una marca de uso común en el mercado, ya que se trata de productos elaborados por la solicitante identificados con el signo solicitado. Asimismo, las copias de los catálogos de las empresas Dersa S.A., Metallurgica Gallina S.p.A., Aerreplast, Maniglie Lusso, Iori y Artoplast tampoco acreditan que el signo solicitado constituya una forma usual de perillas de grifería, ya que si bien se consignan algunas perillas, éstas no son iguales al signo solicitado.

-     En relación con las muestras físicas presentadas por la opositora, precisó que el modelo de la muestra denominada AVANTE por la solicitante no corresponde al modelo que la solicitante denomina AVANTE 1, pues el modelo de perilla presenta las hendiduras de los costados que llegan hasta el final, a diferencia del modelo AVANTE cuyas hendiduras laterales no llegan hasta el final.

-     No se ha acreditado que las muestras físicas correspondan efectivamente a las empresas que señala la opositora, siendo las muestras que se indica pertenecen a las empresas Iori y Aerreplast iguales entre sí. No obstante lo anterior, las perillas presentadas no son iguales al signo tridimensional solicitado, y si bien presentan hendiduras laterales, tienen diferente grado de profundidad y forma.

-     La carta emitida por Aerreplast dirigida a Fábrica de Grifería S.A. no acredita que el signo solicitado sea un signo usual, ya que en ella únicamente se señala que el modelo 12 es fabricado por dicha empresa desde 1984, el que no es igual al signo solicitado.

-     El signo solicitado, denominado por la solicitante NUEVA AVANTE o AVANTE 2, presenta características bastante similares a la marca registrada bajo certificado N ^º 46355, difiriendo únicamente en el grado de profundidad de las hendiduras que se aprecia a los costados, dado que en la marca registrada la hendidura llega casi hasta el final de la perilla, mientras que en el signo solicitado llega sólo hasta el primer tercio de la perilla. En ese sentido, el signo tridimensional solicitado constituye tan sólo una variación de la marca tridimensional registrada, por lo que no constituye una forma usual de los productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial.

-     De acuerdo a lo manifestado por la solicitante, los productos identificados como AVANTE 1 y AVANTE 2 fueron desarrollados por la solicitante y fabricados a pedido por la empresa Metallurgica Gallina S.p.A., de acuerdo a los planos que la solicitante le envió, modelo que además es fabricado en forma exclusiva para dicha empresa, conforme se señala en la carta emitida por la empresa italiana (foja 58).

-     Concluyó que no resulta de aplicación al presente caso la prohibición establecida en el artículo 129 inciso b) del Decreto Legislativo 823 concordado con el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486.

(iii)      Respecto a la falta de distintividad

-     La forma tridimensional solicitada reviste características peculiares que pueden ser susceptibles de despertar en el público consumidor una asociación respecto de un origen empresarial determinado, más aun si se considera que el signo solicitado es una variación de la marca tridimensional registrada a favor de la solicitante, por lo que el consumidor podrá fácilmente determinar que ambos modelos denominados AVANTE 1 y AVANTE 2 provienen de un mismo origen empresarial. En consecuencia, el signo solicitado tampoco se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

Con fecha 4 de abril del 2003, Dersa S.A. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

(i)      El signo solicitado está constituido simplemente por la figura de la forma tridimensional de una perilla de grifería, sin ningún elemento adicional que le otorgue carácter distintivo, por lo que no es eficaz para identificar los productos que pretende distinguir.

(ii)      El signo solicitado es común, siendo muy conocido en el mercado de grifería, razón por la cual es mostrado en los catálogos de diversas empresas, tales como: Aerreplast, Iori, Artoplast, Maniglie Lusso, debiendo precisar que se trata de modelos idénticos o, en todo caso, tan similares que no se aprecia mayor diferencia entre ellos.

(iii)      Es irrelevante que la empresa Metallurgica Gallina S.p.A. haya fabricado el modelo de manera exclusiva para la solicitante, pues ello no le otorga distintividad al signo solicitado. Asimismo, carece de validez el argumento de que los modelos de perillas mostrados en los catálogos no son iguales al signo solicitado, pues son claramente similares.

(iv)      La resolución apelada contiene una contradicción, pues ha empleado el mismo criterio, como es el diferente grado de profundidad de las hendiduras para establecer, en un caso, que se trata de productos diferentes y en otro caso, para determinar que se trata de modelos bastante similares, lo que es contradictorio, pues en ambos casos se trata de modelos idénticos o similares.

(v)      El signo solicitado no presenta características peculiares, pues se trata de características de un modelo común de perilla de grifería. Además, las supuestas características peculiares no son susceptibles de indicar un origen empresarial.

(vi)      Es irrelevante que la solicitante sea titular de un modelo de perilla similar al solicitado, pues el modelo registrado es bastante común, no siendo determinante para el otorgamiento del signo solicitado.

(vii)      De otorgarse el registro solicitado, se produciría un injustificado perjuicio para todas las empresas del rubro de grifería, pues se concedería a la solicitante derechos exclusivos sobre un modelo común, fabricado y vendido en el mercado nacional e internacional, que no es identificado por el público consumidor como proveniente de la empresa solicitante. Además, se perjudicaría a las empresas de la competencia que generalmente importan las perillas de grifería de otros países.

Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.

Con fecha 13 de mayo del 2003, Valvosanitaria Industrial S.A. VAINSA absolvió el traslado del recurso de apelación manifestando lo siguiente:

(i)      La resolución apelada ha sido emitida conforme a ley, concluyendo que el signo solicitado cumple con ser distintivo y no se trata de una forma usual de los productos.

(ii)      Al tratarse el signo solicitado de una variación de la marca registrada, resulta lógico que la Oficina de Signos Distintivos siga el mismo criterio y conceda el registro.

(iii)      Las resoluciones citadas por la opositora se refieren a casos puntuales y no tienen el carácter de precedente de observancia obligatoria, además, la distintividad debe analizarse en cada caso, tal como lo ha hecho la autoridad.

(iv)      Es titular de las marcas de producto constituidas por la figura de perilla, para distinguir productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, inscritas bajo certificados N ^º 46355, 46354, 40435 y 69618.

(v)      Respecto a los catálogos presentados por la opositora, señaló que la Oficina de Signos Distintivos determinó que los catálogos no demostraban el carácter usual del modelo y que muchos de los modelos no eran iguales ni semejantes al signo solicitado.

(vi)      No existe contradicción en la resolución impugnada, pues al ser el signo solicitado una variación de su marca registrada, es evidentemente semejante, mientras que las fabricadas por otras empresas no lo son. En resumen, no existe contradicción porque, en los párrafos tercero y cuarto de la resolución impugnada, se hace referencia a las perillas fabricadas por terceras personas, mientras que, en el párrafo sexto, se hace referencia a la marca registrada por su empresa, que evidentemente resulta muy semejante al signo solicitado.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

a)      Si el signo solicitado constituye una forma usual de los productos que pretende distinguir.

b)      Si el signo solicitado es distintivo.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

a)     Valvosanitaria Industrial S.A. VAINSA es titular de las siguientes marcas:

-     Constituida por la representación de la figura de una perilla de forma cilíndrica en cuyos lados opuestos aparece una hendidura en forma ovalada, vista en sus cuatro posiciones (arriba, abajo, de costado y frontal), conforme al modelo, que distingue griferías, partes y accesorios de grifería, vástagos de cierre y apertura de instalaciones sanitarias y demás productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, solicitada el 12 de febrero de 1998 y registrada el 2 de junio de 1998, bajo certificado N ^º 46355, vigente hasta el 2 de junio del 2008.

-     Constituida por la representación de la figura de una perilla de forma geométrica irregular con hendiduras en la parte lateral, en forma ovalada vista en sus cuatro posiciones (arriba, abajo, de costado y frontal), conforme al modelo, que distingue griferías, partes y accesorios de grifería, vástagos de cierre y apertura de instalaciones sanitarias y demás productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, solicitada el 12 de febrero de 1998 y registrada el 2 de junio de 1998, bajo certificado N ^º 46354, vigente hasta el 2 de junio del 2008.

-     Constituida por la figura de una perilla tronco cónica trunca, con dos bordes laterales opuestos desbastados en forma curva figurando una ese, conforme al modelo, que distingue vástagos de cierre y apertura de instalaciones sanitarias, grifería, partes y accesorios de grifería y demás productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, solicitada el 13 de junio de 1997 y registrada el 21 de octubre de 1997, bajo certificado N ^º 40435, vigente hasta el 21 de octubre del 2007.

-     Constituida por la perilla con lados irregulares formando hendiduras; la parte superior forma figuras geométricas irregulares; conforme al modelo, para distinguir griferías, sus partes y accesorios, vástagos de cierre y apertura de instalaciones sanitarias, instalaciones sanitarias, de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N ^º 69618, vigente hasta el 29 de noviembre del 2010.

b)     Mediante expediente N ^º 9982242, iniciado con fecha 9 de abril de 1999, Valvosanitaria Industrial S.A. (VAINSA) (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la representación de la figura de una perilla de forma geométrica cilíndrica irregular cuyo cuerpo muestra hendiduras ovaladas truncas opuestas, conforme al modelo, para distinguir griferías, sus partes y accesorios, vástagos de cierre y apertura de instalaciones sanitarias, instalaciones sanitarias, de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante Resolución N ^º 1398-2000/TPI-INDECOPI del 16 de noviembre del 2000, la Sala de Propiedad Intelectual confirmó la Resolución N° 8491-2000/OSDINDECOPI de fecha 19 de julio del 2000 en el extremo que denegó el registro solicitado, revocándola en el extremo que declaró infundada la observación formulada por Fábrica de Grifería S.A. FAGRISA, y denegó el registro solicitado. Consideró que el signo solicitado constituía una forma usual de las perillas para la distinción de grifería, sus partes y accesorios, vástagos de cierre y apertura de instalaciones sanitarias, instalaciones sanitarias de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial y carecía de elementos que lo diferencien sustancialmente de las perillas que existen en el mercado con la misma forma tridimensional solicitada, al grado de que orienten las preferencias de compra del público consumidor, quienes verían al signo solicitado como una de las muchas perillas cilíndricas con ranuras laterales que se comercializan en el mercado.

c)     Mediante expediente N ^º 9997099, iniciado con fecha 10 de diciembre de 1999, Valvosanitaria Industrial S.A. (VAINSA) (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la representación de la figura de una perilla tronco cónica en cuyos lados tiene una hendidura, en la parte superior círculos y dos extremos con hendiduras que concuerdan con la base, conforme al modelo, para distinguir grifería, sus partes y accesorios, vástagos de apertura y cierre de instalaciones sanitarias, instalaciones sanitarias, de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante Resolución N ^º 1058-2001/TPI-INDECOPI del 10 de agosto del 2001, la Sala de Propiedad Intelectual confirmó la Resolución N° 14729-2000/OSDINDECOPI de fecha 29 de noviembre del 2000 que denegó el registro solicitado. Consideró que el signo solicitado constituía una forma usual de las perillas de grifo de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial y carecía de elementos que lo diferencien sustancialmente de las perillas que existen en el mercado con la misma forma tridimensional solicitada, al grado de que orienten las preferencias de compra del público consumidor, quienes verían al signo solicitado como una de las muchas perillas cilíndricas con ranuras laterales que se comercializan en el mercado.

2. El registro de formas tridimensionales

Se entiende por marca tridimensional a aquélla constituida por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes, u otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los mismos ¹ .

La Decisión 486 contiene disposiciones precisas para excluir del registro a las formas que no pueden constituir una marca. Así, el artículo 135 inciso c) de dicha Decisión prohibe el registro de los signos que consistan en las formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.

El artículo 135 inciso d) del mismo cuerpo legal establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.

2.1 Forma usual

En relación con las formas usuales de los productos, éstas se refieren a las formas de presentación habitual de los mismos y no comprenden representaciones peculiares y arbitrarias de los productos. Es de precisar, sin embargo, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasi-exacta de la representación peculiar registrada como marca. ²

La Sala conviene en señalar que el fundamento de la prohibición radica en que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas usuales de un género de productos se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas necesarias e indispensables de presentación y/o envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de este género de productos.

2.2 Forma impuesta por la naturaleza del producto

En relación con las formas impuestas por la naturaleza de la función de los productos, conviene precisar que éstas pueden ser:

-      Formas características que suelen revestir los productos integrantes del género o categoría de productos en relación con los cuales se presenta la solicitud de marca. ³

-      Formas imprescindibles para que un producto posea ciertas cualidades o satisfaga determinadas necesidades. ⁴

Esta prohibición se refiere a aquellos casos en que la forma se debe a la naturaleza o a la función industrial del producto, como sucede con la configuración de las cuchillas de afeitar que para que cumplan su función tienen que acomodarse a la forma de las máquinas de afeitar. ⁵

Por lo tanto, las formas tridimensionales de los productos o del acondicionamiento de los mismos pueden ser objeto de registro en tanto no deriven de las características propias del producto o del empleo al que estén destinados y sean capaces de identificar al correspondiente producto en atención a su origen empresarial, posibilitando la elección del público consumidor, sin necesidad de otro elemento denominativo o figurativo.

2.3 Formas que dan una ventaja funcional o técnica al producto al cual se aplican

La razón para excluir de la protección del registro como marcas a estos signos estriba en que dichas formas son susceptibles de ser protegidas a través del régimen de invenciones, que permite a su titular gozar de la prerrogativa de explotación temporal y le confiere un derecho oponible frente a terceros respecto a cualquier género de productos. Asimismo, busca impedir que la protección originalmente otorgada a estas formas por la vía de un modelo de utilidad - o en su caso, de una patente de invención - pueda ser prorrogada o extendida indefinidamente a través del registro como marca, impidiendo a otros explotar dicho dispositivo a partir del momento en que pase al dominio público.

Cabe precisar que la ley española, la legislación de Benelux y la directriz de la Unión Europea coinciden en excluir de la protección del registro como marcas a las formas que sean necesarias para lograr un resultado técnico ⁶ .

Al respecto, señala Jalife: “En este caso particular, no puede permitirse que la cobertura originalmente otorgada a este tipo de dispositivos técnicos por la vía de una patente o modelo de utilidad, pueda ser “prorrogada” mediante la obtención del registro de una marca tridimensional. Al protegerse como marca la peculiaridad de la forma tridimensional, se estaría impidiendo a otros explotar dicho dispositivo una vez que éste cayera al dominio público, distorsionando las bases del sistema patentario, independientemente de los problemas de titularidad encontrada que pudieran presentarse ⁷ (…) Tanto si han sido protegidas antes por una patente o un modelo de utilidad, como si no lo han sido, las formas impuestas por razones de orden técnico no pueden constituir marcas, ya que al ser estas indefinidamente renovables, su apropiación supondría sustraer del dominio público la solución de un problema técnico, o prolongar indefinidamente, a través de renovaciones sucesivas lo que solo puede ser apropiado mediante patente o modelo de utilidad por periodos improrrogables y bajo condiciones estrictas.” ⁸

2.4 Conclusión

Por las consideraciones anteriores, las formas tridimensionales de los productos para que sean objeto de registro deben ser capaces de ser identificados por el público consumidor en atención a su origen empresarial, esto es, que por sí mismos tengan carácter distintivo y permitan ser elegidos, sin necesidad de otro elemento denominativo o figurativo adicional y no se encuentren dentro de alguno de los tres supuestos mencionados.

2.5 Aplicación al caso concreto

El signo solicitado consiste en la figura de una perilla de forma cilíndrica en cuyos lados opuestos aparece una hendidura en forma ovalada, tal como se aprecia a continuación:

Los documentos presentados por Dersa S.A., para acreditar que la forma tridimensional en cuestión es una forma usual, son los siguientes:

-      Catálogo VAINSA, en el que aparece, a fojas 21, el modelo de perilla solicitado. No posee fecha de edición (fojas 21 a 28).

-      Catálogo Grifería VAINSA Novedades 2001, en el que se aprecia, a fojas 30, el modelo de perilla solicitado (fojas 29 a 32).

-      Tríptico VAINSA, que no presenta fecha de edición (foja 33).

-      Catálogo Dersa S.A., en cuyas páginas 4 y 5 aparece el modelo de perilla ABS AURORA, el cual es diferente al signo solicitado. No presenta fecha de edición (foja 34 ).

-      Copia del Catálogo Dersa S.A., en cuyas páginas 8, 9 y 10 aparece el modelo de perilla ABS AURORA, semejante a la perilla solicitada. No posee fecha de edición (fojas 35 a 36).

-      Copia del catálogo de Metallurgica Gallina S.p.A de Italia, en el que se muestra el modelo de perilla MM012 ZETA/2, semejante a la perilla solicitada. No posee fecha de edición (fojas 37 a 39).

-      Copia del catálogo de AERREPLAST de Italia, en el que se muestra el modelo de perilla GEMINI ABS CROMATO, semejante a la perilla solicitada. No posee fecha de edición (fojas 40 a 41, 48).

-      Copia del catálogo de IORI, en el que se muestra el modelo de perilla MANIGLIA AURORA, semejante a la perilla solicitada. No posee fecha de edición (fojas 42 a 43).

-      Copia del catálogo de ARTOPLAST de Italia, en el que se muestra el modelo de perilla GEMINI ABS CROMATA, semejante a la perilla solicitada. No posee fecha de edición (fojas 44 a 45).

-      Copia del catálogo de MANIGLIE LUSSO de Italia, en el que se muestra el modelo de perilla MANIGLIA DIANA, semejante a la perilla solicitada. No posee fecha de edición (fojas 46 a 47).

-      Copia simple de una carta de fecha 2 de noviembre del 2000, dirigida por Aerreplast a Fabrica de Grifería S.A., en la cual se afirma que el artículo identificado con el número 12 es fabricado por AERREPLAST desde 1984 (foja 49).

-      1 muestra física del modelo de perilla identificado con la marca VAINSA, que se solicita como marca de producto.

-      1 muestra física del modelo de perilla comercializado como modelo AVANTE, que aparece en el catálogo de la empresa solicitante.

-      1 muestra física de perilla sin marca atribuida a la empresa AERREPLAST.

-      1 muestra física de perilla sin marca atribuida a la empresa J.M. PLASTICOS.

-      1 muestra física de perilla sin marca atribuida a la empresa IORI.

Por su parte, Valvosanitaria Industrial S.A. VAINSA presentó los siguientes medios probatorios:

-     Planos de las perillas que figuran como modelos ML092.04.NI y ML089.04.NI.00, denominadas AVANTE PICCOLE TORN. 8x24 Y AVANTE GRANDE TORN. 8x24, de la empresa Metallurgica Gallina S.p.A. En ambos figura: "Valido per esecuzione 17/01/02" (fojas 64 a 65).

-     Carta de fecha 16 de enero del 2002, emitida por Metallurgica Gallina S.p.A., en la cual señala que la perilla Avante ha sido desarrollada según planos enviados por la solicitante, precisando que inicialmente se le envió los planos del modelo Avante 1, el cual debido a exigencias de producción fue modificado de común acuerdo al modelo Avante 2, que conceptualmente es el mismo con ligeras diferencias en ángulos y cotas. Asimismo, indica que el modelo es fabricado exclusivamente para la empresa solicitante y no es vendido para ninguna otra empresa, tan es así que no figura en sus catálogos (foja 67).

-     Cartas N ^º 1698 JV-001, 1651 JV-001, 1705-JV-001, 1647 JV-001 y 1711 JV-001 de fecha 10 de octubre del 2001, emitidas por la solicitante a Stone Art S.A., Silvio Gabillo "La Sirena S.R.L.", Decor Center S.A., Valvo Sanitaria S.A., Comerciantes Importadores S.A. y Roberti Fassiolli, respectivamente, en las cuales manifiesta que ha lanzado al mercado nuevos productos contenidos en su folleto Novedades 2001 y señala que próximamente continuará con el nuevo modelo de perilla Avante (fojas 68 a 73).

-     Carta de fecha 23 de enero del 2002, emitida por Metallurgica Gallina S.p.A., en la que señala que la solicitante le envió los planos del modelo Avante 1 y que debido a exigencias de producción ha sido de común acuerdo modificado al modelo Avante 2, que es conceptualmente el mismo con ligeras diferencias en ángulos y cotas. Asimismo, indica que el modelo es fabricado exclusivamente para la empresa solicitante y no es vendido para ninguna otra empresa, tan es así que no figura en sus catálogos (foja 81).

-     Planos de las perillas que figuran como modelos NUEVA PERILLA AVANTE CHICA y NUEVA PERILLA AVANTE, de la empresa solicitante. En ambos figura: "Valido per esecuzione 23/01/02" (fojas 83 a 86).

-     Muestras físicas de perillas denominadas por la solicitante como AVANTE 1 y AVANTE 2 y modelo de la perilla AVANTE 1.

Del análisis de los medios probatorios, se aprecia lo siguiente:

-     De los documentos presentados por la opositora, no se desprende que la forma tridimensional solicitada como marca sea una forma usual en el mercado de perillas de grifería. Además, las copias de los catálogos de empresas especializadas en grifería –Metallurgica Gallina S.p.A, Artoplast, Aerreplast, Iori y Maniglie Lusso – no tienen fecha de publicación ni número de edición.

-     Las muestras físicas de perillas - atribuidas a Aerreplast, J.M. Plasticos y Iori - no tienen un signo distintivo que permita identificar con certeza cuál es su origen empresarial, toda vez que los nombres de las empresas que llevan consigo han sido colocados de forma manual.

-     La carta dirigida por Aerreplast a Fabrica de Grifería S.A., en la cual se afirma que el artículo identificado con el número 12 es fabricado por AERREPLAST desde 1984, no demuestra nada, ya que el “artículo 12” puede corresponder a cualquier producto y no necesariamente al modelo de perilla señalado por la opositora.

-     Respecto a las cartas emitidas por Metallurgica Gallina S.p.A., en la que señala que el modelo de perilla cuyo registro se solicita es fabricado en forma exclusiva para la solicitante y no es vendido para ninguna otra empresa, se advierte que existe un compromiso de exclusividad entre estas dos empresas, lo que no implica que el referido modelo de perilla no pueda ser fabricado por otra empresa, ya sea por su propia cuenta o por encargo de una tercera.

-     Las copias de los planos de perilla corresponden a perillas de características distintas a las del signo solicitado por Valvosanitaria Industrial S.A. VAINSA.

Cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si el diseño tridimensional solicitado constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. En este examen se considerará usual no sólo si las formas de las perillas son idénticas, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren en características secundarias.

De acuerdo a las averiguaciones realizadas por la Sala ⁹ , se ha verificado que los productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial - concretamente las perillas de grifos - se presentan en el mercado de diversos modelos, algunos de las cuales difieren de la forma tridimensional solicitada por la forma y profundidad de la hendidura – igualmente trunca pero un poco más o menos profunda o más o menos larga –, las cuales se comercializan en el mercado bajo diversos nombres, no siendo la forma solicitada usual para distinguir los productos a distinguir con el signo solicitado.

De lo anteriormente expuesto, se desprende que el signo solicitado constituido por la representación tridimensional de una perilla de forma cilíndrica en cuyos lados opuestos aparece una hendidura en forma ovalada, vista en sus cuatro posiciones, no constituye una forma usual para identificar griferías, partes y accesorios de grifería, vástagos de cierre y apertura de instalaciones sanitarias, de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial.

De otro lado, si bien las hendiduras ovaladas truncas opuestas facilitan la acción de girar la perilla - especialmente para que no resbale la mano mojada - el signo solicitado no constituye la forma impuesta por la naturaleza de la función del producto que pretende distinguir ni otorga una ventaja funcional o técnica al producto al cual se aplican.

Por las razones expuestas, la Sala considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición del artículo 135 incisos c) y d) de la Decisión 486.

3. Distintividad del signo solicitado

3.1 Marco conceptual

De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.

Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 22-IP-96 ¹⁰ - durante la vigencia de la Decisión 344 ¹¹ - en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categorías de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como un signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección marcaria.

La capacidad distintiva de un signo se determina en relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.

En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica en relación a un origen empresarial determinado.

No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal ¹² u otras razones ¹³ tiene una dudosa capacidad distintiva, pero el público - a falta de la presencia de un signo distintivo - se ve obligado a identificar al producto con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva.

Finalmente, en el procedimiento de registro de marcas no existe la posibilidad ni la obligación de parte de la Autoridad de determinar concretamente si el público realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen empresarial. En el examen de distintividad se trata de una cuestión de derecho, que se decide en base a hechos y experiencias generales sin que sea necesario realizar investigaciones extensas (por ejemplo encuestas de consumidores). Sin embargo, sí se requiere que la decisión de la Autoridad se base en apreciaciones concretas (comparaciones con otras denominaciones descriptivas actualmente empleadas en el mercado), por lo que suposiciones teóricas, especulaciones, conjeturas, no son suficientes para determinar que un signo no es distintivo.

3.2 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, se advierte que si bien el signo solicitado no es una forma usual, imprescindible o necesaria de los productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial que pretende distinguir ni constituye una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto, no reviste alguna característica peculiar que pueda ser susceptible en sí misma de despertar en el público consumidor una asociación respecto de un origen empresarial determinado, careciendo de elementos propios que lo doten de una suficiente fuerza distintiva.

Por lo anterior, atendiendo a que el signo solicitado no cuenta con elementos adicionales (figurativos o denominativos) que le otorguen la fuerza distintiva suficiente para acceder a registro, resulta incapaz de individualizar los productos que pretende distinguir (griferías, partes y accesorios de grifería, vástagos de cierre y apertura de instalaciones sanitarias) y diferenciarlos de los de sus competidores, al grado de que orienten las preferencias de compra del público consumidor.

En consecuencia, la Sala determina que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, razón por la cual no procede su acceso a registro.

4. Aplicación de la jurisprudencia invocada

La jurisprudencia administrativa sólo se tomará en cuenta cuando se señale expresamente que constituye precedente de observancia obligatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Decreto Legislativo 807, lo que no ha ocurrido con las resoluciones presentadas durante el procedimiento.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que la Sala ha tenido a la vista las resoluciones emitidas en Segunda Instancia.

Respecto a las resoluciones emitidas por la Oficina de Signos Distintivos, la Sala conviene en precisar que, tratándose de resoluciones expedidas por la Primera Instancia, no son vinculantes para el Superior Jerárquico ¹⁴ .

En relación con las marcas registradas a favor de la solicitante, cabe señalar que los registros no tienen relevancia más allá del caso concreto y si bien demuestran la tendencia de la Administración en el examen de registrabilidad no tienen efectos vinculantes al momento de juzgar una nueva solicitud, ya que el análisis de registrabilidad de un signo es una facultad discrecional de la Sala quien tiene la obligación de evaluar íntegramente cada solicitud para determinar si ella cumple o no con los requisitos para acceder a registro. Por tal razón, las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente y no están sujetas a los registros otorgados con anterioridad.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

REVOCAR la Resolución N° 2961-2003/OSD-INDECOPI de fecha 14 de marzo del 2003, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por la representación tridimensional de una perilla de forma cilíndrica en cuyos lados opuestos aparece una hendidura en forma ovalada, vista en sus cuatro posiciones, conforme al modelo, solicitada por Valvosanitaria Industrial S.A. VAINSA.

Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

BEGOÑA VENERO AGUIRRE

Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

Voto singular del Vocal Luis Alonso García Muñoz-Nájar

El voto es por que se CONFIRME la Resolución N° 2961-2003/OSD-INDECOPI de fecha 14 de marzo del 2003, ya que de la evaluación correspondiente, el signo solicitado no es una forma usual, imprescindible o necesaria de los productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial que pretende distinguir. A su vez, la forma tridimensional del signo solicitado cumple con ser suficientemente distintiva, al contener características propias susceptibles de generar en el público consumidor una asociación respecto al origen empresarial. Adicionalmente, se ha tenido en cuenta que el signo solicitado es una variación de la marca tridimensional registrada a favor de la propia solicitante, según certificado N ^º 46355, vigente hasta el 2 de junio del 2008. En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

/lp

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¹       Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, p. 31.

²       Fernández Novoa, El Sistema Comunitario de Marcas, Madrid 1995, p. 137.

³       Fernández Novoa (nota 2), p.136.

⁴       Fernández Novoa (nota 2), p. 137.

⁵       Pachón / Sánchez Ávila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, pp. 214 y ss.

⁶       Jalife Daher, Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, México 1998, pp. 96 y 97.

⁷       Jalife Daher (nota 6).

⁸       Jalife Daher (nota 6), p. 114.

⁹       En establecimientos especializados en la venta de grifería tales como Cassinelli S.A. y La Sirena, ubicados en las avenidas República de Panamá y Paseo de la República, respectivamente.

¹⁰       Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.

¹¹       Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.

¹²       Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una forma determinada.

¹³       Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría   genérica en relación al producto que distingue.

¹⁴       Sólo se acepta como precedente una resolución para el órgano que la dicta y para los que dependen jerárquicamente de él. Rubio Correa, El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. Colección de textos jurídicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima 1991, p. 203.