RESOLUCIÓN N° 0095-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 173192-2003

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0095-2005/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 173192-2003

SOLICITANTE : INDUSTRIA DE CALZADO BRITANI S.A.C.

OPOSITORA : PUMA AKTIENGESELLSCHAFT RUDOLF DASSLER SPORT

Análisis de los elementos contenidos en el signo solicitado – Notoriedad de la marca de la opositora: No acreditada – Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia

Lima, tres de febrero del dos mil cinco

I. ANTECEDENTES

Con fecha 12 de febrero del 2003, Industria de Calzado Britani S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto conformada por la representación de una zapatilla con la vista del perfil y la suela en las que se aprecian figuras geométricas irregulares y la denominación BRITANI escrita en letras características; conforme al modelo, para distinguir calzado deportivo y casual, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 14 de mayo del 2003, Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport (Alemania) formuló oposición manifestando lo siguiente:

(i) El signo solicitado incluye en su conformación la marca FAJA CURVA de su empresa (certificado N° 36787), sin haber sido la solicitante debidamente autorizada para ello.

(ii) La dimensión más característica del signo solicitado es el aspecto figurativo, dentro del cual predomina la figura de una faja curva, toda vez que la denominación se encuentra escrita en letras de menos tamaño.

(iii) El elemento relevante del signo solicitado y la marca registrada se encuentran conformados por una faja curva estilizada que presenta un engrosamiento en el  extremo inferior, un adelgazamiento en el extremo superior, una prolongación larga, y ángulos similares.

(iv) Si bien el elemento relevante del signo solicitado incluye una abertura en forma de triángulo, dicho elemento no resulta suficiente para diferenciarse de la marca registrada. Además, debido a que se encuentran conformados por figuras prácticamente idénticas, aun cuando los signos presenten orientaciones diferentes, su coexistencia podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado es una variación o la nueva presentación de la marca registrada, o que existen vinculaciones de carácter comercial entre las empresas titulares.

(v) Su marca FAJA CURVA ha adquirido notoriedad en el mercado de productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, lo cual, aunado al hecho de que los productos distinguidos con la marca registrada se venden en casi todos los países del mundo, incluido el Perú, ha originado innumerables intentos de registro por parte de terceros.

Con fecha 11 de junio del 2003, Industria de Calzado Britani S.A. absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:

(i) Su empresa no necesita autorización de la opositora, toda vez que la figura geométrica que acompaña a su marca BRITANI no genera confusión alguna.

(ii) La afirmación de la opositora respecto a que las marcas se confunden es subjetiva y personal, puesto que quien debe determinar ello es Indecopi.

(iii) La afirmación de la opositora sobre la reputación que ha obtenido su marca también es personal y subjetiva, ya que, como es de conocimiento público, es la marca registrada PUMA la que goza de notoriedad.

(iv) El público consumidor sabrá diferenciar entre el signo solicitado BRITANI y figura y la marca registrada PUMA, ya que solicitará los productos en el mercado a través de su elemento denominativo y no por su descripción - figura geométrica, en el caso del signo solicitado y, faja curva, en el caso de la marca registrada -, por lo que no podría generarse confusión entre dichos signos.

Adjuntó jurisprudencia que consideró aplicable al caso. Asimismo, adjuntó una relación de sus marcas registradas.

Con fecha 26 de junio del 2003, Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport señaló que:

(i) Su oposición no se basa en la marca PUMA sino en la marca FIGURA DE FAJA CURVA (certificado N° 36787), con la cual el signo solicitado es confundible al grado de inducir a confusión al consumidor.

(ii) Se debe tener en consideración que la jurisprudencia será aplicable sólo cuando constituya precedente de observancia obligatoria, lo cual no sucede con las resoluciones presentadas por la solicitante.

Con fecha 6 de agosto del 2003, Industria de Calzado Britani S.A. señaló que ha demostrado que la marca BRITANI de su empresa conforma una familia de marcas y no puede haber confusión con el logotipo característico de la empresa opositora.

Con fecha 19 de agosto del 2003, Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport señaló que la solicitante no ha adjuntado algún documento con el cual acredite que es titular de una familia de marcas, ni ha acreditado que sea titular de diferentes marcas registradas a su favor y conformadas por un elemento común que determine una familia de marcas.

Con fecha 25 de agosto del 2003, Industria de Calzado Britani S.A. manifestó que en su escrito de absolución de la oposición ha adjuntado una relación de sus marcas registradas en las que se aprecia la denominación BRITANI, lo que determina la conformación de una familia de marcas.

Con fecha 11 de setiembre del 2003, Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport señaló que existen registradas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial diversas marcas que incluyen en su conformación la denominación BRITANI, entre ellas la marca BRITANI PERUVIAN, registrada a favor de un tercero, razón por la cual no se cumplen con los requisitos para la configuración de una familia de marcas a favor de la solicitante.

Mediante Resolución N° 10412-2004/OSD-INDECOPI de fecha 27 de agosto del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

(i) No obstante que la opositora ha alegado la notoriedad de su marca registrada constituida por la figura de una faja curva, no ha presentado ningún documento a fin de acreditar dicha notoriedad, razón por la cual no es posible reconocerle tal calidad.

(ii) Los signos en conflicto difieren en el aspecto denominativo, pues el signo solicitado se encuentra conformado por la denominación BRITANI, mientras que la marca registrada carece de elemento denominativo. Asimismo, el signo solicitado está conformado por la representación de una zapatilla con la vista de perfil y la suela, en las que se aprecian figuras geométricas irregulares, mientras que la marca registrada está constituida por la figura de una franja curva.

(iii) Si bien el signo solicitado incluye en el perfil de la zapatilla una figura geométrica irregular, la misma no es similar a la marca registrada, pues cuenta con una abertura en uno de sus lados.

(iv) Por lo anterior, los signos en conflicto vistos en su conjunto no son similares al grado de inducir a confusión al público consumidor.

Con fecha 14 de setiembre del 2004, Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó que los signos en conflicto generan riesgo de confusión directa e indirecta, y que sus marcas FAJA CURVA y FIGURA DE LINEA CURVA gozan de notoriedad. Posteriormente, el 20 de octubre del 2004, presentó documentos con el fin de acreditar la notoriedad de sus marcas FAJA CURVA y FIGURA DE LINEA CURVA.

Con fecha 20 de octubre del 2004, Industria de Calzado Britani S.A. absolvió el traslado de la apelación manifestando que es falsa la afirmación de que la marca FRANJA de la opositora es notoria. Indicó que su empresa no requiere colgarse de marcas que pertenecen a terceros, debido a que es propietaria de más de 15 signos marcarios que actualmente se encuentran vigentes y en circulación dentro del mercado nacional.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

a) Si la marca de la opositora ha alcanzado la calidad de notoria.

b) De ser el caso, si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

c) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado BRITANI y figura y la marca registrada constituida por la representación de una faja curva.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport (la solicitante) es titular de la marca de producto constituida por la representación de una faja curva dividida en tres secciones, siendo gruesa en su parte inferior y angosta en su parte superior; conforme al modelo, que distingue zapatos, en especial zapatos deportivos y de descanso, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 36787, vigente desde el 17 de febrero de 1981 hasta el 17 de febrero del 2006.

2. Cuestión previa: Análisis de los elementos contenidos en el signo solicitado

Previamente a analizar los argumentos de la opositora, a criterio de la Sala corresponde determinar cuáles son los elementos distintivos y, por ende, reivindicables dentro del signo solicitado.

2.1 Distintividad del signo solicitado. Marco legal

De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.

Sobre el particular, se ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 22-IP-961 - durante la vigencia de la Decisión 3442 - en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categorías de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como un signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección marcaria.

La capacidad distintiva de un signo se determina en relación con los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.

En tal sentido, un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica en relación con un origen empresarial determinado.

Para determinar la distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.

El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a otros. Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.

Finalmente, en el procedimiento de registro de marcas, no existe la posibilidad ni la obligación de parte de la Autoridad de determinar concretamente si el público realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen empresarial.

En el examen de distintividad, se trata de una cuestión de derecho, que se decide en base a hechos y experiencias generales sin que sea necesario realizar investigaciones extensas (por ejemplo encuestas de consumidores). Sin embargo, sí se requiere que la decisión de la Autoridad se base en apreciaciones concretas; por lo que suposiciones teóricas, especulaciones, conjeturas, no son suficientes para determinar que un signo no es distintivo.

2.2 Registrabilidad de signos constituidos por la forma o la figura de calzado

En las solicitudes de registro de signos constituidos por la forma o figura de un calzado y el diseño de líneas, elementos geométricos de cualquier naturaleza o colores colocados en una planta de calzado, no se pretende la reivindicación del calzado como tal, sino la presentación particular del calzado.

Para establecer la registrabilidad de estos signos, debe analizarse si el consumidor final del producto al percibir el diseño de líneas, figuras geométricas o colores llega a la conclusión que éstas pertenecen a un determinado origen empresarial.

Para ello, deberá tenerse en cuenta que otros competidores también utilizan como medios distintivos el diseño de líneas, figuras geométricas o colores tanto en la parte lateral, delantera o posterior como en la suela del calzado.

En este caso, puede ser que la percepción del público no sea unánime, ya que para algunos esta combinación de elementos tendrá fines decorativos sin la indicación de un origen empresarial determinado. Sin embargo, es posible que acceda al registro si para un sector relevante de los consumidores dichos elementos van a ser percibidos como provenientes de un origen empresarial determinado.

Cabe señalar que la forma y/o figura de un calzado constituye un signo débil en relación con dichos productos, que no sirve por sí solo para identificar un origen empresarial determinado, permitiendo la coexistencia - ya manifestada en la práctica - con otros signos que contengan la misma forma y/o figura u otra similar, siempre que presenten el mínimo de elementos diferenciadores.

Conforme al criterio establecido en la Resolución Nº 843-1998-TPI-INDECOPI del 7 de agosto de 19983, esta circunstancia tiene como consecuencia que el consumidor de un determinado tipo de productos se llega a familiarizar tanto con las marcas constituidas por una forma o figura de uso frecuente que presta atención a pequeñas diferencias existentes entre los signos.

2.3 Aplicación al caso concreto

El signo solicitado se encuentra conformado por la representación de una zapatilla con las vistas del perfil y la suela, en las que se aprecian figuras geométricas irregulares y la denominación BRITANI escrita en letras características, conforme al modelo; y ha sido solicitado para distinguir calzado deportivo y casual de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, conforme se aprecia a continuación:

La figura de zapatilla como tal carece de distintividad, por cuanto consiste en una figura común de zapatilla, no conteniendo alguna característica peculiar que pueda ser susceptible en sí misma de despertar en el público consumidor una asociación respecto de un origen empresarial determinado. Siendo así, dicha figura resulta irreivindicable.

En la figura de zapatilla se advierten líneas geométricas irregulares dispuestas tanto en la suela como en el perfil, así como la denominación BRITANI en una escritura determinada dispuesta en la suela y en el perfil, todo lo cual en su conjunto le otorga distintividad al signo solicitado, por cuanto permiten identificar un origen empresarial determinado.

En tal sentido, no obstante que la figura de zapatilla no es reivindicable, el signo solicitado en su conjunto resulta distintivo, por lo que corresponde analizar los argumentos de la opositora.

3. Notoriedad de la marca de la opositora

3.1 Marco conceptual

La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional: protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad.

De ahí que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisión 486, confiriéndole esta norma un tratamiento especialmente previsto en un título específico: Título XIII "De los signos notoriamente conocidos".

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando constituyan su reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Para facilitar la calificación de una marca como notoria, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera simplemente enunciativa ciertos criterios a ser tomados en cuenta al momento de determinar la notoriedad de una marca. Dichos criterios son los siguientes:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

En adición a estos criterios, la Autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo4, tales como:

a) la extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;

b) la existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado;

c) el tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca;

d) la protección obtenida en distintos países; y, e) los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca.

En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. En efecto, “estando la parte interesada en el triunfo de la causa, a ella corresponde la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la convicción del juez en la prestación jurisdiccional.” 5

Para tal efecto, se podrá aportar cualquier medio probatorio admitido en el procedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad diversa, resultados de sondeos de opinión entre el público consumidor o en los círculos empresariales, certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promoción de la marca. Aparte de estos medios probatorios tradicionales, comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, tales como publicidad relacionada con el intercambio turístico (revistas distribuidas en vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por el titular de la marca en el territorio en que se busca la protección, efectos de publicidad residual (entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario) proyectada de un territorio a otro, difusión internacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenido publicitario, etc.6

No obstante, puede suceder excepcionalmente que el extenso grado de conocimiento de la marca entre los consumidores como indicativo de un determinado origen empresarial fluya del propio mercado, produciendo certeza en el juzgador respecto de la notoriedad invocada con absoluta prescindencia de los medios probatorios aportados.

Al respecto, el Tribunal Andino señala en la sentencia del Proceso Nº 5-IP-94 que “... cuando se trata de establecer la calidad de notoria de una marca, al administrador en la vía administrativa o al juez en el proceso contencioso, corresponde apreciar la notoriedad de una marca, bien porque cuando actúa de oficio - como en el caso de rechazarla, o de declarar la nulidad de aquélla - pueda aplicar su propio conocimiento acerca de la notoriedad de la marca ...” 7 .

Asimismo, con referencia a la prueba de la marca notoria, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la referida sentencia del Proceso Nº 20-IP-97 señala que por la necesidad de probar los antecedentes y motivos para que una marca se haya convertido en notoria, el principio notoria non egent probatione no es aplicable, sin perjuicio de que sí podría serlo por ejemplo en el caso de la marca COCA COLA., cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los Tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba.

Por lo anterior, la Sala considera que en estos casos excepcionales, en que la notoriedad de la marca fluya del propio mercado como un hecho evidente - lo cual no debe confundirse con el conocimiento privado de la Administración - la oficina competente se encuentra en condiciones de pronunciarse declarando la notoriedad invocada, aun cuando las partes no hayan aportado al expediente prueba alguna.

Frente a ello, la autoridad administrativa deberá decidir por mandato legal, incluso de oficio, cuando sea de su competencia hacerlo, sobre el rechazo del registro no sólo de marcas que puedan crear confusión con otras notoriamente conocidas, sino también de aquéllas que puedan generar un debilitamiento de la fuerza distintiva o aprovechamiento de la reputación de las marcas notorias. Esta participación activa de la administración en la determinación del carácter notorio de la marca garantiza la protección del signo en beneficio no sólo de su titular sino del público consumidor en general.

3.2 Aplicación al caso concreto

Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport en su recurso de apelación señaló que sus marcas FAJA CURVA y FIGURA DE LINEA CURVA gozan de notoriedad.

Cabe señalar que Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport fundó su oposición sólo en la notoriedad de la marca FAJA CURVA - y no de la marca FIGURA DE LINEA CURVA - , por lo que a la Sala sólo le corresponde analizar la supuesta notoriedad de la marca FAJA CURVA.

Para tal efecto, corresponde evaluar los siguientes medios probatorios presentados por la opositora:

- Fotocopias de los certificados de registro N° 436.778 y N° 446.521, correspondientes a: la marca consistente en diseño de tira o tirón, borde negro, interior blanco, y la marca constituida por el diseño elipse con cinta en colores blanco y negro; ambas otorgadas en Chile, a favor de Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, y productos de las clases 18, 25 y 28 de la Nomenclatura Oficial, respectivamente (fojas 178 a 181).

- Listado con los logotipos registrados como marca por Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport, en distintas clases de la Nomenclatura Oficial (fojas 182 a 191).

- Fotocopia de la revista La Polar, con publicidad de las zapatillas PUMA, en las cuales se advierte una faja curva en el perfil.

En la revista se indica que los precios y promociones son válidos hasta el 22 de setiembre del 2004 (foja 192 a 197).

- Fotocopia de un par de hojas de la revista Saga Falabella, de Chile, con publicidad de las zapatillas PUMA, en las cuales se advierte una faja curva en el perfil.

En la revista se indica que los precios son válidos hasta el 12 de setiembre del 2004 (foja 198 a 200).

- Fotocopia de la revista Ripley, de Chile, con publicidad de los distintos modelos de zapatillas PUMA, en algunos de los cuales se advierte una faja curva en el perfil (fojas 201 a 208).

- Fotocopia de un catálogo de las zapatillas PUMA, denominado Footwear Invierno 2005, en el que se advierte distintos modelos de zapatillas PUMA, algunos de los cuales presentan una faja curva en el perfil.

En dicha revista se advierte una relación de los locales “The Puma Store” en Chile (fojas 209 a 248).

- Fotocopias de afiches con publicidad de los productos PUMA, de venta en Chile (fojas 249 y 250).

- Fotocopias de dos postales con los productos PUMA (foja 251 y 252).

- Fotocopia de una página del diario Publimetro Business, en la que se hace referencia al festival de música reggae “Puma Smogpladh”, a realizarse el jueves 2 de setiembre del 20048, en Bellavista - Chile, como parte de la promoción de la colección de productos PUMA – Jamaica (foja 253).

- Impresión de un artículo aparecido en el diario electrónico “Las Últimas Noticias”, el 14 de setiembre del 2004, en el que se señala que PUMA ofrece al mercado indumentaria usada en la Fórmula Uno (chaquetas antiflamas, zapatillas térmicas y buzos de carrera) (foja 254).

- Fotocopia de la carátula de la carpeta de prensa del lanzamiento de la colección primavera verano 2004, de la marca PUMA, de fecha 23 de abril del 2004 (fojas 255 a 260).

- Fotocopia de una página de la revista Paparazzi N° 19, de abril del 2004, en la cual se anuncia la posibilidad de ganar zapatillas PUMA Repli Cat Mid al ingresar a la página web de la revista (fojas 261 y 262).

- Fotocopias de páginas de la revista Blank N° 34 y N° 37, del año 2004, en las que se publicitan los productos PUMA (fojas 263 a 265).

- Fotocopia de tres facturas emitidas por Puma Chile S.A., en setiembre del 2004, por la venta de zapatillas PUMA a distintas personas en Chile (fojas 272 a 274).

- Fotocopias de dos facturas de exportación emitidas por Puma Chile S.A., con fecha 20 de setiembre del 2004, por la venta de zapatillas PUMA a Saga Falabella S.A. de Perú (fojas 274 y 275).

- Fotocopia de dos facturas de fecha 28 de junio del 2004, emitidas por Puma AG a favor de Puma Chile S.A., por la venta de polos y zapatillas PUMA (fojas 276 y 277, respectivamente).

- Fotocopia de un certificado de seguro de fecha 13 de agosto del 2004, y de un certificado de transporte de fecha 15 de julio del 2004, emitidos por la importación de productos por parte de Puma Chile S.A. (fojas 278 y 279).

- Fotocopia de dos facturas de importación, emitidas en junio del 2004, a nombre de Puma Chile S.A., por la compra de zapatillas de marca PUMA (foja 280 a 282).

- Fotocopia de tres certificados de origen de la mercadería importada de la República Popular China, por parte de Puma Chile S.A. (fojas 283 a 285).

- Fotocopia de una factura emitida por Eduardo Newes Ramírez y Ricardo Newes Schnaidt Limitada, de Chile, a nombre de Puma Chile, por concepto de servicio de agencia de aduanas; y fotocopias de dos declaraciones de ingreso de mercadería (calzado deportivo PUMA) a la Aduana de Chile (fojas 286 a 288).

Del análisis de los documentos, a la luz de los criterios establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486, se determina lo siguiente:

- Los certificados de registro, así como el listado con los logotipos registrados evidencian el interés de Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport de proteger legalmente su marca en Chile, sin embargo, no demuestran la extensión del uso o del conocimiento de la marca FAJA CURVA entre el público consumidor pertinente de cualquier País Miembro de la Comunidad Andina.

- En cuanto a las fotocopias de las revistas La Polar, Saga Falabella y Ripley, la impresión del diario electrónico “Las Últimas Noticias”, y el catálogo de productos PUMA Footwear Invierno 2005, si bien los mismos acreditan la publicidad de las zapatillas de la opositora, las cuales incluyen a la marca FAJA CURVA, dicha publicidad se ha realizado en Chile, no habiéndose acreditado su extensión hacia algún país de la Comunidad Andina, por lo que dichos medios probatorios no acreditan la extensión del uso o del conocimiento de dicha marca entre el público consumidor andino.

- En cuanto a los afiches de promoción, postales y publicación en el diario Publimetro Business, los mismos carecen de fecha cierta, y se desconoce el alcance de su distribución, por lo que no sirven para acreditar la notoriedad alegada.

- Las facturas de exportación presentadas acreditan la exportación por parte de la opositora de zapatillas PUMA de Chile a Perú, en dos oportunidades, sin embargo dichas facturas por sí solas no acreditan la magnitud del uso o conocimiento de tales productos entre el público consumidor peruano, además que se desconoce si dichas zapatillas contenían la marca FAJA CURVA de la opositora, razón por la cual las mismas resultan insuficientes para acreditar la notoriedad alegada.

- Las facturas de importación, los certificados de seguro y de transporte, así como las facturas de venta emitidas por la opositora, acreditan la importación y comercialización de zapatillas de marca PUMA por parte de la opositora sólo en Chile, y no en algún País Miembro de la Comunidad Andina, por lo que tampoco sirven para acreditar la notoriedad invocada.

Por las razones expuestas, la opositora no ha acreditado que su marca goce de la calidad de notoriamente conocida, por lo que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

4. Determinación del riesgo de confusión

A diferencia de la Decisión 344, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 4869 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca.

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-200010 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.

Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error" (artículo 83, literal a).

En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “ inducción a error al público consumidor ” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “ riesgo de confusión ” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a)11.

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.

De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-200012, el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado.

Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.

4.1 Similitud o conexión competitiva

Los productos que pretende distinguir el signo solicitado (calzado deportivo y casual de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial) se encuentran comprendidos entre los productos que distingue la marca registrada (zapatos, en especial zapatos deportivos y de descanso, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial). En tal sentido, existe identidad entre los productos a que se refieren los signos en conflicto.

4.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos, servicios o actividades económicas.

Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente.

Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-200013 y 76-IP-200014.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

En el caso del calzado, debe tenerse en consideración que el público consumidor los examina antes de adquirirlos. Si bien es cierto que el grado de atención del público varía según el tipo de calzado, siempre presta una particular atención al momento de seleccionarlo, orientándose para la identificación de los productos a través de las etiquetas e impresiones que están cosidas o adheridas a los mismos. En estos casos, es relevante el aspecto gráfico de los signos.

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

En el caso de los signos mixtos - que de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823 son aquéllos conformados por una denominación y un elemento figurativo -, deberá determinarse cuál es el elemento más relevante del signo y que sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio. Existen dos posibilidades:

a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Conforme lo señala Fernández - Novoa15, “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”. Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma ”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo ” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente (…).

En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber, i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros; ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

Dado que el signo solicitado es mixto, corresponde establecer previamente si en dicho signo todos o algunos elementos determinan su impresión en conjunto.

Así, se advierte que son relevantes tanto el aspecto denominativo - constituido por la denominación BRITANI - como el aspecto figurativo – dentro del cual destacan la escritura de la denominación y las figuras geométricas irregulares que se advierten en el perfil y suela de la zapatilla, mas no la figura de zapatilla que resulta irreivindicable -, por lo que dichos elementos sirven para identificar el origen empresarial de los productos, tal como se aprecia a continuación:

Ahora bien, en cuanto a la marca registrada, conviene señalar que la misma constituye un signo gráfico.

En el caso de las marcas gráficas, se deberá tener en cuenta los criterios de comparación establecidos en el artículo 133 del Decreto Legislativo 823:

a) si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.

b) si las figuras son distintas, si evocan el mismo concepto.

De acuerdo a la doctrina sobre la materia16, la marca gráfica se subdivide en tres tipos diferenciados:

- La marca puramente gráfica: Constituida por imágenes de pura fantasía. Se limita a suscitar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del correspondiente signo que se solicita como marca, sin asociar la misma con ningún objeto o concepto concreto o abstracto (una línea, un punto, manchones abstractos de color).

- La marca figurativa: No sólo suscita en la mente de los consumidores una imagen visual sino que al mismo tiempo evoca un determinado concepto. Estas marcas evocan el concepto del cual es expresión gráfica la imagen que constituye la correspondiente marca y el nombre con el que en el lenguaje es formulado este concepto es también el nombre con el que es conocida la respectiva figura (una persona -real o estilizada-, un animal, un objeto inanimado).

- Un tercer tipo de marcas gráficas se da en supuestos muy excepcionales en que la marca suscita en la mente del consumidor un concepto abstracto (es decir, una categoría general de cosas o seres vivos). En estos casos, la figura contenida en la marca evoca en el consumidor un concepto concreto del que se asciende, a través de una generalización a un concepto abstracto y superior que constituye el motivo de estas marcas. A esta categoría de marcas gráficas pertenece la llamada marca emblemática o emblema que corresponde a las marcas que gozan de gran notoriedad o presentan un carácter peculiar o singularmente original17.

La marca registrada se encuentra dentro de la categoría de marca puramente gráfica, ya que el diseño que contiene no evoca un concepto determinado, conforme se advierte a continuación:

Realizado el examen comparativo entre el elemento relevante del signo solicitado y la marca registrada, se advierte lo siguiente:

- Desde el punto de vista fonético, el signo solicitado presenta una denominación (BRITANI), a diferencia de la marca registrada que carece de elemento denominativo.

- Desde el punto de vista gráfico, los signos presentan elementos gráficos diferentes. Así, el signo solicitado presenta figuras geométricas irregulares dispuestas en el perfil y suela de una zapatilla, y la escritura de la denominación, mientras que la marca registrada sólo presenta una franja curva engrosada en la parte inferior y angosta en la superior. Si bien el signo solicitado presenta una franja en la suela y el perfil de la zapatilla, esta franja difiere de la franja registrada, ya que presenta una abertura en forma triangular, la cual determina que sus dimensiones sean diferentes; además que las franjas tienen orientaciones distintas.

Por lo tanto, los signos en conflicto generan un impacto visual de conjunto diferente.

4.3 Riesgo de confusión

Por lo expuesto, si bien existe identidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto, dado que existen diferencias fonéticas y gráficas entre los signos, es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que corresponde acceder a su registro.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N° 10412-2004/OSD-INDECOPI de fecha 27 de agosto del 2004 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto conformada por la representación de una zapatilla con la vista del perfil y la suela (sin reivindicar la figura de zapatilla) , en las que se aprecian figuras geométricas irregulares y la denominación BRITANI escrita en letras características; conforme al modelo, solicitado por Industria de Calzado Britani S.A.C., para distinguir calzado deportivo y casual, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

BEGOÑA VENERO AGUIRRE

Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual /rl

1 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.

2 Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.

3 Recaída en el expediente Nº 9629061 sobre solicitud de registro de la marca de producto constituida por la denominación UNION GALLETAS DE NARANJA, rayas diagonales, y figura de una naranja entera y otra partida, y figura de dos caras sonrientes, en la combinación de colores blanco, azul, rojo y anaranjado, conforme al modelo, presentada por la Asociación Centro de Educación Superior Unión para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

4 Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, pp. 10 y ss.

5 Buzaid, De la carga de la prueba, Centro de Estudios de Filosofía del Derecho, Maracaibo 1975, p. 10.

6 Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 (nota 4), pp. 9 y 10.

7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 177 del 20 de abril de 1995, p. 8.

8 Si bien en el documento no se advierte el año, el mismo se desprende del día y la fecha mencionadas.

9 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”.

10 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.

11 Ver nota 9.

12 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.

13 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.

14 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 13), p. 15.

15 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.

16 Fernández - Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, pp. 223 y ss.

17 Caso de la marca constituida por la figura de un perro que escucha los sonidos emitidos por una gramófono. En dicho caso, la idea abstracta a la que se asciende desde los “conceptos” concretos de perro y gramófono, es la confusión del animal que escucha la voz del amo proviniendo del gramófono. En Fernández Novoa (nota 15), pp. 230 y 231.