Dado que existe conexión competitiva entre algunos de los productos que distinguen los signos en conflicto, y existe semejanza fonética entre los signos, se concluye que no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al consumidor. En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.
RESOLUCIÓN N° 0973-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 171147-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0973-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 171147-2003
SOLICITANTE : MIREY IMPORT S.R.LTDA. OPOSITORA : IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de las clases 20 y 21 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, veintiocho de octubre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 17 de enero del 2003, Mirey Import S.R.Ltda. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto MIREY, para distinguir roperos, muebles, sillas, espejos, marcos, de la clase 20 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 21 de marzo del 2003, Importaciones Hiraoka S.A.C. (Perú) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de la marca MIRAY y logotipo, que distingue productos de las clases 9, 10, 11, 14, 15, 16, 21 y 28 de la Nomenclatura Oficial y, asimismo, ha solicitado el registro de dicha marca en distintas clases de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Su empresa y la solicitante están dedicadas a la fabricación y comercialización de productos relacionados con enseres para el hogar, lo que determina que exista conexión entre dichos productos, toda vez que se encuentran destinados a fines similares, son complementarios, comparten los mismos canales de comercialización y distribución, usan similares medios de publicidad, y están dirigidos al mismo público consumidor.
(iii) En la actualidad, los muebles, espejos, marcos (clase 20) y los menajes de hogar, artículos de cristalería, porcelana y loza (clase 21) se expenden elugares contiguos bajo el rubro HOGAR; son publicitados a través de los mismos medios de publicidad, en la mayoría de los casos masiva (radio, televisión, prensa, catálogos); son de uso complementario o conjunto; tienen la misma finalidad, cual es la de ser parte de los enseres del hogar; por lo que comparten los mismos canales de distribución, comercialización y publicidad.
(iv) Los signos en conflicto son similares al grado de inducir a error al consumidor, ya que, desde el punto de vista gráfico, los signos coinciden en sus letras (M, I, R e Y), en su longitud (cinco letras), en el número de sílabas (dos), y en la raíz común (MIR); en tanto que, desde el punto de vista fonético, sólo se diferencian en una vocal, teniendo raíz y terminación común.
(v) La marca MIRAY y logotipo constituye una marca notoria, dentro del sector del público al que dirige sus productos y servicios, toda vez que ha sido ampliamente difundida en el mercado nacional. Por lo anterior, debe evitarse que un tercero se aproveche del prestigio y conocimiento de la marca MIRAY y logotipo, tratando de inducir al público a error.
Invocó la aplicación del artículo 136 incisos a) y h). Adjuntó documentos para acreditar la conexión competitiva alegada. Posteriormente, señaló que las pruebas que acreditan la notoriedad de su marca se han adjuntado al expediente N° 1711482003 1 , por lo que solicitó tener a la vista dicho expediente.
No obstante haber sido notificada conforme a ley, Mirey Import S.R.Ltda. no absolvió el traslado de la oposición.
Mediante Resolución N° 8182-2004/OSD-INDECOPI de fecha 6 de julio del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Los documentos ofrecidos como medios probatorios en el expediente N° 171148-2003 no acreditan de forma fehaciente el grado de difusión e importancia de la marca MIRAY y logotipo, ni la extensión del conocimiento de la misma por parte del público consumidor, por lo que no constituye una marca notoriamente conocida. En tal sentido, no es aplicable el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.
(ii) No existe vinculación entre los productos de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial que distingue la marca registrada MIRAY y logotipo y los productos que pretende distinguir el signo solicitado (clase 20), puesto que se trata de productos de diferente naturaleza y finalidad. Así, los muebles elaborados en madera o metal sirven para el descanso o la comodidad de las personas, mientras que los artículos de loza, cristalería o porcelana son productos principalmente para el menaje del hogar. Asimismo, son distribuidos y comercializados en diferentes establecimientos (como mueblerías y bazares o tiendas especializadas en menaje), siendo que aun en el caso de las tiendas por departamento en los que se expende gran variedad de productos, los productos de menaje de loza, cristalería o porcelana se encuentran en estantes separados de los muebles de casa u oficina.
(iii) Los signos en conflicto son similares, ya que, desde el punto de vista fonético, los signos comparten prácticamente los mismos fonemas, teniendo una pronunciación similar; en tanto que, desde el punto de vista gráfico, están conformados por el mismo número de letras y sílabas, comparten la misma secuencia de consonantes y similar secuencia de vocales, difiriendo únicamente en la última vocal, lo cual no logra establecer una diferencia sustancial entre los signos.
(iv) No obstante la similitud fonética y gráfica de los signos, dado que distinguen productos diferentes y no vinculados, no se configura entre ellos riesgo de confusión.
Con fecha 4 de agosto del 2004, Importaciones Hiraoka S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) La Oficina de Signos Distintivos no ha tomado en cuenta que la naturaleza y finalidad de los productos o servicios no constituyen los únicos parámetros a efectos de determinar la conexión competitiva de los productos, sino que comprende muchos más criterios como el uso conjunto de los signos, los canales de comercialización y de distribución, y los canales de publicidad.
(ii) Así, no se ha tenido en consideración que los productos como muebles (clase 20) y artículos de loza, cristalería y porcelana (clase 21) comparten los mismos canales de comercialización, distribución, publicidad y son de uso conjunto o complementario, a pesar de no tener la misma naturaleza.
(iii) La Primera Instancia se equivoca al señalar que el hecho que sean presentados como productos para el hogar no determina que sean productos vinculados, puesto que al tratarse de productos de uso conjunto están destinados a ser utilizados en un área común como es el hogar, y son comercializados y publicitados de manera conjunta, por ser de uso complementario.
(iv) Los criterios a los que se refiere han sido tratados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 81-IP-2001, citando un extracto de dicho proceso.
Con fecha 9 de setiembre del 2004, Mirey Import S.R.Ltda. absolvió el traslado de la apelación reproduciendo lo expuesto por la Primera Instancia para sustentar que no existe vinculación entre los productos que distinguen los signos en conflicto.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado MIREY y la marca registrada MIRAY y logotipo.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Importaciones Hiraoka S.A.C. es titular de la marca de producto constituida por la denominación MIRAY en letras dibujadas y precedidas por una M en blanco dentro de un círculo oscuro, conforme al modelo, que distingue utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean metales preciosos ni chapados); peines y esponjas, cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases, de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 19774, vigente desde el 22 de setiembre de 1995 hasta el 22 de setiembre del 2005.
1. 2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 50-IP-2000 3 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “ inducción a error al público consumidor ” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “ riesgo de confusión ” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 4 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 5 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
2.1 Similitud o conexión competitiva
En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir roperos, muebles, sillas, espejos, marcos, de la clase 20 de la Nomenclatura Oficial, mientras que la marca registrada distingue utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean metales preciosos ni chapados); peines y esponjas, cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases, de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial.
Existe similitud o conexión competitiva entre algunos de los productos a que se refieren los signos en cuestión, ya que los espejos y marcos, conforme se estableció en la Resolución N° 585-2001 de fecha 18 de mayo del 2001 6 , son productos destinados a la decoración y embellecimiento del hogar, al igual que los objetos de cristalería, porcelana y loza. Por lo tanto, pueden expenderse - dentro de un mismo ambiente y sección - en los mismos establecimientos comerciales y están dirigidos al mismo consumidor. A ello conviene agregar que los productos en cuestión son de uso conjunto, y comparten los mismos canales de publicidad.
2.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 7 y 76-IP-2000 8 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el presente caso, tratándose de muebles y artículos destinados al embellecimiento del hogar, su costo es variable, alcanzando en el caso de artículos finos o de antigüedades un precio elevado. En tal sentido, es razonable pensar que se dedicará un alto grado de atención al momento de adquirirlos. Dicha situación no se presenta en el caso de los artículos para la cocina y el menaje doméstico, constituidos en su mayoría por artículos de material plástico y de bajo costo, por cuanto son objetos de uso diario y de carácter meramente utilitario.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades: a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 9 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma ”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo ” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
Atendiendo a que en el presente caso la marca registrada es de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto.
En la marca mixta registrada son relevantes tanto el aspecto denominativo como el aspecto figurativo. En efecto, el aspecto denominativo es importante por el lugar que ocupa dentro del signo y por ser la denominación con que el consumidor requiere los productos (MIRAY). En cuanto al aspecto gráfico, éste se encuentra conformado por la escritura de la denominación y la letra M estilizada dentro de un círculo oscuro, conforme se muestra a continuación:
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado MIREY y la marca registrada MIRAY y logotipo, desde el punto de vista fonético, se advierte que los signos difieren en su secuencia de vocales (I-E-I/I-A-I), sin embargo, presentan la misma extensión y secuencia de consonantes, y similar secuencia de sílabas, debido a que sólo difieren en la última vocal, lo cual determina que su pronunciación de conjunto sea similar.
Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que los signos presentan el mismo número de letras (5), y similar secuencia de letras, sin embargo, la marca registrada presenta elementos gráficos relevantes (escritura de la denominación y letra M estilizada dentro de un círculo), lo cual determina que los signos generen un impacto visual de conjunto diferente.
2.3 Riesgo de confusión
Por lo expuesto, dado que existe conexión competitiva entre algunos de los productos que distinguen los signos en conflicto, y existe semejanza fonética entre los signos, se concluye - no obstante sus diferencias gráficas – que no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al consumidor.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
REVOCAR la Resolución N° 8182-2004/OSD-INDECOPI de fecha 6 de julio del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto MIREY, solicitado por Mirey Import S.R.Ltda.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Tomás Unger Golsztyn y Dante Mendoza Antonioli.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE Vice-Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Sobre solicitud de registro de la marca de producto MIREY, solicitada por Mirey Import S.R.Ltda., para distinguir productos de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial, la misma que ha sido denegada mediante Resolución N° 8183-2004/OSD-INDECOPI de fecha 6 de julio del 2004.
2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
3 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 594 del 21 de agosto del 2000.
4 Ver nota 2.
5 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 555 del 17 de abril del 2000.
6 Recaída en el expediente N° 9732819, sobre solicitud de registro de la marca K y logotipo, para distinguir productos de la clase 20 de la Nomenclatura Oficial, con oposición del titular de las marcas K y figura y KALIDAD PICA K y figura, que distinguen productos de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 (nota 7), p. 15.
9 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.