R. N° 718-1999/TPI-INDECOPI

Resolución N°     :     718-1999/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE Nº:     9744980

SOLICITANTE     :     DISTRIBUIDORA ORTÍZ S.A.

OBSERVANTE     :     CHRISTIAN DIOR COU-TURE

Lima, catorce de junio de mil novecientos noventa y nueve

I.     ANTECEDENTES

Con fecha 4 de agosto de 1997, Distribuidora Ortíz S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca DIORSA CHAUSET # 1 para distinguir medias, ropa interior y prendas de vestir en general de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 7 de noviembre de 1997, Christian Dior Couture (Francia) formuló observación a la solicitud de registro, manifestando ser titular de la marca DIOR para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Agregó ser titular de las marcas CHRISTIAN DIOR en las clases 9 y 25 de la Nomenclatura Oficial, así como de la marca DIOR en la clase 14 y 18 de la Nomenclatura Oficial. Agregó que el signo solicitado es confundible respecto de su marca notoriamente conocida DIOR, la misma que ha sido incluida en el signo solicitado y constituye el elemento más relevante del mismo, al haber sido incorporada al inicio. Indicó que la expresión CHAUSET # 1 no le otorga al signo solicitado la suficiente fuerza distintiva, por cuanto el término CHAUSET es prácticamente idéntico a la palabra CHAUSSETTE que significa medias. Agregó que la expresión # 1 es un elemento muy débil que no otorga al signo solicitado la suficiente fuerza distintiva.

Con fecha 12 de enero de 1998, Distribuidora Ortíz S.A. absolvió el traslado de la observación, manifestando que los signos en cuestión no son confundibles, si se tiene en cuenta que la marca CHRISTIAN DIOR es un signo conocido y de uso exclusivo.

Mediante Resolución N° 7928-1998/OSD-INDECOPI de fecha 3 de julio de 1998, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la observación y otorgó el registro solicitado. Determinó que la observante no cumplió con acreditar la calidad de notoriamente conocida de su marca registrada DIOR, razón por la cual la Oficina no amparó dicho argumento. Señaló que los signos cuentan con suficientes elementos diferenciadores que hacen posible su coexistencia en el mercado. Indicó que los signos poseen una distinta extensión ortográfica y particular sonoridad, debido a que el signo solicitado está constituido por dos términos y el número uno, mientras que la marca registrada está constituida únicamente por una palabra, lo cual, consideró, determina que los signos generen una distinta apreciación visual y dejen un recuerdo distinto en la mente del consumidor. Precisó que el hecho de que una marca esté incluida en otra no significa que ambos signos sean confundibles, ya que para ello deberá verificarse si ellos presentan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad. Indicó, contrariamente a lo sostenido por la observante, que el término CHAUSET va a ser percibido por el público consumidor como un signo forjado o de fantasía o en todo caso como una palabra en otro idioma sin significado conocido.

Con fecha 30 de julio de 1998, Christian Dior Couture interpuso recurso de apelación manifestando que las marcas DIOR y CHRISTIAN DIOR gozan de la calidad de notoriamente conocidas, toda vez que son utilizadas intensamente en el mercado internacional y nacional a través de la publicidad, promoción y comercialización efectiva de sus productos en supermercados como Ripley, Saga Falabella, Centro Comercial Plaza San Miguel, Jockey Plaza, etc. Indicó que la marca DIOR está debidamente protegida en el Perú no solo en la clase 25, sino además en las clases 9, 14 y 18 de la Nomenclatura Oficial desde el año 1992, esto es, con mucha anterioridad a la presentación de la solicitud del signo DIORSA CHAUSET # 1. Señaló que DIOR es el apellido de un famoso diseñador de modas (Christian Dior) y parte relevante de su razón social, razón por la que consideró que no puede ser incluido como parte integrante de marcas de terceros, sin la autorización del respectivo diseñador. En lo demás, reiteró sus argumentos.

Con fecha 12 de agosto de 1998, Christian Dior Couture presentó una serie de documentos con el objeto de acreditar la calidad de notoriamente conocida de su marca DIOR (fs. 55 a 167).

Con fecha 28 de agosto de 1998, Distribuidora Ortíz S.A. absolvió el traslado del recurso de apelación, reiterando sus argumentos.

II.     CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

a) Si se ha acreditado que la marca DIOR goza de la calidad de notoriamente conocida.

b) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado DIORSA CHAUSET # 1 y la marca registrada DIOR.

III.     ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

La Sala ha verificado que Christian Dior Couture es titular de la marca de producto constituida por la denominación DIOR para distinguir vestidos con inclusión de botas, zapatos y zapatillas de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 905, vigente hasta el 19 de julio del año 2003.

2.     Notoriedad de la marca DIOR

Conforme fuera establecido por esta Sala mediante Resolución N° 1127-1998/TRI-INDECOPI de fecha 23 de octubre de 1998, que estableció con carácter de observancia obligatoria el alcance del artículo 83 incisos d) y e) de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 incisos d) y e) del Decreto Legislativo Nº 823, la calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional; protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral, territorialidad e inclusive puede trascender el principio de especialidad.

De ahí que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisión 344 y el Decreto Legislativo Nº 823, confiriendo este último una protección especial en un título específico: “Título XI, Marcas Notoriamente Conocidas”.

En base a dicha protección jurídica especial, la notoriedad de una marca no puede ser considerada como una simple concesión o un reconocimiento otorgado por la sola manifestación de voluntad de una de las partes. Por el contrario, la notoriedad es un reconocimiento especial que requiere de comprobación y que es asignado a discreción por el juez o la autoridad administrativa competente cuando la marca reúne las condiciones necesarias que permitan calificarla como tal, situación cambiante en el tiempo, por cuanto “lejos de ser una figura estática, la marca notoria es una figura dinámica: la notoriedad constituye por su propia naturaleza una situación oscilante porque su fundamento (la actitud de los consumidores hacia la marca) está sujeto a constantes variaciones. En las diversas etapas de su vida, una misma marca puede ascender o descender en la escala de la notoriedad”.

La Sala conviene en señalar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, toda autoridad del Estado que advierta un error u omisión en el procedimiento deberá encausarlo de oficio o pedido de parte. En este sentido –aun cuando los dispositivos relativos a la notoriedad no hayan sido invocados expresamente por la apelante–, ésta sí ha argumentado en repetidas oportunidades que su marca goza de la calidad de notoria, por lo que la Sala debe analizar si la presente solicitud está incursa en las prohibiciones de registro relativas a la notoriedad prescritas en el artículo 83 incisos d) y e) de la Decisión 344, recogidas de manera idéntica en el artículo 130 incisos d) y e) del Decreto Legislativo Nº 823.

2.1. Artículo 83 inciso d) de la Decisión 344–artículo 130 inciso d) del Decreto Legislativo Nº 823

Se establece que no podrán registrarse como marcas los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

De la lectura de dicho artículo se advierte que para que la marca notoriamente conocida goce de una protección especial es necesario el cumplimiento de ciertas condiciones:

2.1.1. Condiciones de la protección

a) La marca debe ser notoriamente conocida por los sectores interesados.

El uso y difusión de una marca pueden revestir diversos grados en cuanto a la extensión del conocimiento de la misma entre el público consumidor. Puede ocurrir que la extensión del conocimiento de la marca se haya producido tan solo entre el público perteneciente al círculo interesado o que la marca se haya difundido entre la generalidad del público consumidor.

En relación al universo de personas que debe tomarse como referencia, la norma bajo análisis establece que la marca debe ser notoriamente conocida por los sectores interesados. No se requiere que la marca sea conocida por el público en general. Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo en lo relativo a ciertos tipos de productos de consumo masivo o de servicios públicos, el sector pertinente del público coincidirá con el público en general.

Sobre el conocimiento de la marca notoria, cabe citar lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la conclusión N° 4 del Proceso 17-IP-96: “Para que una marca pueda considerarse como notoria, además del registro de la misma en varios países se requiere del conocimiento que de ella y de sus productos tenga el grupo o sector económico al que pertenece la marca y, así mismo, de la difusión que de ella haya hecho su titular, sea en el país en el cual se reclame la notoriedad o en el extranjero”.

En cuanto al grado de extensión del conocimiento de la marca notoria, el Tribunal Andino ha considerado que “para que una marca tenga tal categoría y reduciéndose su conocimiento a un grupo o público relevante, no podría aceptarse un porcentaje menor de un 60%, porcentaje que podría variar de acuerdo al producto a que se refiera la marca notoria, pues en una que ampare productos de consumo masivo o popular, el porcentaje bien podría ser mayor...”.

En tal sentido, el sector pertinente del público deberá determinarse en cada caso concreto de acuerdo a los productos o servicios de que se trate.

Existen criterios que pueden servir para determinar el sector interesado, tales como: establecer cuáles serán los usuarios potenciales del servicio (así, no es igual el sector pertinente de un producto especializado –tal como una máquina-herramienta o un producto farmacéutico contra el cáncer– que el de uno de consumo generalizado, como una gaseosa). También ayuda conocer cuáles son los canales de distribución del producto o servicio (así, no es igual la forma de distribución del servicio de energía eléctrica que el servicio de delivery de alimentos preparados o el de calibración de balanzas de alta precisión). Asimismo, resulta relevante establecer los círculos comerciales y empresariales interesados (así, es muy vasto el circuito de involucrados en la comercialización del arroz –sector agrícola, molinos de pilado, centros de selección y envasado, distribuidores, mayoristas, minoristas y consumidores– y muy limitado el circuito de interesados en la venta de bisoñés: confeccionista, comerciante y usuario).

b) La marca debe ser notoriamente conocida en el país en que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Esta premisa está referida al espacio o territorio en el cual la marca debe ser conocida. La extensión territorial de la notoriedad de la marca puede ser nacional, regional o internacional.

El artículo bajo análisis no restringe la notoriedad de la marca al país en que se invoca la protección, ello a fin de garantizar que signos que no sean notoriamente conocidos en nuestro país (es decir, en todo el mercado peruano), pero que sí gozan de notoriedad en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, no sean objeto de usurpaciones por parte de terceros.

Conforme lo ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos de marcas notorias de fuera de la subregión, no es suficiente la notoriedad en el extranjero sino que se requiere que exista reciprocidad. Así, “cualquiera que sea el lugar en que la marca notoria se haya registrado o el usuario extrarregistrada la esté empleando, puede hacer valer sus derechos conforme a las normas comunitarias andinas, siempre que el país conceda un trato recíproco”.

Pachón/Sánchez Ávila señalan que dicha reciprocidad puede nacer, bien de un tratado bilateral o multilateral o de una fuente legislativa interna, independientemente del requisito de ser conocidas en el respectivo país miembro en donde se pretende alegar la notoriedad.

Cabe precisar que el Perú no ha suscrito convenios con terceros países para el reconocimiento recíproco de marcas que gocen de notoriedad internacional ni ha hecho tal reconocimiento en su legislación interna.

c) Un tercero no puede acceder al registro de la marca notoriamente conocida.

Solo el titular de la marca notoriamente conocida puede solicitar el registro del signo.

De acuerdo con lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 20-IP-97, para que el titular de una marca notoria pueda oponerse al registro de su marca debe necesariamente haber obtenido su titularidad a través del registro (entiéndase en el país donde se reclama la protección o en el país de origen), ya que es a base del registro cuando nace el derecho exclusivo de la marca y con el uso posterior o difusión una marca puede convertirse en notoria. Sin embargo, puede reconocerse la notoriedad de las marcas de aquellos titulares que procedan de sistemas de adquisición del derecho por el uso de la marca (Estados Unidos de América, Reino Unido, Corea del Sur, etc.).

Al respecto, conviene citar lo establecido por el Tribunal Andino en el citado Proceso:

“Para el caso de la Subregión Andina en virtud del sistema atributivo o constitutivo del derecho marcario previsto en el artículo 92 de la Decisión 344, la marca notoriamente conocida debe estar forzosamente registrada, pues a base del registro nace el derecho exclusivo de la marca y el registro con el uso de difusión puede conducir a que una marca se convierta en notoria... En cambio, fuera del Área Andina el usuario extrarregistral de la marca notoria podría con éxito presentar observaciones al registro de otra marca idéntica o parecida a la suya, si su sistema legal contempla el uso como sistema de concesión marcaria”.

d) Uso efectivo de la marca notoria en el mercado nacional o subregional

El artículo 83 inciso d) no define claramente si es necesario el uso de la marca en el país en el que se solicita protección o basta su conocimiento a través de medios como la televisión, revistas o periódicos u otros medios de comunicación modernos (por ejemplo, Internet).

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 20-IP-97 señala que “La legislación comunitaria regida por la Decisión 313 (en los mismos términos por la 344) no exigía que la marca notoria sea usada en un país, aceptando tal categoría cuando la marca es tan solo conocida, y esto en razón de que los adelantos científicos de los medios de comunicación han acelerado vertiginosamente la posibilidad de que los hechos producidos en un país se conozcan y expandan inmediatamente en otro país y en otro continente... Uso y conocimiento de la marca notoria no son requisitos concomitantes o simultáneos exigidos por la Decisión 313”.

Similar interpretación se encuentra en la doctrina: Conforme lo señalan Pachón/Sánchez Ávila, “la disposición comentada no exige que la marca notoriamente conocida se haya usado en el país miembro de que se trate. Basta que ella sea conocida en el Estado en que se solicite el registro; en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad”.

Las anteriores interpretaciones corresponden con el reconocimiento que el desarrollo del comercio internacional, el tráfico internacional de mercancías, el mayor contacto entre comerciantes y empresas de diferentes países, el acceso más fácil a nuevas fuentes de información comercial, el incremento en el número de personas que viajan o que tienen contacto con el extranjero y las técnicas modernas de publicidad y promoción de productos y servicios, han hecho que los signos distintivos de las empresas y sus prestaciones se conozcan no solo en los países en que los productos o servicios se encuentran en el mercado, sino también en otros países de la misma región o de otras partes del mundo.

2.1.2. Circunstancias indicativas de la notoriedad

El legislador andino no se preocupa por identificar los rasgos de la notoriedad. En ausencia de definiciones de un conjunto de criterios orientadores de carácter fundamentalmente cuantitativo que facilitan la aplicación de la norma por parte de las autoridades nacionales y regionales, permitiéndoles determinar cuándo el conocimiento de la marca es suficiente para considerar que ésta es notoriamente conocida. Previamente debe resolverse la cuestión de quiénes deberían tener dicho conocimiento y dónde debería conocerse la marca.

a)      Criterios

Para determinar cuánto conocimiento es necesario para calificar una marca como notoria, el artículo 84 de la Decisión 344 concordado con el artículo 188 del Decreto Legislativo Nº 823 señala los siguientes criterios:

- La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

- La intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

- La antigüedad de la marca y su uso constante;

- El análisis de producción y mercado de los productos que distingue la marca.

Los anteriores criterios están relacionados con la medida en que el público conoce un producto o servicio. Dichos criterios no son necesariamente concurrentes, por lo que –dependiendo del caso en concreto– podría bastar con que el titular de la marca demuestre, a su propia elección, que se cumple con uno o varios de ellos para acreditar que su marca es notoriamente conocida. En adición a estos criterios, la autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas en la notoriedad, inclusive de orden cualitativo, tales como:

- La extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;

- La fuerza distintiva de la marca, según se trate de una marca fuerte o débil;

- La existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado;

- El tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca;

- Los registros efectuados y la protección obtenida en distintivos países; y,

- Los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca.

b) Carga de la prueba

En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. En efecto, “estando la parte interesada en el triunfo de la causa, a ella corresponde la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la convicción del juez en la prestación jurisdiccional”. En ello radica, precisamente, la esencia y el valor de las pruebas aportadas por las partes, esto es, producir certeza en el administrador respecto de la notoriedad alegada.

Para tal efecto, las partes podrán aportar cualquier medio probatorio admitido en el procedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad diversa, resultados de sondeos de opinión entre el público consumidor o en los círculos empresariales, certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promoción de la marca. Aparte de estos medios probatorios tradicionales comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, tales como publicidad relacionada con el intercambio turístico (revistas distribuidas en vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por el titular de la marca en el territorio en que se busca la protección, efectos de publicidad residual (entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario) proyectada de un territorio a otro, difusión internacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenido publicitario, etc.

No obstante, puede suceder excepcionalmente que el extenso grado de conocimiento de la marca entre los consumidores como indicativo de un determinado origen empresarial fluya del propio mercado, produciendo certeza en el juzgador respecto de la notoriedad invocada con absoluta prescindencia de los medios probatorios aportados por las partes.

Al respecto, el Tribunal Andino señala en la sentencia del Proceso N° 5-IP-94 que “... cuando se trata de establecer la calidad de notoria de una marca, al administrador en la vía administrativa o al juez en el proceso contencioso, corresponde apreciar la notoriedad de una marca, bien porque cuando actúa de oficio –como en el caso de rechazarla, o de declarar la nulidad de aquélla– pueda aplicar su propio conocimiento acerca de la notoriedad de la marca...”.

Asimismo, con referencia a la prueba de la marca notoria, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la referida sentencia del Proceso N° 20-IP-97 señala que por la necesidad de probar los antecedentes y motivos para que una marca se haya convertido en notoria, el principio notoria non egent probatione no es aplicable, sin perjuicio de que sí podría serlo por ejemplo en el caso de la marca COCA COLA®, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba.

Por lo anterior, la Sala considera que en estos casos excepcionales, en que la notoriedad de la marca fluya del propio mercado como un hecho evidente –lo cual no debe confundirse con el conocimiento privado de la Administración–, la oficina competente se encuentra en condiciones de pronunciarse declarando la notoriedad invocada, aun cuando las partes no hayan aportado al expediente prueba alguna. En efecto, si bien deben existir pruebas que acrediten la notoriedad de la marca –ya que dicho reconocimiento no puede ser atribuido arbitrariamente por la Autoridad administrativa– ello no significa necesariamente que éstas deban ser aportadas físicamente por la parte interesada, pues en virtud del principio de la comunidad de la prueba, ésta surte efectos con independencia de quien la haya facilitado.

Frente a ello, la Autoridad administrativa deberá decidir por mandato legal, incluso de oficio, cuando sea de su competencia hacerlo, sobre el rechazo del registro no solo de marcas que puedan crear confusión con otras notoriamente conocidas, sino también de aquellas que puedan generar un debilitamiento de la fuerza distintiva o aprovechamiento de la reputación de las marcas notorias. Esta participación activa de la administración en la determinación del carácter notorio de la marca, garantiza la protección del signo en beneficio no solo de su titular, sino del público consumidor en general.

La protección de la marca notoria se concede, de un lado, por cuanto la Administración reconoce a su titular prerrogativas especiales –premiando su esfuerzo orientado a alcanzar y mantener el posicionamiento de su marca en el mercado– frente a competidores que desean obtener una ventaja económica explotando la reputación ganada, induciendo a confusión al público consumidor o diluyendo la fuerza distintiva de la misma.

De otro lado, el interés del consumidor exige la debida diferenciación entre los competidores y la posibilidad de identificar sin lugar a confusión los productos que ha probado y con los cuales ha quedado satisfecho. En tal sentido, si se condicionara la notoriedad de una marca tan solo a los medios probatorios efectivamente aportados por las partes, podría otorgarse el registro de un signo que pudiera inducir a confusión a los consumidores, con lo que se les privaría de su derecho a elegir libremente entre los productos y servicios del mercado en función de su origen empresarial, además del hecho de verse expuestos a adquirir un producto o contratar un servicio que no posea la calidad o alguna otra característica esperada.

Así lo entiende el Tribunal Andino, al señalar que “...la naturaleza de protección que la ley otorga a la marca notoriamente conocida es en beneficio no solo de su titular que goza de un derecho individual, sino del consumidor cuya protección va en interés general de la comunidad; respecto de los particulares, son las partes que se disputan la existencia de un derecho individual sobre la marca notoria, quienes pueden y deben aportar las pruebas necesarias para determinar este hecho. En cuanto al interés general, es al juez o al funcionario administrativo competente (oficina nacional competente) a quien corresponde la apreciación de las circunstancias de notoriedad, pues es él quien debe decidir, incluso de oficio, sobre el rechazo del registro de una marca que pueda crear confusión con otra considerada como notoriamente conocida”.

En consecuencia, en estos casos excepcionales, la Autoridad administrativa está premunida de la capacidad para realizar una evaluación con respecto al desarrollo de la marca en el mercado a fin de determinar si la misma reúne la condición de una marca notoria. Al respecto, el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 807 –Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI– establece que la Autoridad administrativa goza de las facultades necesarias para desarrollar investigaciones relacionadas con los temas de su competencia. Además el artículo 33 del Decreto Supremo N° 025-93-ITINCI –concordado con el artículo 47 del Decreto Legislativo Nº 807– faculta a la Sala para solicitar los informes y dictámenes y en general todos aquellos elementos de juicio que se requieran para la mejor resolución del caso.

2.1.3. Contenido de la protección

a) Si la marca es notoriamente conocida en el sector pertinente del público del país o la subregión y pertenece a un tercero, esto es, si se han configurado los supuestos de hecho relevantes antes señalados, se procederá–de acuerdo al artículo 83 inciso d) de la Decisión 344, artículo 130 inciso d) del Decreto Legislativo Nº 823– a denegar el registro del signo solicitado, siempre que éste constituya la reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de la marca notoriamente conocida. Es de precisar que la protección no solo se extiende a conflictos con otras marcas –incluidos símbolos, emblemas o logotipos– sino también a los que tienen lugar con nombres y lemas comerciales.

Si bien es cierto que expresiones tales como reproducción, imitación y transcripción son empleadas algunas veces en el lenguaje cotidiano como sinónimos, la Sala conviene en precisar que dichos términos también son utilizados en contextos distintos para resaltar un aspecto instrumental o material diferente. Al respecto, cabe precisar el significado conceptual de cada uno de estos términos:

- Se entiende por reproducción a la cosa que reproduce o copia un original, copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos. En consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de procedimientos manuales o mecánicos, tales como el calco, la fotocopia o el scanner, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo. En tal sentido, se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marca notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta.

- Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto. Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.

- Se entiende por traducción, la acción o efecto de expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se da a un texto. Se considerará que un signo es la traducción de una marca notoriamente conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, como sería el caso de pretender registrar la marca DÍAS FELICES existiendo una marca notoria HAPPY DAYS O MEMOIRS si existe MEMORIAS.

Cabe precisar que la traducción se aplica en el caso de las marcas notorias denominativas o donde el elemento denominativo es preponderante.

- Se entiende por transcripción copiar en una parte lo escrito en otra, o escribir en un sistema de caracteres lo que está escrito en otro. Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida. Por otro lado, existirá transcripción total cuando el signo solicitado constituya la marca notoria escrita en caracteres alfabéticos distintos. Un ejemplo de ello sería la transcripción a nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida consignada en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o cirílicos. También cuando se reproduzcan parcialmente elementos figurativos de una marca y se omitan las expresiones denominativas.

b) El registro se solicita para distinguir productos o servicios idénticos, similares o distintos a los que distingue la marca notoriamente conocida.

La protección que otorga este inciso a las marcas notoriamente conocidas comprende la prohibición del registro de signos que cumplan con los supuestos anteriores con independencia de los productos o servicios que se pretende distinguir, ya sean idénticos, similares o distintos a aquellos que distingue la marca notoriamente conocida.

En tal sentido, para que surta efectos la prohibición establecida en el artículo 83 inciso d) de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 inciso d) del Decreto Legislativo Nº 823, no se requiere que exista identidad o similitud a nivel de los productos o servicios, sino que bastará con que el signo solicitado sea la reproducción, imitación, traducción o transcripción parcial o total (aun cuando los productos o servicios sean totalmente disímiles) de una marca notoriamente conocida para que no pueda acceder al registro.

La protección prevista es muy amplia, lo que obliga a ser extremadamente riguroso en otorgar este reconocimiento. Solo marcas que cumplan estrictamente con las condiciones de protección establecidas en el punto 2.1.3. merecen la protección prevista.

Si bien de acuerdo a lo descrito en el punto 2.1.3.a),  no solo signos idénticos a la marca notoriamente conocida deben ser prohibidos al registro, en la medida que en este caso la protección va más allá del principio de especialidad, es recomendable en aras de los intereses de terceros, no extender la prohibición al registro a signos meramente similares con la marca notoriamente conocida.

2.1.4. Aplicación al caso concreto

- En el caso concreto, la Sala ha tenido en consideración los siguientes medios probatorios presentados con el objeto de acreditar la notoriedad de la marca DIOR:

- Fotocopias de facturas emitidas por Christian Dior Couture a favor de la empresa Pyramis Confección de Ropa S.A. domiciliada en Venezuela, en la que se consigna la venta de una serie de artículos de vestir (fs. 55 a 60).

- Copia de un catálogo publicitario en el que aparece escrita en carácter resaltado la denominación DIOR (fs. 61 a 65; 67 a 71).

- Relación de tiendas Christian Dior ubicadas en diversas partes del mundo como Europa, Medio Oriente, Asia Pacífico, Estados Unidos de América, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú (fs. 66).

- Copias de facturas extendidas por Chirstian Dior Couture a favor de las tiendas de venta de artículos de vestir ubicadas en Londres y Hong Kong (fs. 72 a 81).

- Copia de publicidad y artículos diversos aparecidos en las revistas Soprattutto, Hola, Elle, Lifestyle, South China Morning Post, Affaires, Womens Wear Daily, Magazine International D Art, The Toronto Star, Votre Beaute, Vogue, la Revista, Contents, entre otras, en las que se alude a la marca DIOR (fs. 82 a 167).

a) Conocimiento de la marca DIOR en los sectores interesados

Conforme se ha podido apreciar de los documentos adjuntados, los productos identificados con la marca DIOR son adquiridos en gran parte del mundo, entre los que se encuentra el mercado latinoamericano y el Perú específicamente.

Asimismo, de las averiguaciones realizadas por la Sala, en la actualidad los productos identificados con la marca DIOR son comercializados especialmente en el mercado de Lima, en tiendas por departamentos o en locales ubicados en centros comerciales, siendo su presencia importante, pese a estar dirigidos a un sector socioeconómico alto.

Al respecto, debe tenerse en consideración que el mercado de Lima constituye un fuerte indicativo del nivel de presencia de los productos identificados con la marca DIOR, toda vez que representa un mercado en donde se encuentra el mayor volumen de cantidad ofertada y demandada en relación a las demás zonas del país y porque, además de dicho mercado, son distribuidos en la generalidad de los casos los productos a los demás mercados del país.

b) Extensión territorial del conocimiento de la marca

Conforme se ha señalado en el punto 2.1.1. b), para que una marca sea considerada notoria se requiere que sea conocida dentro del ámbito nacional o subregional.

Dado que los productos que distingue la marca DIOR constituyen prendas de vestir, es de esperar que los canales de distribución y comercialización sean amplios, abarcando no solo el mercado de mayor relevancia (Lima), sino también su extensión a otras zonas del país.

c) Titularidad sobre la marca

Conforme consta del informe de antecedentes, Christian Dior Couture es la legítima titular de la marca DIOR, al tenerla debidamente registrada en el Perú.

d) Pertenencia a un tercero

En el presente caso, el signo en conflicto ha sido solicitado por un tercero, esto es, por Distribuidora Ortíz S.A., persona distinta a Christian Dior Couture, legítima titular de la marca DIOR.

e) Uso efectivo de la marca en el mercado nacional o subregional

Conforme se ha mencionado en el punto 2.1.1. literal a), para que un signo merezca protección y goce de la calidad de notoriamente conocido al amparo de lo dispuesto en el artículo 83 inciso d) de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 inciso d) del Decreto Legislativo N° 823, se requiere que los productos o servicios que distinga alcancen un porcentaje de conocimiento mayor al 60% entre el público consumidor relevante.

El porcentaje antes mencionado no debe ser aplicado en forma absoluta y general. Para ello debe considerarse la naturaleza del producto o servicio, si es de consumo masivo o selectivo, los canales de comercialización y distribución, el mayor o menor grado de demanda que soporta, el tipo de necesidad que satisface, su fungibilidad o no cuando se trata de productos, entre otros factores que pueden llegar a establecer que determinado producto o servicio deba reunir un porcentaje mayor de conocimiento para merecer a su vez una mayor protección.

En el caso concreto, evaluadas las pruebas pertinentes y el mercado relevante, la Sala no considera que el nivel de conocimiento de la marca DIOR alcance un porcentaje superior al 60%, toda vez que los productos que con dicha marca se distinguen son orientados a un público consumidor exclusivo que ostenta un elevado poder adquisitivo y que está dispuesta a pagar un mayor precio frente a la gran variedad de prendas de vestir que son ofertadas en el mercado. Por ello, es de esperar que en el mercado de ropa de vestir, la marca DIOR sea conocida a partir de un cierto nivel socioeconómico de la población, pero no por la generalidad del público consumidor de prendas de vestir.

En virtud de lo expuesto, el nivel de conocimiento alcanzado no es suficiente para lograr que la marca DIOR goce de la protección que confieren los artículos 83 inciso d) de la Decisión 344, y 130 inciso d) del Decreto Legislativo
N° 823.

Habiéndose determinado que la mencionada marca de Christian Dior Couture no goza de la calidad de notoriamente conocida para merecer la protección conferida en el artículo 83 inciso d) de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 inciso d) del Decreto Legislativo N° 823, carece de objeto analizar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción o transcripción parcial o total de dicha marca.

2.1.5. Conclusión

En virtud a lo expuesto, la Sala concluye que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 83 inciso d) de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 inciso d) del Decreto Legislativo Nº 823.

2.2. Artículo 83 inciso e) de la Decisión 344-Artículo 130 inciso e) del Decreto Legislativo Nº 823

Se establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.

Para que esta prohibición surta efectos es necesario que concurran los siguientes supuestos:

2.2.1. Que un tercero solicite el registro de un signo similar al grado de producir confusión con la marca notoriamente conocida

A diferencia del inciso anterior, el inciso
e) del artículo 83 de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 inciso e) Decreto Legislativo Nº 823 establece expresamente que los signos deben ser similares hasta el punto de producir confusión.

2.2.2. Independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro

Si bien se señala que el signo solicitado debe ser similar a la marca notoria independientemente de la clase que se trate, ello debe analizarse conjuntamente con la expresión “sean similares hasta el punto de producir confusión”, de lo cual se concluye que esta prohibición queda supeditada a que el signo se solicite para distinguir productos o servicios idénticos o semejantes (es decir, diferentes pero relacionados, sin importar si pertenecen a una misma clase de la Nomenclatura Oficial) a los que distingue la marca notoria.

2.2.3. Diferencias entre el inciso d) y el inciso e) del artículo 83 de la Decisión 344 (concordado con el artículo 130 incisos d) y e) del Decreto Legislativo Nº 823)

En la medida en que el alcance de la prohibición al registro en el caso del inciso e) es más restrictivo que en el supuesto del inciso d) y no siendo razonable suponer que los legisladores andino y nacional quisieron regular el mismo supuesto en dos incisos diferentes –al prohibir el inciso d) el registro de la marca notoriamente conocida para todos los productos o servicios de la Nomenclatura Oficial, también prohíbe su registro respecto de aquellos signos que le generen un riesgo de confusión, supuesto previsto en el inciso e)–, la Sala es de la opinión de que en el presente caso el presupuesto y el contenido de la protección son diferentes.

Así, conforme se ha determinado en el punto 2.1.3. en el artículo 83 inciso d) de la Decisión 344 (artículo 130 inciso d) del Decreto Legislativo Nº 823) queda claro que se otorga una defensa amplia de la marca notoriamente conocida, que no solo se extiende a los conflictos con otras marcas –incluidos símbolos, emblemas o logotipos– sino también a los que tienen lugar con nombres y lemas comerciales. Por su parte, el inciso e) protege exclusivamente a la marca notoriamente conocida frente al registro de signos que sean confundibles.

Cabe entonces determinar si las condiciones de la protección reguladas en el inciso d)
(ver punto 2.1.1.) y que no figuran en el inciso e) son aplicables por analogía. Al respecto, la Sala estima que siendo el contenido de la protección en cada caso distinto, deben correspondientemente exigirse condiciones diferentes para acceder a su protección.

En consecuencia, al emplear el legislador andino y nacional en el inciso d) del artículo 83 de la Decisión 344 (concordado con el artículo 130 inciso d) del Decreto Legislativo Nº 823), el concepto de signo distintivo notoriamente conocido o marca notoriamente conocida probablemente no solo quiso extender el campo de protección a otro tipo de signos (nombre comercial, lema comercial) sino, por el diferente alcance que tiene la protección en uno y otro caso, regular una marca notoriamente conocida diferente de la “marca notoriamente conocida” del inciso e) del artículo 83 de la Decisión 344 (concordado con el artículo 130 inciso e) del Decreto Legislativo Nº 823).

La Sala es de la opinión que a diferencia de la legislación de otros países que distinguen entre marca notoria, marca de alto renombre y marca renombrada, como diferentes categorías de marcas que por su alto grado de implantación en el mercado merecen una protección especial, que va más allá del principio de registrabilidad y de especialidad, variando esta protección según el tipo de marca de que se trate, los legisladores andino y nacional prefirieron utilizar una categoría única (marca notoriamente conocida) señalando condiciones diferentes para acceder a los mecanismos de protección previstos en el artículo 83 incisos d) y e) de la Decisión 344 (artículo 130 incisos d) y e) del Decreto Legislativo Nº 823). Ello equivale a decir que a pesar de utilizar un único término, al regular un alcance diferente en la protección en realidad se está hablando de “marcas notoriamente conocidas” diferentes.

Esta interpretación hace también más coherente la regulación de la marca notoriamente conocida en el sistema de marcas peruano. En efecto, de esta forma la protección de la marca notoria en la fase de registro se proyecta coherentemente sobre el alcance del ius prohibendi que se confiere al titular de la marca (facultades del titular para prohibir que los terceros usen la marca en el tráfico mercantil: artículo 104 inciso d) de la Decisión 344 concordado con el artículo 187 del Decreto Legislativo Nº 823). En estas últimas normas se utiliza un concepto único (marca notoriamente conocida), siendo el fundamento de la protección plural.

2.2.4. Excursus: artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París (CUP)

A fin de proteger a las marcas no registradas en el ámbito internacional, en la Revisión del Convenio de París de La Haya se introdujo el artículo 6 bis .

El artículo 6 bis CUP busca proteger a los beneficiarios del Convenio frente al riesgo que les amenaza en aquellos Estados cuyos ordenamientos (como el peruano: artículo 102 de la Decisión 344, artículo 162 del Decreto Legislativo Nº 823) adoptan el principio de inscripción registral en cuanto al nacimiento del derecho de marca. De acuerdo con el texto del artículo 6 bis , el uso o el registro de una marca que pueda resultar confundible con una marca notoriamente conocida debe ser prohibido por las autoridades del país miembro de la Unión, ya sea de oficio o instancia de parte, aun cuando la marca notoriamente conocida no haya accedido al registro.

El artículo 6 bis CUP se refiere únicamente a las marcas de fábrica y de comercio y no a las marcas de servicios. Por lo tanto, los Estados miembros no están obligados a otorgar una protección a las marcas de servicio, pero tienen libertad de hacerlo, sin que resulte necesario conocer en estos casos si el titular de la marca puede beneficiarse del Convenio.

Una materia controvertida es si de acuerdo con el artículo 6 bis CUP, la marca deberá ser notoriamente conocida entre el público en general o si por el contrario basta que sea conocida entre el círculo de consumidores de los productos idénticos o similares. La norma no contiene ninguna indicación al respecto, señalando solo que la notoriedad debe determinarse en el país en que se desee la protección. Al no haber precisión al respecto, es posible interpretar el texto estrictamente, al grado de tomar como referencia la totalidad del público o de los consumidores de un país.

La respuesta que la doctrina y jurisprudencia han dado a este punto se encuentra dividida. Así, parte de ella entiende que la notoriedad debe prosperar en los consumidores o el público concernido por los productos o servicios distinguidos por la marca. Sin embargo, cabe precisar que tal calificación no emana de la normativa internacional.

El artículo 6 bis CUP exige que se dé protección a las marcas que sean notorias en el país en el cual se reclama la protección. Los Estados miembros están en libertad de proteger a las marcas que fuesen notoriamente conocidas en ámbitos distintos del estrictamente nacional.

Para gran parte de la doctrina y jurisprudencia de derecho comparado el conocimiento notorio que fundamenta la protección debe tener lugar en el país en que ésta se invoque; la notoriedad del signo en el país de origen o en otros Estados no resulta suficiente.

El artículo 6 bis CUP no precisa la manera como la marca puede o debe hacerse conocida en el país en el cual se está solicitando la protección. Ello ha generado que no exista unanimidad sobre la necesidad de una efectiva utilización de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección o si por el contrario es suficiente que sea conocida en ese país, por medio de la publicidad u otro medio, al margen de su efectiva utilización. En la Conferencia de Revisión de Lisboa se pretendió aclarar el precepto en ese último sentido, pero la iniciativa no llegó a prosperar por expresa oposición de Australia y Brasil.

En la medida en que el objeto del artículo 6 bis CUP es proteger a marcas notorias o notoriamente conocidas no registradas de la usurpación por parte de terceros en países donde el registro es constitutivo de derechos, la protección prevista está limitada para los casos donde se produzca confusión entre los productos en cuestión, no se contempla el uso o registro no autorizado para productos completamente diferentes.

Las consecuencias jurídicas del supuesto tipificado en el artículo 6 bis CUP estriban en la atribución al titular de la marca notoria de tres facultades. En primer término, la potestad de dirigirse al órgano administrativo competente del país para que rechace el registro de la marca que constituye una reproducción, imitación o traducción de la marca notoria. En segundo lugar, el titular legítimo está facultado para solicitar la nulidad del registro de la marca idéntica o semejante a la marca notoriamente conocida, acción que se sujeta al plazo y modo señalado por cada país. Sin embargo, el titular legítimo debe disponer de un plazo de cinco años por lo menos durante el cual puede pedir la anulación del registro. Finalmente, el titular tiene derecho de ejercitar las acciones pertinentes para que se prohíba el uso de una marca confundible con la marca notoriamente conocida. Los Estados miembros tienen libertad de establecer un período dentro del cual se habrá de solicitar la prohibición del uso de la marca en conflicto. No se indica en este caso un plazo mínimo. Para marcas notorias registradas o usadas de mala fe, no existe plazo alguno para entablar las correspondientes acciones.

El artículo 6 bis CUP tuvo mucha importancia en la época de su redacción, sin embargo, hoy constituye una norma de relieve menor, por haber sido incorporada la protección que establece en la mayoría de las legislaciones nacionales de los países unionistas. Su incorporación a nivel nacional es importante por el diferente ámbito de aplicación de las normas unionistas: el artículo 6 bis CUP constituye un derecho especialmente reconocido (solo) en favor de los súbditos unionistas extranjeros; nacionales que sean titulares de una marca notoriamente conocida no registrada no podrán en base al artículo 6 bis oponerse al registro de un signo confundible con el suyo (aunque en opinión de la Sala sí podrían en base al artículo 113 inciso a) concordado con el artículo 83 incisos d) y e) de la Decisión 344, artículo 181 inciso a) concordado con el artículo 130 incisos d) y e) del Decreto Legislativo Nº 823, solicitar la nulidad del registro de la marca confundible con la notoriamente conocida).

Hechas estas precisiones sobre el artículo 6 bis CUP, es necesario analizar las condiciones que debe reunir la marca notoriamente conocida para acceder a la protección prevista en el artículo 83 inciso e) de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 inciso e) del Decreto Legislativo Nº 823.

2.2.5. Condiciones de la protección

a)     Ámbito personal de la notoriedad

En la medida en que el alcance de la prohibición que brinda el inciso e) es menor que el del inciso d) del artículo 83 de la Decisión 344 (artículo 130, incisos e) y d) del Decreto Legislativo Nº 823 respectivamente), no resulta razonable exigir que un sector mayor que aquél conozca a la marca para ser calificada como notoriamente conocida. En tal sentido y al no contener el inciso e) ninguna precisión al respecto, la Sala entiende que la marca en este caso deberá ser conocida entre el sector pertinente del público, que a estos efectos son los consumidores o usuarios de los productos o servicios en cuestión.

b)      Ámbito territorial de la notoriedad

Si el contenido de la protección en el supuesto del inciso en cuestión es el riesgo de confusión; resulta razonable requerir que la marca sea notoriamente conocida en el país. De otra forma, no es posible pensar que la usurpación de la marca notoria por parte de un tercero para productos o servicios idénticos o semejantes pueda originar confusión en el mercado nacional.

Adicionalmente, parece justo en este caso sustituir la falta del requisito formal del registro con un requisito equivalente a aquél (notoriedad de la marca en el sector relevante del público del país), que satisfaga los intereses que subyacen al registro: publicidad y seguridad jurídica.

Sin embargo, a efectos de que la norma en cuestión tenga una verdadera eficacia, la Sala es de la opinión que la protección prevista debe extenderse también a aquellos casos en que la marca si bien en el país aún no tiene fuerte implantación en el mercado, es conocida en el comercio internacional. En estos casos, para combatir posibles usurpaciones por parte de terceros, es conveniente conceder la protección del artículo 83 inciso e) de la Decisión 344 (artículo 130 inciso e) del Decreto Legislativo Nº 823) también a aquellos signos que a nivel internacional son conocidos y donde existan claros indicios de que el titular original va a extender sus actividades comerciales a dicho país.

c)      Uso efectivo

Las necesidades de protección que impone la realidad económica obligan aquí, al igual que lo estipulado en el punto 2.1.1. d) en relación al artículo 83 inciso d) de la Decisión 344 (artículo 130 inciso d) del Decreto Legislativo Nº 823), a que sea suficiente que exista un conocimiento de la marca notoria por medio de la publicidad u otro medio, al margen de su efectiva utilización en el país.

d)      Prohibición de registro por un tercero

En la medida en que en el inciso e) no se señala que la marca pertenezca a un tercero, como sí lo hace el inciso d) debe entenderse al igual que sucede con el artículo 6 bis del Convenio de París, que bajo este supuesto no será preciso que ello ocurra. Caso contrario, nuestros nacionales estarían en una situación de desventaja frente a los titulares extranjeros. Con esta interpretación dada por la Sala los nacionales equiparan sus derechos con los de los extranjeros y se evita así toda discriminación de los ciudadanos nacionales respecto de los pertenecientes a los demás de la Unión de París.

2.2.6. Alcance de la protección

Si como se ha señalado en la presente resolución, todas las marcas (independientemente de su grado de implantación en el tráfico mercantil) merecen ser protegidas contra el riesgo de confusión, resulta entonces pertinente la pregunta ¿cuál es la protección especial que merece la marca notoriamente conocida del artículo 83 inciso e) de la Decisión 344 (artículo 130 inciso e) del Decreto Legislativo Nº 823)?

Además del hecho de que en el presente caso la marca notoriamente conocida no necesita estar registrada para obtener una protección (excepción al principio de registrabilidad), cabe destacar que la notoriedad del signo incide en el contenido del derecho sobre la marca. A medida que la marca de un empresario se difunde y consolida en el mercado, debe fortalecerse y ampliarse correlativamente el derecho subjetivo sobre la correspondiente marca, ya que cuanto mayor es la notoriedad, mayor es el riesgo de que el consumidor asocie dicha marca con otras. Ello tiene dos implicancias: que es necesaria una protección más enérgica de la marca notoria frente al riesgo de confusión de signos similares y que la notoriedad de la marca debe ser un factor a tomarse en cuenta al momento de determinar si existe o no semejanza entre los productos o servicios de otras marcas de probable confusión.

Es por ello que al momento de determinar la existencia del riesgo de confusión entre un signo y una marca notoriamente conocida, la Administración deberá realizar un análisis más riguroso y estricto, ya que una similitud o semejanza superficial o imperceptible entre los signos puede ocasionar que un tercero se aproveche del prestigio de la marca notoria, lo cual en definitiva perjudicaría al consumidor.

Lo anterior sin embargo no significa que la protección ampliada prevista para las marcas notorias prescinda de los derechos de terceros.

2.2.7. Aplicación al caso concreto

En el caso concreto, conforme se ha mencionado en el punto 2.1.4. inciso a), la marca DIOR goza de un nivel importante de reconocimiento en el mercado de los productos que distingue.

Lo expuesto ha sido corroborado por la Sala en las investigaciones realizadas en tiendas específicas y en centros comerciales donde se expenden los productos en cuestión, habiéndose llegado a determinar la importante presencia de los productos distinguidos por la marca DIOR dentro del sector pertinente.

Como se ha establecido en el punto 2.2.3. de la presente resolución, en la medida en que la pretensión otorgada por el artículo 83 inciso d) de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 inciso d) del Decreto Legislativo Nº 823 es sumamente amplia, el Tribunal Andino ha considerado que para que una marca sea considerada como notoria conforme a este inciso, debe ser conocida por lo menos por el 60% del sector interesado, variando este porcentaje según el tipo de producto de que se trate. En el caso del artículo 83 inciso e) de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 inciso e) del Decreto Legislativo Nº 823 en la medida en que la protección no va más allá de los productos o servicios idénticos o similares, resulta razonable que el porcentaje de conocimiento de la marca sea correspondientemente menor.

En virtud de lo expuesto, la Sala considera que el nivel de conocimiento que ostenta la marca DIOR en el mercado la hace merecedora de la protección conferida en el artículo 83 inciso e) de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 inciso e) del Decreto Legislativo N° 823. Por ello, corresponde otorgarle una protección más enérgica, razón por la cual corresponde realizar un examen comparativo más riguroso. Sin embargo –como se ha mencionado–, esta protección no puede desconocer por completo derechos anteriores de terceros.

2.2.7.1. Determinación del riesgo de                   confusión

En general, la confusión de signos semejantes es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva, entre los productos o servicios a distinguir.

En el presente caso, los productos que distinguen los signos en cuestión son idénticos, puesto que el producto vestidos que distingue la marca registrada se encuentra comprendido dentro del género prendas de vestir que pretende distinguir el signo solicitado. Dado que la identidad de los productos incrementa por lo general el riesgo de confusión, el examen comparativo entre los signos deberá ser más riguroso.

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo Nº 823. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos deben considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Las diferencias solo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios. Al respecto, es preciso señalar que tratándose de signos que están referidos a distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, debe tenerse en consideración que el público los examina antes de adquirirlos. Si bien es cierto que el grado de atención del público varía según el tipo de ropa, siempre presta una particular atención al momento de seleccionar sus prendas de vestir, orientándose para la identificación de los productos a través de las etiquetas e impresiones que están cosidas o adheridas a las prendas. En estos casos es relevante el aspecto gráfico de los signos.

La impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

Previamente al examen comparativo, cabe señalar que el hecho de que un signo comprenda a otro, no determina necesariamente que ambos sean confundibles entre sí. Esta circunstancia resulta irrelevante para el examen, ya que lo que importa es determinar si, considerando los signos en su integridad, éstos producen confusión en su impresión en conjunto. Por lo general ésta se produce si el signo que se encuentra contenido no pierde su individualidad dentro del nuevo signo o si los elementos adicionales que presenta este último respecto al otro son irregistrables (por genérico o descriptivos).

Analizada la expresión DIORSA CHAUSET # 1 que constituye el signo solicitado y la marca notoriamente conocida y registrada en el Perú DIOR, se aprecia, desde el punto de vista gráfico, que si bien la marca registrada está incluida en el signo solicitado, la extensión del signo solicitado y la presencia de elementos adicionales (como son el término CHAUSET y la referencia al número “1”) determinan que su impresión e impacto visual de conjunto sean distintos.

Desde el punto de vista fonético, la extensión del signo solicitado y la distinta secuencia y distribución de las consonantes y vocales que los conforman determinan que su pronunciación y apreciación auditiva sean distintas, no siendo suficiente para concluir que exista confusión la inclusión de la marca registrada en el primer término que constituye el signo solicitado.

Desde el punto de vista conceptual, contrariamente a lo manifestado por la apelante, el signo solicitado va a ser percibido como una expresión forjada o de fantasía o probablemente como una denominación proveniente de algún idioma extranjero cuyo significado se desconoce, esto es, carente de contenido conceptual. Asimismo, en relación a la marca DIOR, ésta va a ser apreciada como un signo forjado o de fantasía, sin dejar de reconocer que para algún sector del público consumidor puede evocar el nombre del conocido y prestigioso diseñador de prendas de vestir.

Finalmente, la Sala conviene en señalar –en relación al argumento expresado por la apelante en el sentido de que la palabra DIOR es el apellido de un famoso diseñador de modas (Christian Dior) y parte relevante de su razón social y que por ello no puede ser incluido como parte integrante de marcas de terceros, sin la autorización del respectivo diseñador– que la inclusión del término DIOR en el signo solicitado no va a ser asociado con el Sr. Christian Dior, en la medida en que, apreciado en su conjunto, su incorporación en el signo solicitado ha hecho que pierda su individualidad.

En tal sentido, aun cuando en este caso se ha realizado un examen comparativo más riguroso por tratarse de una marca notoriamente conocida, la Sala considera que si bien algunos de los productos en cuestión son iguales, la no semejanza entre los signos en cuestión determina que no exista riesgo de inducirse a confusión al público consumidor.

2.2.8. Conclusión

En virtud de lo expuesto, si bien se ha acreditado que la marca DIOR es notoriamente conocida, la Sala concluye en que el signo solicitado no se encuentra comprendido en la prohibición establecida en el artículo 83 inciso e) de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 inciso e) del Decreto Legislativo Nº 823, razón por la cual corresponde acceder a su registro.

IV.     RESOLUCIÓN DE LA SALA

Por las razones expuestas, CONFIRMAR la Resolución Nº 7928-1998/OSD-INDECOPI de fecha 3 de julio de 1998, y en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto DIORSA CHAUSET # 1 solicitado por Distribuidora Ortíz S.A. para distinguir medias, ropa interior y prendas de vestir en general de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

CON LA INTERVENCIÓN DE LOS VOCALES: ANA MARÍA PACÓN LUNG, ISAÍAS FLIT STERN y HUGO EYZAGUIRRE DEL SANTE.