La declaración de nulidad de una patente de modelo de utilidad determina, con efectos retroactivos, que ni ésta ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de una patente de modelo de utilidad determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad de la misma se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la patente. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un título otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión.
| JurisprudenciaPROPIEDAD INDUSTRIALMODELO DE UTILIDADVERVER2003 |
RESOLUCIÓN N° 0509-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N°
1252-2000/OIN
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
ACCIONANTE : COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A.
EMPLAZADA : RITA VILLENA SARMIENTO
Nulidad de modelo de utilidad – Falta de novedad – Nivel inventivo de los modelos de utilidad
Lima, tres de junio de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 23 de noviembre del 2000, Colgate Palmolive Perú S.A. (Perú) solicitó la nulidad de la patente de modelo de utilidad denominada CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DENTÍFRICO FLUORADO, inscrita mediante Título N° 000104 a favor de Rita Villena Sarmiento. Señaló lo siguiente: -El mencionado modelo de utilidad carece de los requisitos señalados por ley, tales como: novedad y nivel inventivo.
- Respecto de la falta de novedad: La propia emplazada - en el punto 3 de la memoria descriptiva de su solicitud de modelo de utilidad – reconoció que existen en el mercado internacional cepillos dentales con demarcaciones coloreadas; y que, sin embargo, dichas demarcaciones tienen un sentido comercial estético u ornamental, más no una utilidad clínica, que es a la que está dirigida su modelo de utilidad.
- Dicha solicitud fue observada por el examinador de patente, quien señaló que había encontrado por lo menos tres modelos de utilidad con tales características, precisando que el hecho que un cepillo presente parte de sus cerdas coloreadas en un tono diferente no constituye en sí mismo ninguna novedad; por esta razón, rechazó las reivindicaciones R3, R4, R5, R6 y R7 y pidió que se modifiquen las reivindicaciones R1 y R2, señalando como modelo de utilidad a consignarse el siguiente: “un cepillo dental del tipo que tiene una porción de cerdas coloreadas caracterizado porque presenta en el dorso de la cabeza una depresión o cavidad que tiene dos flechas en alto relieve que apuntan hacia los extremos laterales de dicha cabeza” .
- En base a ello, mediante Resolución N° 000291-1999/OIN, se otorgó la patente del mencionado modelo de utilidad, aprobándose las siguientes reivindicaciones:
1. Cepillo dental infantil con demarcación para colocación de dentífrico fluorado, del tipo que tiene una porción de cerdas coloreadas, caracterizado porque presenta en el dorso de la cabeza una depresión o cavidad en sentido transversal y en la frontal un conjunto de penachos coloreados en sentido transversal.
2. Cepillo dental infantil de acuerdo con la reivindicación R1, caracterizado porque la depresión o cavidad está ubicada en el tercio medio superior, donde presenta flechas de forma triangular fácilmente detectables al tacto, situadas en dirección transversal que apuntan hacia los costados.
3. Cepillo dental infantil de acuerdo con la reivindicación R1, caracterizado porque la frontal del cepillo presenta un conjunto de penachos coloreados, ubicados en el tercio medio o superior, con una sección transversal que varía entre 0,5 cm2 a 0,8 cm2.
- Respecto de la falta de nivel inventivo: Resulta evidente que la sola presentación de cerdas coloreadas conteniendo en la parte posterior de la cabeza del cepillo una depresión que presenta flechas en dirección transversal no constituye invento alguno, pues no soluciona ningún problema ni permite un mejor o diferente funcionamiento del cepillo de dientes para niños. Esto se evidencia en la Resolución N° 000291-1999/OIN-INDECOPI – mediante la cual se otorgó la patente del cuestionado modelo de utilidad – donde no se consigna ninguna utilidad, ni mejor funcionamiento que justifique la concesión del modelo de utilidad. Además, no se puede pensar que un cepillo, por presentar cerdas coloreadas de modo diferente al resto, va a llevar a que los niños utilicen la cantidad adecuada de pasta dentífrica.
- La patente otorgada podría ser considerada como un diseño industrial, por cuanto constituye sólo una forma tridimensional de carácter ornamental, pero no como un modelo de utilidad, ya que, a pesar de que la emplazada manifestó que dicho modelo soluciona un problema con relación al cepillado de los niños, las tres reivindicaciones que han sido otorgadas por la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, sólo describen la forma tridimensional de un objeto ya conocido, un cepillo de dientes, pero esta forma tridimensional no constituye ninguna ventaja técnica.
Fundamentó su acción en los artículos 86, 97 y 99 del Decreto Legislativo 823.
Con fecha 27 de diciembre del 2000, Rita Villena Sarmiento absolvió el traslado de la acción de nulidad. Manifestó lo siguiente:
- La accionante, una vez más, pretende la suspensión del procedimiento de infracción del modelo de utilidad CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DENTÍFRICO FLUORADO, iniciado por su parte. Asimismo, la accionante ha indicado maliciosamente que se le notifique en un domicilio anterior, con la única intención de que transcurra el plazo sin que su parte pueda contestar la acción, hecho que impediría el ejercicio de su derecho de defensa y al debido proceso. Precisó que la accionante conoce su actual domicilio procesal, ya que le cursó una carta con fecha 3 de octubre del 2000, para que se desista de apelar en el procedimiento N° 000701-99/OIN – referente a la acción que le inició por infracción de modelo de utilidad - a cambio de que su empresa se desista de la presente acción.
- La solicitud de modelo de utilidad en cuestión no fue observada por ningún tercero y fue concedida aprobándose tres reivindicaciones. Si bien durante el transcurso de la solicitud el examinador efectuó algunas observaciones, lo solicitado era algo “novedoso”, ya que difería de todo aquello pre-existente; en caso contrario, no se le hubiese otorgado modelo de utilidad alguno.
- El modelo de utilidad otorgado incorpora ventajas que los demás cepillos no tenían, ya que al concedérsele la patente, se han verificado los supuestos de hecho a que hace referencia la ley a fin de considerar la utilidad o mejor funcionamiento de un modelo de utilidad.
- Ha realizado estudios con el propósito de reducir la excesiva ingestión de dentífrico fluorado, desarrollando una técnica llamada “Técnica Transversal para la colocación de dentífrico fluorado: Una alternativa para niños en edad pre-escolar”. Dicha técnica indica la colocación del dentífrico en sentido transversal a las cerdas del cepillo formando un ángulo de 90°; así, se obtiene como máximo 0.40 g. de dentífrico, dosis que se considera ideal en términos preventivos de caries y sin riesgos para la aparición de fluorosis en caso de ingestión por los niños, a diferencia de utilizarse el cepillo en sentido longitudinal, donde se encontraron valores de 1.0 g., lo cual es excesivo.
- En niños de 7 años, que se encuentran en fase de desarrollo, formación y mineralización de los dientes permanentes, una ingestión de flúor puede provocar alteraciones en el proceso de mineralización de los dientes y causar la denominada fluorosis, enfermedad que trae consigo problemas estéticos irreversibles que podrían evitarse si se proporcionara a los niños la dosis adecuadas (semejantes al tamaño de una arveja o frijol pequeño) y no excesivas de flúor.
- Es por esta razón que surgió la idea de aplicar este método en un cepillo infantil, que, además de ser un instrumento de higiene, también sería un instrumento educativo para utilizar correctamente el dentífrico fluorado. Así, ya que ningún niño – y probablemente ningún adulto – sabrá cuánto de pasta está colocando en el cepillo, una de las reivindicaciones de su modelo de utilidad está referida a la cantidad de pasta dental que debe aplicarse, lo que se consigue mediante el área coloreada, en la cual la pasta dental se aplica transversalmente (para ello está el indicativo de las flechas en el dorso del cepillo), señalando la cantidad exacta de pasta que debe usarse y que no va a causar daño por exceso de flúor, evitando la incidencia de fluorosis.
- En el momento de presentación de solicitud del modelo de utilidad cuestionado no existía ninguna otra solicitud ni registros previos que presentaran las ventajas y/o mejor funcionamiento de un cepillo dental para niños. En eso radica precisamente la novedad y utilidad de su modelo, por lo que su otorgamiento ha sido válido.
Con fecha 24 de enero del 2001, Colgate Palmolive Company presentó un escrito. Sin embargo, mediante proveído de fecha 24 de enero del 2001, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías señaló que dicha empresa no es parte en el proceso.
Con fecha 13 de febrero del 2001, Colgate Palmolive Perú S.A. señaló lo siguiente:
- Su empresa nunca ha negado la existencia de una acción por infracción al modelo de utilidad denominado CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DENTÍFRICO FLUORADO. Sin embargo, la emplazada ha omitido señalar que mediante Resolución N° 578-2000/OIN-INDECOPI se declaró infundada tal acción en primera instancia, por lo que sus afirmaciones acerca de que su empresa sólo busca la dilatación de tal procedimiento carecen de sustento. Asimismo, carece de todo fundamento la acusación de la emplazada en el sentido que su empresa dolosamente señaló un domicilio equivocado, ya que de todas formas hubiese tomado conocimiento de la presente acción, toda vez que su empresa ha solicitado la suspensión del procedimiento referente a la acción por infracción de modelo de utilidad iniciado por la emplazada en base a la presente acción de nulidad.
- La normatividad vigente prohibe que quien formuló una observación a un registro de un signo distintivo o de una patente pida la nulidad del mismo, argumentando los mismos fundamentos que sirvieron de base en su recurso de observación. Por tanto, el hecho de no haber presentado oposición alguna a la solicitud del modelo de utilidad de la emplazada, permite a su empresa solicitar la nulidad de tal patente.
- Las reivindicaciones otorgadas no reivindican ninguna utilidad, simplemente se limitan a señalar cuestiones ornamentales, que no justifican un mejor funcionamiento o una ventaja adicional del cepillo dental al cual se aplica el modelo de utilidad.
Con fecha 2 de marzo del 2001, Rita Villena Sarmiento, señaló que el nombre del modelo de utilidad es CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DENTÍFRICO FLUORADO, con lo cual se aprecia que existe una relación directa entre las reivindicaciones otorgadas – en las cuales claramente se reivindica la función demarcadora del dentífrico en los cepillos dentales infantiles – y el nombre con el cual se patentó el mencionado modelo de utilidad, vale decir que son un todo, por lo que no se pueden hacer interpretaciones aisladas de cada reivindicación. En consecuencia, las reivindicaciones otorgadas permiten un mejor o diferente funcionamiento y/o utilización de los cepillos dentales infantiles, debido a que le proporcionan una utilidad o ventaja clínica que antes no tenían. Posteriormente, adjuntó copia de la Resolución N° 915-2001/TPI-INDECOPI de fecha 16 de julio del 2001, recaída en el expediente N° 701-1999/OIN, mediante la cual la Sala de Propiedad Intelectual declaró fundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por su parte contra las empresas Colgate Palmolive Company y Colgate Palmolive Perú S.A.
Con fecha 3 de setiembre del 2001, Colgate Palmolive Perú S.A. manifestó que la Resolución N° 915-2001/TPI-INDECOPI de la Sala de Propiedad Intelectual ha sido impugnada en la vía judicial al haber declarado fundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, considerando que el cepillo dental MY FIRST COLGATE de su empresa era idéntico al modelo de utilidad de la emplazada. Sin embargo, manifestó que en la resolución de la Sala se reconoce que el modelo de utilidad materia de litis careció del requisito de novedad a la fecha de su solicitud, toda vez que en la XII Reunión Científica SBPqO realizada entre el 3 y 6 de setiembre de 1995 en Sao Paulo, se difundió públicamente el modelo de utilidad en cuestión, por lo que es obvio que éste ya estaba incorporado al estado de la técnica cuando la emplazada solicitó su registro el 15 de enero de 1996. Posteriormente, adjuntó copia de la Resolución Directoral N° 9095 SS/DIGEMID/DERN/DR de fecha 22 de marzo de 1996, mediante la cual se autorizó la inscripción en el registro sanitario del cosmético extranjero, clasificación B-10, MY FIRST COLGATE TOOTHBRUSH (cepillo de dientes). Precisó que este expediente – cuyo mérito ofreció como prueba - se inició el 29 de febrero de 1996, habiéndose presentado el certificado de libre comercialización expedido en su país de origen, el cual obviamente es anterior al 15 de enero de 1996, fecha en la que la emplazada presentó la solicitud de su modelo de utilidad. Indicó que su empresa en el año 1992 solicitó en los Estados Unidos de América la patente de un cepillo dental, el cual se introdujo en el mercado norteamericano en 1994, bajo la denominación MY FIRST COLGATE. Ello demuestra que Colgate Palmolive Company (USA) viene utilizando su cepillo MY FIRST COLGATE antes que la emplazada solicitara su modelo de utilidad. Asimismo, solicitó que se oficie a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud, a fin de que remita el expediente N° 002155-96, sobre inscripción en el Registro Sanitario del cosmético extranjero MY FIRST COLGATE TOOTHBRUSH. Manifestó que el Decreto Ley 25596, vigente entre 1992 y 1997, exige como requisito para la obtención del registro sanitario y de la autorización para la importación, comercialización de medicamentos genéricos y de marca, la presentación del certificado de libre comercialización emitido por autoridad competente del país de origen y del registro unificado establecido por las normas sobre simplificación administrativa.
Con fecha 24 de setiembre del 2001, Rita Villena Sarmiento señaló que es falso que durante la XII Reunión Científica de SBPqO realizada en Brasil entre el 3 y 6 de setiembre de 1995, se haya difundido públicamente el modelo de utilidad de su titularidad. Lo único que se realizó en esa oportunidad fue dar una información general sobre los problemas que suponía la ingestión excesiva de flúor por parte de menores, y cómo a través de la aplicación transversal del dentífrico fluorado se podía reducir el problema, por lo que se expuso una técnica y no un modelo de utilidad. Señaló que la accionante debe acreditar con documentos que en dicho evento se hizo público el modelo de utilidad cuestionado.
Con fecha 24 de setiembre del 2001, Colgate Palmolive Perú S.A. presentó copia del certificado otorgado el 6 de setiembre de 1995 por la Sociedade Brasileira de Pesquisas Odontológicas Divisao Brasileira da IADR SBPqO, mediante el cual se acredita que Rita Villena Sarmiento expuso el trabajo 241, “Técnica transversal para colocación de dentífrico fluorado”. Posteriormente, presentó diversos documentos a fin de acreditar que su empresa comercializa los cepillos dentales My First Colgate, indicando que dichos cepillos presentan un punto de demarcación para colocar la pasta dental, por lo que el modelo de utilidad patentado carecía de novedad y altura inventiva cuando fue solicitado.
Con fecha 11 de enero del 2002, Rita Villena Sarmiento señaló lo siguiente:
- Se deberán tener como no presentados los documentos que carezcan de la certificación notarial respectiva en el país de origen que certifique su autenticidad; además, la firma del notario deberá ser validada ante la autoridad consular peruana respectiva ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Asimismo, en las traducciones presentadas no aparece la firma, nombre y documento de identidad de la persona responsable de la traducción, tal como lo señala la Ley 27444.
- La accionante sólo ha acreditado el uso de la marca MY FIRST COLGATE, la misma que distingue, entre otros, pastas dentales y cepillos dentales para niños. Además, en los medios probatorios presentados se menciona la existencia de un cepillo que tiene una zona de demarcación; sin embargo, dicha demarcación no permite establecer que el prototipo guarde similitudes o que tiene la misma utilidad que el que es materia del presente procedimiento.
- La supuesta divulgación del modelo de utilidad en el Brasil, no resta novedad a lo que fue objeto de la patente, pues la misma se produjo en el año 1995, por tanto es de aplicación el literal a) del artículo 24 del Decreto Legislativo 823, que señala que no se tomará en cuenta la divulgación realizada por el inventor dentro del año precedente a la fecha de presentación de la solicitud.
- Las pruebas de la accionante se circunscriben exclusivamente a una difusión de su producto en el mercado de los Estados Unidos de América, por lo que la Oficina debe realizar el análisis sobre la base del conocimiento que debía tenerse en el mercado peruano. Además, la solicitud de registro sanitario del producto de la accionante ante la DIGEMID se realizó con fecha posterior a su solicitud de modelo de utilidad, por tanto no se ha acreditado que el mismo se hubiese encontrado en el estado de la técnica al momento de la solicitud. Adjuntó un impreso extraído de la página web de la USTPO referida a la patente de la que es titular la empresa Colgate Palmolive Company.
- La accionante obvia informar que su solicitud de patente – similar a la de su titularidad – fue presentada en los Estados Unidos de América con fecha 6 de junio de 1996, esto es, cinco meses después de presentada la solicitud por su parte y ocho meses después de que ella difundiera los resultados de sus investigaciones en el desarrollo de la técnica transversal durante la reunión científica realizada en Brasil.
Con fecha 16 de enero del 2002 un examinador interno de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías emitió el Informe N° 002-2002/OIN, recomendando declarar infundada la acción de nulidad interpuesta, toda vez que los Informes Técnicos N° JF 092-97 y JF 152-97 emitidos en el expediente N° 000037-1996/OIN evaluaron adecuadamente los requisitos de patentabilidad del modelo de utilidad solicitado, habiéndose delimitado claramente el alcance de la protección de lo solicitado con relación a los antecedentes encontrados en el estado de la técnica. Precisó que no es posible afirmar que la ventaja funcional que resulta de las características técnicas reivindicadas, las mismas que se encuentran descritas en la memoria descriptiva, en la practica no resulte tal, puesto que se presume cierta. Por tanto, cuestionar la validez de la ventaja funcional como consecuencia de las características técnicas antes citadas es una acción que escapa a los requisitos de patentabilidad y a los criterios de evaluación de cualquier invención.
Con fechas 24, 25 y 31 de enero del 2002, Colgate Palmolive Perú S.A. presentó diversos documentos a fin de acreditar: (i) que el modelo de utilidad en cuestión no era novedoso; ii) que carecía de altura inventiva a la fecha de su solicitud de registro (15 de enero de 1996); iii) que el registro de la marca MY FIRST establece como fecha de primer uso de la misma el 27 de abril de 1995, fecha en que se usó por primera vez en el comercio interestatal de los Estados Unidos de América . Posteriormente presentó pruebas que dejan constancia que la patente concedida a su empresa (con fecha 15 de setiembre de 1998) – correspondiente al cepillo dental My First Colgate – tiene vigencia a partir de la fecha en que presentó la primera solicitud por el invento cepillo dental, que fue abandonada para presentar la solicitud posterior. Concluyó que, en consecuencia, la patente otorgada a su favor tiene vigencia desde el 3 de agosto de 1992.
Con fecha 19 de febrero del 2002, Colgate Palmolive Perú S.A. manifestó que la actitud de la emplazada, de objetar por razones formales las legalizaciones y traducciones de los documentos presentados por su empresa, demuestran que ésta sabe y conoce que en el fondo tales documentos prueban que el modelo de utilidad cuestionado es nulo, porque a la fecha de su solicitud carecía de novedad. Al respecto, señaló que todos los documentos presentados han sido legalizados incluso hasta por el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, y han sido traducidos oficialmente a nuestro idioma por traductora pública colegiada. Asimismo, reiteró sus argumentos a manera de resumen señalando que: i) con fecha 3 de agosto de 1992 solicitó en los Estados Unidos de América registro por su patente cepillo dental que presenta una zona de penachos coloreados como zona de demarcación para colocación de pasta dental; ii) tal solicitud cayó en abandono, volviendo a ser presentada el 10 de junio de 1996, beneficiándose esta segunda solicitud con la fecha de presentación de la primera, de acuerdo con la Ley de los Estados Unidos de América; y, iii) con fecha 29 de febrero de 1996, su empresa solicitó ante la DIGEMID el registro por el cepillo dental de marca My First – con las mismas características que la solicitud de patente – otorgándose tal registro debido a que se presentó el certificado de libre comercialización expedido en su país de origen, el cual data de fecha muy anterior a la solicitud de modelo de utilidad de la emplazada. Posteriormente, reiteró que se pida a la DIGEMID copias del expediente N° 2155.
Con fecha 14 de mayo del 2002, Rita Villena Sarmiento señaló lo siguiente:
- De las pruebas presentadas por la accionante se desprende que ésta recién ha iniciado la comercialización del producto, que resulta ser una copia del modelo de utilidad patentado por su parte en el mes de agosto de 1995, conforme se aprecia del abstract de la firma Marketing Intelligence Service Ltd. correspondiente al 28 de agosto y 24 de octubre de 1995 . Asimismo, no se hace mención alguna a la utilidad ínsita de una zona de demarcación para la aplicación de dentífrico fluorado, por lo que aun cuando se mencionen en algunos casos distintos colores de cerdas, ello no supone que estén referidos a zonas de demarcación pues, conforme se ha señalado en anteriores oportunidades, el uso de cerdas de colores en algunos casos sólo tiene fines ornamentales y, en otros, obedecen al timer empleado por algunas empresas para determinar la vida útil del cepillo dental.
- Dado que hizo pública la técnica transversal para la aplicación de dentífrico fluorado en la XII Reunión Científica de SBPqO, entre el 3 y el 6 de setiembre de 1995 - de la cual se deriva específicamente el modelo de utilidad materia de cuestionamiento - resultaba sumamente fácil para la accionante acceder con mayor anticipación al resultado de su investigación, pues la misma fue presentada a modo de artículo en el mes de abril de 1995, conforme se acredita con el documento que adjunta.
- En el abstract de fecha 9 de octubre de 1995, presentado por la accionante, se aprecia que el cepillo My First Colgate tiene un mango con forma de animales diversos, lo que difiere de la copia de la fotografía de los productos producidos por la firma Anchor de Moll Industries 1 , Además, en la declaración efectuada por el representante de tal empresa no se señala si la misma produjo para Colgate Palmolive Company cepillos dentales con zona de demarcación para aplicación de dentífrico fluorado, ni en que mes se inició la producción de tales cepillos.
- La solicitud de registro presentada por la accionante, sólo demuestra que ésta es titular de una determinada marca registrada el 9 de julio de 1996, más no del registro de una patente de modelo de utilidad. Por otro lado, los estudios presentados por la accionante – referentes a los cepillos dentales y sobre un estudio de mercado de la Línea My First Colgate – no tienen ninguna vinculación con el modelo de utilidad cuestionado, ya que la mera designación de una zona de aplicación para pasta dental sin sustento de carácter técnico o clínico, no resulta ser un sustento para un modelo de utilidad, ni para argumentar que el mismo se encuentra en el estado de la técnica.
- De ninguna prueba presentada por la accionante se desprende que el producto My First Colgate tenga como característica el tener un cepillo con zona de demarcación. Asimismo, no se acredita que los informes acerca de la línea My First Colgate se hayan puesto en circulación en el mercado. La solicitud de patente para zona de demarcación presentada por la accionante y en la que basa sus estudios fue rechazada por la USTPO. En tal sentido, no se entiende cómo puede afirmar ésta que el modelo de utilidad en cuestión se encontraba en el estado de la técnica, cuando no se había comercializado aun el producto.
- La accionante presentó ante la USTPO dos solicitudes sucesivas de patentes, la primera, con fecha 3 de febrero de 1992, tal solicitud contenía 21 reivindicaciones para una supuesta zona de aplicación del dentífrico; las mismas que fueron completamente objetadas por el examinador, toda vez que la forma en la que se había establecido la zona de demarcación no cumplía con los requisitos necesarios para cumplir con la finalidad señalada. Ante tal situación, la accionante se desistió de la mencionada solicitud y, con fecha 10 de junio de 1996, presentó un nuevo grupo de reivindicaciones (de la 22 a la 34).
- A esa fecha, la mencionada solicitud se encontraba en el más absoluto secreto, por lo que no podría alegarse que el mismo era conocido o que se encontraba en el estado de la técnica. Al respecto mencionó que la nueva solicitud fue presentada con fecha posterior a la de su empresa y que resulta extraño que la misma guarde relación con su técnica y, sobre todo, que se produzca después de la XII Reunión Científica de SBPqO, realizada entre el 3 y el 6 de setiembre de 1995. Además, la presentación de estudios de mercado no demuestran la existencia de estudios técnicos que sustenten la patente de la accionante.
- La especificación sobre la cantidad de dentífrico fluorado ha sido materia de recomendaciones por parte de la Organización Panamericana de la Salud, con mucha prelación a la presentación de la solicitud de la accionante, siendo el problema puntual encontrar cómo lograr que se aplique dicha cantidad; siendo justamente ante esta situación, que decide desarrollar la denominada “Técnica Transversal para la aplicación del dentífrico fluorado”.
- Hasta la fecha, la accionante, sólo ha demostrado la utilización de una marca de producto. Posteriormente presentó una declaración jurada del presidente de la Sociedad Brasilera de Investigaciones Odontológicas, mediante la cual se acredita que Rita Villena S. participó en la 12° Reunión Anual de la Sociedad Brasilera de Investigación Odontológica en setiembre de 1995, en la cual presentó su trabajo: “Técnica Transversal para colocación de dentífricos fluorados: Una alternativa para menores en edad pre-escolar”.
Mediante Oficio N° 009-2002/OIN-INDECOPI de fecha 5 de junio del 2002, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías solicitó a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas – DIGEMID que remita copia de los actuados en el expediente N° 002155-96 del 29 de febrero de 1996, por el cual se tramitó el registro sanitario del cosmético extranjero (clasificación B-10): MY FIRST COLGATE TOOTHBRUSH. Con fecha 24 de junio del 2002, DIGEMID contestó señalando que en tal expediente no se presentó los rotulados del producto, por cuanto no era requisito para otorgar el registro sanitario. Sin embargo, adjuntó copia de la Resolución Directoral N° 9095 SS/DIGEMID/DERN/DR de fecha 22 de marzo de 1996, con la cual se autorizó el registro sanitario del producto en mención. Con fecha 2 de agosto del 2002, se reiteró el pedido a DIGEMID. Posteriormente, la DIGEMID señaló que la copia de tal expediente sería remitido en fecha próxima.
Con fecha 26 de julio del 2002, Rita Villena Sarmiento señaló que el modelo de utilidad presentado en el año 1992 por la accionante y del cual derivan los cepillos supuestamente comercializados por ésta durante el año 1995, se consideran como un cepillo vulgar sin utilidad adicional, pues la patente en la que se apoyan fue desestimada en su oportunidad; por lo que no habiéndose acreditado que la accionante desarrolló un modelo de utilidad propio a enero de 1996 y, no existiendo estudio alguno que acredite la existencia del mismo en fecha posterior al rechazo de su solicitud, no se puede argumentar que su modelo de utilidad se encontraba en el estado de la técnica. Precisó que, para que un modelo de utilidad s encuentre en el estado de la técnica, deberán presentarse dos elementos en forma conjunta: (i) que el mismo haya sido accesible al público por algún medio; y, (ii) que el objeto al que se haya accedido realmente brinde tal utilidad.
Con fecha 4 de setiembre del 2002, Colgate Palmolive Perú manifestó que es falso que la primera solicitud de patente haya sido rechazada por falta de novedad, ya que está demostrado que cayó en abandono y que Colgate Palmolive Company posteriormente presentó en 1996 una solicitud idéntica a la primera, la misma que fue otorgada, reconociéndose como fecha de prioridad la de la primera solicitud (año 1992), de conformidad con la legislación americana, que permite reingresar una solicitud de modelo de utilidad idéntica a una que cayó en abandono. Esto demuestra que:
(i) el modelo de utilidad materia de ambas solicitudes es el mismo; y,
(ii) el cepillo dental My First Colgate se hizo accesible al público con anterioridad a enero de 1996, fecha en la cual la emplazada solicitó el registro del modelo de utilidad en cuestión.
Mediante Oficio N° 1333-2002, la DIGEMID envió a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías copia del expediente N° 2155 de fecha 29 de febrero de 1996, referente a la inscripción del producto en cuestión.
Con fecha 24 de octubre del 2002, Colgate Palmolive Perú S.A. manifestó que en el certificado de libre comercialización presentado ante DIGEMID, consta que el cepillo marca My First Colgate es fabricado, vendido y distribuido en los Estados Unidos de América por Colgate Palmolive Company por lo menos desde el 13 de octubre de 1995, es decir, por lo menos un año antes que la emplazada solicite en el Perú la patente de modelo de utilidad CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DENTÍFRICO FLUORADO. Asimismo, señaló que el cepillo My First Colgate, comercializado en el Perú por su empresa fue declarado por el Tribunal del INDECOPI como idéntico al modelo de utilidad de la emplazada.
Con fecha 8 de enero del 2003, Rita Villena Sarmiento señaló que el certificado de libre comercialización remitido por la DIGEMID corresponde al 13 de octubre de 1995, esto es, se trata de un certificado extendido en fecha posterior a la realización del evento en el cual presentó la técnica transversal de la que derivó el modelo de utilidad en cuestión. Además, tal certificado únicamente demuestra la autorización para la comercialización de un cepillo dental bajo la marca My First Colgate, pero no permite identificar si se trata de un cepillo similar al que es materia del presente procedimiento.
Mediante Resolución N° 149-2003/OIN-INDECOPI de fecha 31 de enero del 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías declaró fundada la acción de nulidad interpuesta. Consideró lo siguiente:
- Respecto a la falta de nivel inventivo: A diferencia de la invención - como elemento constitutivo de la propiedad industrial, consistente en una regla técnica novedosa propuesta para solucionar u problema en cualquier campo de tecnología - la naturaleza jurídica del modelo de utilidad está dada por toda nueva forma, configuración disposición de elementos de algo que ya existe como tal (artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o una parte del mismo) que permita un mejor funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora, o que le proporcione una utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. En tal sentido, para conceder una patente de modelo de utilidad, basta que se acredite que cumple estas condiciones, sin que el requisito de nivel inventivo sea exigido en la misma medida que se le exige a las patentes de invención.
- Respecto a que el cepillo dental protegido constituiría más bien un diseño industrial y no un modelo de utilidad: El cepillo dental patentado posee como elementos esenciales que lo definen, ciertas características que proporcionan al producto una ventaja funcional o efecto técnico que, según la solicitante, antes no tenía (indicar el lugar y la cantidad exacta de crema dental que se debe utilizar para evitar daños por exceso de flúor en niños en edad preescolar), lo cual define características técnicas o funcionales que no se restringen al simple aspecto estético u ornamental o a la apariencia externa del producto. En consecuencia, no es posible sostener que en las reivindicaciones aprobadas no se consigna ninguna utilidad ni un mejor funcionamiento que justifique la concesión de una patente de modelo de utilidad.
- Respecto a la supuesta divulgación del modelo de utilidad por parte de la propia inventora en un evento académico realizado entre el 3 y 6 de setiembre de 1995: Dicha divulgación se encuentra amparada por lo establecido por el artículo 24 del Decreto Legislativo 823 y el artículo 3 de la Decisión 344.
- Si bien se ha acreditado que Colgate Palmolive Company presentó en los Estados Unidos de América la solicitud de patente N° 660,775 para cepillo dental codificado, otorgándose la misma con fecha 15 de setiembre de 1998, la cual se considera como una continuación de la solicitud de fecha 3 de agosto de 1992, no se ha acreditado que el contenido de dichas solicitudes haya sido divulgado con anterioridad a la fecha en que se presentó en el Perú la solicitud de patente de modelo de utilidad cuya nulidad se pretende. Precisó que para evaluar la novedad de un modelo de utilidad no interesa la fecha de presentación de la solicitud citada como antecedente, sino la fecha en que se hizo pública o se divulgó. Asimismo, para cuestionar la novedad de un modelo de utilidad es necesario que se cuente con información concreta de antecedentes que hayan sido efectivamente divulgados con anterioridad a la fecha en que se presentó la solicitud bajo análisis, lo cual no sucede con las solicitudes de patentes americanas, ya que de los documentos presentados no se desprende que la solicitud N° 924,139 se haya hecho pública antes de ser abandonada, existiendo casos en los que solicitudes anteriores son abandonadas sin que se divulguen, manteniendo de esta manera su carácter confidencial y no constituyendo antecedente válido a fin de desvirtuar la novedad de solicitudes posteriores.
- De las pruebas presentadas por la accionante, se verifica que con fecha 11 de agosto de 1995 se presentó en los Estados Unidos de América la solicitud de registro de la marca MY FIRST, para distinguir productos para el cuidado oral, a saber, cepillo de dientes, el mismo que fue concedido con fecha 9 de julio de 1996. Precisó que el sistema de marcas de los Estados Unidos de América establece como requisito o exigencia para conceder el registro sobre una marca, que se acredite fehacientemente que la marca esté siendo usada de manera efectiva en el mercado en relación con los productos consignados; es por esta razón que se reconoce en el registro la fecha del primer uso de tal signo. Asimismo, junto con la solicitud de marca My First se anexó muestras del referido producto, donde se aprecia al reverso de su empaque la leyenda “Blue dot helps you measure the recommended amount of toothpaste” (El punto azul le ayuda a medir la cantidad recomendada de pasta dental). La Oficina Americana de Patentes y Marcas concedió el registro de la marca My First a favor de Colgate Palmolive Company, reconociendo como fecha de primer uso de dicho signo en el comercio el 27 de abril de 1995, de conformidad con las pruebas presentadas.
- Ha quedado debidamente acreditado que desde el año 1995 (fecha anterior a la presentación de la solicitud de modelo de utilidad cuestionado) se fabricó, utilizó, comercializó y distribuyó en el mercado internacional el cepillo dental infantil denominado My First Colgate”, el mismo que define como ventaja o utilidad técnica la existencia de un área demarcada con cerdas de colores que tiene como función indicar la cantidad o medida recomendada de crema dental que se debe usar para un adecuado y sano cepillado de dientes por los niños menores. De lo expuesto, se aprecia que dicho cepillo dental tiene características similares al modelo de utilidad cuestionado, a pesar que presentan algunas diferencias – tales como: la presencia de una cavidad o depresión con flechas en el dorso de la cabeza del cepillo patentado y la diferente posición de área demarcada con cerdas coloreadas - ya que ambos cepillos realizan su función aportando la misma ventaja o efecto técnico, lo que determina que las características principales que definen la aplicación o utilidad del producto patentado hayan sido divulgadas previamente por el cepillo dental infantil de la accionante.
- En consecuencia, el modelo de utilidad denominado CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DENTÍFRICO FLUORADO, carecía del requisito de novedad al momento en que se otorgó su patente.
Con fecha 4 de marzo del 2003, Rita Villena Sarmiento, interpuso recurso de apelación señalando lo siguiente:
- La resolución impugnada se ha basado únicamente en la existencia de una marca, la cual ha sido analizada independientemente de la solicitud inicial de patente de la accionante, sin tener en cuenta que la misma designaba un conjunto de productos, dos de los cuales (cepillo dental y pasta dental) se empleaban en forma conjunta para obtener la supuesta utilidad perseguida por la accionante, lo que motivó el rechazo de la solicitud presentada ante la USPTO, por cuanto el cepillo dental en cuestión no aportaba por sí solo utilidad alguna.
- El cepillo dental cuya comercialización se inició en 1995, respondía a un modelo de utilidad que requería recurrir a la utilización del cepillo y una pasta dental con determinadas características, sin cuyo concurso no se obtenía la utilidad perseguida, por lo que tal cepillo era diferente del cepillo registrado a su favor, ya que el mismo por sí solo permite obtener la utilidad perseguida.
- Resulta ilógico lo señalado por la accionante sobre la falta de nivel inventivo del cepillo, cuando ésta comercializa un producto que, de acuerdo a lo señalado en el procedimiento, supuestamente, otorga la misma utilidad que aquél del que ella es titular.
- La resolución impugnada, se ha limitado exclusivamente a los aspectos meramente descriptivos y formales, sin embargo, al examinar una solicitud de nulidad se deben analizar los siguientes aspectos: (i) si el bien puesto en el mercado previamente responde efectivamente al modelo de utilidad cuya nulidad se pretende, y; (ii) si el bien puesto en el mercado previamente realmente permite obtener la misma utilidad que el modelo de utilidad cuya nulidad se pretende. En el presente caso, tanto el cepillo dental como la pasta dental de propiedad de la accionante se comercializaban bajo la marca My First Colgate; en consecuencia, el objetivo era lograr la venta conjunta de ambos productos, pues únicamente la pasta dental señalada cumplía con las características de coloración para la aplicación sobre el punto de dosificación, situación detallada en la solicitud de patente del año 1992. Inclusive a la fecha de comercialización del producto, la accionante únicamente contaba con una marca y no con una patente en trámite, obviamente en razón a que no contaba con estudios que respalden su supuesto modelo de utilidad.
- El cepillo de su propiedad se caracteriza por tener una zona de demarcación transversal que corre a lo ancho del cepillo dental infantil, sobre la cual se aplica el dentífrico fluorado, esto sólo permite la aplicación de un gramaje máximo de 0.4 gr. ya que más allá del ancho del cepillo no puede colocarse pasta dental, pues no existe un soporte físico que lo pueda recibir. La zona de demarcación actúa conjuntamente con la depresión o cavidad en el mismo sentido en la parte posterior (sin cerdas) del cepillo, esto a efectos que el niño lo use como guía efectiva y utilizable al tacto de cómo y dónde debe aplicar el dentífrico fluorado.
- Dicha situación fue prevista en su modelo de utilidad en virtud a las destrezas motoras de los niños. El cepillo de la accionante presenta un punto de dosificación que se caracteriza por ser una circunferencia en la zona central del cepillo, lugar donde – conforme al texto incorporado en la caja que contiene en cepillo - se tendrá la cantidad de dentífrico cuando la pasta dental haya sido colocada, exclusivamente en el punto de dosificación. Sin embargo, en la práctica, esta técnica presenta una tremenda dificultad, toda vez que la crema dental no puede ser cortada, requiriendo desplazar el tubo de pasta dental hacia uno de los bordes del cepillo para realizar el corte; en dicha acción, necesariamente se producirá una mayor aplicación de pasta dental que excederá la supuesta zona de dosificación, especialmente si tal acción es realizada por niños. Adicionalmente, para colocar la pasta sobre el punto de demarcación, debería intentar hacerse de arriba hacia abajo, esto es, colocando el chisguete de pasta en posición vertical apuntando sobre la zona de dosificación. Al respecto, manifestó que la forma usual de utilizar el chisguete de pasta es en forma horizontal o semi diagonal (ángulo 45°). Esto demuestra que el cepillo de la accionante no permite obtener la utilidad que supuestamente debería brindar. Por otro lado, señaló que el punto de demarcación del cepillo de la accionante obedece más bien a cuestiones ornamentales, para hacer más llamativo el cepillo, pues se incluyen zonas de demarcación con formas de animales o de estrellas, por tanto, resulta más dificultoso el seguir el contorno de tales figuras en la aplicación del dentífrico.
- Precisó que, basándose en lo expresado por la accionante, el punto de dosificación por sus medidas sí podría contener la cantidad de dentífrico fluorado recomendada. Es más, conforme a lo establecido por diversos estudios, la cantidad requerida debe ser en cuanto a su tamaño el equivalente al tamaño de un arveja, por lo que ello no es nada nuevo, el problema es como lograr tal medida y es justamente para solucionar este problema que ha creado su modelo de utilidad.
Presentó como medios probatorios los siguientes: (i) empaque del cepillo dental MY FIRST COLGATE, (ii) impresiones de páginas web de la US Patent & Trademark Office, donde figura la solicitud de de registro de patente presentada por Colgate Palmolive Company, con fecha 10 de junio de 1996. Solicitó la realización de informe oral, el mismo que fue concedido mediante proveído de fecha 4 de abril del 2003.
Con fecha 21 de abril del 2003, Colgate Palmolive Perú S.A. contestó la apelación. reiterando sus argumentos. Asimismo, refutó que el examen de novedad y de nivel inventivo no deba realizarse, confrontándolo con el producto My First Colgate que se encontraba en el mercado desde principios de 1995, sino sólo con la forma como Colgate Palmolive Company describió su modelo de utilidad por el cepillo dental de cerdas coloreadas solicitado en el año 1992 y su continuación presentada en el año 1996. Precisó que el examen de novedad se hace confrontando el modelo de utilidad con cada uno de los antecedentes que se han hecho públicos; y el examen de altura inventiva, confrontando el modelo de utilidad solicitado con el conjunto de todos los antecedentes. En este caso, el antecedente que destruye la novedad y el nivel inventivo del modelo de utilidad de la emplazada es el cepillo dental de cerdas coloreadas de marca My First Colgate que comercializó e hizo público Colgate Palmolive Company, y no lo que puede describirse en alguna solicitud de patente. Recordó que la propia emplazada afirmó categóricamente que las características del cepillo dental My First Colgate son idénticas a las de su modelo de utilidad CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DENTÍFRICO FLUORADO, denunciando por estos hechos a su empresa y a Colgate Palmolive Company. Además, no sólo la emplazada sostuvo categóricamente esta afirmación, sino que la Sala de Propiedad Intelectual, a través de la Resolución Nº 915-2001/TPI-INDECOPI, dictada en el expediente Nº 701-1999/OIN señaló la identidad de los mismos.
Con fecha 21 de mayo del 2003 se llevó a cabo el informe oral solicitado, con asistencia de la emplazada y del representante legal de la accionante.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN .
Corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar si la patente de modelo de utilidad CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DENTÍFRICO FLUORADO, inscrita bajo título N° 000104 a favor de Rita Villena Sarmiento fue concedida en contravención a las normas vigentes al momento de su otorgamiento.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN .
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Rita Villena Sarmiento es titular del modelo de utilidad para CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DENTÍFRICO FLUORADO, inscrito bajo título N° 000104, vigente hasta el 15 de enero del 2006.
b) Bajo expediente N° 701-1999/OIN, Rita Villena Sarmiento inició una acción por infracción a sus derechos de propiedad industrial contra Colgate Palmolive Company y Colgate Palmolive Perú S.A. por la comercialización de los cepillos dentales My First Colgate. Dicha acción fue declarada fundada por la Sala mediante Resolución N° 915-2001/TPI-INDECOPI del 16 de julio del 2001, revocando la Resolución N° 578-2000/OIN de fecha 22 de setiembre del 2000.
c) Mediante expediente Nº 935-1999/OIN, iniciado el 15 de setiembre de 1999, Colgate Palmolive Company solicitó la nulidad de la patente de modelo de utilidad CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DENTÍFRICO FLUORADO, inscrito con título N° 000104 a favor de Rita Villena Sarmiento, en razón de considerar que el mismo carece de novedad (por cuanto a la fecha de su presentación existían hasta cuatro antecedentes de inventos constituidos por cepillos dentales con cerdas coloreadas) y de nivel inventivo (pues la sola presentación de cerdas coloreadas conteniendo en la parte posterior de la cabeza del cepillo una depresión que presenta flechas en dirección transversal no constituye invento alguno, pues no soluciona ningún problema ni permite un mejor o diferente funcionamiento del cepillo de dientes para niños, siendo solo una forma tridimensional de carácter ornamental). Mediante Resolución Nº 577-2000/OIN-INDECOPI del 20 de setiembre del 2000 - que quedó consentida - la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías declaró infundada la acción de nulidad interpuesta contra la patente de modelo de utilidad en cuestión.
2. Nulidad de la patente de un modelo de utilidad. Determinación de la norma aplicable
La declaración de nulidad de una patente de modelo de utilidad determina, con efectos retroactivos, que ni ésta ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de una patente de modelo de utilidad determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad de la misma se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la patente. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un título otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de la Constitución.
Al momento de otorgarse la patente de modelo de utilidad CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DENTÍFRICO FLUORADO inscrita bajo título N° 000104 (15 de enero de 1996) se encontraban vigentes la Decisión 344 y el Decreto Ley 26017. En consecuencia, la solicitud de nulidad de patente de dicho modelo de utilidad debe ser evaluada en base a los criterios contenidos en dichas normas.
Ahora bien, en cuanto a la parte procedimental se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad. La actual Decisión 486 fue aprobada el 14 de septiembre del 2000. En virtud de lo dispuesto en su artículo 274 2 entró en vigor el 1° de diciembre del 2000. De conformidad con lo establecido en su Primera Disposición Transitoria 3 , si bien la presente acción de nulidad se interpuso con fecha 23 de noviembre del 2000 ( bajo el amparo de la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823 ), la norma aplicable en cuanto a la parte procedimental de la presente acción de nulidad es la Decisión 486.
3. Causales de nulidad previstas en la Decisión 344 y en el Decreto Ley 26017
Previamente al análisis de las causales de nulidad es conveniente precisar que dado que al momento de otorgarse el registro se encontraba vigente la Decisión 344 y que ésta contiene las mismas regulaciones que la Decisión 313 en los temas que atañen al asunto en controversia, toda remisión o referencia que el Decreto Ley 26017 haga a la Decisión 313 debe entenderse referida a la Decisión 344 y a sus normas pertinentes.
El artículo 56 de la Decisión 344, concordado con el artículo 65 del Decreto Ley 26017, establecía que eran aplicables a los modelos de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en dicha Decisión en lo que fuera pertinente.
Así, el artículo 52 inciso a) de la Decisión 344 concordado en lo pertinente con el artículo 60 inciso c) del Decreto Ley Nº 26017 4 establecía que la Autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la patente, cuando:
- el título se hubiese obtenido en contravención de cualquiera de las disposiciones
contenidas en dichos dispositivos;
- se hubiese otorgado con base en documentos falsos o inexactos contenidos en
la solicitud y que sean esenciales.
El artículo 54 de la Decisión 344 concordado con el artículo 62 del Decreto Ley 26017 recogido en similares términos en el artículo 81 de la Decisión 486 5 - establecía que se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.
La Sala conviene en señalar que mientras la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823 establecían en forma general las causales de nulidad de la patente, actualmente la Decisión 486 señala en forma específica en su artículo 75 que se declarará la nulidad absoluta de una patente (en este caso, por remisión expresa del artículo 85 de una patente de modelo de utilidad) cuando:
a) el objeto de la patente no constituyese una invención conforme al artículo 15 6 ;
b) la invención no cumpliese con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14 7 ;
c) la patente se hubiese concedido para una invención comprendida en el artículo 20 8 ;
d) la patente no divulgara la invención, de conformidad con el artículo 28 9 , y de ser el caso el artículo 29 10 ;
e) las reivindicaciones incluidas en la patente no estuviesen enteramente sustentadas por la descripción;
f) la patente concedida contuviese una divulgación más amplia que en la solicitud inicial y ello implicase una ampliación de la protección;
g) de ser el caso, si no se hubiere presentado la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;
h) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procesos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los países Miembros es país de origen; o,
i) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para actos administrativos.
Tanto la Decisión 344 como la 486 regulan un tipo de nulidad relativa (referida únicamente a aquellas reivindicaciones o a partes de una reivindicación que se vean afectadas por las causales previstas para la nulidad absoluta).
Asimismo, ambas Decisiones señalan que la patente o, en su caso, la reivindicación o la parte de una reivindicación que fuese declarada nula, se reputará nula y sin ningún valor desde la fecha de presentación de la solicitud de patente.
4. Novedad de las patentes de modelos de utilidad
4.1 Requisito de novedad
El artículo 2 de la Decisión 344 establecía que: “ Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la Oficina Nacional Competente cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique” .
En tal sentido, el requisito de la novedad exigido por la norma es de carácter absoluto y a nivel mundial, ya que trasciende al espacio y al tiempo en que se haya efectuado la divulgación. Así, la legislación aplicable al caso considera como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento. En consecuencia, los actos de divulgación de un modelo de utilidad realizados con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud destruyen la novedad e impiden que el titular obtenga el derecho de exclusiva.
Estos requisitos se encuentran recogidos en la doctrina sobre la materia: “…. el modelo de utilidad no sirve para proteger jurídicamente cualesquiera invenciones técnicas. Ahora bien, como subraya la más autorizada doctrina, el modelo de utilidad es apto únicamente para proteger la nueva forma de un objeto de la que resulta una utilidad práctica” 11 .
“…son requisitos indispensables para que pueda concederse el registro de un modelo de utilidad, frente a la oposición formulada por el titular de otro modelo ya registrado, de un lado, una reivindicabilidad en la forma, determinada por una suficiente diferenciación externa con respecto al modelo anterior, y de otro, un beneficio o efecto nuevo…..Pues bien, estos dos rasgos conceptuales del modelo de utilidad sobre los que se proyecta el requisito de novedad han de ser valorados por igual. De tal modo que si en una creación es nueva la forma, pero no lo es el efecto técnico producido por ella, esta creación de forma no puede ser protegida como modelo de utilidad. De la misma manera, si la forma carece de novedad, pero el efecto técnico producido es nuevo, la creación tampoco puede ser protegida como modelo de utilidad” 12 .
4.2 Aplicación al caso concreto
Para sustentar la solicitud de nulidad de la patente de modelo de utilidad para CEPILLO DENTAL INANTIL CON DEMARCACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DENTÍFRICO FLUORADO, Colgate Palmolive Perú S.A. ha presentado las siguientes pruebas:
Copia de la Resolución de la Sala N° 915-2001/TPI-INDECOPI 13 , la misma que considera que – al igual que el modelo de utilidad patentado – el cepillo dental utilizado por Colgate Palmolive Company y Colgate Palmolive Perú S.A., según su propia manifestación y la información contenida en su propia publicidad, demarca un área de dosificación del dentífrico mediante cerdas de colores que indican la cantidad exacta de crema dental que se debe usar en cada cepillada. Por tanto, se proporciona la misma ventaja (indicar al consumidor la cantidad exacta de dentífrico a usarse para el correcto cepillado dental) a través del mismo medio (las cerdas coloreadas) (fojas 133 a 161).
Copia de la Resolución Directoral N° 9095 SS/DIGEMID/DERN/DR de fecha 22 de marzo de 1996 14 , mediante la cual la Dirección Ejecutiva de Registros y Normas de la DIGEMID autoriza la inscripción en el registro sanitario del cosmético extranjero, clasificación B-10, MY FIRST COLGATE TOOTHBRUSH (foja 162).
Copia del Decreto Ley 25596 del 4 de julio de 1992, el cual establecía que para obtener el registro de alimentos envasados, cosméticos, artículos de perfumería y de tocador, así como de equipos y material médico-quirúrgico era necesario presentar el certificado de libre comercialización emitido por la autoridad competente del país de origen (fojas 170 a 172).
Copia del certificado otorgado con fecha 6 de setiembre de 1995 por la Sociedade Brasileira de Pesquisas Odontológicas Divisao Brasileira da IADR SBPqO, a favor de Rita Villena Sarmiento por su participación en la XII Reunión Científica con su trabajo: “Técnica transversal para colocación de dentífrico fluorado” (foja 178).
Estudio de envases para My First Colgate preparado por Viewpoints Consulting, Inc. en el mes de octubre de 1993 (fojas 202 a 251). Se observa que en la Introducción del Capítulo I titulado “Reacciones al concepto MY FIRST COLGATE”, se señala que a las madres encuestadas les agrada la idea de que esta línea de productos está diseñada especialmente para bocas jóvenes y delicadas que requieren una sensación suave y delicada. Asimismo, entre otras cosas, se concluye lo siguiente: “el punto indicador de pasta dental fue considerado ampliamente como una característica innovadora y significativa, especialmente como una guía para niños pequeños que recién empiezan a cepillarse los dientes. Sólo algunas se preguntaban si niños mayores (5-6 años) necesitarían más pasta que la indicada por el punto” . Posteriormente se acompañó la declaración jurada de Susanne Heincke, Presidente de Viewpoint Consulting, quien declaró que adjunta copia fiel y exacta del estudio del empaque My First Colgate, publicado el 11 de noviembre de 1993, proporcionando un resumen de la investigación realizada (fojas 830 a 895). Declara que: i) Colgate Palmolive Company lanzaría al mercado a partir de 1994 una línea de productos para el cuidado bucal, ii) la investigación versó sobre la capacidad de cada diseño de cepillo dental para posicionarse en el mercado, tanto en el grupo de mayor edad como en el de menor edad, iii) el trabajo de campo se realizó el 14 de octubre de 1993, iv) se trabajó con tres grupos de opinión (focus groups) en Nueva Jersey entre madres de niños de entre tres meses y seis años, v) el nombre del cepillo My First tuvo calurosa aceptación. En dicho estudio se observan fotos de diversos cepillos dentales que presentan dos diferentes colores de cerdas (fojas 888 a 890) y de empaques de cepillos dentales MY FIRTS COLGATE donde se observa la frase: “ Unique Dosage Dot ” (el único con punto de dosificación) (fojas 891 y 895).
- Artículos - con sus respectivas traducciones - editados entre enero y octubre de 1995 por diversas publicaciones, entre ellas, Information Access Company, Brandweek, Drug Store News, The Dallas Morning News, Chicago Tribune Company, Advertising Age (fojas 264 a 354. Las traducciones oficiales obran de fojas 574 a 657). En dichos artículos se describe la nueva línea de productos lanzada al mercado por Colgate Palmolive Company, entre los cuales estaban los cepillos My First Colgate, señalándose que están dirigidos a niños de hasta 4 años de edad. En el artículo de la publicación Information Acess Company de fecha 28 de agosto de 1995 (copia en foja 267 y traducción oficial en foja 600), se señala lo siguiente: “ My First Colgate tiene un mango grueso para manos pequeñas, cerdas extremadamente suaves, puntos azules para ayudar a medir la cantidad de pasta dental ”.
Posteriormente, se presentaron varias declaraciones juradas brindadas por Kate Vranich, en su calidad de presidente de The Research Investment, Inc., compañía cuyo objeto es facilitar la reproducción de documentos publicados. Declara que presenta copia fiel y exacta de los artículos publicados el 9 y el 25 de enero, el 27 de marzo, el 29 de abril, el 10 y el 17 de julio del año 1995 en diversos medios de información con títulos, tales como: “La Sonrisa de Colgate aun brilla en las ventas de cepillos dentales”, Colgate termina con la marca Precisión y empieza con Total” “Colgate Palmolive busca dominar el mercado global de cuidado bucal” “Cosas para niños” “Oral hunde sus dientes en el mercado de los cepillos para niños”, etc. Adjunta las reproducciones de dichas publicaciones en las cuales se menciona que Colgate Palmolive Company va a lanzar al mercado una línea de productos denominada My First Colgate y que está dirigida a niños pequeños (fojas 902 a 1 006).
Declaración jurada de John C. Williams, vice-presidente de ventas de la empresa Anchor Brush Division de Moll Industries, Inc., quien señala que su empresa ha elaborado y vendido durante todo el año 1995 el cepillo de dientes My First Colgate para la empresa Colgate Palmolive Company en un número de 5’928,920 unidades (fojas 355 a 359. La traducción oficial obra de fojas 653 a 669). Manifiesta que el cepillo My First Colgate es un cepillo para niños, de mango alargado, fácil de sujetar, caracterizado por agrupar de manera clara cerdas de colores en el medio de todo el campo de cerdas. Adjuntó una fotografía representativa de los cepillos de dientes My First Colgate “ tal como Anchor los proporcionó en 1995 a Colgate ”. En uno de los empaques (foja 669) aparece la frase: “ toothpaste measuring dot ” (punto para medición de pasta dental).
Solicitud de registro Nº 7476183 de la marca My First Colgate, presentada con fecha 11 de agosto de 1995 ante la Oficina de Marcas y Patentes de la Oficina de Comercio de los Estados Unidos de América, para distinguir cepillos de dientes de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial (fojas 360 a 384). Al respecto, se señala que la marca My First se usó por primera vez el 27 de abril de 1995. En la solicitud se menciona que se adjuntan tres muestras del producto My First Colgate, en las que aparece la marca tal como se usa en el comercio, las cuales no se han tenido a la vista. Sin embargo, en la foja 384 se aprecia la reproducción del reverso de un empaque de cepillo dental con la frase: “ blue dot helps you measure the recommended amount of toothpaste ” (los puntos azules ayudan a medir la cantidad recomendada de pasta dental). En dicha página figura un sello con la misma numeración que la solicitud (7476183). Posteriormente, se presentó una declaración jurada de John N. Jennison, miembro del estudio jurídico Jennison and Shultz P.C., quien declara que acompaña una copia fiel y exacta del expediente N° 74716138, presentado en los Estados Unidos de América el 11 de agosto de 1995, sobre el registro de la marca My First. Afirma que en dicho expediente obra una muestra física del producto My First que al dorso muestra la indicación: “ El punto azul ayuda a medir la cantidad recomendada de pasta dental ” que fue presentado en la Oficina de Patentes y Marcas de ese país el 11 de agosto de 1995, conjuntamente con la solicitud de registro de la marca (fojas 762 a 788).
Carta enviada por la American Dental Association a Colgate Palmolive Company con fecha 12 de enero de 1995, comunicándole que el producto cepillo dental My First Colgate ha sido calificado como aceptable por cumplir con las normas técnicas de ese organismo. Acompañan copia del contrato que rige el uso del Sello de Aceptación ADA y de las Normas para el Uso de Sellos del Consejo junto con el Reglamento para el Uso del Sello para Productos Aceptados (fojas 385 a 416. La traducción oficial obra de fojas 670 a 702).
Diversos estudios clínicos sobre cepillos de dientes realizados para Colgate Palmolive Company por Besselaar Clinical Research Units, Inc. el 10 de noviembre de 1994, donde el material probado fue el cepillo de dientes My First Colgate. En todos los estudios se concluye que la línea My First Colgate cumple con las necesidades de los niños (fojas 417 a 512). En la foja 425 obra el estudio preparado en setiembre de 1993 en el que se indica que: “El cepillo es suave y fino. El espacio de puntos azules es particularmente bueno para niños más grandes quienes son capaces de colocar la pasta sólo sobre los puntos azules, evitando así un uso excesivo de la pasta” . Posteriormente, se presentó la declaración jurada de Eileen Rutstein, gerente de administración y finanzas de Besselaar Clinical Research Units Inc., quien declara que adjunta copia fiel y exacta del estudio clínico sobre cepillos dentales, publicado el 10 de noviembre de 1994, señalando que tal estudio se refiere al producto My First Colgate Toothbrush (fojas 789 a 829).
Documento expedido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, por el cual se adjunta una copia fiel y exacta de la patente N° 5806127, expedida por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América el 15 de setiembre de 1998 (fojas 513 a 537). Se indica que la patente se presentó el 10 de julio de 1996 y se precisa que el cepillo tiene dos colores de cerdas y cuando un color está cubierto con un dentífrico, la dosis cumplirá las pautas. A fojas 518, obra el antecedente de la invención, el mismo que establece que: “ hay casos en los que se desea limitar la cantidad de dentífrico que se usa para un cepillado, esto ocurre en particular con los niños. En muchos casos, los niños no botan el dentífrico después de cepillarse sino que se lo tragan ”. Por otro lado, se señala que la patente es una continuación de la solicitud de Serie N° 07/924,139 presentada el 3 de agosto de 1992 y que fue abandonada.
La traducción de algunas páginas extraídas de la última edición del Manual de Procedimientos de Examen de Patentes en los Estados Unidos de América, publicado en el mes de agosto del 2001, en las cuales se trata lo relativo a las solicitudes continuas, parcialmente continuas o fraccionarias y al abandono de las mismas (fojas 538 a 540. La traducción oficial obra de fojas 713 a 754). En dicho documento se establece que una solicitud de patente para un invento divulgado en base a una solicitud previamente presentada en los Estados Unidos por un inventor o inventores nombrados en la solicitud previamente presentada, tendrá el mismo efecto, con respecto a dicho invento, si la nueva solicitud es presentada antes de que la solicitud previa sea patentada o abandonada o de la culminación de los trámites de la primera solicitud o de una solicitud similar, teniendo el beneficio de la fecha de presentación de la primera solicitud si contiene una referencia específica a la solicitud tempranamente presentada.
La solicitud abandonada N° 07/942.139 presentada el 3 de agosto de 1992, en cuyo resumen se consigna que “se proporciona un cepillo dental caracterizado porque la dosis de dentífrico usado se controla empleando cerdas al menos de dos colores distintos. Cuando las cerdas de un color se cubren con un dentífrico, la dosis cumplirá con las pautas determinadas. Además, el dentífrico y las cerdas de uno de los colores pueden ser iguales para ayudar a controlar la dosis de dentífrico. Esto, a su vez, limitará la dosis de fluoruro y otros componentes de un dentífrico” Incluye el informe técnico a la solicitud (fojas 1020 a 1044).
Notificación de abandono de la solicitud (foja 1045).
Solicitud de concesión de utilidad Nº 08/660,775 presentada por Colgate Palmolive Company en los Estados Unidos de América el 10 de junio de 1996, en cuyo resumen se señala que “se proporciona un cepillo dental caracterizado porque la dosis de dentífrico usado se controla empleando cerdas al menos de dos colores distintos. Cuando las cerdas de un color se cubren con un dentífrico, la dosis cumplirá con las pautas determinadas. Además, el dentífrico y las cerdas de uno de los colores pueden ser iguales para ayudar a controlar la dosis de dentífrico. Esto, a su vez, limitará la dosis de fluoruro y otros componentes de un dentífrico” Se indica que es una continuación de la solicitud Nº 07/924,139 presentada el 3 de agosto de 1992 y que ahora está abandonada (fojas 1056 a 1070).
Documento correspondiente al trámite de concesión de la patente de utilidad Nº 5,806,127 otorgada a favor de Colgate Palmolive Company el 15 de setiembre de 1998 (fojas 1071 a 1342).
Declaración jurada otorgada por Jean M.O. Gallati, presidente de la compañía Youth Insights, quien declaró que su compañía publicó en el mes de mayo de 1994 el documento “Cuidado de la Salud Bucal de los Niños”, el cual constituye un estudio del cepillo dental My First Colgate con observaciones respecto al cepillado de los dientes de niños de 3 a 10 años y focus groups con niños de 3 a 10 años y madres de niños de 18 meses a 10 años de edad (fojas 2020 a 2118). En el estudio realizado se señala que las madres consideran adecuados los productos My First para sus niños pequeños. A fojas 2117 se reproducen diversos productos de la marca My First, apreciándose en uno de los empaques de éstos la frase: “Unique Dosage Dot” (único con punto de dosificación).
Traducción del certificado de libre comercialización del cepillo de dientes My First Colgate emitido el 13 de octubre de 1995 por el Municipio de Piscataway, Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América (fojas 2187 a 2189).
Asimismo, mediante Oficio N° 1333-2002, la DIGEMID envió copia de los siguientes documentos, relativos a la solicitud de inscripción en el Registro Sanitario del cosmético extranjero My First Colgate, tramitado bajo expediente N° 36942:
- Solicitud de inscripción del producto (fojas 2173 a 2176).
- Certificado de libre comercialización otorgado por el Municipio de Piscataway, el mismo que indica que My First Colgate es el nombre de la marca de un cepillo de dientes que es fabricado, vendido y distribuido en los Estados Unidos por Colgate Palmolive Company para la higiene oral (foja 2177).
- Resolución N° 9095 SS/DIGEMID/DERN/DR, mediante la cual se autorizó la inscripción en el Registro Sanitario del cepillo My First Colgate (foja 2172).
Por su parte, Rita Villena Sarmiento, presentó lo siguientes documentos;
- Resolución N° 915-2001/TPI-INDECOPI de fecha 16 de julio del 2001, mediante la cual la Sala de Propiedad Intelectual declaró fundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por su parte contra Colgate Palmolive Company y Colgate Palmolive Perú S.A. (fojas 65 a 91).
- Impresión de la página web de USTPO donde consta la patente de la que es titular la empresa Colgate Palmolive Company (fojas 562 a 567. La traducción obra a fojas 561).
- Declaración del presidente de la Sociedad Brasilera de Investigaciones Odontológicas, mediante la cual deja constancia de su participación en la XII Reunión Anual de la Sociedad Brasilera de Investigación Odontológica realizada en Brasil en setiembre de 1995 (fojas 2140).
- Copia de una muestra del reverso de un empaque del cepillo My First Colgate, donde se aprecia la frase: “Blue dot helps you measure the recommended amount of toothpaste” (el punto azul ayuda a medir la cantidad recomendada de pasta dental) (fojas 2243).
De la revisión del expediente relativo a la solicitud de la patente de modelo de utilidad CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DENTÍFRICO FLUORADO, cuya nulidad se pretende (presentada el 15 de enero de 1996) se advierte que, según el Informe Técnico Nº 092 del 9 de junio de 1997 (fojas 30 a 33 del expediente Nº 000037-1996), el modelo de utilidad es novedoso ya que se refiere a un cepillo dental del tipo que tiene una porción del área total de cerdas coloreadas, caracterizada porque presenta en el dorso de la cabeza una depresión o cavidad que tiene dos flechas en alto relieve, que apuntan hacia los extremos laterales de dicha cabeza, es decir en dirección transversal al eje longitudinal del cepillo, cuya constitución o configuración es diferente a la de los antecedentes (diversos cepillos dentales encontrados).
De los medios probatorios que obran en el expediente, se desprende lo siguiente:
a) Artículos publicados -La mayoría de artículos publicados en los Estados Unidos de América entre enero y octubre del año 1995 no señalan expresamente que el cepillo dental My First Colgate, cuyo lanzamiento anuncian, tenga entre sus características, la de presentar un punto de dosificación para la aplicación de pasta dental. Esta cualidad sólo se menciona expresamente en el artículo publicado por Information Acess Company con fecha 28 de agosto de 1995 (foja 267), en el cual se señala que el cepillo My First Colgate presenta puntos azules para ayudar a medir la cantidad de pasta dental. Por tanto, en el análisis de novedad del modelo en cuestión sólo se tomará en cuenta dicho artículo, el cual es de fecha anterior a la solicitud de modelo de utilidad e, inclusive, a la presentación de la emplazada en la XII Reunión Científica de IADR SBPqO con su trabajo: “Técnica transversal para colocación de dentífrico fluorado”, demostrando que productos con estas características ya se encontraban en el mercado desde agosto de 1995.
b) Estudios e investigaciones de mercado
- En la Introducción del Capítulo I del Estudio de Envases para My First Colgate, preparado por Viewpoints Consulting, Inc. en el mes de octubre de 1993 se señala en forma expresa que las madres encuestadas declararon estar satisfechas con el producto, ya que presenta, entre otras, la característica innovadora del punto indicador de pasta dental. Asimismo, en dicho estudio se adjuntan copias de muestras de los cepillos, los mismos que presentan un círculo de cerdas de diferente color a efectos de aplicar la pasta dental en dicho círculo. Además, en uno de los empaques se aprecia la frase: Unique Dosage Dot” (el único con punto de dosificación).
- De los estudios clínicos sobre cepillos de dientes realizados por Besselaar Clinical Research Units, Inc., se aprecia que en el correspondiente al mes de setiembre de 1993 -respecto del cual, Eileen Rutstein, Gerente de Administración y Finanzas de Beseelaar Clinical Reseach Units Inc., formuló declaración jurada - se hace referencia a los puntos azules para la aplicación de pasta dental que contienen los cepillos My First Colgate, con el fin de evitar un uso excesivo de pasta dental.
- En el estudio sobre “Cuidado de la Salud Bucal de los Niños” realizado por la compañía Youth Insights en el mes de mayo de 1994, se reproducen los diversos productos de la marca My First que se sometieron a consideración de las madres y de población infantil, apreciándose en uno de los empaques de éstos la frase: “Unique Dosage Dot” (único con punto de dosificación).
Del contenido de los estudios mencionados, se puede advertir que desde setiembre de 1993 - esto es, con anterioridad a la solicitud de modelo de utilidad e, inclusive, a la presentación de la emplazada en la XII Reunión Científica de IADR SBPqO con su trabajo: “Técnica transversal para colocación de dentífrico fluorado” - se sometía a focus group la línea de cepillos dentales denominada My First Colgate, presentando en algunos de éstos un punto para la aplicación dosificada de la pasta dental.
c) Declaraciones Juradas
- John C. Williams, vicepresidente de la empresa Anchor Brush Division de Moll Industries declara que esa empresa ha elaborado y vendido a Colgate Palmolive Company más de cinco millones de cepillos de dientes My First Colgate durante el año 1995, acompañando la fotografía de un empaque con la frase “ toothpaste measuring dot ” (punto para medición de pasta dental).
- John N. Jennison, miembro del estudio jurídico Jennison and Shultz P.C. declara que en el expediente Nº 74716138 - correspondiente a la solicitud de registro de marca My First presentada en los Estados Unidos de América el 11 de agosto de 1995 - se adjunta una muestra física del cepillo My First Colgate, acompañando copia de un empaque en cuyo dorso aparece: “blue dots helps you measure yhe recommended amount of toothpaste” (el punto azul ayuda a medir la cantidad recomendada de pasta dental).
Estos documentos revelan que en el año 1995, la empresa Colgate Palmolive Company usaba y comercializaba cepillos dentales cuya utilidad era la demarcación de un área para la colocación de pasta dental a través de un punto determinado.
d) Resoluciones
- Resolución de la Sala de Propiedad Intelectual N° 915-2001/TPI/INDECOPI, recaída en el expediente N° 701-1999/OIN, correspondiente a la acción por infracción de derechos de propiedad industrial iniciada por Rita Villena Sarmiento contra Colgate Palmolive Company y Colgate Palmolive Perú S.A. Dicha acción se declaró fundada, considerando que: “el cepillo dental utilizado por las emplazadas (Colgate Palmolive Company y Colgate Palmolive Perú S.A.) , según su propia manifestación y la información contenida en su propia publicidad, demarca un área de dosificación del dentífrico mediante cerdas de colores que indican la cantidad exacta de crema dental que se debe usar en cada cepillada. Por tanto, se proporciona la misma ventaja (indicar al consumidor la cantidad exacta de dentífrico a usarse para el correcto cepillado dental) a través del mismo medio (las cerdas coloreadas)” . Al respecto, cabe mencionar que la misma emplazada - accionante en dicho procedimiento de infracción – a efectos de acreditar la infracción, manifestó reiteradas veces que el cepillo comercializado por Colgate Palmolive Perú S.A. era idéntico y tenía la misma utilidad (demarcación del área para la aplicación de la pasta dental) que su modelo de utilidad patentado anteriormente.
- Resolución Directoral N° 9095 SS/DIGEMID/DERN/DR, mediante la cual se autorizó la inscripción del cepillo dental My First Colgate Toothbrush en el Registro Sanitario (foja 162). La importancia de ésta radica en que el Decreto Ley 25596 establecía como requisito para la obtención del registro, la presentación del certificado de libre comercialización emitido por autoridad competente del país de origen. Del certificado de libre comercialización otorgado por el Municipio de Piscataway el 13 de octubre de 1995, se estableció que My First Colgate es el nombre de una marca de un cepillo de dientes que es fabricado, vendido y distribuido en los Estados Unidos de América por Colgate Palmolive Company. Sin embargo, en tal certificado no se señala las características del mismo, por lo que no demuestra por sí solo que el cepillo dental que la empresa Colgate Palmolive introdujo en el mercado a esa fecha era el cepillo dental con punto de dosificación para la pasta dental.
e) Solicitudes de patentes en los Estados Unidos de América
- La solicitud abandonada N° 07/942 presentada con fecha 3 de agosto de 1992, demuestra que la patente solicitada por Colgate Palmolive Company consistía en un cepillo dental caracterizado porque la dosis de dentífrico usado se controla empleando cerdas al menos de dos colores distintos y cuando las cerdas de un color se cubren con un dentífrico, la dosis cumplirá con las pautas determinadas, permitiendo controlar la dosis de dentífrico. La misma patente fue nuevamente solicitada por Colgate Palmolive Company con fecha 10 de julio de 1996 y esta vez fue otorgada con fecha 15 de setiembre de 1998.
Si bien estos documentos demuestran que efectivamente Colgate Palmolive solicitó en 1992 una patente de modelo de utilidad de un cepillo de dientes con dos colores de cerdas, cuya utilidad es demarcar el área para la aplicación de la pasta dental, dicha información no tuvo carácter público sino reservado, por lo que no puede ser considerada como antecedente del modelo de utilidad patentado por la emplazada.
f) Otros documentos
- Certificado otorgado con fecha 6 de setiembre de 1995 por la Sociedad Brasilera de Pesquisas Odontológicas Divisao Brasileira IADR SBPqO a favor de Rita Villena Sarmiento por su “Técnica transversal para colocación de dentífrico fluorado”. Respecto de este documento, el mismo no constituye prueba de que el modelo de utilidad cuestionado se encontrara en el estado de la técnica al momento de ser solicitado, toda vez que la solicitud de tal modelo de utilidad fue presentada dentro del año de realizado dicho evento en el Brasil, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 inciso e) de la Decisión 344 15 no constituye una divulgación.
- Carta enviada por la American Dental Association a Colgate Palmolive Company, mediante la cual se comunica que el cepillo dental My First Colgate ha sido calificado como aceptable por cumplir con las normas técnicas de ese organismo.
En dicho documento no se señalan las características de cepillo dental My First Colgate, por lo que no se puede concluir que se trata del cepillo con demarcación para pasta dental.
De lo expuesto se concluye que:
(i) El cepillo dental utilizado y difundido por la accionante tenía la función de demarcar el área para la aplicación de la pasta dental, evitando un exceso en la dosificación de la misma;
(ii) La técnica utilizada por Colgate Palmolive Company en su cepillo My First Colgate se hizo conocer a través de los estudios clínicos y de mercado desde el año 1993.
(iii) En el año 1995 se lanzaron al mercado más de cinco millones de cepillos con la marca My First Colgate, algunos de los cuales llevaban la indicación referida al punto para la dosificación de la pasta dental.
La Sala advierte que en las reivindicaciones aprobadas en la patente de modelo de utilidad de la emplazada, la materia reivindicable es la siguiente:
- la presencia en el dorso de la cabeza del cepillo de una depresión o cavidad en sentido transversal y en la parte frontal un conjunto de penachos coloreados en sentido transversal.
- La depresión o cavidad está ubicada en el tercio medio superior, presentando flechas de forma triangular en dirección transversal que apuntan hacia los costados.
- El conjunto de penachos coloreados ubicados en sentido transversal en la parte frontal del cepillo tiene una sección entre 0.5 cm 2 y 0.8 cm 2 .
Si bien en las reivindicaciones no se menciona expresamente la ventaja o utilidad de los elementos reivindicados, de la descripción del modelo de utilidad en cuestión se desprende que la utilidad de éste radica en demarcar una zona en la cual se aplicará la pasta dental, para evitar el exceso de uso de la misma. Dicha función se cumple tanto por la presencia de la hendidura o cavidad como por la de las cerdas coloreadas.
En tal sentido, las reivindicaciones del modelo de utilidad cuya nulidad se pretende están referidas a fijar una zona de demarcación para el control de la cantidad de pasta dental en el cepillo, la cual ya existía.
En consecuencia, al momento que la emplazada solicitó la patente de su modelo de utilidad, éste ya se encontraba en el estado de la técnica, por lo que no debió ser otorgada.
4.3 Conclusión
Al haberse acreditado que el modelo de utilidad mencionado no cumplía con el requisito de novedad establecido por el artículo 2 de la Decisión 344 al momento de su solicitud, se determina que al otorgarse la patente se contravino lo dispuesto en el artículo 54 de la Decisión 344 concordado con el artículo 62 del Decreto Ley 26017, por lo que el modelo de utilidad en cuestión se encuentra incurso en la causal de nulidad establecida en el artículo 52 inciso a) de la Decisión 344 concordado con el artículo 60 inciso c) del Decreto Ley 26017, aplicable al caso por remisión del artículo 74 de esa norma.
5. Requisito de nivel inventivo
5.1. Sobre el nivel inventivo en los modelos de utilidad
En el presente caso, la Resolución N° 149-2003/OIN-INDECOPI de fecha 31 de enero del 2003, señaló – respecto al requisito de nivel inventivo – lo siguiente: “…a diferencia de la invención como elemento constitutivo de la propiedad industrial consistente en una regla técnica novedosa propuesta para solucionar un problema en cualquier campo de la tecnología, la naturaleza jurídica del modelo de utilidad está dada por toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algo que ya existe como tal (artefacto, herramienta, istrumento, mecanismo u otro objeto o una parte del mismo) que permita un mejor funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora, o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. De acuerdo a esta naturaleza jurídica y atendiendo a la normatividd vigente (la cual coincide con la normatividad que estuvo vigente al momento de la concesión de la patente de modelo de utilidad cuestionada), para conceder una patente de modelo de utilidad basta que se acredite que estamos frente a un producto conocido que presenta una nueva configuración o disposición de elementos que le proporciona alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía, sin que el requisito de nivel inventivo sea exigido en la misma medida que se le exige a las patentes de invención” .
Al respecto, se debe mencionar que el artículo 56 de la Decisión 344 – norma aplicable al presente caso – establece que son aplicables a los modelos de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención en lo que fuere pertinente.
En consecuencia, es de aplicación el artículo 1° de la Decisión 344, que establece:
“Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.
Asimismo, es de aplicación el artículo 4 de la Decisión 344 que establece que: Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica” .
Por su parte, el artículo 62 del Decreto Ley N° 26017 - norma también aplicable al presente caso - establece lo siguiente: “Se entiende por modelo de utilidad a la invención que siendo nueva en el ámbito de aplicación de la Decisión 313 es susceptible de aplicación industrial e implicando un cierto nivel inventivo opera sobre objetos conocidos a través de una forma especial generadora de una ventaja antes inexistente .
Asimismo el artículo 64 de ese Decreto Ley precisa que “ para que una invención sea protegida como modelo de utilidad se considera que tiene cierto nivel inventivo si un experto en la materia opina que esa invención no hubiese sido muy obvia, muy evidente o de muy fácil realización”.
De lo expuesto, la Sala concluye que las normas vigentes al momento de otorgarse la patente de modelo de utilidad de Rita Villena Sarmiento, sí establecían como requisito para obtener una patente de modelo de utilidad, que éstas tengan algún nivel inventivo.
5.2 Aplicación al caso concreto
La accionante señala que el modelo de utilidad carece de nivel inventivo, toda vez que la emplazada conocía ya del cepillo cuya utilidad era demarcar el área de colocación de la pasta dental, toda vez que su empresa lo utiliza desde el año 1992, fecha en la que fue solicitada por primera vez la patente de tal modelo de utilidad.
Por su parte, la emplazada manifiesta que lo conocido era el problema referente a cómo conseguir la cantidad adecuada de pasta en el cepillo dental, pero no se había encontrado la solución, es por esto que creó el cepillo con una demarcación para la pasta dental, utilizando una técnica tranversal (utilizando como indicativo unas flechas en el dorso del cepillo) que no había sido introducida en el mercado y que no cualquier persona podía deducir, ya que las ventajas comparativas de su producto no habían sido estudiadas y mucho menos reivindicadas por nadie.
Sin embargo, tal como se ha señalado en el punto 4 de la presente resolución,en el presente expediente se ha acreditado que la empresa Colgate Palmolive Company introdujo en el mercado el cepillo denominado My First Colgate desde el año 1993, lo cual se demuestra a través de los diversos artículos, estudios clínicos y focus group realizados a partir de ese año.
Del análisis de lo actuado, se determina que en la medida que la técnica consistente en la demarcación de los cepillos dentales ya estaba siendo lanzada desde esa fecha y, definitivamente introducida en el mercado estadounidense desde el año 1995, sería obvio para un experto en la materia crear un nuevo cepillo que en vez de presentar la demarcación en forma circular, lo haga en forma transversal, pues al presentar el mismo mecanismo de acción, era de esperar que se mantuviera la misma actividad en asociación. En tal sentido, se considera que el modelo en cuestión no aporta mayores elementos relevantes a la utilidad que se propone.
Por lo anterior, se concluye que el modelo de utilidad en cuestión no cumple con el requisito de nivel inventivo establecido por el artículo 4 de la Decisión 344, razón por la cual corresponde declararse su nulidad.
6. Efectos jurídicos de la declaración de nulidad de una patente
Conforme se ha señalado en el punto 5 de la presente resolución la declaración de nulidad de una patente de modelo de utilidad determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos en la ley.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución Nº 149-2003/OIN-INDECOPI de fecha 31 de enero del 2003 y, en consecuencia, declarar NULO el registro del modelo de utilidad para CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DENTÍFRICO FLUORADO, registrado bajo título N° 000104 a favor de Rita Villena Sarmiento.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/vr
1 Empresa que, según la accionante, produjo los cepillos dentales My First Colgate para su empresa.
2 Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.
3 Primera Disposición Transitoria.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.
En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.
Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.
4 Aplicable por remisión expresa del artículo 74 del Decreto Ley 26017.
5 Artículo 81 de la Decisión 486.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que el incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.
6 Artículo 15.- No se considerarán invenciones: a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) el todo o la parte de seres vivos tal como e encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico comerciales; e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, f) las formas de presentar información.
7 Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.
8 Artículo 20.- No serán patentables:
a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotación;
b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotación;
c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;
d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.
9 Artículo 28.- La descripción deberá divulgar la invención de una manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La
descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:
a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;
b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;
d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera; e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y, f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.
10 Artículo 29.- Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico y la invención no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la descripción deberá complementarse con un deposito de dicho material.
El depósito deberá efectuarse, a más tardar en la fecha de presentación de solicitud en el País Miembro o, cuando fuese el caso, en la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoque. Serán válidos los depósitos efectuados ante una autoridad internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes, de 1977, o ante otra institución reconocida por la oficina nacional competente para estos efectos. En estos casos, la descripción indicará el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha de depósito y el número de depósito atribuido por tal institución. El depósito del material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de una patente si se hace en condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material a más tardar a partir de la fecha del vencimiento del plazo previsto en el artículo 40.
11 Botana Agra, La reconvención de nulidad como reacción frente a la demanda por violación de un modelo de utilidad. Actas de Derecho Industrial, Tomo XIV 1991-92, Madrid 1993, pp. 222 y siguientes.
12 Otero Lastres, El resultado útil como rasgo conceptual del modelo de utilidad. Actas de Derecho Industrial,Tomo VI, 1979- 1980, Madrid 1981, pp. 191 y siguientes.
13 Recaída en el expediente N° 701-1999/OIN, referente a la acción por infracción de derechos iniciada por RitaVillena contra Colgate Palmolive Company y Colgate Palmolive Perú S.A., la misma que se declaró fundada.
14 Referente al expediente N° 2155-96, mediante el cual Colgate Palmolive Sucursal del Perú INC. solicitó, con fecha 29 de febrero de 1996, la inscripción en el Registro Sanitario del cepillo dental My First Colgate Toothbrush.
15 Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de priporidad si ésta ha sido reivindicada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:
e) Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigación, hubieran necesitado hacerla pública para continuar con su desarrollo. En este caso, el interesado deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado.