RESOLUCIÓN N° 0411-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 128907-2001

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SOLICITANTE : METROCUADRADO.COM S.A.

OPOSITOR : ERASMO WONG LU VEGA

Uso de nombre comercial acreditado con cintas registradoras de ventas y facturas comerciales - Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos y actividades económicas de la clase 16 y servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia

Lima, diez de abril de dos mil tres

I. ANTECEDENTES

Con fecha 29 de mayo del 2001, Metrocuadrado.com S.A. (Colombia) solicitó el registro de la marca de servicio METROCUADRADO, para distinguir publicidad, realización o ubicación de publicidad para otros en cualquier sistema de comunicación, acceso a la información publicitaria, servicios que compartan el registro, la transcripción, la composición, la compilación, la transmisión, o la sistematización de comunicaciones, así como la compilación de datos de cualquier índole, mercadeo; alquiler de publicidad; motores de búsqueda publicitaria; directorios de información; exhibiciones; información; correo publicitario; promoción de productos y servicios de otros espacios para patrocinadores de servicios relacionados con la publicidad e información de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 26 de octubre de 2001, Erasmo Wong Lu Vega (Perú) formuló oposición manifestando que:

i)      Es titular de las marcas LA GRANJITA METRO y logotipo (registrada para distinguir servicios de las clases 35 y 41 de la Nomenclatura Oficial) y METRO y logotipo (registrada para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial) y del nombre comercial METRO y logotipo (utilizado, bajo su autorización, por Hipermercados Metro S.A. para distinguir actividades      relacionadas con la comercialización de productos de la clase 16 y la prestación de servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial).

ii)      Existe riesgo de confusión entre el signo solicitado (METROCUADRADO) y  sus marcas registradas (LA GRANJITA METRO y METRO y logotipo) y su nombre comercial (METRO y logotipo), debido a que el signo solicitado está constituido por la denominación      METRO acompañada de la expresión CUADRADO que no lo convierte en suficientemente distintivo.

iii)      La jurisprudencia que cita es aplicable al presente caso.

Con fecha 20 de diciembre de 2001, Metrocuadrado.com S.A. (Colombia), absolvió el traslado de la oposición formulada manifestando que:

i)      El signo solicitado no sólo está conformado por el término METRO, sino      también por el término CUADRADO, con el que en su conjunto evocan un concepto diferente al correspondiente a los signos del opositor. Asimismo,  señaló que el término CUADRADO permite la diferenciación fonética y gráfica de los signos en cuestión.

ii)      En el aspecto fonético se aprecia que la pronunciación y entonación de los signos en cuestión es distinta, debido a la diferente secuencia de vocales y consonantes que presentan.

iii)      Desde el punto de vista gráfico, se observa que la extensión de ambos signos es distinta, puesto que mientras la denominación METROCUADRADO está constituida por trece letras, el término METRO sólo está conformado por cinco letras.

iv)      Actualmente, se encuentran registradas en las clases 16, 35 y 41 de la Nomenclatura Oficial, diversas marcas que contienen el término METRO o una palabra derivada de éste. Por tal razón, el término METRO es débil y se debe tolerar la coexistencia de signos que incluyan dicho término, siempre que presente algún elemento adicional que los diferencie.

Mediante Resolución N° 12058-2002/OSD-INDECOPI de fecha 28 de octubre del 2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por Erasmo Wong Lu Vega, y en consecuencia otorgó el registro de la marca de servicio METROCUADRADO. Consideró lo siguiente:

i)      Los medios probatorios presentados no acreditan el uso actual y continuo en el Perú del nombre comercial METRO y logotipo, por parte del opositor, para distinguir actividades económicas relativas a la comercialización de productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición del artículo 136 inciso b) de la Decisión 486.

ii)      No existe vinculación entre los servicios de la clase 35, que se pretende distinguir con el signo solicitado y los productos de la clase 16 distinguidos con la marca registrada METRO y logotipo. Precisó que, dichos servicios y productos tienen distinta naturaleza y finalidad y responden a diferentes necesidades. No se encuentran dirigidos al mismo público consumidor y no comparten los mismos canales de comercialización y prestación.

iii)      Tampoco existe vinculación entre los servicios de la clase 35, que se pretende distinguir con el signo solicitado y los servicios de la clase 41 distinguidos con la marca registrada LA GRANJITA METRO y logotipo. Consideró que los servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado tienen como finalidad dar a conocer en el mercado un producto determinado, o brindar asesoría o apoyo técnico a empresas respecto de la administración y gestión de un determinado negocio, mientras que los servicios que distingue la marca registrada tienen como finalidad educar, entretener y divertir a las personas. Además no comparten los mismos canales de prestación, puesto que los servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado son prestados en agencias de publicidad o en oficinas especializadas en asesoría empresarial, mientras que los servicios que distingue la marca registrada son ofrecidos por lo general en centros de estudio y locales de esparcimiento.

iv)      Algunos de los servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial distinguidos por el signo solicitado y la marca registrada LA GRANJITA METRO y logotipo son idénticos (servicios de publicidad).

v)      El signo solicitado METROCUADRADO y la marca registrada LA GRANJITA METRO y logotipo (registrada en las clases 35 y 41 de la Nomenclatura Oficial) no son fonética, gráfica ni conceptualmente semejantes; puesto que si bien comparten el término METRO, el elemento figurativo y la denominación LA GRANJITA que compone la marca registrada, así como la presencia del término CUADRADO en el signo solicitado, determinan la distinta impresión gráfica-fonética de los signos confrontados. De igual forma, en atención a las diferencias antes anotadas, dichos signos evocan conceptos totalmente distintos.

vi)      Si bien el signo solicitado METROCUADRADO y la marca registrada METRO y logotipo, difieren por el elemento figurativo que forma parte de la marca registrada; la presencia del término METRO en el signo solicitado podría inducir a confusión a los consumidores; puesto que dicha partícula no ha perdido su individualidad dentro del signo solicitado, y es el elemento que más destaca dentro de la conformación de la marca registrada. Sin embargo, debido a que con el signo solicitado se pretende distinguir servicios de la clase 35 que no están vinculados a los productos de la clase 16 que distingue la referida marca registrada, es posible la coexistencia de dichos signos en el mercado.

Con fecha 26 de noviembre del 2002, Erasmo Wong Lu Vega interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 12058-2002/OSD-INDECOPI presentando en calidad de nueva prueba instrumental los siguientes documentos: copia de actas de constatación notarial de fechas 18 de octubre del 2001 y 9 de agosto del 2002, copia de comprobantes de pago (“cintas testigo” de máquinas registradoras y la factura Nº 768), referidas a la comercialización de útiles de escritorio; copia de vouchers de consumo con tarjeta de crédito, copias de dos anuncios publicitarios y copia de fotografías correspondientes al el interior de un establecimiento comercial METRO. En dicho recurso se precisó que:

i)      La nueva prueba instrumental presentada demuestra el uso del nombrecomercial METRO y logotipo, para distinguir actividades relacionadas con la comercialización de productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

ii)      Las copias de anuncios publicitarios ofrecidas en calidad de prueba acreditan que los productos de la clase 16 complementan a los servicios de la clase 35, en tanto dichos productos sirven de soporte para realizar actividades      publicitarias. Asimismo, se precisa que las copias de fotografías adjuntadas tienen fecha cierta, razón por la cual acreditan el uso anterior del nombre comercial METRO y logotipo.

Mediante Resolución Nº 1347-2003/OSD-INDECOPI de fecha 6 de febrero del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideracióninterpuesto por Erasmo Wong Lu Vega. Consideró que:

i)      Las copias de las cintas testigo de fecha 14 de marzo de 1999, emitidas porHipermercados Metro S.A., conforme lo acredita la constatación notarial de fecha 18 de octubre del 2001; así como la copia de la factura Nº 768 demuestran el uso real y efectivo en el mercado nacional del término METRO escrito en letras características dentro de un rectángulo- como nombre comercial, para identificar actividades económicas relacionadas con la comercialización de útiles de escritorio, folder de manila, tijera chinches, cuadernos, cartulinas, pegamentos, colores, papel, lápices de la clase 16, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro en cuestión (29 de mayo del 2001), conforme se desprende de la factura Nº 768.

ii)      Habiéndose acreditado el uso del nombre comercial METRO y logotipo, con anterioridad al inicio del presente procedimiento, corresponde evaluar el posible riesgo de confusión entre dicho nombre comercial y el signo solicitado.

iii)      Los servicios y actividades distinguidos por los signos en cuestión tienen distinta naturaleza y finalidad, puesto que los servicios a ser distinguidos con el signo solicitado consisten en dar a conocer en el mercado un producto determinado o en brindar asesoría o apoyo técnico a empresas, respecto de la administración y gestión de un determinado negocio, mientras que las actividades económicas distinguidas el nombre comercial del opositor están referidas a la comercialización de útiles escolares y artículos que se utilizan en el trabajo de oficina. Además dichas actividades y servicios se desarrollan y prestan, respectivamente, en distintos establecimientos comerciales, puesto que la comercialización de útiles de escritorio se desarrolla en librerías, supermercados e incluso en algunas bodegas e imprentas; mientras que los servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado se ofrecen en agencias de publicidad, o en oficinas especializadas en asesoría empresarial.

iv)      Realizado el examen comparativo entre los signos en cuestión, se advierte que si bien éstos difieren en la escritura característica del nombre comercial, ambos suscitan una impresión de conjunto similar, debido a la presencia de la expresión METRO, que constituye el único elemento denominativo del nombre comercial del opositor.

v)      En virtud de lo expuesto, se concluye que si bien existe similitud entre los signos en cuestión, la inexistencia de vinculación entre los servicios y actividades económicas que éstos distinguen, determinan que no exista riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

Con fecha 3 de marzo del 2003, Erasmo Wong Lu Vega interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 1347-2003/OSD-INDECOPI, manifestado que:

i)      Es innegable que el público consumidor vinculará el signo solicitado con el prestigio de sus marcas y su nombre comercial, constituidos por la denominación METRO.

ii)      El término METRO no ha perdido su individualidad al interior del signo solicitado METRO CUADRADO.

Con fecha 2 de abril del 2003, Metrocuadrado.com S.A. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

a)      Si Erasmo Wong Lu Vega ha acreditado el uso del nombre comercial METRO y logotipo.

b)      Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas que constituyen base de la oposición formulada por la firma apelante y, de ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y el nombre comercial METRO y logotipo.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Erasmo Wong Lu Vega es titular de los siguientes signos:

     Marca de producto constituida por la figura de bolsa de fondo amarillo con trazos horizontales de color negro, en el cual destaca la denominación METRO en color negro dentro de un rectángulo, conforme al modelo, que distingue bolsas, tarjetas,

chequeras y papeles de oficina de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, registrada con fecha 20 de mayo de 1994, bajo certificado N° 7329, vigente hasta el 20 de mayo de 2004.

     Marca de servicio constituida por el logotipo rectangular de color amarillo conteniendo la denominación METRO, escrita en letras mayúsculas de color negro, la figura de un sombrero de paja con una cinta roja y el término LA GRANJITA, escrita en letras que van de los colores anaranjados, rojo, rosado, y morado en degradé, conforme modelo, que distingue publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina y demás servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, registrada con fecha 31 de enero del 2000, bajo certificado N° 20193, vigente hasta el 31 de enero del año 2010.

     Marca de servicio constituida por el logotipo rectangular de color amarillo conteniendo la denominación METRO, escrita en letras mayúsculas de color negro, la figura de un sombrero de paja con una cinta roja y el término LA GRANJITA, escrita en letras que van de los colores anaranjados, rojo, rosado, y morado en degradé, conforme modelo, que distingue educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas, culturales y demás servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, registrada con fecha 31 de enero del 2000, bajo certificado N° 20192, vigente hasta el 31 de enero del año 2010.

2. Uso del nombre comercial METRO y logotipo

2.1 Marco conceptual del nombre comercial

A diferencia de la Decisión 344 que no contenía una definición del nombre comercial, el artículo 190 de la Decisión 486 define al nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil, pudiendo constituir nombre comercial, entre otros, la denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Asimismo, la Decisión 486 precisa que una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.

2.2 Naturaleza del registro del nombre comercial

En el Perú el registro del nombre comercial es sólo declarativo, es decir, el registro declara un derecho existente y este derecho está supeditado al uso del nombre comercial.

El artículo 191 de la Decisión 486 concordado con el artículo 210 del Decreto Legislativo 823 establece que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio. Asimismo, el artículo 193 de la Decisión 486 dispone que el registro tendrá carácter declarativo.

La Decisión 486 -a diferencia del Decreto Legislativo 823 que remitía a las normas establecidas para el registro de marcas (artículo 217 ¹ )- establece como prohibiciones al registro de un signo como nombre comercial:

a)   cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público,

b)      cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre,

c)      cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice, o

d)   cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.

2.3 Pruebas de uso

La protección que se otorga al nombre comercial está supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento mercantil o empresa o la actividad económica que distingue, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar que el hecho que un nombre comercial se encuentre registrado no lo exime de la exigencia de uso para mantener su vigencia.

Lo expuesto implica que la Oficina competente debe evaluar las pruebas de uso de un nombre comercial para que éste pueda acceder a registro, cuestión que ha sido regulada y continúa siéndolo por la normatividad vigente sobre la materia.

El artículo 195 de la Decisión 486 dispone que los países miembros podrán exigir la prueba de uso de acuerdo a su legislación interna. Por su parte el artículo 212 del Decreto Legislativo 823 faculta a la Oficina competente para establecer cuáles pruebas son idóneas para demostrar el uso del nombre comercial.

La Sala determina en aplicación de las normas antes mencionadas y en concordancia con la función que el nombre comercial debe cumplir por definición, que las pruebas para acreditar el uso deben servir para demostrar la identificación efectiva de dicho nombre comercial con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

2.4 Valoración de las pruebas presentadas por Erasmo Wong Lu Vega

De conformidad con lo establecido por el artículo 216 del Decreto Legislativo 823, cuando se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o conocimiento del mismo en el Perú por parte del público consumidor pertinente, para actividades económicas iguales o similares a aquéllas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.

En el presente caso, cabe precisar que, conforme quedó establecido en la Resolución Nº 101-2003/TPI-INDECOPI de fecha 29 de enero del año 2003, las facturas conjuntamente con las cintas testigo, cuya existencia fue verificada por Notario Público

-ofrecidas en calidad de prueba en el presente expediente y en el expediente Nº 103836 ² - constituyen medios de prueba que acreditan el uso del nombre comercial METRO y logotipo, para distinguir actividades relacionadas con la comercialización de bolsas, tarjetas, folder manila, cartulinas, pegamentos y papel de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, por parte de Erasmo Wong Lu Vega, desde el 10 de junio de 1997.

Habiéndose acreditado que el opositor viene utilizando el nombre comercial METRO y logotipo, con anterioridad al inicio del presente procedimiento de registro, además de determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas sustento de la oposición, se deberá establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y dicho nombre comercial.

3. Determinación del riesgo de confusión

A diferencia de la Decisión 344 -que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error ³ - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca ⁴ .

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 ⁵ realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-2000 ⁶ en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.

Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.

En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “ inducción a error al público consumidor ” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “ riesgo de confusión ” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) ⁷ .

Ahora bien, el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios // signos // fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, la similitud de los signos y su distintividad no tiene importancia.

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es muy poca.

De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 ⁸ , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.

3.1 Similitud o conexión competitiva

a) Respecto a la marca METRO y logotipo

Se aprecia que los productos y servicios distinguidos por los signos en cuestión tienen distinta naturaleza y finalidad. Así, mientras el signo solicitado pretende distinguir servicios especializados que tienen relación con la publicidad y las comunicaciones, en la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, la marca registrada distingue bolsas, tarjetas, chequeras y papeles de oficina de la clase 16.

Además, los canales de comercialización o prestación de dichos productos y servicios son diferentes, puesto que mientras, por un lado, se trata de productos que son expendidos en librerías, supermercados y -en algunos casos- en bodegas, por otro lado nos encontramos ante servicios prestados por profesionales o por agencias de publicidad que se encargan esencialmente de comunicaciones al público, de declaraciones o de anuncios por todos los medios de difusión y en relación con toda clase de productos o de servicios.

Si bien en muchos casos la publicidad es efectuada a través de tarjetas, bolsas y papeles comprendidos en la clase 16, ello no determina la existencia de similitud o conexión competitiva entre los servicios de publicidad (clase 35) y dichos productos, puesto que es distinto emplear dichos productos para realizar publicidad, a prestar en sí mismos los servicios de publicidad. Además, se debe tener en cuenta que los bienes de capital y equipos necesarios para la fabricación de dichos productos y prestación de los referidos servicios son diferentes.

b) Respecto al nombre comercial METRO y logotipo

Son aplicables para el caso de los servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado y las actividades económicas que distingue el nombre comercial de la opositora lo expuesto en el punto a), puesto que dichas actividades económicas están relacionadas con la comercialización de útiles de oficina de la clase 16, tales como bolsas, tarjetas y papel, entre otros.

Por tal razón, tampoco existe similitud y/o conexión competitiva entre los servicios a ser distinguidos con el signo solicitado y las actividades económicas distinguidas con el nombre comercial del opositor.

c) Respecto a la marca LA GRANJITA METRO y logotipo

Se advierte que los servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado se encuentran comprendidos entre los servicios que distingue la marca LA GRANJITA METRO y logotipo, registrada en la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

En ese sentido, siendo dicha marca registrada el único signo distintivo base de la oposición que distingue servicios similares a los que se pretende distinguir con el signo solicitado, sólo corresponde efectuar el examen comparativo entre dichos signos.

3.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es pertinente partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 ⁹ . Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 ¹⁰ y 76-IP-2000 ¹¹ .

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

En el presente caso, teniendo en cuenta que los signos en conflicto distinguen servicios especializados comprendidos en la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, es razonable suponer que quien requiera la prestación de dichos servicios prestará un especial grado de atención antes de solicitarlos.

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquéllos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades: a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Conforme lo señala Fernández - Novoa ¹² , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”. Señala que  “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico – denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”. El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber, i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros; ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

Atendiendo a que en el presente caso, la marca registrada es de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si dicho signo presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto.

Conforme se puede apreciar a continuación, la denominación METRO, que aparece en letras de mayor tamaño y en una ubicación predominante, constituye el elemento de mayor relevancia al interior de la marca registrada, siendo la denominación LA GRANJITA y la figura de un sombrero tan sólo un complemento:

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado METROCUADRADO y la marca registrada METRO y logotipo, se advierte que dichos signos presentan un distinto número de sílabas (5 / 2) y una diferente secuencia de vocales, debido a la inclusión del término CUADRADO en el signo solicitado.

Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que el elemento figurativo de la marca registrada, así como la diferente extensión de las denominaciones METROCUADRADO y METRO determinan que la impresión visual suscitada por los signos sea diferente.

Asimismo, en el plano conceptual, se aprecia que mientras el signo solicitado sirve para designar la unidad de superficie equivalente a un cuadrado de un metro de lado (m ² ), la marca registrada -por incluir el término LA GRANJITA- sugiere la idea de un lugar utilizado para la cría de aves, lo cual también contribuye a la diferenciación de los signos.

3.3 Riesgo de confusión

Por los argumentos expuestos, se concluye que si bien los signos en cuestión distinguen servicios similares, dada la diferencia fonética, gráfica y conceptual existente entre dichos signos, es posible que éstos coexistan en el mercado sin inducir a que el público consumidor confunda un servicio con otro (confusión directa), o asocie el origen empresarial de los servicios distinguidos (confusión indirecta).

En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que corresponde su acceso a registro.

4. Aplicación de la jurisprudencia invocada

La jurisprudencia administrativa sólo se tomará en cuenta cuando se señale expresamente que constituye precedente de observancia obligatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Decreto Legislativo 807, lo cual no ha ocurrido en el caso de las resoluciones citadas por Erasmo Wong Lu Vega en el presente procedimiento.

Asimismo, cabe señalar que el examen comparativo no tiene relevancia más allá del caso concreto y, si bien muestra la tendencia de la administración en el examen de registrabilidad, no tiene efectos vinculantes al momento de juzgar una nueva solicitud, ya que la determinación del riesgo de confusión entre los signos es una facultad discrecional de la Sala, órgano que tiene la obligación de evaluar íntegramente cada solicitud de registro a efectos de establecer si la misma cumple con los requisitos de registrabilidad.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N° 1347-2003/OSD-INDECOPI de fecha 6 de febrero del 2003, por sus efectos la Resolución Nº 12058-2002/OSD-INDECOPI de fecha 28 de octubre del 2002 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de servicio METROCUADRADO, solicitado por Metrocuadrado.com S.A. (Colombia), para distinguir publicidad, realización o ubicación de publicidad para otros en cualquier sistema de comunicación, acceso a la información publicitaria, servicios que compartan el registro, la transcripción, la composición, la compilación, la transmisión, o la sistematización de comunicaciones, así como la compilación de datos de cualquier índole, mercadeo; alquiler de publicidad; motores de búsqueda publicitaria; directorios de información; exhibiciones; información; correo publicitario; promoción de productos y servicios de otros espacios para patrocinadores de servicios relacionados con la publicidad e información de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR

Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

/pl

1      Artículo 217.- Todo lo relativo al nombre comercial, en lo que sea aplicable y no exista disposición especial, se regirá por las normas establecidas para las marcas de productos y de servicios.

2      Sobre registro de la marca METROLIMA, solicitado por Alfa-Beta Sistemas S.A.C., para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

3     Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

     a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

4     Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

     a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” ⁵

5      Ver nota 3.

6     Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.

7     Ver nota 4.

8     Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.

9     Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

a)     La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;

b)     El grado de percepción del consumidor medio; 

c)     La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;

d)     El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,

e)     Si el signo es parte de una familia de marcas.

10     Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.

11     Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (ver nota 10), p. 15.

12      Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.