RESOLUCIÓN N° 0704-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 123069-2001

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SOLICITANTE      :      INTI FARMA S.A.C

OPOSITORES      :      DROGUERÍA INTI S.A. BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT

Levantamiento de suspensión – Examen de registrabilidad

Lima, dieciséis de julio de dos mil tres

I. ANTECEDENTES

Con fecha 8 de febrero del 2001, Inti Farma S.A.C  (Perú) solicitó el registro del nombre comercial constituido por el logotipo conformado por la denominación INTI FARMA S.A.C. escrita en letras características de color verde, sobrepuesta a la figura de un sol de color amarillo, en la parte central se aprecia una cruz de color rojo, conforme al modelo, para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos farmacéuticos, galénicos, quirúrgicos, recursos terapéuticos, insumos químicos, productos para el bebé y productos sanitarios estériles, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante proveído de fecha 28 de febrero del 2001, la Oficina de Signos Distintivos requirió a la solicitante que excluya de su solicitud a los “productos quirúrgicos” e “insumos químicos”, por no pertenecer a la clase 5; además, que precise a que productos se refiere con “recursos terapeúticos” y “productos para el bebé; debiendo en el momento de precisar su significado acreditar la realización de cada una de las actividades económicas a ser distinguidas por el nombre comercial solicitado.

Con fecha 2 de marzo del 2001, Inti Farma S.A.C, excluyó de su solicitud a los insumos químicos y productos quirúrgicos; igualmente, aclaró que con “recursos terapéuticos” se refiere a productos medicinales elaborados a base de productos naturales y que con “productos para el bebé se refiere a  chupones, biberones, pañales, tetinas, calzoncitos de plástico, incluyendo productos lácteos, como leches Nan, S-26, etc. Asimismo, presentó copias simples de boletas que acreditan la comercialización de productos farmacéuticos (medicinas) y productos para el bebé.

Mediante proveido de fecha 7 de marzo del 2001, la Oficina de Signos Distintivos dio por cumplido en parte el mandato de fecha 28 de febrero del 2001 y requirió a la solicitante que acredite el uso del nombre comercial para las demás actividades económicas señaladas en la solicitud. Dejó constancia que se reemplazarán los “recursos terapéuticos” por “productos medicinales elaborados a base de productos
naturales” y los “productos para el bebé por “alimentos para bebés”.

Con fecha 2 de mayo del 2001, Inti Farma S.A.C, presentó copias simples de boletas que acreditan el uso del nombre comercial solicitado para la venta de productos lácteos (alimentos para el bebé) y de productos estériles (jeringas).

Mediante proveído de fecha 3 de mayo del 2001, la Oficina de Signos Distintivos requirió a la solicitante que acredite el uso del nombre comercial solicitado para productos medicinales elaborados a base de productos naturales.

Mediante proveído de fecha 4 de junio del 2001, la Oficina de Signos Distintivos, dejó constancia que la solicitante no cumplió con absolver el mandato de fecha 3 de mayo del 2001 y que la orden de aviso se otorgará para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos sanitarios estériles y alimentos para bebés ¹ .

Con fecha 13 de agosto del 2001, Droguería Inti S.A. formuló oposición señalando lo siguiente:

-     Es titular de la marca INTI y logotipo, registrada bajo certificado N° 32415, para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

-     La expresión FARMA será reconocida por el consumidor como la forma abreviada de los términos "fármaco" "farmacéutico", “farmacológico” o cualquier otra expresión análoga a los productos de la clase 5, por lo que ésta no será considerada como un elemento distintivo de dicho signo. Por consiguiente, no debe formar parte del análisis para determinar la distintividad del signo.

-     Excluyendo la expresión FARMA, se aprecia que ambos signos están conformados principalmente por la expresión INTI, la cual además constituye la primera en su ubicación en ambos signos, por lo cual éstos son confundibles, tanto visual como fonéticamente.

-     El signo solicitado utiliza el mismo tipo de letra de molde (de características cuadradas) que utiliza su marca, circunstancia que contribuye enormemente a que los consumidores asocien ambos signos y los confundan, ya que los consumidores podrán pensar que se trata de una actividad realizada por una empresa que tiene relación directa con su marca INTI.

Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.

Con fecha 17 de agosto del 2001, Beiersdorf Aktiengesellschaft formuló oposición

manifestando lo siguiente:

-     Es titular de la marca INTIPHARM, registrada bajo certificado N° 15030,  para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

-     La expresión FARMA será reconocida por el consumidor como la forma abreviada de los términos "fármaco" "farmacéutico", “farmacológico” o cualquier otra expresión análoga a los productos de la clase 5, por lo que ésta no será considerada como un elemento distintivo de dicho signo. Por consiguiente, no debe formar parte del análisis para determinar la distintividad del signo.

-     Excluyendo la expresión FARMA, se aprecia que ambos signos están conformados principalmente por la expresión INTI, la cual además constituye la primera en su ubicación en ambos signos, por lo que son altamente confundibles tanto visual como fonéticamente. Inclusive, si no se excluye para el análisis la palabra FARMA del signo solicitado, la pronunciación de su marca INTIPHARMA estaría plenamente comprendida en el nombre comercial solicitado.

-     Los consumidores podrán pensar que se trata de una actividad realizada por una empresa que tiene relación directa con su marca INTIPHARM, produciéndose confusión respecto al origen empresarial de los servicios (sic) solicitados.

Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.

Con fecha 26 de setiembre del 2001, Inti Farma S.A.C, absolvió el traslado de las oposiciones formuladas señalando lo siguiente:

-     Ambas oposiciones tienen como principal fundamento la coincidencia del término INTI, el mismo que, en cada una de las marcas opositoras, aparece en diferente configuración y posición.

-     Teniendo en consideración la inexistencia de relación comercial entre las opositoras, la presencia del término INTI en sus respectivas marcas, permite afirmar que dicho término no es exclusivo de ninguna de ellas y, consecuentemente, carecen de fundamento sus oposiciones.

-     Existen diferentes marcas que contienen en su estructura el término INTI, tales como: INTIMA, INTIDERM, INTIMOL, INTIPHARM, INTIELAST, INTIFIX, INTIPLAST, INTIMATE, INTIMINA, INTICLUDE. En cada una de las marcas mencionadas, el término INTI aparece en diferente posición. Así, en el signo solicitado, aparece sobrepuesto al logotipo constituido por la figura de una cruz de color rojo, el término FARMA y la figura de un sol radiante.

-     Si bien el término FARMA está presente en diversas marcas, en el signo solicitado cumple una función importante a efectos de su distinción, razón por la que tendrá que incluirse en el examen de registrabilidad y no referirse a un elemento aislado como pretenden las opositoras.

-     El hecho que el signo solicitado incluya elementos de la marca registrada, no significa necesariamente que sean confundibles. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.

Con fecha 23 de octubre del 2001, Droguería Inti S.A. manifestó que el término INTI en el signo solicitado aparece en la parte superior y principal del mismo y, además, en letras de imprenta muy prominentes. Por tanto, no solamente su signo está incluido en el signo solicitado, sino que además aparece la expresión INTI con el mismo tipo de letra que caracteriza a su empresa (letras cuadradas y con líneas sumamente gruesas). Señaló que el término FARMA es descriptivo, por tanto, debe ser excluido del análisis.

Con fecha 24 de octubre del 2001, Beiersdorf Aktiengesellschaft manifestó que el término FARMA es descriptivo de la función farmacológica o farmacéutica  de los productos a distinguir.

Mediante Resolución N° 10052-2002/OSD-INDECOPI de fecha 10 de setiembre del 2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por Droguería Inti S.A.; fundada la oposición formulada por Beiersdorf Aktiengesellschaft y denegó el registro del signo solicitado, señalando lo siguiente:

-     De los medios probatorios presentados por la solicitante, se consideró el 31 de enero del 2001 como fecha de primer uso del nombre comercial solicitado.

-     En la clase 5 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas diversas marcas de producto que incluyen en su conformación el término INTI, tales como: INTIBROXOL, INTICLUDE, INTIDERM, entre otras.

-     El signo solicitado está referido a productos framacéuticos, productos sanitarios estériles y alimentos para bebés de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, mientras que los signos INTI y logotipo e INTIPHARM, están referidos a la totalidad de productos de la misma clase.

-     El signo solicitado INTI FARMA resulta perfectamente diferenciable de la marca registrada INTI y logotipo, toda vez que si bien el elemento denominativo del signo registrado se encuentra íntegramente comprendido en el solicitado, ello no implica necesariamente la confundibilidad de los signos, siendo los demás elementos que presentan (pronunciación y contenido conceptual) los que contribuyen a su eficaz diferenciación. Así, el vocablo INTI proviene del idioma quechua y significa SOL, lo cual es conocido por la generalidad de consumidores, a diferencia de la denominación que presenta el signo peticionado, la cual carece de significado concreto

-     Realizado el examen entre el signo solicitado y la marca registrada INTIPHARM, se determinó que son confundibles entre sí, ya que sus sílabas y fonemas (sic) son sumamente parecidos, lo cual conlleva a que sus pronunciaciones se asemejen. Asimismo, la inclusión de las siglas S.A.C.  no constituye aporte de distintividad alguno al signo, al constituir las siglas de la denominada sociedad anónima cerrada, por lo que es utilizada por las diversas personas que hayan adoptado dicha forma societaria. De este modo, se estableció que los signos presentan elementos que permiten atribuirles un origen empresarial común.

-     El signo solicitado se encuentra incurso dentro de la prohibición de registro establecida en el inciso c) del artículo 194 de la Decisión 486.

Con fecha 10 de octubre del 2002, Inti Farma S.A.C. interpuso recurso de apelación señalando lo siguiente:

-     No se ha tenido en cuenta el aspecto figurativo del signo solicitado ni el carácter genérico del término FARMA / PHARM; cuya presencia en ambos signos no determina que los signos sean confundibles.

-     A efectos del análisis de los signos, se ha tomado el término FARMA de forma aislada, debiéndose tomar en conjunto todo el signo INTI FARMA.

-     La coincidencia entre el signo solicitado y la marca registrada se da sólo en el término INTI, el mismo que es utilizado en varias marcas registradas.

-     La inclusión del término INTI tanto en el signo solicitado como en las marcas registradas, descarta la posibilidad de confusión a partir de dicho elemento, de tal forma que el análisis de confundibilidad tendrá que basarse en los términos FARMA y PHARM, los mismos que aparecen en diferente posición y presentación.

-     La marca registrada se tendrá que usar como PHARM y obedece a la identificación de un producto; mientras que el signo solicitado aparecerá como INTI FARMA y logotipo y obedece a la identificación de un actor comercial.

-     Su empresa ejerce actividades comerciales en Huaraz imposibilitando de este modo que el público consumidor relacione a su empresa con los productos que distingue la marca registrada.

-     El registro de la marca INTIPHARM no puede impedir la concurrencia de otras, siempre que éstas contengan elementos adicionales de diferenciación, situación que cumple a plenitud el signo solicitado.

Con fecha 7 de noviembre del 2002, Beiersdorf Aktiengesellschaft absolvió el traslado de la apelación manifestando lo siguiente:

-     La apelante se ha limitado a repetir sus argumentos, los mismos que fueron desvirtuados por la Oficina de Signos Distintivos. -Los signos INTIPHARM e INTI FARMA presentan marcadísimas semejanzas, por lo que su coexistencia en el mercado es imposible.

-     Las siglas S.A.C. no deben ser consideradas en el examen comparativo de los signos, por cuanto únicamente indican cuál es el tipo societario de la empresa solicitante.

-     De otorgarse el registro, el público consumidor pensaría que se encuentra ante una nueva línea de las actividades comerciales de su empresa o que se trata de la venta de productos elaborados por una licenciataria de su empresa, lo cual no corresponde a la realidad.

-     Los dibujos y colores que conforman el aspecto figurativo del signo solicitado no bastan para determinar la distintividad del mismo y, menos aun, para establecer la procedencia del registro del mismo, pues las actividades comerciales a distinguirse con el signo solicitado serán identificados y solicitados por el público consumidor por la denominación INTI FARMA y no por figura o diseño alguno.

Con fecha 23 de enero del 2003, Beiersdorf Aktiengesellschaft señaló que Inti Farma S.A.C. ha iniciado una acción de cancelación en contra de la marca INTIPHARM (certificado N° 15030). Precisó que el nombre comercial INTI FARMA S.A.C y logo también es confundible con otras marcas registradas a favor de su empresa como: INTIDERM, INTIPOR, INTISOL, INTIELAST, INTIFIX, INTIPLAST, INTICLUDE, INTIPLASTIC, por lo que la solicitud de registro debe ser denegada.

Mediante Resolución N° 121-2003/TPI-INDECOPI de fecha 5 de febrero del 2003, la Sala de Propiedad Intelectual suspendió la tramitación del presente expediente hasta que se resuelva el expediente N° 163844-2002, correspondiente a la acción de cancelación de la marca de producto INTIPHARM, interpuesta por Inti Farma S.A.C.

Con fecha 13 de mayo del 2003, Inti Farma S.A.C. presentó copia de la Resolución N° 4858-2003/OSD-INDECOPI de fecha 30 de abril del 2003, emitida por la Oficina de Signos Distintivos en el expediente N° 163844-2002, por la cual se declara fundada la acción interpuesta por Inti Farma S.A.C. y, en consecuencia, se ordena la cancelación del registro de la marca de producto INTIPHARM, registrada bajo certificado N°15030. Con fecha 12 de junio del 2003, adjuntó copia de la notificación de la providencia de fecha 5 de junio del 2003, por la que se declaró consentida la mencionada resolución.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

Corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar:

a)     Si el certificado N° 15030, correspondiente a la marca de producto INTIPHARM, se encuentra vigente.

b)     Si procede levantar la suspensión del presente procedimiento.

c)     Si el signo solicitado reúne los requisitos para acceder al registro.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

a)      Beiersdorf Aktiengesellschaft (Alemania) fue titular de la marca de producto INTIPHARM, que distingue productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos y demás de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 24 de abril de 1995 bajo certificado N° 15030, vigente hasta el 24 de abril del 2005. Con fecha 10 de octubre del 2002, Inti Farma S.A.C. solicito bajo expediente N° 163844-2002 la cancelación del certificado N° 15030 correspondiente a la marca INTIPHARM. Mediante Resolución N° 4858-2003/OSD-INDECOPI de fecha 30 de abril del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción interpuesta por Inti Farma S.A.C. y, en consecuencia, canceló el registro de la marca de producto INTIPHARM, registrada bajo certificado N°15030 a favor de Beiersdorf AG.

Mediante providencia de fecha 5 de junio del 2003, dicha Oficina declaró consentida la mencionada resolución. Con fecha 20 junio del 2003 se inscribió en el asiento N° 4 del certificado N°15030 la cancelación de la marca de producto INTIPHARM, registrada a favor de Beiersdorf AG.

b) En la clase 5 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas a favor de Beiersdorf Aktiengesellschaft las siguientes marcas que contienen la partícula INTI: INTIDERM, INTIPOR, INTISOL, INTIELAST, INTIFIX, INTIPLAST, INTICLUDE, INTIPLASTIC.

c)      En la clase 5 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas a favor de distintos titulares varias marcas que contienen la partícula INTI, tales como: INTI (mixta), INTIMA, INTIMOL, INTIMINA, INTINAFIL, INTIMOL DEPOT, INTIBROXOL.

d) En la clase 5 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas a favor de distintos titulares diversas marcas que contienen la partícula FARMA o PHARMA, tales como: +FARMA, FARMAHORRO, FARMAUNO, FARMARO, B.I FARMA, FARMACHIF, FARMACOL, FARMACOM, FARMADOL, FARMALAB FARMALAC, FARMALIT, FARMANUC FARMARED, FARMARUB, FARMAFOR T, FARMACOX, FARMADIX, FARMA, FARMAGRIPP, FARMAPLUS, FARMABIOT, ERCA FARMA, FARMABIOT, FARMA – 12, FARMACITO, FARMACOLA, FARMANOVA, FARMAPESA, FARMACAINA, FARMATEINA, FITZ FARMA, INKA’S FARMA, IQFARMA, JAMPI FARMA, FARMATORRES, FARMATRADE, FARMAVITAL, CIFARMA, DIFARMA, FARMA CENTER, PHARMACORP, PHARMADYN, PHARMACIA (mixta), PHARMA-DEP, PHARMAFEM, PHARMAGIN, PHARMALAB, PHARMAPAST, PHARMATECH, PHARMATON, WORLD PHARMA, PHARMALAX, F, PHARMAFRESH, PHARMAPLAN, PHARMAPRED, OM PHARMA, PHARMAFINA, PHARMALINE, PHARMA-TIME, PHARMATIQUE, SCHWARZ PHARMA, ALPHARMA, PHARMANDINA, SANKYO PHARMA, AMEX PHARMA, PHARMACHEMIE, PHARMALATUM, PHARMASCIENCE, PHARMATOVIT, PHARMATRADE, PHARMAWEB.

2. Levantamiento de la suspensión ordenada mediante Resolución Nº 121-2003/TPI-INDECOPI

2.1 Marco legal

El artículo cuarto de la Directiva Nº 001-1998/TRI-INDECOPI de fecha 23 de noviembre de 1998 establece que cuando las Oficinas o Comisiones del INDECOPI expidan una resolución que suspende la continuación del procedimiento a su cargo por considerar conveniente esperar, para mejor resolver el caso en cuestión, que otro órgano funcional del INDECOPI u otra entidad emita un pronunciamiento previo, podrán posteriormente levantar la suspensión decretada cuando se acredite que ha dejado de existir el motivo que justificó la suspensión.

En este sentido, las Oficinas, Comisiones y Salas del Tribunal del INDECOPI podrán levantar las suspensiones decretadas y emitir un pronunciamiento final, cuando haya dejado de existir la causa de la suspensión.

2.2 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, mediante Resolución Nº 121-2003/TPI-INDECOPI de fecha 5 de febrero del 2003, la Sala de Propiedad Intelectual ordenó, por razones de eficacia y economía procesal, suspender la tramitación del presente procedimiento hasta que se resuelva el expediente Nº 163844-2002 referido a la acción de cancelación por falta de uso del registro de la marca de producto INTIPHARM - registrada bajo certificado N° 15030, a favor de Beiersdorf AG, para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial - iniciado por Inti Farma S.A.C, dado que consideró que la decisión que se adoptara en ese caso podría afectar la resolución de la presente solicitud de registro del nombre comercial INTI FARMA S.A.C y logotipo.

3. Examen de registrabilidad

La prohibición de registro de un nombre comercial por ser confundible con una marca anteriormente registrada sólo opera cuando tal solicitud no haya sido denegada definitivamente o cuando el registro se encuentre vigente, según sea el caso.

En el caso concreto - conforme se aprecia del informe de antecedentes - la marca que sirvió de base para la denegatoria del signo solicitado ha sido cancelada, por lo que carece de objeto realizar el examen comparativo entre el signo solicitado  INTI FARMA S.A.C y logotipo y la marca cancelada INTIPHARMA

Realizado el examen de registrabilidad, la Sala determina que el signo solicitado reúne los requisitos exigidos por el artículo 191 de la Decisión 486, no encontrándose incurso en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 194 de la Decisión 486, por lo que procede acceder a su registro.

Cabe precisar que mediante la Resolución N° 121-2003/TPI-INDECOPI de fecha 5 de febrero del 2003, la Sala de Propiedad Intelectual consideró acreditado el uso real y efectivo como nombre comercial la denominación INTI FARMA S.A.C y logotipo, reconociéndose como fecha de primer uso  del mismo el 31 de enero del 2001, para identificar actividades económicas relacionadas fundamentalmente con la comercialización de productos farmacéuticos, productos sanitarios estériles, y alimentos para bebés, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- LEVANTAR la suspensión ordenada mediante Resolución N° 121-2003/TPI-INDECOPI de fecha 5 de febrero del 2003.

Segundo.- REVOCAR la Resolución N° 10052-2002/OSD-INDECOPI de fecha 10 de setiembre del 2002, en el extremo que denegó el registro del nombre comercial solicitado y, en consecuencia, OTORGAR el registro del nombre comercial INTI FARMA S.A.C, solicitado por Inti Farma S.A.C (Perú) para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos farmacéuticos, productos sanitarios estériles y alimentos para bebes, que se encuentran comprendidas en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, reconociéndose como fecha de primer uso el 31 de enero del 2001, por el plazo de diez años contado a partir de la fecha de la presente Resolución y disponer su inscripción en el Registro de Nombres Comerciales de la Propiedad Industrial.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR

Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

/vr

1

Cabe precisar que la orden de aviso otorgada el 4 de junio del 2001 incluyó como actividades a distinguir con el

nombre comercial solicitado la comercialización de productos farmacéuticos, sanitarios estériles y alimentos  para bebés. Asimismo, se señaló como fecha de primer uso del nombre comercial el 31 de enero del 2001.