RESOLUCIÓN N° 0785-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 170080-2003

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0785-2004/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 170080-2003

ACCIONANTE     :      ABRAHAM FALCON GARCÍA

EMPLAZADA     :     INSTRUMENTOS MUSICALES DE CUERDA FALCÓN HNOS. E.I.R.L.

Nulidad de registro de un nombre comercial obtenido al amparo de la Decisión 85 y el Decreto Supremo 001-71 IC/DS - Mala fe acreditada - Signos que pueden sugerir vinculaciones con personas distintas a su titular

Lima, tres de setiembre del dos mil cuatro

I. ANTECEDENTES

Con fecha 6 de enero del 2003, Abraham Falcón García (Perú), en nombre propio y en representación de Guitarras Falcón E.I.R.L., solicitó la nulidad del certificado N ^º 7426, correspondiente al registro del nombre comercial INSTRUMENTOS MUSICALES DE CUERDA FALCÓN HNOS. E.I.R.L., inscrito a favor de Instrumentos Musicales de Cuerda Falcón Hnos. E.I.R.L., para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos comprendidos en la clase 15 de la Nomenclatura Oficial. Sostuvo lo siguiente:

(i)      Es fabricante de las guitarras distinguidas con la marca FALCÓN, desde hace más de 50 años.

(ii)      Debido a su constante esfuerzo y dedicación, dichas guitarras gozan de prestigio y fama internacional, lo cual se refleja en los premios y reconocimientos que le han otorgado distintas instituciones, llegando incluso a obtener la denominación de MAITRE LUTHIER en un evento realizado en París (Francia) el año 1987.

(iii)      Lo anterior ha sido aprovechado por personas que sin escrúpulos fabrican instrumentos musicales de mala calidad, para luego venderlos como si fuesen productos FALCÓN, lo cual además de atentar contra el prestigio de su marca le ocasiona serios perjuicios económicos.

(iv)      Una de las personas que se venía beneficiando con dicha situación fue el señor Erasmo Falcón García. Con posterioridad al deceso de dicho señor, fueron sus herederos, quienes alegando estar usando su apellido lograron registrar el signo materia de la presente acción de nulidad, contraviniéndose de esta forma lo establecido en la Resolución Divisional N° 046-DACCOD/DIPI de fecha 18 de octubre de 1982, que prohibió a Erasmo Falcón García el uso del término FALCÓN como marca de fábrica y/o nombre comercial.

(v)      Por lo anterior, la emplazada ha venido generando confusión en el público consumidor al vender guitarras empleando un signo que es similar al signo que usa para distinguir sus productos.

(vi)      Adjunta diversos documentos en calidad de prueba.

Mediante proveído de fecha 8 de abril del 2003, la Oficina de Signos Distintivos corrió traslado de la acción de nulidad a Instrumentos Musicales Falcón Hermanos E.I.R.L. Asimismo, dejó constancia que la acción de nulidad ha sido interpuesta por Abraham Falcón García y la empresa Guitarras Falcón E.I.R.L., debiendo cumplirse, en un plazo de 60 días hábiles, con presentar el poder del representante de dicha empresa.

Con fecha 17 de junio del 2003, Instrumentos Musicales de Cuerda Falcón Hermanos E.I.R.L. (Perú) absolvió el traslado de la acción de nulidad manifestando que:

(i)      Abraham Falcón García expone argumentos que carecen de sustento lógico, los mismos que esgrimió al oponerse al registro del signo que es materia de la acción de nulidad tramitada bajo el presente expediente. En su momento, dichos argumentos fueron desestimados por la autoridad administrativa, razón por la cual fue concedido el referido registro.

(ii)      Ninguno de los argumentos expuestos por Abraham Falcón García está referido a alguna de las causales de nulidad previstas en el Decreto Legislativo 823, puesto que éstas corresponden a la nulidad de registro de marcas y no de nombres comerciales. Por tal motivo, la presente acción de nulidad deviene en insubsistente.

(iii)      Si bien Abraham Falcón García alega la existencia de mala fe al solicitar el registro del nombre comercial en cuestión, ésta no ha quedado acreditada. Además, se debe tener en cuenta que el primero en registrar la marca FALCÓN fue Erasmo Falcón García, titular-gerente de Instrumentos Musicales Falcón Hermanos E.I.R.L.

(iv)      Carece de sustento toda imputación efectuada por el accionante acerca de la comisión de delitos de estafa y contra los derechos intelectuales, puesto que en el local comercial donde ejerce sus actividades comerciales sólo se comercializan productos distinguidos con sus marcas registradas.

Mediante proveído de fecha 24 de julio del 2003, la Oficina de Signos Distintivos dispuso que al no haberse cumplido con el mandato de fecha 8 de abril del 2003, se tenga por no presentada la acción de nulidad interpuesta por Guitarras Falcón E.I.R.L., considerándose como único accionante a Abraham Falcón García.

Con fecha 24 de setiembre del 2003, Abraham Falcón García presentó los siguientes documentos con la finalidad de sustentar sus argumentos:

(i)      Copia de declaraciones juradas suscritas por distintas personalidades del arte peruano pertenecientes a distintas generaciones, que reconocen a Abraham Falcón García, como el único creador, fundador y forjador de las guitarras FALCÓN (fojas 97 a 117).

(ii)      Copia del diploma otorgado con fecha 14 de agosto del 2003, por la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) a Abraham Falcón García en reconocimiento al prestigio obtenido como constructor de las guitarras FALCÓN (foja 118).

(iii)      Copia del diploma mediante el cual se otorgó a Abraham Falcón García el grado de Gran Maestro de la Artesanía Peruana 2003, en su condición de artista popular en la especialidad de instrumentos musicales (foja 119).

Con fecha 29 de octubre del 2003, Abraham Falcón García presentó medios de prueba adicionales para respaldar sus afirmaciones.

Mediante Resolución 14854-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad interpuesta. Consideró lo siguiente:

(i)      En la Escritura de Constitución de Guitarras Falcón E.I.R.L. se aprecia que si bien el titular de dicha empresa es el señor Abraham Falcón García, no se precisa quien es la persona que ejercerá el cargo de gerente. Sin perjuicio de ello, en tanto Guitarras Falcón E.I.R.L. es una empresa individual de responsabilidad limitada cuyo titular es el mismo Abraham Falcón García, se considera que éste cuenta con legítimo interés para actuar no sólo a nombre propio sino también a nombre de dicha empresa.

(ii)      Revisando la copia de la Resolución Divisional N ^º 035048-DIPI-Dm de fecha 31 de mayo de 1984 que originó el certificado N ^º 7426, cuya nulidad es objeto del presente expediente, se aprecia que el señor Abraham Falcón García formuló oposición señalando que el nombre comercial solicitado es confundible con su marca FALCÓN y etiqueta, inscrita con certificado N ^º 43068.

(iii)      Sin embargo, en la misma resolución se aprecia que dicha oposición fue declarada infundada sin efectuarse un examen comparativo entre el nombre comercial solicitado y la marca de fábrica registrada. Se concluyó que no había confusión entre dichos signos debido a que en un caso se trataba de una marca usada para identificar productos y en el otro, de un nombre comercial usado para identificar establecimientos dedicados a una actividad económica, no siendo posible la existencia de riesgo de confusión entre dos elementos constitutivos de la propiedad industrial que son distintos.

(iv)      Contrariamente a lo argumentado en dicha resolución y a la luz de las normas vigentes en ese momento (Decisión 85 y el D.S. 001-71 IC/DS), sí es posible la existencia de riesgo de confusión entre diferentes elementos constitutivos de la propiedad industrial, por lo que corresponde efectuar el examen comparativo a fin de establecer si los signos en conflicto son similares al grado de generar confusión.

(v)      Sin perjuicio de lo anterior, la acción de nulidad iniciada por Abraham Falcón García no se fundamenta únicamente en el riesgo de confusión sino que también alega la existencia de mala fe por parte de los emplazados, razón por la cual se determina que la presente acción de nulidad es procedente, correspondiendo un pronunciamiento respecto a los argumentos de fondo expresados por el accionante.

(vi)      Al momento de otorgarse el registro del nombre comercial INSTRUMENTOS MUSICALES DE CUERDA FALCÓN HNOS. E.I.R.L. (31 de mayo de 1984) se encontraban vigentes la Decisión 85 y el D.S. 001-71 IC/DS - Reglamento de la Ley General de Industrias. En tal sentido, la determinación de la nulidad del registro de dicho nombre comercial será evaluada en base a dicha normativa.

(vii)      Respecto a la mala fe de la emplazada:

-      Si bien la Decisión 85 y el D.S. 001-71 IC/DS no contemplaban expresamente dentro de las prohibiciones al registro el supuesto de mala fe, el referido Decreto Supremo en su artículo 110 establece que todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial, o al normal desenvolvimiento de las actividades industriales y comerciales, se considerará como competencia desleal; en consecuencia ilegal y prohibido.

-      De la revisión de los medios probatorios, se ha verificado que:

a)      Abraham Falcón García fue titular de la marca de producto FALCON y logotipo (certificado N° 40475), desde el 14 de marzo de 1974 hasta el 14 de marzo de 1979. Asimismo, Guitarras Falcón E.I.R.L., empresa del señor Abraham Falcón García, fue titular de la marca GUITARRAS FALCON y logotipo (certificado N° 43068) vigente desde el 12 de enero de 1982 hasta el 12 de enero de 1987, signos que si bien -a diferencia de los certificados N ^º 70508 y 7099- no se encuentran vigentes en la actualidad, sí demuestran la antigüedad de los registros del signo FALCON a favor de Abraham Falcón García y de Guitarras Falcón E.I.R.L.

b)      Los recortes periodísticos, diplomas y demás documentos acreditan los múltiples reconocimientos que ha recibido Abraham Falcón García como maestro luthier, es decir, como constructor de guitarras clásicas, verificándose incluso que alguno de ellos datan de años anteriores al registro del nombre comercial cuya nulidad se pretende.

c)      Si bien las declaraciones juradas, así como las listas de firmas presentadas no constituyen por sí solas medios de prueba suficientes que acrediten la mala fe del emplazado, en la medida que son documentos que deben ser apreciados en forma complementaria al resto de medios probatorios presentados, se determina que los mismos acreditan efectivamente el prestigio de Abraham Falcón García como maestro luthier constructor de guitarras, incluyendo narraciones de la forma, lugares y la época en la que éste se inicio en esa actividad, los cuales coinciden con lo señalado en los recortes periodísticos presentados.

d)      Las fotografías presentadas sólo demuestran el uso del signo FALCÓN HNOS. y de los avisos publicitarios del local de exhibición y venta por parte de Erasmo Falcón anteriormente y de la emplazada en la actualidad.

e)      Del contenido de todos los documentos presentados, se verifica no sólo la antigüedad con la que Abraham Falcón García realiza su actividad de constructor de guitarras, sino que además en todos ellos se hace referencia a la gran calidad de las guitarras que fabrica, reconociéndosele incluso como el creador del modelo peruano de guitarra clásica de concierto con el que obtuvo premios en Tarbes (1985) y París (1987).

f)      En ese sentido, se verifica que a la fecha de registro del nombre comercial INSTRUMENTOS MUSICALES DE CUERDA FALCÓN HNOS. E.I.R.L. (1984), Abraham Falcón García ya era reconocido como un excelente luthier o fabricante de guitarras que eran conocidas en el mercado como GUITARRAS FALCÓN, contando incluso la empresa GUITARRAS FALCÓN E.I.R.L. -empresa de la cual él es titular- en ese momento con el registro de la marca de producto GUITARRAS FALCÓN y logotipo (certificado N ^º 43068) el cual caducó en 1987. Actualmente, dicha empresa es titular de la marca GUITARRAS FALCÓN y logotipo (certificado N ^º 70508) y del nombre comercial GUITARRAS FALCON (certificado N ^º 7099).

g)      Al momento de obtener el registro del signo cuya nulidad se pretende, la emplazada estuvo representada por el señor Erasmo Falcón García, por lo cual éste tuvo la oportunidad de tomar conocimiento de la existencia de las marcas y productos del accionante y de su empresa Guitarras Falcón E.I.R.L., no sólo por la fama de éstos, sino también por el parentesco entre ambos y por dedicarse al mismo rubro económico que es la fabricación de guitarras.

h)      La Resolución Directoral N° 678-DIPI recaída en el expediente N° 55669 acredita que Abraham Falcón García, en representación de su empresa Guitarras Falcón E.I.R.L. denunció a Erasmo Falcón García y a la empresa Instrumentos Musicales de Cuerda Falcón Hnos. E.I.R.L. por utilizar en sus productos la denominación FALCÓN HNOS., denuncia que fue declarada fundada, prohibiéndosele a Erasmo Falcón García utilizar el nombre FALCÓN como marca de fábrica y como nombre comercial, lo que corrobora que con anterioridad al registro del nombre comercial INSTRUMENTOS MUSICALES DE CUERDA FALCÓN HNOS. E.I.R.L., su titular ya había actuado con mala fe al utilizar un signo ajeno para identificar sus actividades económicas.

(viii)       Respecto a la evaluación del riesgo de confusión:

-     Si bien el accionante no invoca la aplicación del artículo 58 inciso f) de la Decisión 85, sí señala expresamente que Erasmo Falcón García al utilizar y registrar el signo cuya nulidad solicita, viene creando una confusión al público vendiendo guitarras también con la marca FALCÓN y con una etiqueta similar a la que su empresa utiliza, por lo que en principio correspondería pronunciarse al respecto.

-      Sin embargo, se ha verificado que al momento de registrarse el nombre comercial INSTRUMENTOS MUSICALES DE CUERDA FALCÓN HNOS. E.I.R.L. solamente se encontraba vigente el registro de la marca de producto GUITARRAS FALCÓN y logotipo inscrita con certificado N ^º 43068, el cual caducó en 1987, por lo que al no encontrarse vigente actualmente carece de sentido efectuar el examen comparativo correspondiente.

-      Si bien actualmente se encuentran vigentes la marca de producto GUITARRAS FALCÓN y etiqueta (certificado N ^º 70508) y el nombre comercial GUITARRAS FALCÓN (certificado N ^º 7099), dichos signos fueron registrados en 1987 y 1988, respectivamente, es decir, con posterioridad al registro del nombre comercial cuya nulidad se pretende (1984).

(ix)      Respecto al uso del apellido FALCÓN:

-      Conforme a lo establecido en el a rt ículo 58 inciso i) de la Decisión 85 concordado con el a rt ículo 97 inciso e) del D.S. 001-71 IC/DS no se podrán registrar como marca los nombres, signos o denominaciones que puedan sugerir conexión con personas vivas o mue rt as, instituciones, credos, lugares o símbolos nacionales, o que los expongan a descrédito o ridículo.

-      Si bien el nombre comercial en cuestión constituye la razón social de la empresa titular (INSTRUMENTOS MUSICALES DE CUERDA FALCÓN HNOS. E.I.R.L.) dada la trayectoria y prestigio de Abraham Falcón García como luthier o constructor de guitarras, incluso con anterioridad a la fecha en que se obtuvo dicho registro, es indudable que el apellido FALCÓN será inevitablemente vinculado al señor Abraham Falcón García, aún cuando en el caso del nombre comercial cuyo registro pretende anularse, el apellido FALCÓN aparezca acompañado del término HNOS. o de los términos INSTRUMENTOS MUSICALES DE CUERDA, que por su propia naturaleza son irreivindicables.

-      Por lo anterior, se concluyó que no debió accederse al registro del nombre comercial en cuestión por encontrarse incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 58 inciso i) de la Decisión 85.

Con fecha 26 de enero del 2004, Instrumentos Musicales de Cuerda Falcón Hnos. E.I.R.L. interpuso recurso de apelación, señalando lo siguiente:

(i)      Si bien el accionante sostiene tener más de 50 años fabricando guitarras, Erasmo Falcón García inició su labor como fabricante de guitarras en forma simultánea con él, por lo que el argumento de antigüedad no resulta válido.

(ii)      Se debe tener en cuenta que la denominación FALCÓN no sólo le corresponde al accionante, puesto que Erasmo Falcón García también ostenta el derecho de usar su primer apellido (FALCÓN) como marca y/o nombre comercial.

(iii)      En el Decreto Supremo N° 001-71 IC/DS, vigente al momento de otorgarse el registro del signo en cuestión, no existe una norma específica sobre nulidad del registro de un nombre comercial, razón por la cual, teniendo en cuenta el Principio de Legalidad, no es posible declarar nulo el registro del nombre comercial de la emplazada.

(iv)      Habiendo intervenido en calidad de opositor en el procedimiento sobre registro del nombre comercial cuyo registro se pretende anular, resulta improcedente la acción de nulidad iniciada por Abraham Falcón García.

(v)      No está en discusión el reconocimiento alcanzado por el accionante como constructor de guitarras. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el hecho de ser un excelente fabricante de guitarras en el país o incluso inventor de algún instrumento musical, no otorga el derecho al uso exclusivo de un apellido.

Con fecha 22 de abril del 2004, Instrumentos Musicales de Cuerda Falcón Hnos. E.I.R.L. manifestó que:

(i)      Tratando de sorprender a la autoridad administrativa, el accionante ha presentado declaraciones juradas y una lista de firmas correspondientes, en algunos casos, a uno de sus inquilinos y a un trabajador de su empresa.

(ii)      Valiéndose de pruebas falsas, el accionante se aprovecha de los medios de comunicación y confunde a la opinión pública alegando que sus familiares vienen usurpando sus derechos.

(iii)      El accionante omite precisar que anteriormente trabajó en forma conjunta con Erasmo Falcón García y José Falcón Salcedo formando parte de Industria Guitarrera S.A. – INGUISA, empresa en la que fue el único beneficiado al monopolizar la producción de dicha empresa. Fue precisamente cuando los demás integrantes de la empresa le hicieron notar su actitud, que Abraham Falcón García decidió disolver dicha empresa.

(iv)      El accionante sólo presenta como prueba la Resolución Divisional N° 021032 DM-DIPI de fecha 19 de enero de 1983, pero no presenta la Resolución Divisional N° 035048 DIPI-Dm de fecha 31 de mayo de 1984, mediante la cual se declaró FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por Instrumentos Musicales de Cuerda Falcón Hnos. E.I.R.Ltda. y, en consecuencia, INSUBSISTENTE la R.D. N° 21032 DM-DIPI antes mencionada. Asimismo, mediante dicha resolución fue declarada INFUNDADA la oposición formulada por Abraham Falcón García, y se dispuso la inscripción del nombre comercial cuyo registro se pretende anular bajo el presente expediente.

No obstante haber sido debidamente notificado (foja 230), Abraham Falcón García no ha cumplido con absolver el traslado de la apelación interpuesta por Instrumentos Musicales de Cuerda Falcón Hnos. E.I.R.L.

II.      CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el nombre comercial INSTRUMENTOS MUSICALES DE CUERDA FALCÓN HNOS E.I.R.L. fue registrada en contravención a las disposiciones vigentes al momento de su otorgamiento.

III.      ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

a)      Instrumentos Musicales de Cuerda Falcón Hnos. E.I.R.Ltda. (Perú) es titular del nombre comercial constituido por la denominación INSTRUMENTOS MUSICALES DE CUERDA FALCÓN HNOS. E.I.R.LTDA., que distingue actividades económicas relacionadas con la comercialización de instrumentos musicales de cuerda y demás productos de la clase 15 de la Nomenclatura Oficial, registrado con certificado N° 7426, vigente desde el 31 de mayo de 1984 hasta el 31 de mayo del 2014.

b)      Sucesión Erasmo Falcón García es titular de la marca de producto constituida por la denominación ERASMO FALCON escrita en forma característica, dentro de una etiqueta circular, conforme al modelo, que distingue instrumentos musicales de cuerdas, guitarras y otros productos de la clase 15 de la Nomenclatura Oficial, registrada con certificado N° 81163, vigente desde el 7 de setiembre de 1989 hasta el 7 de setiembre del 2004.

c)      Guitarras Falcón E.I.R.L. (Perú) es titular de los siguientes signos distintivos:

-      Marca constituida por la etiqueta circular con fondo rojo y blanco que contiene la denominación FALCON en letras características de color negro, sobre fondo verde, colocados en sentido horizontal, conforme al modelo, que distingue guitarras e instrumentos de música en general de la clase 15 de la Nomenclatura Oficial, registrada con certificado N ^º 70508, vigente desde el 11 de setiembre de 1987 hasta el 11 de setiembre del 2012.

-      Nombre comercial constituido por la denominación GUITARRAS FALCON, que distingue actividades relacionadas con la fabricación y venta de instrumentos musicales especialmente guitarras de la clase 15 de la Nomenclatura Oficial, registrado bajo certificado N° 7099, vigente desde el 9 de junio de 1983 hasta el 9 de junio del 2013.

d)  Guitarras Falcón E.I.R.L. (Perú) ha sido titular de los siguientes signos distintivos:

-      Marca constituida por la denominación FALCÓN y la etiqueta con colores blanco, celeste, rojo indio y negro, registrada con certificado N ^º 40475, vigente desde el 19 de marzo de 1974 hasta el 19 de marzo de 1979, para distinguir guitarras e instrumentos de música en general de la clase 15 de la Nomenclatura Oficial.

-      Marca constituida por la etiqueta circular con fondo rojo y blanco que contiene la denominación FALCÓN en letras características de color negro, sobre fondo verde, colocados en sentido horizontal, registrada con certificado N ^º 43068, vigente desde el 13 de enero de 1982 hasta el 13 de enero de 1987, para distinguir guitarras e instrumentos de música en general de la clase 15 de la Nomenclatura Oficial.

-      Marca constituida por la etiqueta rectangular con la denominación FALCÓN en los colores blanco, celeste, rojo indio y negro, escrita en letras semi góticas, registrada con certificado N ^º 43355, vigente desde el 24 de febrero de 1982 hasta el 24 de febrero del 2002, para distinguir guitarras e instrumentos de música en general de la clase 15 de la Nomenclatura Oficial.

2. Nulidad del registro de un nombre comercial

2.1 Determinación de la norma aplicable

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, puesto que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca.

En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución ¹ .

Ahora bien, en cuanto a la parte procedimental se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad. Por tal motivo, habiéndose iniciado la presente acción con fecha 6 de enero del 2003, esto es, con posterioridad a la fecha en la que entró en vigor la Decisión 486 (1 ^º de diciembre del 2000), la norma aplicable a la parte procedimental del presente caso es la referida Decisión.

Asimismo, teniendo en cuenta que el registro en cuestión fue otorgado el 31 de mayo de 1984, esto es, durante la vigencia de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena y el Decreto Supremo 001-71 IC/DS, Reglamento de la Ley General de Industrias, la nulidad solicitada se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en dichas normas.

2.2 Causales de nulidad

De la revisión de lo actuado durante el desarrollo del procedimiento, se puede concluir que la nulidad solicitada por Abraham Falcón García se sustenta en los siguientes argumentos:

-      La presunta mala fe con la que habría actuado la emplazada al solicitar y obtener el registro del nombre comercial objeto de la presente acción.

-      El registro del nombre comercial objeto de la presente acción habría sido otorgado sin tener en cuenta que éste presenta como elemento principal el apellido del accionante (FALCÓN), que es un personaje reconocido como fabricante de guitarras de alta calidad.

Se precisa que si bien, conforme se desprende de la Resolución Divisional N ^º 35048 DIPI-Dm de fecha 31 de mayo de 1984 (foja 179), el accionante se opuso al registro del nombre comercial objeto de la presente solicitud de nulidad, dicha oposición se sustentó en la existencia de riesgo de confusión entre el referido nombre comercial y su marca registrada FALCÓN y etiqueta (certificado N ^º 43068). Por tal motivo, contrariamente a lo sostenido por la emplazada, la presente nulidad solicitada por Abraham Falcón García no se encuentra incursa en el supuesto de improcedencia previsto en el segundo párrafo del Decreto Legislativo 823 ² .

3. Mala fe invocada

3.1 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe

La buena fe es lo que se ha llamado un standard jurídico, es decir, un modelo de conducta social o una conducta socialmente considerada como arquetipo, o también una conducta que la conciencia social exige conforme a un imperativo ético dado. El ejercicio de un derecho subjetivo es contrario a la buena fe cuando se ejercita de una manera o en unas circunstancias que lo hacen desleal, según las reglas que la conciencia social impone al tráfico jurídico.

Lo que se aspira a conseguir con el principio de buena fe es que el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones se produzca conforme a una serie de principios que la conciencia jurídica considera como necesarios, aunque no hayan sido formulados por el legislador, ni establecidos por la costumbre, principios que están implícitos o deben estarlo en el ordenamiento positivo.

3.2 Clasificación de la buena fe

Aunque el concepto de buena fe es único en el sentido de unidad, la doctrina ha establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva, clasificación que responde en buena cuenta a las dos formas en que se manifiesta el derecho: como normativa o como facultad ^3.

Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con la intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia de no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho.

Además, se requiere que la situación jurídica sobre la que recae la buena fe subjetiva no sea contraria a las normas rectoras del principio del orden público. Sin embargo, cabe señalar que no todo interés público merece la primacía sobre principios tan importantes para la vida de la comunidad como la buena fe. Sólo un interés jurídico específico para la seguridad del tráfico jurídico y de la administración de justicia puede justificar no ser modificado por el principio de la buena fe. Es por ello que el principio de buena fe tiene carácter general y amerita una solución específica en cada caso concreto.

Como consecuencia de esta escala de valores en la cual el principio de orden público limita la actuación del principio de la buena fe, es que los ordenamientos jurídicos modernos han optado simplemente por establecer una regulación orientada hacia el tratamiento - en sentido negativo - de la buena fe, especificando de manera objetiva las conductas que no son aceptadas en el tráfico mercantil porque se consideran que atentan contra el principio de orden público. De esta manera, la subjetividad sobre la que descansa el principio de la buena fe subjetiva ha sido dejada de lado por la tipicidad y regulación (objetivización) de determinadas conductas específicas.

3.3      El rol de la buena fe en el sistema competitivo

a) Consideraciones generales

La buena fe constituye un principio cuya observancia es general para cualquier relación jurídica, pero en el campo del derecho industrial se manifiesta con un mayor grado de exigencia, en la medida que la actuación de la Administración en este campo se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

Para comprender a cabalidad el concepto de la buena fe es necesario relacionarlo con el fenómeno de la competencia económica y las diversas ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.

La estrecha vinculación entre el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia y el fenómeno de la competencia económica ha sido puesta de manifiesto por la doctrina, hasta el punto de decirse que la competencia es el tejido que sostiene a ambas ramas del derecho. Para Roubier ⁴ la Teoría de la Propiedad Industrial impone ciertos límites al libre juego de la competencia, derivados de la existencia de determinados derechos que, como los que recaen sobre los signos distintivos de la empresa, atribuyen a sus titulares una posición jurídica privilegiada o exclusiva que ha de ser respetada por los competidores.

La doctrina española señala que “el derecho industrial se orienta a satisfacer un doble interés: de una parte, trata de estimular el progreso industrial, mediante la concesión de monopolios o derechos de exclusiva, que vienen a recortar la libre competencia; de otra parte, trata de garantizar una cierta armonía en el desarrolo de la actividad competitiva, prohibiendo las conductas desleales o las que impiden la competencia misma. ⁵

Al respecto debe indicarse que los empresarios al concurrir al mercado deben hacerlo sin utilizar medios que desvi rt úen el sistema competitivo. Presupuesto de esta concurrencia lo constituye una conducta definida por normas de lealtad y honestidad, normas sobre las cuales se sustenta esa confianza recíproca, sin la cual sería imposible mantener la seguridad jurídica exigida para la fluidez de las transacciones mercantiles ^6.

Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe.

Dentro de ese esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores.

El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral, sino además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece.

En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser, dependiendo en el momento en el que nos encontremos, o bien desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro o bien sancionar con nulidad retroactiva el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

En el campo de la propiedad industrial, no cabe duda que el principio del orden público ostenta una absoluta supremacía sobre el principio de la buena fe subjetiva, en la medida que, conforme se ha mencionado, su materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los del público de los consumidores. Es por ello que tanto la Decisión 344 como el Decreto Legislativo 823 no sólo restringían el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas al registro, sino que, de manera paralela, regulaban en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el orden público a través de la actividad deshonesta y desleal en las prácticas comerciales.

b) El principio de la buena fe objetiva en el Decreto Supremo 001-71 IC/DS

En el Decreto Supremo 001-71 IC/DS, Reglamento de la Ley General de Industrias, el principio de la buena fe objetiva se encontraba presente en la etapa pre y post registral.

En la etapa pre-registral se ponía de manifiesto a través de la presunción de buena fe que establecía el artículo 50 del referido Decreto Supremo ⁷ a favor del solicitante y que traía como consecuencia que opere a favor de él un derecho de prelación sobre la solicitud de registro. Sin embargo, de comprobarse la mala fe del solicitante, la consecuencia era la de no reconocer a favor de él derecho de prelación alguno.

En cuanto a la etapa post-registral, a diferencia de la Decisión 85 -que no contemplaba expresamente el supuesto de mala fe como causal de nulidad del registro de una marca invocado por el accionante- el Decreto Supremo 001-71 IC/DS establecía en su artículo 100 inciso c) como una de las causales de pérdida del derecho de propiedad sobre una marca, los casos de competencia desleal.

Dentro del Capítulo XVIII del Decreto Supremo 001-71 IC/DS relativo a la Protección contra la Competencia Desleal, el artículo 110 establecía que: “Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial, o al normal desenvolvimiento de las actividades industriales y comerciales, se considerará como competencia desleal; en consecuencia, ilegal y prohibido”.

En virtud de lo expuesto, se concluye que el Decreto Supremo 001-71 IC/DS contemplaba como causal para la pérdida del derecho de propiedad de una marca los actos contrarios a la buena fe, evitando que se pudiera convalidar y proteger un derecho adquirido como consecuencia de un comportamiento desleal o injusto que ocasionase perjuicios a terceros.

Asimismo, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 109 del referido Decreto Supremo, los actos contrarios a la buena fe también constituyen causal para la pérdida del derecho de propiedad de un nombre comercial ⁸ .

3.4 Medios probatorios presentados

De la revisión del expediente, se aprecia que el accionante ha presentado los siguientes medios de prueba con la finalidad de acreditar la mala fe con la que habría actuado la emplazada al solicitar y obtener el registro en cuestión:

-      Copia de los certificados correspondientes a diversos registros de marcas constituidas por la denominación FALCÓN, otorgados desde el año 1974, a favor de Abraham Falcón García y su empresa Guitarras Falcón E.I.R.L. (fojas 13 a 20).

-      Resolución Divisional N° 046-D ACC OD/DIPI de fecha 18 de octubre de 1982, mediante la cual se declaró fundada la denuncia por usurpación de marca y el uso indebido de etiqueta con el nombre FALCÓN, interpuesta por Guitarras Falcón E.I.R.L., representada por Abraham Falcón García contra Instrumentos Musicales Falcón E.I.R.L., representada por Erasmo Falcón García. Asimismo, se prohibió a éste “el uso del nombre FALCÓN como marca de fábrica y como nombre comercial” (foja 25 y 26).

-      Una fotografía correspondiente al signo FALCON HNOS. y logotipo, utilizado por la emplazada (foja 58).

-      Una fotografía correspondiente al frontis del establecimiento de Erasmo Falcón García (foja 58).

3.5 Análisis del caso

Revisados y valorados los medios de prueba presentados por el accionante, se concluye lo siguiente:

i)      Los certificados correspondientes a diversos registros de marcas constituidas por la denominación FALCÓN, otorgados desde el año 1974, a favor de Abraham Falcón García y su empresa Guitarras Falcón E.I.R.L. (fojas 13 a 20) acreditan que, con mucha anterioridad al registro del nombre comercial de la emplazada el año 1984, el accionante es titular de signos que presentan como elemento relevante el patronímico antes referido, todos registrados para distinguir guitarras comprendidas en la clase 15 de la Nomenclatura Oficial.

ii)      La Resolución Divisional N° 046-D ACC OD/DIPI de fecha 18 de octubre de 1982 (fojas 25 y 26) acredita que, con anterioridad a la fecha en la que se registró el nombre comercial en cuestión (31 de mayo de 1984), la emplazada tenía conocimiento que el accionante en su condición de titular de la firma Guitarras Falcón E.I.R.L. se vería afectado si cualquier tercero no autorizado efectuaba el uso de la denominación FALCÓN, elemento distintivo más relevante de la marca FALCÓN y logotipo, registrada a favor de la mencionada empresa, con certificado N ^º 43068, para distinguir guitarra e instrumentos de la clase 15 de la Nomenclatura Oficial.

iii)      No obstante lo anterior, la emplazada procedió a solicitar el registro del nombre comercial en cuestión a través de su representante Erasmo Falcón García, a quien mediante la resolución antes referida se le había prohibido expresamente “(…) utilizar el nombre FALCÓN como marca de fábrica y como nombre comercial”.

En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta que la emplazada solicitó el registro del nombre comercial en cuestión para distinguir actividades relacionadas con la comercialización de productos idénticos con aquellos que fabrica y expende el accionante, ha quedado acreditada la mala fe con la que actuó la emplazada al solicitar dicho registro.

4. El registro de nombres que puedan sugerir conexión con una determinada persona

4.1 Marco conceptual

En el tráfico económico, a menudo se encuentran productos o servicios individualizados por medio de marcas constituidas por el nombre de personas distintas de los titulares de las marcas.

Los supuestos de uso del nombre de un tercero como marca pueden obedecer a finalidades tales como la popularidad de que goza dicho sujeto entre los consumidores, la especial relación que une al mismo con los bienes objeto de la marca o, incluso, al deseo de asociar el consumo de tales productos al nivel de calidad de vida propia del personaje célebre en cuestión ⁹ .

Al momento de registrar como marca el nombre de una persona distinta del propio solicitante, se tropieza inevitablemente con la protección que en el plano jurídico se otorga al nombre de las personas como derecho de la personalidad.

Como afirma Flaquer Riutort ¹⁰ , la configuración del derecho al nombre como un derecho inherente a la personalidad de todo individuo pone de manifiesto la necesidad de evitar las inevitables tensiones que tienden a producirse cuando ese derecho pretende ser utilizado por un tercero como signo distintivo de los productos o servicios que un empresario pone a disposición en el mercado.

En el ámbito de las relaciones sociales, el nombre sirve primordialmente como medio de identificación de las personas y, en este sentido, todo nombre, ya sea raro o banal, ya sea que pertenezca a una celebridad o a una persona perdida en el anonimato, disfrutará de un mismo régimen jurídico construido tanto para atender a la íntima necesidad de la persona de sentirse individuo, y por tanto diferente de las demás, como para satisfacer el interés del público en individualizar a las personas que integran una comunidad.

Sin embargo, siguiendo a Flaquer Riutort ¹¹ , la utilización como marca del nombre de un tercero debe ser contemplada desde una perspectiva diferente, si se tiene en cuenta que en las relaciones sociales el nombre viene impuesto por una normativa legal con claras connotaciones de derecho público, mientras que en el ámbito de los signos distintivos la elección como marca del nombre de un tercero constituye un acto de voluntad, una libre decisión del titular de la marca.

El nombre, como signo identificador de la personalidad, goza de una especial protección en el ámbito civil. Como es obvio, el derecho al nombre faculta a la persona a oponerse contra todos aquellos actos que impliquen una usurpación de su propia identidad.

Pese a la aparente incompatibilidad que presentan entre sí la marca y el nombre, nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido la posibilidad de que el nombre sea registrado como marca siempre y cuando cumpla con determinados requisitos. En efecto, en el plano civil el nombre actúa como un signo identificador de la personalidad humana dotado de especial protección mientras que, en el plano comercial, el nombre se transforma en un mero signo identificador de los productos o servicios o hasta de la propia empresa (a través de su empleo como nombre comercial), razón por la cual cuando pretende ser empleado a título de marca debe ser sometido a una serie de restricciones.

Así, el artículo 58 inciso i) de la Decisión 85 concordado con el artículo 97 inciso e) del Decreto Supremo 001-71 IC/DS -aplicable en virtud de lo establecido en el artículo 109 de este Decreto Supremo- señalaba que no podían ser objeto de registro como marcas los nombres, signos o denominaciones que puedan sugerir vinculaciones con personas vivas o muertas, instituciones, credos, lugares o símbolos nacionales o que los expongan a descrédito o ridículo.

De la lectura de la disposición bajo comentario, se desprende que dichas normas prohibían el registro de, entre otros, los nombres que eran identificados por el público consumidor de manera espontánea, directa e inmediata con una persona viva o muerta.

4.2 Análisis del caso

Abraham Falcón García ha sostenido durante el desarrollo del procedimiento que su nombre y en especial su primer apellido (FALCÓN) goza de prestigio y reconocimiento entre el público consumidor, debido a la alta calidad de las guitarras que fabrica y comercializa con anterioridad a la fecha en la que fue otorgado el registro en cuestión. Para acreditar lo expuesto presentó los siguientes documentos:

-      Copia de los certificados correspondientes a diversos registros de marcas constituidas por la denominación FALCÓN, otorgados desde el año 1974, a favor de Abraham Falcón García y su empresa Guitarras Falcón E.I.R.L. (fojas 13 a 20).

-      Copia de diplomas y resoluciones de reconocimiento de diferentes instituciones públicas y privadas, algunas otorgadas el año 1963, al señor Abraham Falcón García, por su aporte a la cultura y la música peruana (fojas 27 a 32, 34 a 41, 118, 119, 140 a 147).

-      Copia de diversas publicaciones alusivas a Abraham Falcón y/o sus guitarras FALCÓN, algunas efectuadas el año 1961 (fojas 42 a 55).

-      Copia de diversas declaraciones juradas suscritas por diferentes personalidades del arte peruano que reconocen a Abraham Falcón García como único creador, fundador y forjador de las guitarras FALCÓN (fojas 99 a 117, 160 a 174).

De la revisión y valoración de dichos medios de prueba, se concluye lo siguiente:

i)      La copia correspondiente al diploma que le concedió el Concejo Provincial de Ica el año 1968 “por contribuir con sus famosas guitarras al engrandecimiento de nuestro acervo musical criollo” (foja 38), las Medallas de Plata que le otorgó el Concejo Distrital de La Victoria en los años 1963 y 1966 “por sus excelentes trabajos en la fabricación de guitarras” (fojas 27 y 28) y el artículo “Guitarras y Guitarristas” aparecido en la Revista 7 DÍAS, Revista Dominical del Diario la Prensa de fecha 21 de junio de 1961 (fojas 45 y 46) acreditan que al momento de otorgarse el registro del nombre comercial en cuestión (31 de mayo de 1984) Abraham Falcón García ya era reconocido como un prestigioso constructor de guitarras de alta calidad.

ii)      Las declaraciones juradas suscritas por diversas personalidades del arte peruano, tales como Raúl García Zarate y Manuel Prado Alarcón (foja 168), constituyen documentos que, conjuntamente con los medios de prueba antes referidos, crean certeza en la administración respecto a la vinculación existente entre las “guitarras FALCÓN” y el accionante.

iii)      Además, según se desprende del certificado de registro N ^º 40463 (fojas 13 y 14), ofrecido en calidad de prueba por el accionante, en marzo de 1974 fue registrado el término FALCÓN, para distinguir guitarras e instrumentos de música en general de la clase 15 de la Nomenclatura Oficial, lo cual confirma la vinculación de dicho signo con Abraham Falcón García, quien solicitó y obtuvo dicho registro.

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que las denominaciones INSTRUMENTOS MUSICALES DE CUERDA y las siglas E.I.R.L., que también conforman el nombre comercial en cuestión, constituyen elementos que informan directamente acerca de las actividades que distingue dicho signo, así como sobre la forma societaria de la empresa que realiza dichas actividades, ha quedado acreditado que dicho nombre comercial no podía ser objeto de registro, por cuanto presentaba como elemento distintivo relevante un signo (FALCÓN) que sugería una vinculación con Abraham Falcón García, esto es una persona distinta al solicitante.

Por lo expuesto, el nombre comercial registrado se encontraba incurso en la prohibición contenida en el artículo 58 inciso i) de la Decisión 85 concordado con el artículo 97 inciso e) del Decreto Supremo 001-71 IC/DS.

5. Conclusión

En atención a las consideraciones expuestas, se determina que el certificado N ^º 7426, correspondiente al registro del nombre comercial INSTRUMENTOS MUSICALES DE CUERDA FALCÓN HNOS. E.I.R.LTDA. fue otorgado en contravención de lo establecido en la Decisión 85 debidamente concordada con el Decreto Supremo 001-71 IC/DS, por lo que corresponde amparar la acción de nulidad interpuesta por Abraham Falcón García.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N° 14854-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2003 y, en consecuencia, declarar NULO el certificado N ^º 7426, correspondiente al registro del nombre comercial INSTRUMENTOS MUSICALES DE CUERDA FALCÓN HNOS. E.I.R.LTDA. inscrito a favor de Instrumentos Musicales de Cuerda Falcón Hnos. E.I.R.LTDA., para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de instrumentos musicales de cuerda y demás productos de la clase 15 de la Nomenclatura Oficial.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

/pl

1     Artículo 103 de la Constitución.- Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo.

2     Artículo 182.- “(…) No procederá la solicitud de nulidad, si el asunto fue materia de observación por los mismos fundamentos entre las mismas partes o la que de ellas derivan su derecho”.

3     Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.

4     Le Droit de la Propriété Industrielle, T. I, París 1952, p. 1.

5     López Gómez, El Principio de “la Ex Ubérrima Fides” como criterio inspirador del Derecho de la Propiedad Industrial y del Derecho Mercantil, ADI VIII, 1982, p. 190.

6     Cfr: López Gómez (nota 5), pp. 191 y 192.

7     Artículo 50 .- La prioridad a favor del primer solicitante supone de buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prioridad cuando quede demostrado o contrario.

8     Artículo 109.- Son aplicables al nombre comercial las normas sobre marcas, en cuanto proceda.

9     Botana Agra, El registro del nombre de un tercero como marca. Actas de Derecho Industrial N° 4, 1977, pp. 255 y ss.; López Gómez, En torno a la autorización requerida para el empleo del apellido de un tercero como marca (Caso Picasso). Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) de 18 de junio de 1985. Actas de Derecho Industrial N° 13, 1989-1990, p. 160.

10     Flaquer Riutort, Contribución al estudio de la marca patronímica. Actas de Derecho Industrial N ^º 16, 1994-95, p. 245.

11     Flaquer Riutort (nota 10), p. 248.