RESOLUCIÓN N° 0449-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 948-1999/OIN

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0449-2004/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 948-1999/OIN

SOLICITANTE     :     PFIZER PRODUCTS INC.

Solicitud de patente de invención – Falta de claridad

Lima, veinte de mayo del dos mil cuatro

I. ANTECEDENTES

Con fecha 17 de setiembre de 1999, Pfizer Products Inc. (Estados Unidos de América) - reivindicando prioridad extranjera en base a las solicitudes N° 60/101,191 y 60/103,868, presentadas con fechas 21 de setiembre de 1998 y 12 de octubre de 1998, respectivamente, en Estados Unidos de América - solicitó patente de invención para AGENTES FARMACÉUTICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON, ADHD Y MICROADENOMAS, cuyos inventores son Elisa Rose Jackson, Stafford McLean y Stevin Howard Zorn.

Con fecha 27 de setiembre del 2000, se otorgó la orden de aviso N° 2000-1084, efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial El Peruano el 18 de octubre del 2000.

Mediante proveído de fecha 30 de noviembre del 2000, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías requirió a la solicitante a fin de que presente el comprobante de pago correspondiente al examen de fondo.

Mediante proveído de fecha 12 de diciembre del 2000, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo presente el pago por examen de fondo efectuado el 5 de diciembre del 2000.

Con fecha 8 de enero del 2002, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías requirió a la solicitante para que presente, en un plazo de tres meses, los siguientes documentos referidos a la literatura no patente, citados en el informe de búsqueda internacional correspondiente a la publicación WO0016777, que reivindica prioridades de fechas 21 de setiembre de 1998 y 12 de octubre de 1998, al igual que la presente solicitud; al ser considerados documentos relevantes con la categoría “Y”:

-     [Y] Jackson D.M. et al .:“Time course of bromocriptine induced excitation in the rat: behavioural and biochemical studies” Naunyn- Schmiedebergs Archives of Pharmacology, vol. 351, N° 2, 1995, pages 146-155, XP002122877.

-     [Y] Prakash, C. et al.: “Metabolism and excretion of a new anxiolytic drug candidate, CP-93,393, in healthy male volunteers” Drug Metabolism and Disposition, vol. 26, N° 5, 1998, pages 448-456, XP002122878.

Con fecha 4 de abril del 2002, Pfizer Products Inc. cumplió con presentar los documentos requeridos por la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías.

Con fecha 21 de mayo del 2003, la examinadora de patentes presentó el Informe Técnico N° PR 10-03, en el cual realizó el examen de fondo de la solicitud de patente de invención para AGENTES FARMACÉUTICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON, ADHD Y MICROADENOMAS, concluyendo lo siguiente:

(i)      Sobre la claridad

Las reivindicaciones 1, 2, 11 a 13, 18 y 19 son claras, concisas y se encuentran sustentadas en la descripción. Las reivindicaciones 3 a 10 y 14 a 17 no son claras, puesto que definen compuestos activos por su perfil farmacológico, mientras que lo correcto es nombrarlos por su denominación común o por su estructura química.

(ii)      Sobre las no invenciones y exclusiones a la patentabilidad

-     La reivindicación 1 ha sido redactada como: “Un procedimiento de tratamiento de un transtorno seleccionado entre la enfermedad de Parkinson,… que comprende administrar…un compuesto de la fórmula (I)”.

-      La reivindicación 3 describe “Un procedimiento para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson…que comprende administrar…un agente agonista del receptor D2 en combinación con un agente agonista del receptor 5HT1A, donde…”.

-      Las reivindicaciones 4 y 10 describen “Una composición para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, y para el tratamiento de ADHD (respectivamente)…que comprende (a) un agente agonista del receptor D2, (b) un agente agonista del receptor 5HT1A, (c) un vehículo farmacéuticamente aceptable, donde…”.

-      La reivindicación 5 describe “Un procedimiento para el tratamiento de ADHD,…que comprende administrar … un ligando de un receptor a -2 adrenérgico, en combinación con un agente agonista del receptor D2 y también en combinación con un agente agonista del receptor 5HT1A, donde…”.

-      La reivindicación 6 describe “Una composición para el tratamiento de ADHD que comprende (a) un ligando de un receptor a 2 adrenégico, (b) un agente agonista del receptor D2, (c) un agente agonista del receptor 5HT1A y (d) un vehículo farmacéuticamente aceptable donde…”.

-      La reivindicación 7 describe “Un procedimiento para el tratamiento de ADHD,…que comprende administrar …un ligando de un receptor a 2 adrenérgico, en combinación con una agente agonista del receptor D2 o un agente agonista del receptor 5HT1A, donde…”.

-     La reivindicación 8 describe “Una composición para el tratamiento de ADHD que comprende (a) un ligando de un receptor a -2 adrenérgico, (b) un agente agonista del receptor D2 o un agente agonista del receptor 5HT1A, (c) un vehículo farmacéuticamente aceptable donde …”.

-      La reivindicación 9 describe “Un procedimiento para el tratamiento de ADHD que comprende administrar … un agente agonista del receptor D2 en combinación con un agente agonista del receptor 5HT1A, donde…”.

-      La reivindicación 18 describe “Una composición para el tratamiento de un transtorno seleccionado entre la enfermedad de parkinson que comprende …un compuesto de formula (I)”.

En tal sentido, las reivindicaciones 1 (y sus dependientes 2 y 11 a 15), 3, 5, 7 y 9 definen un método terapéutico; por lo tanto, no son patentables, en concordancia con el artículo 20 (d) de la Decisión 486.

Las reivindicaciones 4, 6, 8, 10 (y sus dependientes 16 y 17), 18 (y su dependiente 19) definen un uso, por indicar que la composición farmacéutica es útil para el tratamiento de transtornos, tales como la enfermedad de Parkinson, ADHD, microadenomas; por lo tanto, no son susceptibles de ser protegidas, en concordancia con el artículo 14 de la Decisión 486.

(iii) Sobre la novedad

Consideró como antecedentes:

- D1:      Drug metabolism and disposition 26(5); PRAKASH et al; mayo de 1998. “Metabolismo y excreción de un nuevo candidato a droga ansiolítica (CP -93393) en voluntarios humanos saludables”.

Describe CP-93393 [(7S, 9aS)-1-(2-pirimidin-2-il-octahidropirido[1,2-a]pirazin-7-il-metil)pirrolidina-2,5-diona] como una droga ansiolítica con una alta selectividad agonista 5HT1A, antagonista a -2 -adrenérgico y agonista dopamina D2.

- D2:      US 5 616 585 (PFIZER INC) publicada el 1 de marzo de 1997: “Derivados piridopirazina para el tratamiento de alcohol, abuso de nicotina y adicción”.

Describe derivados pirido[1,2-a]pirazina racémicos u ópticamente puras de fórmula (I), en donde X es N o CH; Y es pirazolo, triazolo, tetrazolo o radicales imido cíclicos, los cuales son útiles para el tratamiento del abuso o adicción a narcóticos, alcoholes y nicotina.

-D3:     US 4 742 054 (NOSRAT E N) publicada el 3 de mayo de 1998: “Tratamiento para mamíferos que sufren de un transtorno en el SNC” Reivindica un método para tratar a un mamífero que tiene un accidente en la médula espinal con la resultante pérdida de la función motora y sensorial, que comprende administrar al menos un agonista del receptor neural.

Entre las líneas 32-37 de la columna 10 se indica que dicho método comprende la administración de la combinación de al menos dos diferentes tipos de agonistas del receptor neural seleccionado del grupo que consiste en agonista del receptor serotonérgico, agonista del receptor adrenérgico a -2, agonista del receptor dopaminérgico D2.

-     La composición farmacéutica que contiene un compuesto de fórmula (I) definida en la reivindicación 18 de la solicitud se encuentra anticipada por las composiciones farmacéuticas de CP-93393 (sunipetrón) y derivados pirido[1,2A] pirazina definidas en los documentos D1 y D2, puesto que se refieren a los mismos compuestos activos.

-     La composición farmacéutica que contiene un agonista adrenérgico a -2, agonista del receptor dopaminérgico D2 definida en la reivindicación 8 de la solicitud se encuentra anticipada por la combinación de un agonista adrenérgico a -2 y un agonista dopaminérgico D2 descrita en el documento D3.

-     La composición definida en la reivindicación 18 (y en su reivindicación dependiente 19), que comprende derivados pirido[1,2a] pirazina de fórmula (I), no sería novedosa (artículo 16 de la Decisión 486).

-     El uso de la composición que contiene dicho compuesto activo no sería patentable (artículo 14 de la Decisión 486).

Concluyó lo siguiente:

-     Las reivindicaciones 1, 2 y 11 a 13 no son patentables, en concordancia con el requisito del artículo 20 (d) definido en la Decisión 486.

-     Las reivindicaciones 3, 5, 7, 9, 14 y 15 no son patentables, en concordancia con el requisito del artículo 20(d) definido en la Decisión 486; y no cumplen con el artículo 30 de la Decisión 486.

-     Las reivindicaciones 4, 6, 8, 10, 16 y 17 no son susceptibles de ser protegidas, en concordancia con el artículo 14 de la Decisión 486; y no cumplen con el artículo 30 de la Decisión 486.

-     Las reivindicaciones 18 y 19 no son susceptibles de ser protegidas, en concordancia con el artículo 14 de la Decisión 486.

Mediante proveído de fecha 23 de junio del 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías comunicó el Informe Técnico N° PR 10-03 a la solicitante, a fin de que envíe la información o documentación adicional solicitada o haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Decisión 486, dentro del plazo de sesenta días hábiles.

Con fecha 2 de julio del 2003, Pfizer Products Inc. solicitó un plazo de 30 días adicionales para responder el Informe Técnico N° PR 10-03, debido a que reside en el extranjero. Mediante proveído de fecha 30 de julio del 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías concedió el plazo solicitado por única vez.

Con fecha 3 de noviembre del 2003, Pfizer Products Inc. señaló lo siguiente:

(i)      Acompaña un pliego de 8 reivindicaciones, en el que se han eliminado 11 reivindicaciones (1 a 3, 5, 7, 9, y 11 a 15), y se han enmendado las reivindicaciones 4, 6, 8, 10, 17 a 19, para que estén referidas a compuestos.

(ii)      Respecto del rechazo de la reivindicación 8, por considerar que Naftchi ´054 divulga una combinación de un agonista adrenérgico a-2 y agonista de dopamina D2, la examinadora parece estar caracterizando erradamente la divulgación de Naftchi ´054, toda vez que ésta no enseña, divulga, sugiere o motiva la combinación de un agonista adrenérgico a-2 y un agonista de dopamina D2, como sucede en el presente invento. En efecto, al presentar los varios agonistas de los receptores como alternativas de tratamiento, Naftchi ´054 se aleja de la combinación, como se describe en el presente invento.

(iii)      Respecto de la composición de la reivindicación 18, que se ha considerado estaría anticipada por Prakash et al. y por Bright ´585, a pesar de que la referencia Prakash et al. pueda referirse a propiedades agonistas 5HT1A, entre otras numerosas propiedades del compuesto en cuestión, sólo se discute el uso del compuesto para tratar ansiedad generalizada y depresión grave, no menciona ni una sola vez la enfermedad de Parkinson, ni las terapias de combinación. Por lo tanto, esta referencia no contiene enseñanza de una combinación que sea eficaz contra la enfermedad de Parkinson, en consecuencia, no anticipa el presente invento. Bright ´585 describe métodos que implican el uso de ciertos compuestos y sales de los mismos para tratar la adicción al alcohol y la nicotina, mientras que el presente invento enseña composiciones farmacéuticas para tratar tres desórdenes muy diferentes: enfermedades de Parkinson o ADHD o microadenomas.

Con fecha 21 de noviembre del 2003, la examinadora de patentes presentó el Informe Técnico N° PR 10-2003/A, en el cual concluyó lo siguiente:

(i)      Las reivindicaciones 1 a 6 no cumplen con el requisito de claridad del artículo 30 de la Decisión 486, ya que describen los componentes de la composición en base a su actividad farmacológica, y no en base a su denominación común o su estructura química.

(ii)      Las reivindicaciones 7 y 8 cumplen con el requisito de claridad del artículo 30 de la Decisión 486.

(iii)      Las reivindicaciones 7 y 8, al definir un producto, serían patentables de acuerdo al artículo 14 de la Decisión 486 y, al no estar afectadas por los artículos 15 y 20 de la Decisión 486, se consideran susceptibles de patentarse, previo análisis.

(iv)      La reivindicación 7 y su dependiente 8 no cumplen con el requisito de novedad del artículo 16 de la Decisión 486, al estar su contenido anticipado por el documento US 5616585 (Pfizer Limited), publicado el 1 de abril de 1997, para “Derivados piridopirazina para el tratamiento del alcohol, abuso de nicotina y adicción”, ya que ambos documentos comprenden el compuesto (I) y un vehículo.

Mediante Resolución N° 212-2004/OIN-INDECOPI de fecha 5 de febrero del 2004, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente de invención solicitada, determinando que las reivindicaciones 1 a 6 no cumplen con el requisito de claridad del artículo 30 de la Decisión 486, y las reivindicaciones 7 y 8 no cumplen con el requisito de novedad del artículo 16 de la norma legal mencionada, por lo que no corresponde acceder a la protección legal de lo solicitado.

Con fecha 1 de marzo del 2004, Pfizer Products Inc. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

(i)      Presenta un nuevo pliego de 6 reivindicaciones, en el que se han eliminado las reivindicaciones 7 y 8, objetadas por falta de novedad.

(ii)      El nuevo pliego ha sido redactado de forma que cumple con el requisito de claridad.

(iii)      El hecho de que se redacte un compuesto en base a su composición farmacológica no es causal de incumplimiento del requisito de claridad, dado que, siguiendo la redacción, cualquier entendido en la materia podría realizar los pasos necesarios para obtener la materia objeto de la patente de invención solicitada.

(iv)      El nuevo pliego de reivindicaciones presentadas, si bien modifica la patente, no amplía la protección que originalmente le corresponde.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

Corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar:

a)      Si las reivindicaciones 1 a 6 del pliego presentado con la apelación cumplen con el requisito de claridad.

b)      De ser el caso, si procede otorgar patente de invención para AGENTES FARMACÉUTICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON, ADHD Y MICROADENOMAS.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Norma aplicable

Las normas que a la fecha de la presentación de la solicitud en cuestión (17 de setiembre de 1999) regulaban el otorgamiento de patentes de invención en el Perú eran la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823. La Decisión 344 fue derogada por la Decisión 486, la misma que de acuerdo a lo establecido en su artículo 274 ¹ entró en vigencia el 1° de diciembre del 2000.

Esta variación de las normas que regulan el otorgamiento de las patentes, que ha ocurrido entre la fecha de presentación de la solicitud y el momento de resolver, plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo. La Sala considera necesario esclarecer previamente este punto, porque ello puede ser relevante para determinar los requisitos exigidos para el otorgamiento de una patente de invención.

El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado por el Protocolo de Cochabamba, dispone, como norma general, que las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha de su aprobación (artículo 2 ^° ), y que son “directamente aplicables” en todos los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo - instituida en el mismo Tratado - a menos que las mismas señalen una fecha posterior (artículo 3 ^° ). Se entiende que una Decisión se mantiene vigente hasta que sea modificada o derogada por una Decisión posterior.

Por otro lado, el artículo 103 de la Constitución de 1993 establece que: “...Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo...”. Sin embargo, no fija el límite que existe entre aplicación retroactiva y aplicación inmediata de las normas jurídicas.

En propiedad industrial, ese límite lo fija la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486, que establece:

“… Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.”

De lo anterior se desprende que:

-     El análisis de la solicitud de patente de invención y los requisitos de forma que ésta debía cumplir se realizará en atención a lo dispuesto por las normas vigentes al momento de su presentación, es decir, la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823.

-     Para la tramitación del procedimiento, así como para el análisis de las cuestiones de fondo se atenderá a lo dispuesto por la Decisión 486, concordada en lo pertinente con el Decreto Legislativo 823 y siempre que no la contravenga.

2. Sobre la claridad de las invenciones

2.1 Marco legal y conceptual

El artículo 30 de la Decisión 486 establece que las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción ² .

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina ³ en el punto 4.1 señala que las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51). Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que:

-     se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y

-     puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente.

El requisito de claridad y concisión se aplica a cada reivindicación individualmente así como al conjunto de todas.

Asimismo, el Manual indica en el punto 4.2 que las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales definen a la invención y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. Estas características esenciales definen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención.

No se toma en cuenta como característica técnica de la invención, para efectos del examen, la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos, como por ejemplo las ventajas comerciales, dado que el resultado o fin alcanzado de la invención no es una característica esencial a estos efectos. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos pudiera afectar la claridad de la reivindicación.

El Manual proporciona, entre otras, algunas pautas a seguir el momento de evaluar la claridad en las reivindicaciones:

-     No se puede admitir términos imprecisos del tipo “aproximadamente”, “alrededor de”, ya que en ese caso el alcance y ámbito de protección de la reivindicación deja de ser precisa y, por lo tanto, clara, y no permite una comparación con el estado de la técnica. Se puede permitir para características no esenciales cuando esté justificado y siempre y cuando permitan distinguir el estado de la técnica sin ambigüedad (novedad, nivel inventivo).

-     Por las mismas razones, no se admiten términos relativos del tipo “mayor”, “delgado”, “fuente”, ya que no tienen un significado preciso. En ningún caso estos términos se pueden utilizar para distinguir la invención del estado de la técnica. En estos casos, se deben sustituir estas expresiones por términos precisos o rangos concretos de valores.

-     Expresiones del tipo “preferentemente”, “por ejemplo”, “tal como”, “en especial”, precediendo una característica en una reivindicación se deben interpretar como no limitativos, es decir, la característica es meramente opcional y no limitada al alcance de la reivindicación (en particular al analizar novedad y nivel inventivo). Si causan confusión en la reivindicación, se debe alegar falta de claridad y sugerir que las características opcionales o preferentes se convierten en una reivindicación dependiente.

Con relación al requisito de concisión del artículo 30 de la Decisión 486, el Manual precisa que se aplica tanto a cada reivindicación individual como al conjunto de reivindicaciones. La finalidad de este requisito es evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el excesivo número y complejidad de éstas.

Cabe señalar que el artículo 84 de la Convención sobre la Patente Europea del 5 de octubre de 1973 ⁴ señala que las reivindicaciones definen el objeto de la protección solicitada, precisando que ellas deben ser claras y concisas y estar apoyadas por la descripción.

2.2 Aplicación al presente caso

En el Informe Técnico N° PR 10-03, la examinadora de patentes concluyó lo siguiente:

(i) Sobre la claridad:

Las reivindicaciones 1, 2, 11 a 13, 18 y 19 son claras, concisas y se encuentran sustentadas en la descripción. Las reivindicaciones 3 a 10 y 14 a 17 no son claras, puesto que definen compuestos activos por su perfil farmacológico, mientras que lo correcto es nombrarlos por su denominación común o por su estructura química.

(ii)      Sobre las no invenciones y exclusiones a la patentabilidad:

Las reivindicaciones 1 (y sus dependientes 2 y 11 a 15), 3, 5, 7 y 9 definen un método terapéutico; por lo tanto, no son patentables, en concordancia con el artículo 20 (d) de la Decisión 486.

Las reivindicaciones 4, 6, 8, 10 (y sus dependientes 16 y 17), 18 (y su dependiente 19) definen un uso, por indicar que la composición farmacéutica es útil para el tratamiento de transtornos, tales como la enfermedad de Parkinson, ADHD, microadenomas; por lo tanto, no son susceptibles de ser protegidas, en concordancia con el artículo 14 de la Decisión 486.

(iii)      Sobre la novedad:

La composición farmacéutica que contiene un agonista adrenérgico a-2, agonista del receptor dopaminérgico D2 definida en la reivindicación 8 de la solicitud se encuentra anticipada por la combinación de un agonista adrenérgico a-2 y un agonista dopaminérgico D2 descrita en el documento D3.

La composición farmacéutica que contiene un compuesto de fórmula (I) definida en la reivindicación 18 de la solicitud se encuentra anticipada por las composiciones farmacéuticas de CP-93393 (sunipetrón) y derivados pirido[1,2A] pirazina definidas en los documentos D1 y D2, puesto que se refieren a los mismos compuestos activos. De la misma manera, su reivindicación dependiente 19, que comprende derivados derivados pirido[1,2a] pirazina de fórmula (I), no sería novedosa de acuerdo al artículo 16 de la Decisión 486.

En su escrito de contestación del informe técnico, Pfizer Products Inc. acompañó un pliego de 8 reivindicaciones, señalando que ha eliminado 11 reivindicaciones (1 a 3, 5, 7, 9, y 11 a 15), y que ha enmendado las reivindicaciones 4, 6, 8, 10, 17 a 19, para que estén referidas a compuestos. Asimismo, refutó los argumentos referidos a la indicada falta de novedad de las reivindicaciones 8 y 18.

En el Informe Técnico N° PR 10-2003/A, la examinadora de patentes concluyó lo siguiente:

(i)      Las reivindicaciones 1 a 6 no cumplen con el requisito de claridad del artículo 30 de la Decisión 486; ya que describen los componentes de la composición en base a su actividad farmacológica, y no en base a su denominación común o su estructura química.

(ii)      Las reivindicaciones 7 y 8 cumplen con el requisito de claridad del artículo 30 de la Decisión 486.

(iii)      Las reivindicaciones 7 y 8, al definir un producto, serían patentables de acuerdo al artículo 14 de la Decisión 486 y, al no estar afectadas por los artículos 15 y 20 de la Decisión 486, se consideran susceptibles de patentarse, previo análisis.

(iv)     La reivindicación 7 y su dependiente 8 no cumplen con el requisito de novedad del artículo 16 de la Decisión 486, al estar su contenido anticipado por el documento US 5616585 (Pfizer Limited), publicado el 1 de abril de 1997, para “Derivados piridopirazina para el tratamiento del alcohol, abuso de nicotina y adicción”, ya que ambos documentos comprenden el compuesto (I) y un vehículo.

Sobre la base del Informe Técnico N° PR 10-2003/A, se emitió la Resolución N° 212-2004/OIN-INDECOPI, en la cual se denegó la patente solicitada.

Pfizer Products Inc. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

(i)      Presenta un nuevo pliego de 6 reivindicaciones, en el que se han eliminado las reivindicaciones 7 y 8, objetadas por falta de novedad.

(ii)      El nuevo pliego ha sido redactado de forma que cumple con el requisito de claridad.

(iii)      El hecho de que se redacte un compuesto en base a su composición farmacológica no es causal de incumplimiento del requisito de claridad, dado que, siguiendo la redacción, cualquier entendido en la materia podría realizar los pasos necesarios para obtener la materia objeto de la patente de invención solicitada.

(iv)      El nuevo pliego de reivindicaciones presentadas, si bien modifica la patente, no amplía la protección que originalmente le corresponde.

Luego de haber efectuado un análisis de las seis reivindicaciones presentadas con la apelación y evaluado los argumentos esgrimidos por la solicitante en dicho recurso, se ha determinado lo siguiente:

-     Las seis reivindicaciones presentadas son idénticas a las que fueron evaluadas en el Informe Técnico N° PR 10-2003/A, en el cual se determinó que carecían de claridad.

-     Las reivindicaciones están redactadas en forma muy amplia y general, en la medida que aluden a la asociación o combinación entre "un agente agonista del receptor D2 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo", "un agente agonista del receptor 5HT1A o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo" y "un vehículo farmacéuticamente aceptable", sin indicar los elementos específicos a los que se refiere. Ello equivaldría a pretender reivindicar, por ejemplo, una composición que comprende un desinflamante y un analgésico, sin indicar la denominación común o la estructura química del compuesto específico que se está proponiendo (esto sería, en el ejemplo citado, un diclofenaco y un ácido acetil salicílico).

-     En tal sentido, no puede esperarse que toda asociación de los agentes citados en forma tan general va a lograr la actividad farmacológica que se atribuye a la patente solicitada.

-     En la memoria descriptiva, no se ha fundamentado que toda asociación de un agente agonista del receptor D2 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, un agente agonista del receptor 5HT1A o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo y un vehículo farmacéuticamente aceptable va a lograr la actividad farmacológica esperada.

-     Con relación a lo manifestado por la solicitante, en el sentido que cualquier entendido en la materia podría realizar los pasos necesarios para obtener la materia objeto de la patente de invención solicitada, cabe señalar que esto no resulta posible, al no haberse precisado en forma específica de que agente se trata.

Por lo anterior, la Sala considera que la solicitante no ha logrado desvirtuar los fundamentos del informe técnico, en base a los cuales se determinó que la patente de invención solicitada no cumple con los requisitos de claridad y concisión exigidos por el artículo 30 de la Decisión 486.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N° 212-2004/OIN-INDECOPI de fecha 5 de febrero del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR la patente de invención para AGENTES FARMACÉUTICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON, ADHD Y MICROADENOMAS, solicitada por Pfizer Products Inc.

Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

BEGOÑA VENERO AGUIRRE

Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

/vr

1 Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.

2 Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.

3 Aprobado en la Reunión de Expe rt os organizada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en cooperación con la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), la Oficina Europea de Patentes (OEP) y el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) de Venezuela, realizada en Caracas del 21 a 24 de julio de 2003

4 Publicada por la Oficina Europea de Patentes, Alemania 1991, p. 91.