El solicitante de una patente tiene derecho a modificar los documentos iniciales en cualquier momento del trámite, sean las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y/o el resumen. Puede en particular efectuar supresiones, agregados o correcciones, ya sea para responder a observaciones de la oficina o bien por su propia iniciativa.
| JurisprudenciaPROPIEDAD INDUSTRIALPATENTE DE INVENCIÓNVERVER2003 |
RESOLUCIÓN N° 0570-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 171-1998/OIN
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTES : AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.
JAPAN TOBACCO INC.
Patente de invención -Ampliación de la solicitud - Falta de nivel inventivo
Lima, once de junio de dos mil tres
I ANTECEDENTES .
Con fecha 12 de marzo de 1998, Agouron Pharmaceuticals, Inc. (Estados Unidos de América) y Japan Tobacco Inc. (Japón) - reivindicando prioridad en base a la solicitud Nº 08/815,951 de fecha 13 de marzo de 1997 presentada en los Estados Unidos de América- solicitaron patente de invención para INHIBIDORES DE LA PROTEASA DEL VIH, cuyos inventores son Kim Albizati, Siegried Reich, Michael D. Varney, Kanyin E. Zhang y Takuo Kobayashi.
Mediante proveídos de fecha 15 de abril de 1998, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías requirió a las solicitantes que:
(i) Presenten la solicitud extranjera en el plazo de 3 meses contado a partir de la presentación de la solicitud, bajo apercibimiento de perder el derecho de prioridad.
(ii) Presenten el poder y el documento de cesión debidamente legalizados, dentro del término de 30 días, bajo apercibimiento de declarar la solicitud en abandono.
Con fecha 20 de abril de 1998, Agouron Pharmaceuticals, Inc. y Japan Tobacco Inc. solicitaron una prórroga de 30 días hábiles a fin de presentar el poder y el documento de cesión debidamente legalizado. Mediante proveído de fecha 22 de abril de 1998, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías concedió la prórroga solicitada.
Con fecha 27 de mayo de 1998, Agouron Pharmaceuticals, Inc. y Japan Tobacco Inc. presentaron copia certificada de la solicitud de patente norteamericana Nº 08/815,951 cuya prioridad reivindica. Mediante proveído de fecha 1º de junio de 1998, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo por cumplido en parte el mandato de fecha 15 de abril de 1998, respecto a la presentación de la solicitud extranjera.
Con fecha 8 de junio de 1998, Agouron Pharmaceuticals, Inc. y Japan Tobacco Inc. presentaron copia del poder legalizado emitido por Japan Tobacco Inc., documento de cesión y su traducción de los inventores Kim F. Albizati, Siegfried Reich, Michael D. Varney y Kanyin E. Zhang y Takuo Kobayashi.
Mediante proveído de fecha 23 de junio de 1998, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo presente el documento de cesión de los inventores Kim F. Albizati, Siegfried Reich, Michael D. Varney y Kanyin E. Zhang. Respecto a la cesión del señor Takuo Kobayashi requirió a las solicitantes que cumplan con presentar la legalización de la firma del inventor en el plazo de 30 días, bajo apercibimiento de declarar la solicitud en abandono.
Con fecha 7 de agosto de 1998, Agouron Pharmaceuticals, Inc. y Japan Tobacco Inc. presentaron el documento de cesión y su traducción del inventor Takuo Kobayashi, debidamente legalizado. Mediante proveído de fecha 20 de agosto de 1998, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo por cumplido el mandato de fecha 23 de junio de 1998.
Con fecha 7 de junio de 1999, se otorgó la orden de aviso Nº 99-587, efectuándose la publicación en el Diario Oficial El Peruano el 12 de julio de 1999.
Con fecha 12 de julio de 1999, Agouron Pharmaceuticals, Inc. y Japan Tobacco Inc. presentaron el comprobante de pago por concepto de examen de fondo (pericial). Mediante proveído de fecha 14 de julio de 1999, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo presente el pago por examen de fondo (pericial).
Con fecha 19 de febrero del 2001, Agouron Pharmaceuticals, Inc. presentó el comprobante de pago por concepto de anualidad. Mediante proveído de fecha 23 de octubre del 2001, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo presente el pago por concepto de anualidad.
Con fecha 2 de marzo del 2001, la examinadora externa de patentes, Pamela M. Robladillo Salas, emitió el Informe Técnico Nº PR 09-01, tomando en consideración la memoria descriptiva originalmente presentada y las 37 reivindicaciones originalmente presentadas, concluyendo lo siguiente:
(i) La descripción de la invención permite la comprensión del problema técnico y la solución que plantea la invención a dicho problema, por lo tanto la memoria descriptiva cumple el requisito del artículo 28 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, en la redacción se ha detectado el siguiente error de redacción que debe ser corregido: "En la página 49, no concuerda el compuesto del título (compuesto 23), con el compuesto descrito en las tablas terapéutico. (compuesto 21); por lo que, se entiende que en el título debe decir "…compuesto 21…".
(ii) El pliego de reivindicaciones es claro y conciso, por lo que cumple con el artículo 30 de la Decisión 486.
(iii) Las reivindicaciones 12, 13 y 30 a 37 definen un método terapéutico, por lo que se encuentran contempladas dentro de los alcances del artículo 20 (d) de la Decisión 486.
(iv) La reivindicación 1 cumple con el requisito de novedad del artículo 16 de la Decisión 486, las reivindicaciones 2 a 11 y 14 a 29 por ser dependientes de la reivindicación 1, cumplen con el requisito de novedad del artículo 16 de la Decisión 486.
(v) Si bien el compuesto 21 (contenido en la reivindicación 1, 3-4, 7, 9-11 y 14 23) es nuevo respecto a la patente US 5 484 926 (D1), ya que el anillo de decahidroisoquinoleína presenta otra conformación y está sustituido en posición 3 por un t-butilo hidroxilado; requirió a las solicitantes que sustenten cuál es el efecto mejorado que provee la hidroxilación del t-butilo en el compuesto 21 de la solicitud con respecto a los compuestos 23 y 75 de D1, ya que las tablas (I) y (II) demuestran la actividad del compuesto 21, pero dada la similitud estructural con los compuestos 23 y 75 de D1 (que actúan como inhibidores de la enzima proteasa del HIV) parecería ser obvio que el compuesto 21 presente el mismo efecto inhibidor sobre las enzimas proteasa del HIV.
(vi) Por otro lado, como R y R´ también se seleccionan de un grupo cicloalquilo sustituido con alquilo C1-C6 o alquil-OH (C1-C6), un grupo heterociclo sustituido con alquilo C1-C6 o alquil-OH (C1-C6), un grupo alquil-NR2R3 ó un grupo alquil-S(X)(Y)R4, sírvanse demostrar que dichas opciones de los compuestos de fórmula (9), también presentan actividad inhibidora de las enzimas proteasa del HIV, ya que las solicitantes no han presentado información que respalde la actividad de tales sustituyentes; o de otro modo, deberá limitarse a los compuestos que han demostrado ser activos; de tal forma que, las reivindicaciones 1-11 y 14-29 puedan cumplir con el artículo 18 de la Decisión 486.
(vii) Las reivindicaciones 1-11 y 14-29 no cumplen con el requisito de nivel inventivo del artículo 18 de la Decisión 486.
(viii)Deben absolverse las objeciones planteadas con respecto a la página 49 de la descripción.
(ix) Deben retirarse las reivindicaciones 12, 13 y 30 a 37 por referirse a un método
Mediante proveído de fecha 5 de marzo del 2001, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías comunicó a las solicitantes el Informe Técnico Nº PR 09-01, a fin de que envíen la información o documentación adicional solicitada, o hagan valer los argumentos y aclaraciones que consideren pertinentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Decisión 486, dentro del plazo de sesenta días hábiles.
Con fecha 3 de mayo del 2001, Agouron Pharmaceuticals, Inc. y Japan Tobacco Inc. absolvieron el traslado de las observaciones contenidas en el informe técnico presentando una nueva página 49, en donde ha cambiado compuesto 23 por compuesto 21 y un nuevo pliego de 24 reivindicaciones relacionadas únicamente con compuestos químicos y no con su uso.
Con fecha 21 de febrero del 2002, Agouron Pharmaceuticals, Inc. presentó el comprobante de pago por concepto de anualidad. Mediante proveído de fecha 23 de octubre del 2002, la Oficina de Invenciones y Nuevas tecnologías tuvo presente el pago por concepto de anualidad.
Con fecha 19 de julio del 2002, la examinadora externa de patentes, Pamela M. Robladillo Salas, emitió el Informe Técnico Nº PR 09-01/A, tomando en consideración la memoria descriptiva y las reivindicaciones originalmente presentadas y el pliego de 24 reivindicaciones y nueva página 49 de la descripción presentados con fecha 3 de mayo del 2001, concluyendo lo siguiente:
(i) La nueva página 49 subsana un error de redacción respecto al compuesto 21,por lo que cumple con lo señalado en el artículo 34 de la Decisión 486 y será tomada en cuenta como parte de la descripción.
(ii) Las reivindicaciones 1 y 3 no cumplen con lo estipulado en el artículo 34 de la Decisión 486, así como la reivindicación 2 por ser dependiente de la reivindicación 1 y las reivindicaciones 7, 9 a 12 y 17 a 20 por hacer referencia al compuesto de la reivindicación 1.
(iii) Las reivindicaciones 4 a 6 cumplen con lo estipulado en el artículo 34 de la Decisión 486, así como las reivindicaciones 8, 13 a 16 y 21 a 24 por hacer referencia al compuesto de la reivindicación 4.
(iv) Las reivindicaciones 4 a 6, 8, 13 a 16 y 21 a 24 son claras y concisas, por lo que cumplen con el requisito del artículo 30 de la Decisión 486. Sin embargo, se ha detectado el siguiente error de redacción que debe ser corregido: " En el preámbulo de la reivindicación 8, donde dice "Un compuesto farmacéutico" debe decir "Una composición farmacéutica". En la reivindicación 5 donde dice "en donde R´ es n grupo cicloalquilo…" debe decir "en donde R´ es un grupo cicloalquilo…" "
(v) Las reivindicaciones 4 a 6, 8, 13 a 16 y 21 a 24 definen un producto (artículo 14 de la Decisión 486) y no se encuentran contempladas dentro de los alcances de los artículos 15, 20 y 21 de la Decisión 486.
(vi) Las reivindicaciones 4 a 6, 8, 13 a 16 y 21 a 24 guardan unidad de invención, por lo que cumplen con lo dispuesto en el artículo 25 de la Decisión 486.
(vii) Las reivindicaciones 4 a 6 cumplen con el requisito de novedad del artículo 16 de la Decisión 486, así como las reivindicaciones 8, 13 a 16 y 21 a 24 por hacer referencia al compuesto de la reivindicación 4.
(viii) Se reafirmó en que la actividad del compuesto de las reivindicaciones 4 a 6 como inhibidores de la enzima proteasa del HIV, se encuentra sugerido por el compuesto 23 de D1 (nelfinavir) por la reproducción del núcleo estructural y más aún de la conformación estereoisomérica, que sería responsable de la actividad sobre la enzima proteasa, por lo tanto, sin argumentar que la diferencia, dada por la hidroxilación del t-butilo, provee actividad inesperada o sin presentar resultados comparativos que demuestren ventaja inesperada: no presentan actividad inventiva. Por lo tanto, las reivindicaciones 4 a 6 no cumplen con el requerimiento de nivel inventivo del artículo 18 de la Decisión 486, así como las reivindicaciones 8, 13 a 16 y 21 a 24 por hacer referencia al compuesto de la reivindicación 4.
(ix) Las reivindicaciones 1 a 3, 7, 9 a 12 y 17 a 20 no cumplen con el artículo 34 de la Decisión 486.
Con fecha 22 de julio del 2002, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías comunicó a las solicitantes el Informe Técnico Nº PR 09-01/A, a fin de que envíen la información o documentación adicional solicitada, o hagan valer los argumentos y aclaraciones que consideren pertinentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Decisión 486, dentro del plazo de sesenta días hábiles.
Con fecha 10 de setiembre del 2002, Agouron Pharmaceuticals, Inc. y Japan Tobacco Inc. absolvieron el traslado de las observaciones contenidas en el informe técnico manifestando lo siguiente:
(i) La examinadora externa de patentes al referirse a la actividad del compuesto de reivindicaciones 4 a 6 como inhibidores de la enzima proteasa del VIH, señala que el compuesto se encuentra sugerido por el compuesto 23 de D1 (nelfinavir), sin embargo, no ha tenido presente que lo encontrado en D1 comprende un vasto número de composiciones que pueden ascender al millón. D1 no proporciona ninguna guía o sugerencia en seleccionar los sustituyentes de las reivindicaciones 4 a 6 de la presente invención, en esencia esta referencia proporciona millares de piezas de un rompecabezas sin que estas sugieran la manera de armar la imagen, o que piezas son las necesarias para completarlo.
(ii) Ninguno de los componentes específicos identificados en D1 se encuentran dentro del alcance de las reivindicaciones del presente invento, particularmente, todos los componentes de D1 que forman el grupo decahidroisoquinolina tienen la siguiente sustitución 3-N-t-butil, lo cual no se encuentra cerca del alcance de las reivindicaciones del presente invento.
(iii) D1 no revela o indica que cuando B en su fórmula (1) es un grupo decahidroisoquilino, Q1 y Q2 deben ser independientemente seleccionados de H, un grupo alquil-OR1 sustituido o no sustituido, un grupo cicloalquilo sustituido con un grupo alquilo de (C1-C6) o con un grupo alquil-OH (C1-C6), un grupo alquil-NR2R3, o con un grupo alquil-S(X)(Y)R4, o tener una sustitución como la reivindicación 4.
(iv) Se debe tener presente que las reivindicaciones 1 a 3, 7, 9 a 12 y 17 a 20 fueron permitidas sobre D1 por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América, lo que sustenta la patentabilidad de las reivindicaciones mencionadas.
Con fecha 16 de setiembre del 2002, Agouron Pharmaceuticals presentó una nueva página donde figuran las reivindicaciones 5 y 8 redactadas de forma clara y concisa.
Con fecha 6 de diciembre del 2002, la examinadora externa de patentes, Pamela M. Robladillo Salas, emitió el Informe Técnico Nº PR 09-01/b, tomando en consideración la memoria descriptiva, las reivindicaciones 1 a 4 y 9 a 24 presentadas con fecha 3 de mayo del 2001 y las reivindicaciones 5 a 8 presentadas con fecha 16 de setiembre del 2002, concluyendo lo siguiente:
(i) Las reivindicaciones 1 y 3 no cumplen con el artículo 34 de la Decisión 486, así como la reivindicación 2 por ser dependiente de la reivindicación 1 y las reivindicaciones 7, 9 a 12 y 17 a 20 por hacer referencia al compuesto de la reivindicación 1.
(ii) Las reivindicaciones 4 a 6, 8, 13 a 16 y 21 a 24 modificadas con el escrito de fecha 16 de setiembre del 2002 cumplen con el artículo 34 de la Decisión 486.
(iii) Las reivindicaciones 1 a 3 y 7 que describen sustituciones al nitrógeno de la carboxamida (R y R´), tampoco cumplen con el requisito de nivel inventivo del articulo 18 de la Decisión 486, así como las reivindicaciones 8 a 12 y 17 a 20 que hacen referencia a la reivindicación 1.
(iv) Las reivindicaciones 4 a 6, 8, 13 a 16 y 21 a 24 son claras y concisas, por lo que cumplen con el artículo 30 de la Decisión 486.
Mediante Resolución Nº 1492-2002/OIN-INDECOPI de fecha 13 de diciembre del 2002, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente de invención solicitada. Consideró lo siguiente:
(i) Mediante Informe Técnico Nº PR 09-01/b se evaluaron los argumentos y el nuevo texto de las reivindicaciones 5 y 8 presentadas por las solicitantes en respuesta al Informe Técnico PR 09-01/A con escritos de fechas 10 y 16 de setiembre del 2002, concluyendo que las reivindicaciones 1 a 3 constituyen una ampliación, por lo que no cumplen con lo dispuesto por el artículo 34 de la Decisión 486, al igual que las reivindicaciones 7, 9 a 12 y 17 a 20 por hacer referencia al compuesto de la reivindicación 1.
(ii) Asimismo, se ratifica el pronunciamiento referido a que la actividad del compuesto de las reivindicaciones 4 a 6 como inhibidores de la enzima proteasa del HIV, se encuentra sugerida por el compuesto 23 del antecedente citado (nelfinavir) por la reproducción del núcleo estructural y más aun de la conformación estereosiomérica que sería responsable de la actividad sobre la enzima proteasa, por lo que dichas reivindicaciones no presentan actividad inventiva, al igual que las reivindicaciones 8, 13 a 16 y 21 a 24 por hacer referencia al compuesto de la reivindicación 4.
(v) Las reivindicaciones 4 a 6, 8, 13 a 16 y 21 a 24 cumplen con el requisito de novedad del artículo 16 de la Decisión 486, según Informe Técnico PR 09-01/A.
(vi) Se reafirmó en que la actividad del compuesto de las reivindicaciones 4 a 6 como inhibidores de la enzima proteasa del HIV, se encuentra sugerido por el compuesto 23 de D1 (nelfinavir) por la reproducción del núcleo estructural y más aún de la conformación estereoisomérica, que sería responsable de la actividad sobre la enzima proteasa; por lo tanto, sin argumentar que la diferencia, dada por la hidroxilación del t-butilo, provee actividad inesperada o sin presentar resultados comparativos que demuestren ventaja inesperada: no presentan actividad inventiva.
(vii) Las reivindicaciones 4 a 6 no cumplen con el requerimiento de nivel inventivo del artículo 18 de la Decisión 486, así como las reivindicaciones 8, 13 a 16 y 21 a 24 por hacer referencia al compuesto de la reivindicación 4.
(viii) Por lo expuesto, determinó que las reivindicaciones 1 a 3, 7, 9 a 12 y 17 a 20 constituyen una ampliación de lo inicialmente divulgado, por lo que no cumplen con el artículo 34 de la Decisión 486, mientras que las reivindicaciones 4 a 6, 8, 13 a 16 y 21 a 24 no cumplen con el requisito de nivel inventivo exigido por el artículo 18 de la Decisión 486, por lo que no procede acceder a la protección legal de lo solicitado.
Con fecha 30 de enero del 2003, Agouron Pharmaceuticals, Inc. y Japan Tobacco Inc. interpusieron recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) El examinador no ha tenido presente que las reivindicaciones 1 a 3, 7, 9 a 12 a 17 a 20 y 4 a 6, 8, 13 a 16 y 21 a 24 no constituyen una ampliación de lo divulgado en la presente invención ni carecen de nivel inventivo.
(ii) La patente estadounidense 6,001,851 fue concedida a la solicitud U.S. 09/041,391 del 12 de marzo de 1998 que reivindicaba prioridad de la solicitud provisional U.S. 60/040,741 del 13 de marzo de 1997 que es de la misma fecha que la solicitud U.S. 8,815,951 cuya prioridad se reivindica en la presente solicitud y contienen una divulgación idéntica.
(iii) La patente estadounidense 6,001,851 que reivindica una solicitud cuyo contenido es idéntico al de la solicitud Nº U.S. 08/815,951 reivindicada por la presente solicitud, tiene como referencias o antecedentes el documento U.S. 5,484,926 señalado en los informes técnicos que, según la examinadora, anticipan a la presente solicitud, lo que no es posible.
(iv) Las reivindicaciones de su solicitud, fueron redactadas de forma similar a las reivindicaciones de la patente estadounidense 6,001,851, por lo que no entiende cómo es posible que dicha invención haya sido patentada y su solicitud no cumpla con los requisitos de patentabilidad.
(v) El examinador estadounidense que evaluó la solicitud de patente Nº 9/041,391 correspondiente a la patente Nº 6,001,851 que reivindica una solicitud de contenido idéntico a la solicitud reivindicada por la presente solicitud, determinó en el documento "Razones para la concesión" que "Las referencias no enseñan ni sugieren compuestos estructuralmente similares a aquellos que se reivindican en la presente solicitud. Por consiguiente, las reivindicaciones se consideran patentables". Adjuntó copia del documento mencionado.
Adjuntó copia del documento patente U.S. 6,001,851 que reivindica prioridad de la solicitud provisional 09/041,391 que contienen una divulgación idéntica a la solicitud U.S. 8,815,951, cuya prioridad reivindica la presente solicitud.
Con fecha 24 de febrero del 2003, Agouron Pharmaceuticals, Inc. y Japan Tobacco Inc. presentaron el comprobante de pago por concepto de anualidad.
Con fecha 18 de marzo del 2003, Agouron Pharmaceuticals, Inc. presentó el comprobante de pago por concepto de anualidad.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN .
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si la patente de invención solicitada cumplen con los requisitos exigidos por la ley.
III. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSIÓN
1. Norma Aplicable.
Las normas que a la fecha de la presentación de la solicitud en cuestión (12 de marzo de 1998) regulaban el otorgamiento de patentes de invención en el Perú eran la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823. La Decisión 344 fue derogada por la Decisión 486, la misma que de acuerdo a lo establecido en su artículo 274 1 entró en vigencia el 1° de diciembre del 2000.
Esta variación de las normas que regulan el otorgamiento de las patentes, que ha ocurrido entre la fecha de presentación de la solicitud y el momento de resolver, plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo. La Sala considera necesario esclarecer previamente este punto, porque ello puede ser relevante para determinar los requisitos exigidos para el otorgamiento de una patente de invención.
El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado por el Protocolo de Cochabamba, dispone, como norma general, que las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha de su aprobación (artículo 2°), y que son “directamente aplicables” en todos los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo - instituida en el mismo Tratado - a menos que las mismas señalen una fecha posterior (artículo 3°). Se entiende que una Decisión se mantiene vigente hasta que sea modificada o derogada por una Decisión posterior.
Por otro lado, el artículo 103 de la Constitución de 1993 establece que: “...Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo...”. Sin embargo, no fija el límite que existe entre aplicación retroactiva y aplicación inmediata de las normas jurídicas.
En propiedad industrial, ese límite lo fija la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486, que establece:
“… Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.”
De lo anterior se desprende que la presente solicitud de patente se tramitará de acuerdo a la Decisión 486, concordada en lo pertinente con el Decreto Legislativo 823 y siempre que no la contravenga, aunque la solicitud de patente fue presentada durante la vigencia de la Decisión 344.
2. Sobre las modificaciones a las solicitudes de patentes
2.1 Marco legal y conceptual
De acuerdo al artículo 34 de la Decisión 486 2 , el solicitante de una patente tiene derecho a modificar los documentos iniciales en cualquier momento del trámite, sean las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y/o el resumen. Puede en particular efectuar supresiones, agregados o correcciones, ya sea para responder a observaciones de la oficina o bien por su propia iniciativa.
Si se trata de las reivindicaciones, el solicitante puede restringirlas, para delimitar la parte que considera patentable, o ampliarlas, para abarcar el conjunto de la invención tal como haya sido divulgada inicialmente. En el caso de la descripción y los dibujos, las modificaciones tienen por objeto evitar todo desacuerdo con las reivindicaciones. Respecto de la totalidad de los documentos, las modificaciones deben contribuir a aclarar los pasajes obscuros, a precisar lo que esté indeterminado, etc, y no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material 3 .
La regla general es que las modificaciones no deben ir más allá de la divulgación contenida en la solicitud inicial; por ello, no esta permitido agregar a la descripción, ni a los dibujos informaciones adicionales de ninguna clase, que sean necesarias para evaluar la invención o para ejecutarla.
La Guía para los Países en Desarrollo sobre el Examen de las Solicitudes de Patentes 3 proporciona algunas pautas para evaluar las modificaciones a las solicitudes de patentes:
- Está permitido agregar elementos que forman parte del estado de la técnica, que incluye informaciones que son necesarias para el hombre del oficio de nivel medio para ejecutar la invención. Asimismo, está permitido agregar a la descripción y a los dibujos, formas suplementarias de ejecución de la invención, a condición de que quepan íntegramente dentro de los límites trazados por las reivindicaciones iniciales.
- No se permite ampliar las reivindicaciones originales sino en la medida en que hubieran sido manifiestamente estrechas para abarcar el conjunto de la invención descrita al presentar la solicitud. Fuera de ello, la sustitución de una característica más general, o, incluso, su supresión, no resultaría admisible. Con más razón, no se permitiría agregar formas de ejecución que excedieran del marco de las reivindicaciones iniciales y exigieran, por consiguiente, una ampliación de éstas.
- Cuando se limita una reivindicación, la regla es doble: por un lado, la parte que subsiste debe estar comprendida en la divulgación inicial y debe seguir abarcando la mejor ejecución descrita; por otro lado, la descripción original debe indicar, por lo menos indirectamente, las características que sirvan para efectuar esa limitación.
- Entre las reivindicaciones originales y la divulgación inicial existe una relación análoga a la que hay que entre un cerco y el predio que la rodea: El terreno puede “ampliarse” llenando los hoyos, mientras se permanezca en el interior del cerco; en cambio, no está permitido crear así un nuevo “punto culminante”, es decir, añadir tardíamente la mejor forma de ejecución que conoce el solicitante.
Se puede prolongar el cerco cuando resulta insuficiente para rodear el terreno,
pero sólo en esa medida.
También se lo puede desplazar en otra forma, siempre que siga rodeando una
parte del terreno que no sea un hoyo, y que esa parte incluya el “punto
culminante”.
- En materia de actividad inventiva, y frente a una objeción del examinador, es más fácil y eficaz limitar la reivindicación denunciada que controvertir la objeción, puesto que la limitación obliga al examinador que desea mantener su objeción a replantear toda su argumentación, lo que debe juzgar es el conjunto de las diferencias en relación con la anterioridad más próxima.
- Cuando el solicitante ha modificado una reivindicación cuyo objeto, sobre la base del informe de búsqueda, se había considerado no patentable por falta de novedad o de actividad inventiva, el examinador debe decidir también si es preciso realizar una búsqueda adicional; con este fin deberá verificar si la modificación estaba contemplada o no en el informe de búsqueda. En cambio, cuando la limitación se basa en el agregado de características que no figuraban más que en la descripción, o que sólo podían deducirse de los dibujos, en principio no se la contempla en la búsqueda inicial. Resulta necesario entonces recurrir a una búsqueda adicional para que el examinador cuente con el conjunto del estado de la técnica pertinente.
2.2 Aplicación al presente caso
Con fecha 3 de mayo del 2001, las solicitantes presentaron un nuevo pliego de 24 reivindicaciones y una nueva página 49 correspondiente al texto de la descripción, como respuesta al Informe Técnico Nº PR-09-01.
El Informe Técnico Nº PR 09-01/A, elaborado por la examinadora externa Pamela M. Robladillo Salas, concluyó lo siguiente:
" La reivindicación 1 constituye una ampliación, puesto que:-El grupo S(X)(Y) R2 , no fue originalmente descrito.-El sustituyente R1 igual a cicloalquilo, heterociclo o arilo, no fue originalmente descrito. La reivindicación 3 constituye una ampliación puesto que:-El grupo S(X)(Y) R1 no fue originalmente descrito. Las reivindicaciones 4 y 6 corresponden a las reivindicaciones 7 y 9 originalmente presentadas. La reivindicación 5 se encuentra originalmente descrita en la página 5 de la descripción. Por lo tanto:
La nueva página 49 cumple con lo estipulado en el artículo 34 de la Decisión 486, y será tomado en cuenta como parte de la descripción. Las reivindicaciones 1 y 3 no cumplen con lo estipulado en el artículo 34 de la Decisión 486, así como las reivindicaciones 2 por ser dependiente de la reivindicación 1 y como las reivindicaciones 7, 9 a 12 y 17 a 20 por hacer referencia al compuesto de la reivindicación 1.
Las reivindicaciones 4 a 6 cumplen con lo estipulado en el artículo 34 de la Decisión 486, así como las reivindicaciones 8, 13 a 16 y 21 a 24, por hacer referencia al compuesto de la reivindicación 4."
Con escritos de fecha 10 de setiembre del 2002 y 16 de setiembre del 2002, las solicitantes dieron respuesta al informe técnico. Asimismo, indicaron que las reivindicaciones fueron tomadas de la Patente Estadounidense Nº 6,001,851, la cual contiene una serie de errores de transcripción cometidos por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América. De manera específica, la Oficina reemplazó R4 con R1 , lo que trae como resultado el erróneo grupo S(X)(Y) R1 que aparece en las modificaciones del 3 de mayo del 2001. En consecuencia, sustituyó el grupo mencionado por el grupo S(X)(Y) R4 el mismo que deberá tenerse en cuenta para el examen. Presentaron una nueva página en la cual se redactan de manera clara y concisa las reivindicaciones 5 y 8.
El Informe Técnico Nº PR 09-01/b, elaborado por la examinadora externa Pamela M. Robladillo Salas, concluyó lo siguiente:
"La suscrita se reafirma en que las reivindicaciones 1 y 3 constituyen una ampliación puesto que originalmente se describe S(X)(Y)R4 en donde R4 es H, alquilo, cicloalquilo, heterociclo o arilo sustituido o no, mientras que la reivindicación 1 (del 3 de mayo de 2001) describe S(X)(Y)R2 en donde R2 es H, alquilo, cicloalquilo, heterocilo, arilo y grupos acilos y sulfonilos y en la reivindicación 3 (del 3 de mayo de 2001) se describe S(X)(Y)R1 en donde R1 es alquilo sustituido o no o un grupo acilo.
Entonces, cuando S(X)(Y)R2 y S(X)(Y)R1 comprende grupos acilo y sulfonilo, y un grupo acilo, respectivamente, no está originalmente descrito puesto que R4 no significaba dicho sustituyente.
(ii) Las reivindicaciones 4, 13 a 16 y 21 a 24 no implican una ampliación según el informe técnico PR 09-01/A.
(iii)Las reivindicaciones 5 y 6 con las mismas que las analizadas en el informe técnico PR 09-01/A, por lo que no implican una ampliación según el citado informe.
(iv)La reivindicación 8 cambia "un compuesto farmacéutico" por una "composición farmacéutica…", lo cual no implica una ampliación.
Por lo tanto,
Las reivindicaciones 1 y 3 no cumplen con el artículo 34 de la Decisión 486, así como las reivindicaciones 2 por ser dependiente de la reivindicación 1 y como las reivindicaciones 7, 9 a 12 y 17 a 20 por hacer referencia al compuesto de la reivindicación 1. Las reivindicaciones 4 a 6, 8, 13 a 16 y 21 a 24 modificadas con el escrito de fecha 16 de setiembre de 2002 cumplen con el artículo 34 de la Decisión 486."
Agouron Pharmaceuticals, Inc. y Japan Tobacco Inc. manifestaron en su recurso de apelación que el examinador no ha tenido presente que las reivindicaciones 1 a 3, 7, 9 a 12 a 17 a 20 y 4 a 6, 8, 13 a 16 y 21 a 24 no constituyen una ampliación de lo divulgado en la presente invención ni carecen de nivel inventivo.
En el presente caso, las solicitantes no han presentado medios probatorios tendientes a demostrar lo expresado en su recurso de apelación, en el sentido que las reivindicaciones 1 a 3, 7, 9 a 12 a 17 a 20 y 4 a 6, 8, 13 a 16 y 21 a 24 no constituyen una ampliación. Cabe señalar que las reivindicaciones mencionadas fueron analizadas en el Informe Técnico Nº PR-09-01/b, el cual concluyó que sí constituían una ampliación.
3. Requisitos de patentabilidad
3.1 Marco legal
El artículo 14 de la Decisión 486 establece que: “ Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.
Asimismo, el artículo 16 de la Decisión 486 establece que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad , también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la Oficina Nacional Competente cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40” .
El artículo 18 de la Decisión 486 establece que: “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.
3.2 Aplicación al caso concreto
El Informe Técnico Nº PR-09-01 señaló lo siguiente:
"Si bien el compuesto 21 (contenido en la reivindicación 1, 3-4, 7, 9-11 y 14-23) es nuevo con respecto al D1, ya que el anillo de decahidroisoquinoleína presenta otra conformación y está sustituido en posición 3 por un t-butilo hidroxilado; sírvase el solicitante sustentar cuál es el efecto mejorado que provee la hidroxilación del t-butilo en el compuesto 21 de la solicitud con respecto a los compuestos 23 y 75 D1, ya que las tablas (I) y (II) demuestran la actividad del compuesto 21, pero dada la similitud estructural con los compuestos 23 y 75 D1 (que actúan como inhibidores de la enzima proteasa del HIV) parecería ser obvio que el compuesto 21 presente el mismo efecto inhibidor sobre las enzimas proteasa del HIV.
Por otro lado, como R y R´ también se seleccionan de un grupo cicloalquilo sustituido con alquilo C1-C6 o alquil-OH (C1-C6), un grupo heterocilo sustituido con alquilo C1-C6 o alquil-OH (C1-C6), un grupo alquil-NR2R3 o un grupo alquil-S(X)(Y)R4, sírvase el solicitante demostrar que dichas opciones de los compuestos de fórmula (9), también presentan actividad inhibidora de las enzimas proteasa del HIV, ya que el solicitante no ha presentado información que respalde la actividad de tales sustituyentes; o de otro modo, deberá limitarse a los compuestos que han demostrado ser activos; de tal forma que, las reivindicaciones 1-11 y 14-29, puedan cumplir con el artículo 18 de la Decisión 486."
Las solicitantes presentaron como respuesta al Informe Técnico Nº PR-09-01 una nueva página 49 en donde modificaron el compuesto 23 por compuesto 21 y un nuevo pliego de 24 reivindicaciones relacionadas únicamente con compuestos químicos y no con el uso de los mismos.
El Informe Técnico Nº PR-09-01/A señaló lo siguiente:
"…se reafirma en que la actividad del compuesto de las reivindicaciones 4 a 6 como inhibidores de la enzima proteasa del HIV, se encuentra sugerido por el compuesto 23 de D1 (nelfinavir) por la reproducción del núcleo estructural y más aún de la conformación estereoisomérica, que sería responsable de la actividad sobre la enzima proteasa; por lo tanto, sin argumentar que la diferencia, dada por la hidroxilación del t-butilo, provee actividad inesperada o sin presentar resultados comparativos que demuestren ventaja inesperada: no presentan actividad inventiva.
Por lo tanto,
Las reivindicaciones 4 a 6 NO CUMPLEN con el requerimiento de nivel inventivo del artículo 18 de la Decisión 486; así como las reivindicaciones 8, 13 a 16 y 21 a 24 por hacer referencia al compuesto de la reivindicación 4."
Los solicitantes con escritos fecha 10 de setiembre del 2002 y 16 de setiembre del 2002, dieron respuesta al Informe técnico Nº PR-09-01/A y presentaron una nueva página en la que redacta de forma clara y concisa las reivindicaciones 5 y 8.
El Informe Técnico Nº PR-09-01/b señaló lo siguiente:
"La suscrita se reafirma que la actividad del compuesto de las reivindicaciones 4 a 6 como inhibidores de la enzima proteasa del HIV, se encuentra sugerido por el compuesto 23 de D1 (nelfinavir) por la reproducción del núcleo estructural y más aún de la conformación estereoisomérica, que sería responsable de la actividad sobre la enzima proteasa; por lo tanto, sin argumentar que la diferencia, dada por la hidroxilación del t-butilo, provee actividad inesperada o sin presentar resultados comparativos que demuestran ventaja inesperada: no presentan actividad inventiva.
Por lo tanto, Las reivindicaciones 4 a 6 no cumplen con el requerimiento de nivel inventivo del artículo 18 de la Decisión 486; así como las reivindicaciones 8, 13 a 16 y 21 a 24 por hacer referencia al compuesto de la reivindicación 4."
Agouron Pharmaceuticals, Inc. y Japan Tobacco Inc. manifestaron en su recurso de apelación que el examinador no ha tenido presente que las reivindicaciones 1 a 3, 7, 9 a 12 a 17 a 20 y 4 a 6, 8, 13 a 16 y 21 a 24 no constituyen una ampliación de lo divulgado en la presente invención ni carecen de nivel inventivo.
En el presente caso, las solicitantes no han presentado medios probatorios tendientes a demostrar lo expresado en su recurso de apelación, ni han presentado medios probatorios tendientes a sustentar cuál es el efecto mejorado que provee la hidroxilación del t-butilo en el compuesto 21 de la solicitud, con respecto al contenido del documento considerado como antecedente como se señaló en el Informe Técnico Nº PR 09-01; tampoco han mostrado que la diferencia, dada por la hidroxilación del t-butilo, provee actividad inesperada ni han presentado resultados comparativos que demuestren la ventaja inesperada, a fin de cumplir con el requisito de nivel inventivo, tal como se indicó en los Informes Técnicos Nº PR 09-01/A y PR 09-01/b.
Asimismo, respecto a las patentes norteamericanas mencionadas por las solicitantes, cabe indicar que el hecho que la patente solicitada en el presente expediente haya sido otorgada en los Estados Unidos de América, no obliga a la autoridad administrativa a su concesión en el Perú, debido a que cada solicitud es analizada para determinar si cumple o no con los requisitos establecidos para su concesión, pudiendo ser denegada si no reúne los requisitos establecidos en las normas legales.
Por lo expuesto, las solicitantes no han desvirtuado los fundamentos de la Resolución Nº 1492-2002/OIN-INDECOPI de fecha 13 de diciembre del 2002 que hizo suyos los Informes Técnicos Nº PR-09-01, PR 09-01/A y PR 09-01/b, razón por la cual corresponde confirmar la resolución de Primera Instancia.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución Nº 1492-2002/OIN-INDECOPI de fecha 13 de diciembre del 2002 y, en consecuencia, DENEGAR la patente de invención para INHIBIDORES DE LA PROTEASA DEL VIH, solicitada por Agouron Pharmaceuticals, Inc. y Japan Tobacco Inc.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/lp
1 Artículo 274.-La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.
2 Artículo 34: “El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material”.
3 En la Reunión de Expertos para la Preparación de un Manual Andino de Procedimientos en Materia de Solicitudes de Patentes, realizada en Lima- Perú del 9 al 12 de octubre del 2001 (Ver Documento OMPI /PI/LIM/01/2, páginas 53 y 54), se consideró que el solicitante puede realizar las modificaciones o complementar su solicitud siempre y cuando éstas cumplan con ciertas condiciones: i) no deben de implicar una ampliación de la protección de acuerdo a la materia contenida inicialmente; ii) las modificaciones deben igualmente cumplir con los requisitos de claridad y precisión. Respecto al examen de las modificaciones se precisó que: -Si una modificación es aceptada, los procedimientos siguientes se harán basándose en la descripción, reivindicaciones y dibujos modificados. -Una modificación aceptada no significa que la solicitud no pueda tener objeciones nuevamente de acuerdo a la legislación. -Si las modificaciones no son aceptadas se le comunica al solicitante las razones de ello y en base a cuáles documentos se harán los estudios siguientes. En el proyecto de Manual se proponen algunas reglas a tener en cuenta al evaluar las modificaciones a las solicitudes de patentes: -Si se trata de un nuevo capítulo reivindicatorio, debe cumplir con el requisito de unidad de invención, es decir, un único concepto inventivo. En algunos casos, estas modificaciones implican realizar una nueva búsqueda si es necesario, lo que no significa que carece del requisito de unidad de invención. Además, debe verificarse si el nuevo pliego es lo suficientemente claro y preciso y si guarda relación con la descripción. -Cuando se trata de un compuesto químico no serán admitidas modificaciones donde se esté variando el significado de los sustituyentes o el significado de los radicales. Es el caso en que en las reivindicaciones iniciales r1 corresponde a c1-c6 y en las modificaciones se define r1 como alquilo. Aunque en las reivindicaciones iniciales se trata también de un alquilo, las modificaciones están ampliando la protección En este caso, esta modificación no puede ser aceptada. -Se debe analizar cuidadosamente cuando la variación se ha hecho en la terminología, pues con esto se puede llevar de términos específicos a muy generales. Por ejemplo: es el caso cuando el objeto inicial es un dispositivo de transmisión y la modificación corresponde a un procesador de señales, siendo este último un término muy general, pues no comprende solo dispositivos de transmisión sino de recepción, transformación, selección, etc. -Cuando en el inicio se trata de alguna excepción a la patentabilidad como un método terapéutico utilizando un compuesto x, que se encuentra bien definido, y en la modificación se reclama el compuesto x. Esta modificación puede ser aceptada, pero el examinador debe tener especial cuidado al analizar su novedad.
3 Documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, Ginebra 1982, pp.48 y 49.