El artículo 9 de la Decisión 486 dispone que la primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad para solicitar una patente respecto de la misma materia.
| JurisprudenciaPROPIEDAD INDUSTRIALPATENTE DE INVENCIÓNVERVER2003 |
RESOLUCIÓN N° 0635-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 945-1999/OIN
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : OUTOKUMPU OYJ
Solicitud de patente de invención - Novedad - Nivel inventivo – Aplicación industrial
Lima, dos de julio de dos mil tres
I ANTECEDENTES .
Con fecha 17 de setiembre de 1999, Outokumpu OYJ (Finlandia) - reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud N° 982060 presentada con fecha 24 de setiembre de 1998 en Finlandia - solicitó patente de invención para METODO PARA MANUFACTURAR UNA BARRA DE SUSPENSION PARA UN CATODO, cuyo inventor es Tom Marttila.
Mediante proveídos de fecha 13 de octubre de 1999, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías requirió a la solicitante que cumpla con presentar copia legalizada del documento de cesión y de la solicitud extranjera.
Con fecha 16 de noviembre de 1999, Outokumpu OYJ presentó el documento de la solicitud presentada en Finlandia y copia debidamente legalizada del documento de cesión de inventor. Con proveído de fecha 17 de noviembre de 1999, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo por cumplido el mandato respecto a la presentación de los documentos de cesión y la solicitud extranjera.
Con fecha 12 de octubre del 2000, se otorgó la orden de aviso Nº 2000-1214, efectuándose la publicación en el Diario Oficial El Peruano el 30 de octubre del 2000.
Con fecha 31 de octubre del 2000, Outokumpu OYJ realizó el pago por examen de fondo. Con proveído de fecha 3 de noviembre del 2000, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo presente el pago efectuado.
Con fecha 13 de mayo del 2002, el examinador externo de patentes, Jorge Miguel Garay Alata, emitió el Informe Técnico Nº JMGA 38-2002, tomando en consideración la memoria descriptiva y las 17 reivindicaciones originalmente presentadas, concluyendo lo siguiente:
(i) La descripción de la invención permite la comprensión del problema técnico y de la solución que plantea la invención a dicho problema, por lo que cumple con el requisito establecido en el artículo 28 de la Decisión 486.
(ii) Las reivindicaciones R1 a R17 cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
(iii) Las reivindicaciones R1 a R17 no se encuentran dentro de los alcances de los artículos 15 y 20 de la Decisión 486.
(iv) Los antecedentes más cercanos son:
-D1: DISPOSITIVO DE ALIMENTACIÓN DE ELECTRICIDAD Y MONTAJE DE CATODO.
-D2: CATODOS PARA CELDAS ELECTROLITICAS.
(v) Las reivindicaciones R1 a R17 cumplen con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
(vi) Las reivindicaciones R1 a R17 no cumplen con los requerimientos de nivel inventivo del artículo 18 de la Decisión 486, toda vez que el estado de la técnica mencionado en los antecedentes más cercanos - documentos D1 (US4647358, publicado el 03 de marzo de 1987) y D2 (US3857774, publicado el 31 de diciembre de 1974) - sugieren al experto en la materia utilizar una barra de suspensión para un cátodo formado por una camisa externa metálica y un núcleo conductor como el cobre, el uso de una unión por fuerza en lugar de una unión por soldeo es previsible.
Mediante proveído de fecha 14 de mayo del 2002, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías comunicó a la solicitante el Informe Técnico N° JMGA 038-2002, a fin de que envíe la información o documentación o haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Decisión 486, dentro del plazo de sesenta días hábiles.
Con fecha 23 de julio del 2002, Outokumpu OYJ respondió el Informe Técnico Nº JMGA 038-2002, señalando que:
(i) Las publicaciones citadas no mencionan los métodos de fabricación que se usan en su invención, los que en su opinión no son obvios respecto a las publicaciones citadas.
(ii) Adjuntó copia de la carátula de la correspondiente patente finlandesa, donde se observa que la última referencia (US 3857774) también fue mencionada en ese examen.
(iii) La reivindicación principal de la patente otorgada ha sido enmendada de modo que en lugar del texto "son unidas una con otra mediante estirado..." se lee ahora “son unidas una con otra mediante estirado con un eje…” . Este cambio también ha sido insertado en la reivindicación 1 de la presente invención, según nueva página 14 del pliego reivindicatorio que adjuntó por duplicado.
Con fecha 15 de agosto del 2002, el examinador externo de patentes, Jorge Miguel Garay Alata, emitió el Informe Técnico Nº JMGA 38-2002/a, concluyendo lo siguiente:
(i) El contenido de la nueva página 14 del pliego de reivindicaciones se encuentra sustentado en la memoria descriptiva original, por lo que no implica una ampliación de la solicitud originalmente presentada, de acuerdo al artículo 34 de la Decisión 486.
(ii) Las nuevas reivindicaciones R1 a R17 cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.
(iii) Las reivindicaciones R1 a R17 no se encuentran dentro de los alcances de los artículos 15 y 20 de la Decisión 486, por lo que son susceptibles de patentarse.
(iv) El elemento común a patentar en todas las reivindicaciones es un método para manufacturar una barra de suspensión para un cátodo, por lo que guardan unidad de invención y cumplen con lo establecido en el artículo 25 de la Decisión 486.
(v) El nuevo pliego es idéntico al anterior, con la excepción de la última línea de la reivindicación R1, en la que se ha modificado con un agregado que a la letra dice "… una con otra mediante estirado al eje,…", dicha modificación no implica una pérdida en el requisito de novedad, por lo que las reivindicaciones R1 a R17 cumplen con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486.
(vi) Como el estado de la técnica mencionado en los documentos D1 y D2 sugieren al experto en la materia: unir dos barras a manera de una camisa exterior metálica rígida y un núcleo de material electroconductor mediante una deformación por presión o unir las dos barras mediante estirado con un eje, recalcado, fusión o moldeo, resulta obvio para una persona experta en la materia lo propuesto en la solicitud, para obtener un contacto estrecho dicha camisa y dicho núcleo; por lo que la reivindicación R1 no cumple con el requisito de nivel inventivo. Asimismo, al estar afectado el nivel inventivo de la reivindicación R1, las reivindicaciones dependientes R2 a R17 tampoco cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486.
Mediante Resolución Nº 1116-2002/OIN-INDECOPI de fecha 19 de setiembre del 2002, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente de invención solicitada. Manifestó que atendiendo a lo expuesto en los Informes Técnicos N° JMGA 038-2002 y JMGA 038-202/a, las reivindicaciones R1 a R17 no cumplen con el requisito de nivel inventivo conforme lo exige los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Precisó que la única modificación que se ha efectuado al pliego de reivindicaciones anterior es el agregado en la última línea de la reivindicación 1, donde se señala: "… una con otra mediante estirado, con un eje, recalcado…" , habiéndose considerado que el estado de la técnica mencionado en los antecedentes, sugieren al experto en la materia: unir dos barras a manera de una camisa exterior metálica rígida y un núcleo de material electroconductor mediante una deformación por presión o unir las dos barras mediante estirado con un eje, recalcado, fusión o moldeo, por lo que resulta obvio para una persona experta en la materia lo propuesto en la solicitud.
Con fecha 23 de octubre del 2002, Outokumpu OYJ interpuso recurso de apelación manifestando que:
(i) No se le comunicó previamente el Informe JMGA 038-2002/a, pues sólo tuvieron conocimiento del mismo al recibir la resolución impugnada, lo que no le ha permitido refutar los argumentos del examinador.
(ii) Presenta un nuevo pliego de reivindicaciones, en el que ha limitado el alcance de la reivindicación principal, a fin de establecer que “las partes de la barra son unidas una con otra mediante fusión o moldeo”, y se han retirado las reivindicaciones originales 4 a 7, reenumerándose las restantes.
(iii) La unión de las partes de la barra de suspensión mediante fusión o moldeo está lejos de las publicaciones citadas (D1 y D2) y el método de su empresa no resulta obvio con respecto al estado de la técnica citado.
(iv) Reiteró que las publicaciones D1 y D2 consideradas como antecedentes no mencionan los métodos de fabricación usados en la presente invención, y que en la patente finlandesa también se ha citado la US 3857774, pero se consideró novedosa e inventiva la solicitud relacionada sobre el estado de la técnica.
Con fecha 16 de agosto del 2002, Outokumpu OYJ, presentó el recibo de pago por concepto de la primera anualidad.
La Sala de Propiedad Intelectual dispuso se emita un informe técnico sobre el nuevo pliego de reivindicaciones presentado por la solicitante con fecha 23 de octubre del 2002.
Con fecha 9 de junio del 2003, el examinador externo, Augusto Vidal Bazalar, emitió el Informe Técnico Nº AVB 025-2003, concluyendo lo siguiente:
(i) El contenido de las reivindicaciones presentadas por la solicitante con fecha 23 de octubre del 2002, se encuentra sustentado en la memoria descriptiva originalmente presentada, por lo que no implican una ampliación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486.
(ii) La descripción de la invención permite la comprensión del problema técnico y de la solución que plantea la invención a dicho problema por lo que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 28 de la Decisión 486.
(iii) Las reivindicaciones R1 a R13 cumplen con el requisito de claridad de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.
(iv) Las reivindicaciones R1 a R13 no se encuentran dentro de los alcances de los artículos 15 y 20 de la Decisión 486, por lo que son susceptibles de patentarse.
(v) El elemento común a patentar es un método para manufacturar una barra de suspensión para un cátodo permanente usado en una electrólisis de metales, por lo que las reivindicaciones cumplen con el requisito de unidad de invención del artículo 25 de la Decisión 486.
(vi) El antecedente más cercano es el documento US4647358 publicado el 3 de marzo de 1987, DISPOSITIVO DE MONTAJE DE CATODO Y DE ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE (D1).
(vii) El método de la reivindicación R1 difiere del método descrito en el documento D1 en que en el método de dicha reivindicación la camisa exterior de acero y el núcleo sumamente electroconductivo pueden estar unidos por fusión o por moldeo, mientras que en el antecedente citado el núcleo sumamente electroconductivo y la camisa exterior están unidos por soldadura, por lo que la reivindicación independiente R1 cumple con el requisito de novedad. Asimismo, las reivindicaciones R2 a R13 al ser dependientes de la reivindicación R1, y describir características más específicas, también cumplen con el requisito de novedad.
(viii) Las reivindicaciones R1 a R13 cumplen con el requisito de nivel inventivo del artículo 18 de la Decisión 486.
(ix) El método descrito en las reivindicaciones R1 a R13 puede ser utilizado en la industria de la minería, por lo que cumplen con lo establecido en el artículo 19 de la Decisión 486.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si:
a) El alcance del derecho de prioridad invocado por la solicitante.
b) Si el pliego reivindicatorio presentado por la solicitante implica una ampliación.
c) Si la patente de invención solicitada cumple los requisitos de patentabilidad exigidos por ley.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Norma aplicable
Las normas que a la fecha de la presentación de la solicitud en cuestión (17 de setiembre de 1999) regulaban el registro de patentes de invención en el Perú eran la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (en adelante, la Decisión 344) y el Decreto Legislativo 823. La Decisión 344 fue derogada por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), la misma que de acuerdo a lo establecido en su artículo 274 1 entró en vigencia el 1° de diciembre del 2000.
Esta variación de las normas que regulan el registro de patentes de invención, que ha ocurrido entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y el momento de resolver, plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo. La Sala considera necesario esclarecer previamente este punto, porque ello puede ser relevante para determinar los requisitos exigidos para el registro de patentes de invención.
El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado por el Protocolo de Cochabamba, dispone, como norma general, que las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha de su aprobación (artículo 2°), y que son “directamente aplicables” en todos los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo - instituida en el mismo Tratado - a menos que las mismas señalen una fecha posterior (artículo 3°). Se entiende que una Decisión se mantiene vigente hasta que sea modificada o derogada por una Decisión posterior.
Por otro lado, el artículo 103 de la Constitución de 1993 establece que: “...Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo...”. Sin embargo, no fija el límite que existe entre aplicación retroactiva y aplicación inmediata de las normas jurídicas.
En propiedad industrial, ese límite lo fija la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486, que establece:
“… Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.”
De lo anterior se desprende que la presente solicitud de registro se tramitará de acuerdo a la Decisión 486, concordada en lo pertinente con el Decreto Legislativo 823 y siempre que no la contravenga, aunque la solicitud de registro fue presentada durante la vigencia de la Decisión 344.
2. Cuestión previa.
En el presente caso, Outokumpu OYJ ha manifestado que no se le notificó previamente el Informe Técnico N° JMGA 038-2002/a a efectos de presentar sus descargos, pues sólo tuvo conocimiento del mismo al ser notificada con la resolución impugnada.
De la revisión de lo actuado se advierte lo siguiente:
- Inicialmente, se emitió el Informe Técnico Nº JMGA 38-2002/a de fecha 13 de mayo del 2002, el que fue debidamente notificado a Outokumpu OYJ el 15 de mayo del 2002.
- Con fecha 23 de julio del 2002, Outokumpu OYJ presentó los descargos respectivos al citado informe técnico, adjuntando una nueva página 14 del pliego reivindicatorio.
- Con fecha 15 de agosto del 2002, se emitió el Informe Técnico complementario Nº JMGA 038-2002/a, que concluyó que las reivindicaciones R1 a R17 no cumplen con el requisito de nivel inventivo del artículo 18 de la Decisión 486.
La Sala conviene en precisar que si bien el artículo 45 de la Decisión 486 2 prevé la posibilidad de notificar dos o más veces al solicitante de la patente, ello no constituye una exigencia sino una facultad discrecional conferida a la autoridad en el caso que ésta lo estime necesario para los fines del examen de patentabilidad.
De la propia norma se advierte que si de la respuesta a las observaciones del Informe subsisten los impedimentos para la concesión, se denegará la solicitud de patente, tal como ocurrió en el presente caso. En el presente caso, el Informe Técnico complementario Nº JMGA 038-2002/a no hizo más que analizar la respuesta de la solicitante al Informe Técnico Nº 038-2002, no habiéndose agregado nuevos argumentos, razón por la cual la Sala considera que no se ha vulnerado ninguna norma ni se ha recortado el derecho de defensa de la solicitante.
3. Alcance del derecho de prioridad invocado
El establecimiento de un derecho de prioridad con respecto a los derechos del inventor fue uno de los motivos fundamentales para efectuar las reuniones de expertos de París de 1878, que llevaron a la celebración de la llamada Unión de París para la protección de los derechos de la propiedad industrial. La mayor importancia del derecho de prioridad se presentaba en relación con las patentes y buscaba evitar que se perdiera la novedad por la presentación de una solicitud en un determinado país y su no presentación simultánea en los demás países 3 .
El derecho de prioridad fue establecido por primera vez en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante CUP), el cual fue suscrito en el año 1883 y revisado en diversas oportunidades 4 . Este derecho ha sido recogido internacionalmente, estando regulada actualmente su aplicación en nuestro país por la Decisión 486 y por el Decreto Legislativo 823.
3.1 El derecho de prioridad en el CUP
El artículo 4 A.1) del CUP otorga a los beneficiarios del Convenio un derecho de prioridad respecto al depósito regular de una solicitud de patente en algún país de la Unión, cuya finalidad es proporcionar al solicitante un plazo para solicitar la misma patente en los otros países, durante el cual: i) no se vea afectada la novedad o el nivel inventivo de su invención por cualquier eventual divulgación ocurrida durante ese período y ii) no se vea afectada la prelación de su solicitud por otra solicitud posterior.
En los artículos 4 C.1) y 4.C.2) del CUP se establece que el plazo de prioridad para las patentes de invención y para los modelos de utilidad es de doce meses, los cuales comienzan a correr a partir del depósito de la primera solicitud, precisando que el día del depósito no está comprendido en el plazo.
El derecho de prioridad sólo puede ser ejercido respecto a la primera solicitud de patente, no siendo posible reivindicar prioridad sobre las siguientes solicitudes de la patente.
Al respecto, Bodenhausen señala que: " El derecho de prioridad sólo puede basarse en la primera solicitud de que se trate, depositada en un país de la Unión. Este principio, destinado a evitar una cadena de reivindicaciones de prioridad sucesivas para un mismo objeto, no se indica en la disposición misma que se examina 5 , pero se deduce del artículo 4.C.2), donde se dice que el período de prioridad comienza a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud, y del artículo 4.C.4), según el cual, en circunstancias excepcionales, una solicitud posterior será considerada como "primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad". Por lo tanto, después de depositar una solicitud de patente o de registro de una marca de fábrica o de comercio, etc., en un país de la Unión, no se podrá basar un derecho de prioridad en una solicitud posterior que tenga el mismo objeto en el mismo país o en otro país de esos. Sin embargo, no se tendrá en cuenta un depósito anterior hecho en un país que no pertenezca a la Unión 6 ".
El derecho de prioridad sólo puede hacerse valer respecto de las solicitudes presentadas regularmente en un Estado miembro, es decir, respecto de un depósito nacional regular. De acuerdo con el artículo 4.A.2) del CUP, debe entenderse que es la legislación nacional del Estado miembro donde se realiza la primera solicitud la que determina cuándo una solicitud ha sido presentada regularmente.
El artículo 4.A.3 del CUP establece que se entiende por depósito nacional regular el que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.
Al respecto, Bodenhausen señala lo siguiente:
“Durante el debate habido en la Conferencia de Lisboa se aclaró que existiría un depósito nacional regular cuando, de acuerdo con la legislación interna del país en el que tuvo lugar el depósito, la solicitud depositada fuese correcta únicamente en cuanto a su forma, e incluso aunque fuese incompleta o incorrecta en cuanto a la forma, si bastaba para determinar la fecha en la cual se había depositado la solicitud....la suerte que pudiera correr posteriormente la primera solicitud en la cual se basa el derecho de prioridad no puede causar perjuicio a este derecho. Subsiste, por lo tanto, cuando se retira la primera solicitud, cuando se abandona o cuando es rehusada” 7 .
Por otro lado, el artículo 4 B del CUP precisa que el depósito efectuado posteriormente en alguno de los países de la Unión, antes de la expiración de los plazos establecidos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o por su explotación y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal.
Con relación a los derechos adquiridos por terceros antes del nacimiento del derecho de prioridad, Bodenhausen precisa:
“Como el derecho de prioridad sólo nace en la fecha del primer depósito nacional regular en un país de la Unión, no podrá afectar a los derechos de terceras partes adquiridos en virtud de leyes nacionales antes de ese primer depósito” 8 .
2.2 El derecho de prioridad en la legislación andina e interna del país
El artículo 9 de la Decisión 486 dispone que la primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad para solicitar una patente respecto de la misma materia.
El artículo 34 del Decreto Legislativo 823 establece que la primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro o, en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en el Perú. Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud.
3.2.1 Solicitudes que dan lugar al derecho de prioridad
El artículo 9 de la Decisión 486 señala que se puede reivindicar prioridad en base a una primera solicitud presentada en el extranjero. Al exigirse que se trate de una primera solicitud, queda claro que no está permitido que la solicitud en base a la cual se reivindica prioridad, a su vez reivindique prioridad en otra.
Además, dicha solicitud debe haber sido válidamente presentada. En los Países Miembros se considera como una solicitud válidamente admitida a trámite y que, por tanto, da origen al derecho de prioridad, a aquélla que cumple con lo previsto en el artículo 33 de la Decisión 486.
El artículo 33 de la Decisión 486 establece lo siguiente:
Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera
contenido por lo menos lo siguiente:
a) la indicación de que se solicita la concesión de una patente;
b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
c) la descripción de la invención;
d) los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,
e) el comprobante de pago de las tasas establecidas. La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.
2.2.2 Plazos y formalidades para la reivindicación de prioridad
Los plazos y formalidades que deben observarse para reivindicar prioridad en base a una primera solicitud válidamente presentada son los exigidos por la norma vigente a la fecha de presentación de la solicitud.
Dado que, en el presente caso, la solicitud fue presentada durante la vigencia de la Decisión 344, para que proceda la reivindicación de prioridad deben cumplirse los plazos y formalidades exigidos por la referida norma, concordado en lo pertinente con lo dispuesto por el Decreto Legislativo 823.
- El artículo 12 de la Decisión 344 señalaba que la primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud.
- El artículo 14 b) de la Decisión señalaba que debía acompañarse a la solicitud en el momento de su presentación copia de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente.
- El artículo 36 del Decreto Legislativo 823 prevé que quien desea prevalerse de una prioridad deberá realizar una declaración expresa dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud posterior 9 , indicando la fecha y el país en que se presentó la primera solicitud.
- El artículo 37 del mismo cuerpo legal establece que quien efectúe la declaración a que se refiere el artículo precedente deberá presentar al mismo tiempo una copia de la solicitud en base a la cual reivindica prioridad, debidamente certificada por la administración que hubiese recibido dicha solicitud.
Cabe señalar que actualmente la Decisión 486 prevé lo siguiente con relación a la prioridad:
- El artículo 9 a) establece que para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud de patente de invención debe presentarse dentro del plazo improrrogable de doce meses contado desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca.
- El artículo 10 precisa que debe presentarse una declaración con la documentación pertinente en la que se invoque la prioridad de la solicitud anterior, indicando la fecha de su presentación, la oficina ante la cual se presentó y, de conocerse, su número. La declaración y la documentación pertinente deben presentarse, conjunta o separadamente, con la solicitud o, a más tardar, dentro del plazo improrrogable de dieciséis meses contado desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca.
- También debe presentarse:
· copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que la expidió,
· un certificado de la fecha de presentación de esa solicitud expedida por la misma autoridad y,
· de ser el caso, el comprobante de pago de la tasa establecida.
- De acuerdo al artículo 11, el incumplimiento de los plazos, de la presentación de los documentos o, de ser el caso, del pago de la tasa, acarrea la pérdida de la prioridad invocada.
3.3 Aplicación al caso concreto
De los documentos que obran en el expediente, se advierte que Outokumpu OYJ acreditó haber depositado regularmente la solicitud - en la cual basa su prioridad - el 24 de setiembre de 1998 en Finlandia bajo N° 982060 y la presente solicitud el 17 de setiembre de 1999, por lo que se encontraba dentro del plazo de un año para invocar la prioridad. En tal sentido, la presente solicitud está amparada por el derecho de prioridad, por lo que se le tiene como presentada el 24 de setiembre de 1998.
4. Sobre las modificaciones a las solicitudes de patentes
4.1 Marco legal y conceptual
De acuerdo al artículo 34 de la Decisión 486 10 , el solicitante de una patente tiene derecho a modificar los documentos iniciales en cualquier momento del trámite, sean las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y/o el resumen. Puede en particular efectuar supresiones, agregados o correcciones, ya sea para responder a observaciones de la oficina o bien por su propia iniciativa.
Si se trata de las reivindicaciones, el solicitante puede restringirlas, para delimitar la parte que considera patentable, o ampliarlas, para abarcar el conjunto de la invención tal como haya sido divulgada inicialmente. En el caso de la descripción y los dibujos, las modificaciones tienen por objeto evitar todo desacuerdo con las reivindicaciones. Respecto de la totalidad de los documentos, las modificaciones deben contribuir a aclarar los pasajes obscuros, a precisar lo que esté indeterminado, etc, y no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material 3 .
La regla general es que las modificaciones no deben ir más allá de la divulgación contenida en la solicitud inicial; por ello, no esta permitido agregar a la descripción, ni a los dibujos informaciones adicionales de ninguna clase, que sean necesarias para evaluar la invención o para ejecutarla.
La Guía para los Países en Desarrollo sobre el Examen de las Solicitudes de Patentes 11 proporciona algunas pautas para evaluar las modificaciones a las solicitudes de patentes: -Está permitido agregar elementos que forman parte del estado de la técnica, que incluye informaciones que son necesarias para el hombre del oficio de nivel medio para ejecutar la invención. Asimismo, está permitido agregar a la descripción y a los dibujos, formas suplementarias de ejecución de la invención, a condición de que quepan íntegramente dentro de los límites trazados por las reivindicaciones iniciales.
- No se permite ampliar las reivindicaciones originales sino en la medida en que hubieran sido manifiestamente estrechas para abarcar el conjunto de la invención descrita al presentar la solicitud. Fuera de ello, la sustitución de una característica más general, o, incluso, su supresión, no resultaría admisible. Con más razón, no se permitiría agregar formas de ejecución que excedieran del marco de las reivindicaciones iniciales y exigieran, por consiguiente, una ampliación de éstas.
- Cuando se limita una reivindicación, la regla es doble: por un lado, la parte que subsiste debe estar comprendida en la divulgación inicial y debe seguir abarcando la mejor ejecución descrita; por otro lado, la descripción original debe indicar, por lo menos indirectamente, las características que sirvan para efectuar esa limitación.
- Entre las reivindicaciones originales y la divulgación inicial existe una relación análoga a la que hay que entre un cerco y el predio que la rodea: El terreno puede “ampliarse” llenando los hoyos, mientras se permanezca en el interior del cerco; en cambio, no está permitido crear así un nuevo “punto culminante”, es decir, añadir tardíamente la mejor forma de ejecución que conoce el solicitante. Se puede prolongar el cerco cuando resulta insuficiente para rodear el terreno, pero sólo en esa medida. También se lo puede desplazar en otra forma, siempre que siga rodeando una parte del terreno que no sea un hoyo, y que esa parte incluya el “punto culminante”.
- En materia de actividad inventiva, y frente a una objeción del examinador, es más fácil y eficaz limitar la reivindicación denunciada que controvertir la objeción, puesto que la limitación obliga al examinador que desea mantener su objeción a replantear toda su argumentación, lo que debe juzgar es el conjunto de las diferencias en relación con la anterioridad más próxima.
- Cuando el solicitante ha modificado una reivindicación cuyo objeto, sobre la base del informe de búsqueda, se había considerado no patentable por falta de novedad o de actividad inventiva, el examinador debe decidir también si es preciso realizar una búsqueda adicional; con este fin deberá verificar si la modificación estaba contemplada o no en el informe de búsqueda. En cambio, cuando la limitación se basa en el agregado de características que no figuraban más que en la descripción, o que sólo podían deducirse de los dibujos, en principio no se la contempla en la búsqueda inicial. Resulta necesario entonces recurrir a una búsqueda adicional para que el examinador cuente con el conjunto del estado de la técnica pertinente.
4.2 Aplicación al presente caso
Outokumpu OYJ con fecha 23 de octubre del 2002, presentó un nuevo pliego de 13 reivindicaciones, razón por la cual se debe determinar si constituye o no una ampliación de la divulgación original.
En el Informe Técnico Nº AVB 025-2003 se concluyó lo siguiente:
" El contenido de las nuevas reivindicaciones presentadas por el solicitante mediante el escrito de fecha 23 de octubre de 2002, se encuentra sustentado en la memoria descriptiva originalmente presentada, por lo cual se considera que dichas reivindicaciones no implican una ampliación de la solicitud, de acuerdo a lo establecido e el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."
Por lo expuesto, se determina que las reivindicaciones 1 a 13 presentadas por la solicitante con su recurso de apelación no implican una ampliación, por lo que serán materia de análisis a fin de determinar si cumplen con los requisitos de patentabilidad.
5. Requisitos de patentabilidad
5.1 Marco legal
El artículo 14 de la Decisión 486 establece que: “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.
Asimismo, el artículo 16 de la Decisión 486 establece que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la Oficina Nacional Competente cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”.
El artículo 18 de la Decisión 486 establece que: “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.
Por otra parte, BERCOVITZ, señala que “la actividad inventiva significa comparar la invención con el conjunto de los elementos integrados en el estado de la técnica y no con cada uno de los elementos del estado de la técnica considerados aisladamente. Todo aquello que un experto en la materia podría conocer de manera evidente a la vista del conjunto de conocimientos integrados en el estado de la técnica en la fecha de prioridad, carece de actividad inventiva”. 12
5.2 Aplicación al caso concreto
Outokumpu OYJ presentó con su recurso de apelación un nuevo pliego de reivindicaciones, en el que ha limitado el alcance de la reivindicación principal, a fin de establecer que “las partes de la barra son unidas una con otra mediante fusión o moldeo” , y se han retirado las reivindicaciones originales 4 a 7, reenumerándose las restantes.
La Sala de Propiedad Intelectual solicitó un nuevo informe técnico a efectos de analizar el pliego de reivindicaciones presentado por la solicitante.
Con fecha 9 de junio del 2003, la Sala recibió el Informe Técnico Nº AVB 025-2003, el cual consideró como antecedente más cercano al documento:
D1: “DISPOSITIVO DE MONTAJE DE CATODO Y DE ALIMENTACION DE CORRIENTE”.
El Informe Técnico Nº AVB 025-2003, elaborado por el examinador externo Augusto Bazalar Vidal, concluyó lo siguiente:
a) Requisito de novedad
"Esta primera reivindicación independiente describe: «Un método para manufacturar una barra de suspensión para un cátodo permanente usado en una electrólisis de metales, en donde la barra de suspensión se hace de una camisa exterior metálica rígida y una parte interior sumamente electroconductiva dentro de la misma, después de lo cual la camisa exterior es separada por lo menos desde un extremo de la barra, caracterizado en que una camisa exterior de acero refinado y un núcleo sumamente electro-conductivo están en contacto estrecho uno con otro, en donde las partes de la barra son unidas una con otra mediante fusión o moldeo.»
El método de la reivindicación R1 difiere del método descrito en el documento D1 en que en el método de dicha reivindicación la camisa exterior de acero y el núcleo sumamente electroconductivo pueden estar unidos por fusión o por moldeo, mientras que en el antecedente citado el núcleo sumamente electroconductivo y la camisa exterior están unidos por soldadura.
Por lo tanto, la reivindicación independiente R1 CUMPLE con el requerimiento de novedad establecido en el Art. 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Reivindicaciones R2 a R13
Las reivindicaciones R2 a R13 son dependientes de la reivindicación independiente R1 y describen características más específicas tales como que el núcleo está hecho de cobre o aluminio, el núcleo es unido a la camisa mediante moldeo en forma fusionada, la camisa exterior es precalentada antes del enlace, la camisa exterior y el núcleo son calentados durante y después del enlace, la camisa exterior es mantenida en posición vertical cuando se vierte el núcleo dentro de la camisa, el moldeo se hace sumergiendo la camisa exterior dentro del metal del núcleo en estado de fusión y la camisa tiene agujeros en su parte superior para liberar el aire, por lo que se considera que dichas reivindicaciones R2 a R13 TAMBIÉN CUMPLEN con el requerimiento de novedad establecido en el Art. 16 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina."
b) Requisito nivel inventivo
" Según se desprende de la memoria descriptiva uno de los problemas presentados en los métodos del arte previo para fabricar una barra de suspensión para un cátodo permanente es que se necesita soldaduras y/o fusión entre la camisa y el núcleo por lo cual es difícil obtener barras de calidad uniforme. Se considera que para una persona versada en la materia la solución propuesta por las reivindicaciones R1 a R13 no habría sido obvia a partir del documento D1. En efecto, en dicho antecedente encontramos un método para unir un núcleo de cobre a una lámina de acero para utilizarla como un dispositivo para portar cátodos en la refinación electrolítica del cobre, sin embargo no cuenta con un paso que le permita evitar el uso de soldadura entre la camisa y el núcleo. La solución propuesta consiste en contar con una camisa y un núcleo unidos por fusión o moldeo en el cual se vierte dentro de la camisa el núcleo de cobre en estado fundido para lo cual se precalientan y postcalientan dicha camisa y núcleo, contando además la camisa orificios en su parte superior para liberar el aire.
Por lo tanto, se considera que las reivindicaciones R1 a R13 CUMPLEN con el requisito de NIVEL INVENTIVO de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."
c) Aplicación industrial
" El método descrito en las reivindicaciones R1 a R13 puede ser utilizado en la industria electroquímica; por lo tanto, dichas reivindicaciones CUMPLEN con lo establecido en el Artículo 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."
Por lo expuesto, la Sala concuerda con lo señalado en el Informe Técnico Nº AVB 0252003 de fecha 9 de junio del 2003, que concluye que la patente de invención para METODO PARA MANUFACTURAR UNA BARRA DE SUSPENSION PARA UN CATODO cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 486, aprobándose las reivindicaciones 1 a 13 que obran a fojas 99 a 101.
Respecto a la presentación de la correspondiente patente finlandesa presentada por la solicitante, cabe señalar que el hecho que la patente solicitada en el presente expediente haya sido otorgada en Finlandia, no obliga a la autoridad administrativa a su concesión en el Perú, debido a que cada solicitud es analizada para determinar si cumple o no con los requisitos establecidos para su concesión, pudiendo ser denegada si no reúne los requisitos establecidos en las normas legales.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
REVOCAR la Resolución Nº 1116-2002/OIN-INDECOPI de fecha 19 de setiembre del 2002 y, en consecuencia, OTORGAR la patente de invención para MÉTODO PARA MANUFACTURAR UNA BARRA DE SUSPENSIÓN PARA UN CÁTODO, C.I.P.7 C25C 7/02, solicitada por Outokumpu OYJ (Finlandia), aprobándose las reivindicaciones 1 a 13 que obran a fojas 99 a 101 del expediente, por el plazo de veinte años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud (17 de setiembre de 1999).
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/lp
1
Artículo 274.-La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.
2
Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.
3
Pachón, Las preferencias en las solicitudes de los derechos marcarios, Bogotá 1983, p. 2.
4
En Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.
5
Se refiere al artículo 4.A.1 del CUP
6
Bodenhausen, Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, Ginebra 1969, p. 39.
7
Bodenhausen (nota 5), pp. 43 y 44.
8
Bodenhausen (nota 5), pp. 46 y 47.
9
Este plazo ha sido ampliado a dieciséis meses por el artículo 10 de la Decisión 486.
10
Artículo 34: “El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material”.
3
En la Reunión de Expertos para la Preparación de un Manual Andino de Procedimientos en Materia de Solicitudes de Patentes, realizada en Lima- Perú del 9 al 12 de octubre del 2001 (Ver Documento OMPI /PI/LIM/01/2, páginas 53 y 54), se consideró que el solicitante puede realizar las modificaciones o complementar su solicitud siempre y cuando éstas cumplan con ciertas condiciones: i) no deben de implicar una ampliación de la protección de acuerdo a la materia contenida inicialmente; ii) las modificaciones deben igualmente cumplir con los requisitos de claridad y precisión. Respecto al examen de las modificaciones se precisó que: -Si una modificación es aceptada, los procedimientos siguientes se harán basándose en la descripción, reivindicaciones y dibujos modificados. -Una modificación aceptada no significa que la solicitud no pueda tener objeciones nuevamente de acuerdo a la legislación. -Si las modificaciones no son aceptadas se le comunica al solicitante las razones de ello y en base a cuáles documentos se harán los estudios siguientes. En el proyecto de Manual se proponen algunas reglas a tener en cuenta al evaluar las modificaciones a las solicitudes de patentes: • Si se trata de un nuevo capítulo reivindicatorio, debe cumplir con el requisito de unidad de invención, es decir, un único concepto inventivo. En algunos casos, estas modificaciones implican realizar una nueva búsqueda si es necesario, lo que no significa que carece del requisito de unidad de invención. Además, debe verificarse si el nuevo pliego es lo suficientemente claro y preciso y si guarda relación con la descripción. • Cuando se trata de un compuesto químico no serán admitidas modificaciones donde se esté variando el significado de los sustituyentes o el significado de los radicales. Es el caso en que en las reivindicaciones iniciales r1 corresponde a c1-c6 y en las modificaciones se define r1 como alquilo. Aunque en las reivindicaciones iniciales se trata también de un alquilo, las modificaciones están ampliando la protección En este caso, esta modificación no puede ser aceptada. • Se debe analizar cuidadosamente cuando la variación se ha hecho en la terminología, pues con esto se puede llevar de términos específicos a muy generales. Por ejemplo: es el caso cuando el objeto inicial es un dispositivo de transmisión y la modificación corresponde a un procesador de señales, siendo este último un término muy general, pues no comprende solo dispositivos de transmisión sino de recepción, transformación, selección, etc. • Cuando en el inicio se trata de alguna excepción a la patentabilidad como un método terapéutico utilizando un compuesto x, que se encuentra bien definido, y en la modificación se reclama el compuesto x. Esta modificación puede ser aceptada, pero el examinador debe tener especial cuidado al analizar su novedad.
11
Documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, Ginebra 1982, pp.48 y
49.
12
Bercovitz, Nociones sobre Patentes de Invención para investigadores universitarios, París 1994.