RESOLUCIÓN N° 0482-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 111145-2000

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SOLICITANTE           :      SYSTEM ONE WORLD COMMUNICATION PERÚ S.A.

                    (antes Telecomunicaciones Andinas S.A.)

OPOSITORA           :      MULTIREVISTAS EDITORES S.A.

Apelación de resolución que dispuso la suspensión del procedimiento

Lima, catorce de mayo de dos mil tres

I. ANTECEDENTES

Con fecha 3 de agosto del 2000, Telecomunicaciones Andinas S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto ALO-ALO, para distinguir servicios de telecomunicaciones de larga distancia nacional e internacional de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 20 de octubre del 2000, Multirevistas Editores S.A. (Colombia) formuló observación manifestando lo siguiente:

     (i)      Ha solicitado en Colombia el registro de las marcas ALO (denominativa y mixta), para distinguir servicios de las clases 35 y 38 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, es titular en Colombia de las marcas ALO (denominativa y mixta), que distinguen productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

     (ii)      Los signos en cuestión son idénticos, toda vez que están conformados por la denominación ALO, siendo la única diferencia entre ellos la repetición del término ALO en el signo solicitado en el presente caso. Por tal razón, el consumidor considerará que el presente signo solicitado constituye una variación del signo solicitado por su empresa con anterioridad, o que se trata del mismo signo, atribuyéndoles a ambos signos un mismo origen empresarial.

(iii)      Los servicios que distinguen los signos en conflicto son de igual naturaleza y finalidad, y son conocidos por los usuarios a través de los mismos medios o canales de información.

(iv)      Desde el punto de vista conceptual, los términos ALO-ALO y ALO tienen igual significado.

Si bien Telecomunicaciones Andinas S.A. presentó un escrito absolviendo el traslado de la observación, mediante proveído de fecha 23 de mayo del 2001, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por no contestada la oposición, por cuanto Telecomunicaciones Andinas S.A. no cumplió con acreditar las facultades de su representante, dentro del plazo establecido. Con fecha 28 de junio del 2001, Multirevistas Editores S.A. presentó documentos con el fin de acreditar su oposición.

Mediante proveído de fecha 13 de diciembre del 2001, la Oficina de Signos Distintivos requirió a Multirevistas Editores S.A. cumpla con acreditar su interés real en el mercado peruano, debiendo a tal efecto presentar copia de la solicitud de registro, en el Perú, de la marca mixta ALO en las clases 16, 35 y 38 de la Nomenclatura Oficial, y de la marca denominativa ALO en las clases 35 y 38 de la Nomenclatura Oficial, en un plazo de 30 días hábiles, bajo apercibimiento de tenerse como único fundamento de la oposición la marca denominativa ALO, registrada en Perú, para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 14 de febrero del 2002, Multirevistas Editores S.A. presentó copia de las solicitudes de registro de la marca ALO formuladas en Perú, para distinguir servicios de las clases 35 y 38 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante proveído de fecha 15 de febrero del 2002, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por absuelto el mandato de fecha 13 de diciembre del 2001, en cuanto a acreditar el interés real en el mercado peruano respecto de la marca ALO (denominativa) en las clases 35 y 38 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, dejó constancia que no se considerará como fundamento de la oposición las marcas ALO (mixta) en las clases 16, 35 y 38 de la Nomenclatura Oficial, y sí se considerará como fundamento de la oposición la marca ALO (denominativa) registrada en Colombia y en Perú, para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 15 de mayo del 2002, Telecomunicaciones Andinas S.A. señaló que el término ALO es de uso común en distintas marcas que distinguen servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial. Siendo así, constituye una marca débil y, por lo tanto, no puede ser monopolizada por la opositora, quien más bien debe aceptar la coexistencia de su marca con otras marcas que utilicen dicha denominación, siempre que cuenten con algún elemento diferenciador que permita su identificación en el mercado.

Mediante oficio de fecha 27 de marzo del 2002, la Oficina de Signos Distintivos solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio de Desarrollo Económico de Colombia, información sobre el estado de las solicitudes de registro de las marcas ALO (denominativa y mixta) en la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, presentadas por Multirevistas Editores S.A.

Con fecha 8 de mayo del 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio de Desarrollo Económico de Colombia envió la información solicitada.

Con fecha 27 de junio del 2002, Telecomunicaciones Andinas S.A. señaló que ha modificado su denominación social por la de System One World Communication Peru S.A.

Mediante Resolución N° 12589-2002/OSD-INDECOPI de fecha 7 de noviembre del 2002, la Oficina de Signos Distintivos suspendió la tramitación del presente expediente hasta que se emita la resolución que agote el procedimiento administrativo de solicitud de registro de la marca mixta ALO, presentada en Colombia por la opositora, para distinguir servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial. Consideró lo siguiente:

(i)      La opositora ha cumplido con acreditar su interés real en el mercado peruano a través de la presentación de la solicitud de registro de la marca denominativa ALO, para distinguir servicios de las clases 35 y 38 de la Nomenclatura Oficial.

(ii)      De las certificaciones enviadas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, se aprecia que se ha declarado la caducidad de la marca ALO (denominativa) registrada en Colombia; y la solicitud de registro de la marca mixta ALO se encuentra actualmente en trámite, en espera de la decisión que se emita en virtud del recurso de apelación interpuesto.

(iii)      La solicitud de registro de la marca mixta ALO en Colombia, fue presentada con anterioridad a la solicitud de registro materia del presente expediente, existiendo por lo tanto prelación por parte de la empresa opositora frente a la empresa solicitante.

(iv)      En aplicación del tercer párrafo del artículo 147 de la Decisión 486 no puede emitirse resolución sobre la materia discutida en el presente expediente, mientras no concluya el procedimiento de registro de la marca mixta ALO de la opositora.

Con fecha 27 de noviembre del 2002, Multirevistas Editores S.A. señaló que su empresa es titular de la marca ALO en Ecuador, para distinguir servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial (certificado N° 5759), presentando el certificado de registro correspondiente.

Con fecha 4 de diciembre del 2002, System One World Communication Perú S.A. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

(i)      La información que envió la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia el 15 de junio del 2002 (sic), respecto a la marca ALO (denominativa) - sobre la caducidad de dicho registro - demuestra que la empresa Multirevistas Editores S.A. carecía de interés real y legítimo en el mercado nacional para sustentar su oposición a la presente solicitud de registro, y evidencia que su empresa no tenía ningún impedimento legal para demandar positivamente el reconocimiento del registro de la marca ALO-ALO.

(ii)      En la última información enviada por la Secretaría Ad-Hoc de Colombia se señala que en el expediente N° 9807398 (solicitud de registro de la marca mixta ALO) la empresa Multirevistas Editores S.A. ha interpuesto recurso de apelación. Dicha impugnación habría sucedido cuando la presente solicitud tenía un tiempo superior a los 365 días, lo cual descalifica la oposición, por cuanto la ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho.

(iii)      Dicha información carece de la validez y la formalidad que las leyes peruanas exigen, toda vez que la Oficina de Signos Distintivos no consideró que la misma es de fecha anterior (3 de mayo del 2002) a la solicitud de la Oficina de Signos Distintivos, enviada por e-mail el 26 de junio del 2002.

(iv)      La Oficina de Signos Distintivos al apoyarse en dicha certificación quebró lasecuencia instrumental que exige el artículo 58 del Decreto Supremo 02-94-JUS, esto es, que el procedimiento siga un natural orden cronológico.

(v)      Además, en la información enviada existen imprecisiones, ya que se desconoce desde qué momento se entiende por admitido el recurso de apelación, y lo que es más delicado, la información ni siquiera resulta actualizada, porque se advierte un “pendiente por decidir” del 3 de mayo del 2002.

No obstante haber sido notificada conforme a ley, Multirevistas Editores S.A. no absolvió el traslado de la apelación.

Mediante Oficio N° 009-2003/SPI-INDECOPI de fecha 18 de marzo del 2003, la Sala de Propiedad Intelectual solicitó información al Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, respecto al expediente N° 98037398, correspondiente a la solicitud de registro de la marca ALO (mixta), presentada por Multirevistas Editores S.A., para distinguir servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 22 de abril del 2003, el Jefe de la División de Signos Distintivos de Colombia remitió la información solicitada.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si correspondía suspender el presente procedimiento.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

a) Multirevistas Editores S.A. es titular de las siguientes marcas:

En Colombia :

     Marca denominativa ALO, que distingue productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, bajo certificado N° 132443, vigente hasta el 28 de noviembre del 2005.

     Marca mixta ALÓ, conforme al modelo, que distingue productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, bajo certificado N° 221626, vigente desde el 19 de agosto de 1999 hasta el 19 de agosto del 2009.

En Perú:

     Marca denominativa ALO, que distingue productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 74043, vigente desde el 15 de agosto del 2001 hasta el 15 de agosto del 2011.

En Ecuador:

     Marca ALO, que distingue servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, bajo certificado N° 5759, vigente desde el 18 de abril del 2002 hasta el 18 de abril de 2012.

b)      Multirevistas Editores S.A. ha solicitado el registro de las siguientes marcas:

En Colombia :

     El 15 de julio de 1994, solicitó el registro de la marca denominativa ALO, para distinguir servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial (expediente N° 9430999). El registro fue concedido mediante resolución de fecha 29 de setiembre de 1997; sin embargo, mediante resolución de fecha 29 de abril de 1998 - que fue confirmada por la Segunda Instancia - se declaró su caducidad.

     El 2 de julio de 1998, solicitó el registro de la marca mixta ALÓ, para distinguir servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial (expediente N° 9837398). Dicho registro fue denegado mediante resolución de fecha 30 de noviembre del 2001. Si bien se interpuso recurso de reposición contra dicha resolución, la misma fue confirmada mediante resolución de fecha 29 de abril del 2002. Y, si bien esta resolución fue apelada, la misma fue confirmada mediante Resolución N° 25150 del 31 de julio del 2002, la cual ha sido ejecutoriada el 13 de setiembre del 2002.

     El 2 de julio de 1998, solicitó el registro de la marca mixta ALÓ, para distinguir servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial (expediente N° 9837397).

En Perú:

     El 14 de febrero del 2002, solicitó el registro de la marca denominativa ALO, para distinguir servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial. El procedimiento se encuentra en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos, bajo expediente N° 145147-2002.

     El 14 de febrero del 2002, solicitó el registro de la marca denominativa ALO, para distinguir servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial. El procedimiento se encuentra en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos, bajo expediente N° 145148-2002.

2. Procedencia del recurso de apelación

El artículo 248 del Decreto Legislativo 823 señala que el recurso de apelación procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia expedida por las oficinas competentes.

Por su parte, el artículo 3 de la Directiva N° 001-1998/TRI-INDECOPI especifica el tipo de resoluciones expedidas por los órganos funcionales del INDECOPI (Oficinas, Comisiones y Salas del Tribunal) que corresponde apelar; a saber aquéllas que:

a)     Declaren fundada o infundada la pretensión de fondo;

b)     Declaren improcedente alguna o todas las pretensiones de fondo;

c)     Declaren inadmisible la denuncia o solicitud presentada, entendiéndose por denuncia o solicitud la que da inicio al procedimiento administrativo;

d)     Pongan fin al procedimiento por cualquier forma de culminación anticipada del mismo,

e)     Cuando en los casos de competencia de la Comisión de Salida del Mercado o de sus entidades delegadas, se expidan resoluciones que se pronuncian en forma definitiva sobre una solicitud o algún extremo de la misma.

Asimismo, el artículo cuarto de la Directiva incluye dentro de las resoluciones susceptibles de ser apeladas las que disponen la suspensión del procedimiento, por cuanto en dichos casos se ha suspendido el pronunciamiento final sobre el caso.

En el presente caso, la Resolución N° 12589-2002/OSD-INDECOPI de fecha 7 de noviembre del 2002 emitida por la Oficina de Signos Distintivos dispone la suspensión del procedimiento, razón por la cual resulta procedente la interposición del recurso de apelación interpuesto por System One World Communication Perú S.A.

3. De la suspensión del presente procedimiento

De lo actuado en el presente expediente, se desprende que, atendiendo a la certificación enviada el 8 de mayo del 2002 por la División de Signos Distintos de Colombia - de la cual se desprendía que el procedimiento de solicitud de registro de la marca mixta ALO (expediente N° 9837398) aún se encontraba en trámite -, y al artículo 147 ¹ de la Decisión 486, mediante Resolución N° 12589-2002/OSD-INDECOPI de fecha 7 de noviembre del 2002, la Oficina de Signos Distintivos suspendió la tramitación del presente expediente hasta que se emita la resolución que agote el procedimiento administrativo de solicitud de registro de la marca mixta ALO, formulada en Colombia por la opositora Multirevistas Editores S.A.

Sin embargo, de la certificación remitida a la Sala por el Jefe de la División de Signos Distintivos de Colombia el 22 de abril del 2003, se desprende que, mediante resolución de fecha 31 de julio del 2002 la autoridad colombiana confirmó la resolución que denegó el registro de la marca mixta ALO, solicitada por Multirevistas Editores S.A. Adicionalmente, de la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia ² , se ha verificado que la resolución de fecha 31 de julio del 2002 ha sido ejecutoriada el 13 de setiembre del 2002.

En ese sentido, se advierte que a la fecha en que se expidió la resolución apelada (7 de noviembre del 2002) el procedimiento de solicitud de registro de la marca mixta ALO en Colombia ya había concluido, por lo que no correspondía suspender el presente procedimiento.

Por lo tanto, corresponde revocar la resolución apelada, y en consecuencia, disponer la continuación del presente procedimiento.

De otro lado, respecto al argumento de la apelante referido a que la opositora carece de interés real y legítimo para oponerse, cabe señalar que en la medida que la resolución impugnada dispone la suspensión del procedimiento y no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión controvertida, el pronunciamiento de la Sala sólo puede recaer sobre la procedencia o no de la suspensión dictada por la Oficina de Signos Distintivos.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

REVOCAR la Resolución N° 12589-2002/OSD-INDECOPI de fecha 7 de noviembre del 2002, y en consecuencia, DISPONER la continuación del presente procedimiento.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR

Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

/rl

1     “Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. (…) La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.”

2     Efectuada el 6 de mayo del 2003.