Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento, cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución, o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento.
| JurisprudenciaPROPIEDAD INDUSTRIALPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOVERVER2004 |
RESOLUCIÓN N° 0104-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 180297-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0104-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 180297-2003
ACCIONANTE : FRENO S.A.
EMPLAZADAS : C & G EXPORT IMPORT S.R.L. FRENOS YUFFRA S.R.L.
Apelación de medidas cautelares - Caducidad de las medidas cautelares dictadas por la Primera Instancia
Lima, diecisiete de febrero de dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 15 de mayo del 2003, Freno S.A. (Perú) interpuso denuncia por infracción a sus derechos de propiedad industrial en contra de C & G Export Import S.R.L. y Frenos Yuffra S.R.L. Manifestó que:
(i) Es titular de los envases tridimensionales, registrados bajo certificados N º 88723, 54090, 23972, 52731, 52561, 76989 y 54419, que distinguen productos de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) C & G Export Import S.R.L. importa líquido para freno procedente de los Estados Unidos de América. Dicho líquido es envasado en un tipo de galonera, cuya forma es una copia de la marca registrada a su favor.
(iii) Frenos Yuffra S.R.L se encarga de la comercialización y venta de dichos productos.
(iv) De lo anterior, se desprende que las denunciadas vienen utilizando en forma ilícita sus marcas constituidas por un tipo de envase característico con la única finalidad de aprovecharse del prestigio, calidad y ventajas que poseen los productos Freno S.A. desde hace más de 40 años.
(v) Solicita se dicten las medidas cautelares consistentes en el cese de uso de sus marcas; el comiso de los productos, envases, material publicitario y cualquier otro medio utilizado indebidamente; el cierre temporal de los establecimientos de las denunciadas, así como cualquier medida que impida el ingreso al país de los envases materia de la denuncia o que tenga por objeto evitar que se produzca algún perjuicio derivado del acto denunciado.
(vi) Finalmente, solicita se inspeccionen simultáneamente los locales de las firmas denunciadas.
Con fecha 27 de mayo del 2003, Freno S.A. solicitó que también se sancione a las emplazadas por venir haciendo uso de la marca MAGMOTIVE con el indicativo R dentro de un círculo, lo cual determina que el público perciba dicho signo como una marca registrada. Al respecto, precisó haber efectuado una búsqueda de antecedentes, habiendo verificado que dicho signo no ha sido inscrito en el país.
Mediante providencia de fecha 18 de junio del 2003, la Oficina de Signos Distintivos admitió a trámite la denuncia. Asimismo dispuso se practique inspección en los locales de las denunciadas, a fin de verificar los alcances del reclamo y dictó las medidas cautelares consistentes en el CESE DE USO de la marca de producto constituida por el envase característico de galonera materia de la denuncia (independientemente de la etiqueta que se le hubiere aplicado e independientemente del color del envase), utilizada en forma independiente o conjuntamente con otros elementos, para distinguir productos de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, se estableció que, de verificarse en las diligencias ordenadas la existencia de los envases característicos materia del reclamo, con o sin contenido, y/o material publicitario en los que aparezcan los referidos envases, se dicte la medida cautelar consistente en la INMOVILIZACIÓN de tales artículos, bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones de ley en caso de no prestar las facilidades al inspector en la diligencia, o entorpecer el ejercicio de las funciones de la Oficina de Signos Distintivos. Finalmente, estando a lo señalado por la accionante en su escrito de fecha 27 de mayo del 2003 en cuanto al uso de la “R” sobre un signo aparentemente no inscrito, dispuso proveerse con posterioridad al vencimiento del plazo de contestación del reclamo.
Con fecha 9 de julio del 2003, se llevó a cabo una diligencia de inspección en el local de Frenos Yuffra S.R.L., cuyo gerente manifestó que en el mes de abril adquirió a la empresa C & G Export Import S.R.L. el producto materia de la denuncia, habiendo vendido 12 envases llenos y devuelto aproximadamente 36 a pedido de dicha empresa. En el acta correspondiente, se dejó constancia que al momento de la inspección no se encontró ningún envase con las características del que es materia de la denuncia. Finalmente, el Gerente reconoció que la Factura 001- N º 00250, presentada en calidad de prueba por la denunciante, corresponde a una venta del líquido de freno materia de denuncia.
Con fecha 9 de julio del 2003, se llevó a cabo una diligencia de inspección en el local de C & G Export Import S.R.L. encontrándose en éste una persona que además de no identificarse, no brindó las facilidades del caso para la inspección alegando que no habían sido notificados previamente. Posteriormente se presentó una persona que manifestó ser el hijo del dueño de la empresa, quien tampoco brindó facilidades aduciendo no estar autorizado.
Con fecha 16 de julio del 2003, C & G Export Import S.R.L. interpuso recurso de apelación contra las medidas cautelares de cese de uso e inmovilización dictadas en el presente procedimiento. Sostuvo que:
(i) Todos los productos que distribuye proceden de los Estados Unidos de América, los mismos que son importados, conforme a las normas vigentes.
(ii) La última vez que importó líquido de freno, su proveedor incluyó 10 cajas (con envases de 8 onzas) conjuntamente con las 500 cajas (con envases de 12 onzas) que solicitó. Asimismo, precisó que coincidentemente dichos envases de 8 onzas eran similares a los envases de Freno S.A.
(iii) Debido a la pequeña cantidad de productos que adquirió, considera que no ha causado ningún daño a la firma Freno S.A., máxime si se tiene en cuenta que en el mercado nacional se comercializan más de seis marcas distintas de líquidos de frenos para vehículos automotrices.
(iv) En cuanto al uso de la “R” conjuntamente con la marca de sus productos, señaló que toda la etiqueta se encuentra debidamente registrada en el lugar de origen de dichos productos, esto es en los Estados Unidos de América.
(v) Al enterarse del reclamo de la Empresa Freno S.A., ha procedido a la inmediata destrucción de los envases materia de la presente denuncia, habiendo inclusive retirado cualquier saldo que todavía hubiese en los establecimientos de venta al público, tales como el de Frenos Yuffra S.R.L.
(vi) C & G Export Import S.R.L. no cuenta con un local comercial de venta de productos al público. Su actividad consiste únicamente en la distribución a los locales comerciales. Por tal motivo, al efectuarse la inspección en su local no se encontró a ningún representante de su empresa.
(vii) En ningún momento fue notificada para la diligencia de inspección, razón por la cual procede a tachar por falsa el acta de inspección en la cual se indica que los funcionarios del INDECOPI no fueron atendidos, no habiéndose inclusive permitido su ingreso al establecimiento.
(viii) Las medidas cautelares le causan agravio, por cuanto afectan sus derechos de comerciante legítimamente constituido.
(ix) Que a tenor de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 768, toda medida cautelar será concedida cuando se acredite la verosimilitud del derecho que sustenta su pretensión y, a su vez, existiese el peligro de la demora, condiciones que en el presente caso no se cumplen.
Con fecha 12 de diciembre del 2003, Freno S.A. absolvió el traslado de la apelación manifestando que los argumentos sostenidos por C & G Export Import S.R.L. no desvirtúan los fundamentos en base a los cuales la Primera Instancia dictó las medidas cautelares cuestionadas. Asimismo, señaló que:
(i) La autoridad administrativa ha comprobado que C & G Export Import S.R.L. viene haciendo uso en el mercado de un envase de características muy similares al de su marca registrada.
(ii) Es evidente que la apelante pretende lograr la redención de un acto ilícito cuya comisión ha sido acreditada fehacientemente.
(iii) El hecho que los productos materia de la denuncia sean importados de los Estados Unidos de América no exime de responsabilidad a la apelante, puesto que cualquier empresa que se dedica a la venta de líquidos de frenos sabe de la trascendencia e importancia de los productos de Freno S.A.
(iv) Las medidas cautelares cuestionadas son muy benévolas, razón por la que se debieron dictar las demás medidas que solicitó al interponer su denuncia.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
De la revisión del expediente, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar si ha operado la caducidad de las medidas cautelares dictadas por la Oficina de Signos Distintivos.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Medida cautelar
1.1 Marco conceptual
La medida cautelar es una institución destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva en un procedimiento procurando a través de la misma que un daño no se torne en irreparable. En tales casos, la parte interesada puede solicitar a la Autoridad proveer lo necesario para conservar y poner en seguridad las pruebas o los bienes o eliminar la amenaza de un perjuicio inminente, de forma de asegurar que el procedimiento consiga un resultado útil.
“… la medida cautelar tiene por objeto permitir al titular de una pretensión solicitarle al juez que admita (ordene la ejecución) de actos procesales que aseguren el cumplimiento efectivo del fallo definitivo” 1 .
1.2 Marco legal
El artículo 27 del Decreto Legislativo 807 establece que en cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, la Comisión (entiéndase la Oficina 2 ) podrá dictar una o varias de las siguientes medidas cautelares destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva:
a. La cesación de los actos materia de denuncia.
b. El comiso, el depósito o la inmovilización de los productos, etiquetas, envases y material publicitario materia de denuncia.
c. El cese preventivo de la publicidad materia de denuncia.
d. La adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al país de los productos materia de denuncia.
e. El cierre temporal del establecimiento del denunciado.
f. Cualquier otra medida que tenga por objeto evitar que se produzca algún perjuicio derivado del acto denunciado o que tenga como finalidad la cesación de éste.
Asimismo, establece que la Comisión (entiéndase Oficina) podrá, de considerarlo pertinente, ordenar una medida cautelar distinta a la solicitada por la parte interesada. De acuerdo al artículo 10 de dicha norma, para que proceda el dictado de una medida cautelar, es necesario que se cumpla con acreditar conjuntamente la verosimilitud del carácter ilegal del daño y que la intervención preventiva sea necesaria para evitar que el daño ocasionado se torne en irreparable.
Cabe precisar que la Decisión 486 -a diferencia de la Decisión 344- sí establece requisitos para dictar una medida cautelar. Así, a través del artículo 247 establece que una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia.
Por su parte, el artículo 226 de la Ley 27444 señala que en cualquier etapa del procedimiento trilateral, de oficio o a pedido de parte, podrán dictarse medidas cautelares conforme al artículo 146. Dicho artículo establece que iniciado el procedimiento, la autoridad competente mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes puede adoptar, provisoriamente bajo su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en dicha Ley u otras disposiciones jurídicas aplicables, mediante decisión fundamentada, si hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesgue la eficacia de la resolución a emitir.
El artículo 146 de dicha norma establece lo siguiente respecto a las medidas cautelares:
- Iniciado el procedimiento, la autoridad competente mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes puede adoptar, provisoriamente bajo su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en esta Ley u otras disposiciones jurídicas aplicables, mediante decisión fundamentada, si hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesga la eficacia de la resolución a emitir.
- Las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el momento de su adopción.
- Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento, cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución, o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento.
- No se podrán dictar medidas que puedan causar perjuicio de imposible reparación a los administrados.
2. Aplicación al caso
La presente denuncia por infracción fue interpuesta con fecha 15 de mayo del 2003 por Freno S.A. contra C & G Export Import S.R.L. y Frenos Yuffra S.R.L.
Mediante providencia de fecha 18 de junio del 2003, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por interpuesta la denuncia y dictó las medidas cautelares consistentes en el CESE DE USO de la marca de producto constituida por el envase característico de galonera materia de la denuncia, utilizada en forma independiente o conjuntamente con otros elementos, para distinguir productos de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, se estableció que, de verificarse en las diligencias ordenadas la existencia de los envases característicos materia del reclamo, con o sin contenido, y/o material publicitario en los que aparezcan los referidos envases, se dicte la medida cautelar consistente en la INMOVILIZACIÓN de tales artículos.
Ante el dictado de dichas medidas cautelares, con fecha 16 de julio del 2003 C & G Export Import S.R.L. interpuso recurso de apelación en vía incidental, el cual es materia de la presente resolución.
Sin embargo, se ha verificado que ya ha transcurrido el plazo para que la Oficina de Signos Distintivos emita la resolución que ponga fin al procedimiento principal, en virtud a lo dispuesto en la Decimocuarta Disposición Final de la Ley 27809 3 que establece el plazo de los procedimientos administrativos de competencia del INDECOPI (120 días hábiles).
En el presente caso, dado que la presente acción se inició con fecha 15 de mayo del 2003, a la fecha ya ha transcurrido el plazo establecido por ley para emitir la resolución final del procedimiento de infracción.
En tal sentido, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 146.3 de la Ley 27444 4 - que establece que las medidas cautelares caducan de pleno derecho cuando haya transcurrido el plazo para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento- ha operado la caducidad de las medidas cautelares dictadas por la Oficina de Signos Distintivos.
En consecuencia, carece de objeto que esta Sala se pronuncie respecto a los argumentos esgrimidos por C & G Export Import S.R.L. en su recurso de apelación.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
Declarar que CARECE DE OBJETO pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto en vía incidental por C & G Export Import S.R.L. (Perú), al haber operado la caducidad de las medidas cautelares materia de apelación.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Tomás Unger Golsztyn y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual /pl
1 Monroy; Temas de Proceso Civil, Lima 1987, p.16.
2 El artículo 240 del Decreto Legislativo 823 establece que las acciones por infracción se sujetarán al procedimiento que se establece en el Título V del Decreto Legislativo 807, con excepción del artículo 22, debiendo entenderse que cuando se haga referencia a la Comisión, se entenderá referido al Jefe de la Oficina y cuando se haga referencia al Secretario Técnico, al funcionario designado por la Oficina competente.
3 Decimocuarta Disposición Final de la Ley 27809 Ley General del Sistema Concursal – Plazo de procedimientos administrativos de competencia del INDECOPI.- El plazo máximo para la tramitación de los procedimientos administrativos a cargo de los órganos resolutivos que conforman la estructura orgánico funcional del INDECOPI será de 120 días hábiles, sin perjuicio de lo establecido en normas especiales o de los plazos que se deriven de la propia naturaleza del respectivo procedimiento.
4 Artículo 146.- Medidas cautelares
146.1 Iniciado el procedimiento, la autoridad competente mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes puede adoptar, provisoriamente bajo su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en esta Ley u otras disposiciones jurídicas aplicables, mediante decisión fundamentada, si hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesga la eficacia de la resolución a emitir.
146.2 Las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el momento de su adopción.
146.3 Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento, cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución, o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento.
146.4 No se podrán dictar medidas que puedan causar perjuicio de imposible reparación a los administrados.