RESOLUCIÓN N° 0107-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 180712-2003

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0107-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 180712-2003

ACCIONANTE     :     SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

EMPLAZADA     :     GLORIA S.A.

Acción por infracción a los derechos de propiedad industrial – Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial: Existencia - Determinación de sanciones

Lima, diecisiete de febrero de dos mil cuatro

I. ANTECEDENTES

Con fecha 19 de mayo del 2003, Société des Produits Nestlé S.A. (Suiza) interpuso acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Gloria S.A. manifestando lo siguiente:

(i)      Es titular de la marca CRECIMIENTO en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 88214, vigente hasta el 12 de noviembre del 2005.

(ii)      La emplazada elabora y comercializa actualmente el producto leche evaporada bajo la marca GLORIA CRECIMIENTO, donde la denominación CRECIMIENTO aparece de manera destacada a título de marca, ello se desprende por su ubicación en la etiqueta, así como por las dimensiones de la denominación.

(iii)      El uso que hace Gloria S.A. de la denominación CRECIMIENTO afecta los derechos de propiedad industrial de la recurrente.

Por lo expuesto, solicitó lo siguiente:

-      La realización de una visita inspectiva en diversos locales.

-      El cese inmediato del uso de la referida marca, como el retiro del comercio de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, como también la prohibición de la importación y/o exportación de dichos productos con los que se cometa la infracción ya mencionada.

-      El comiso e incautación de los productos, como también la destrucción de las etiquetas de los mismos, material publicitario, así como cualquier otra medida necesaria para evitar la supuesta infracción.

-      El cierre temporal del establecimiento de la empresa emplazada.

-      El cese inmediato de la publicidad en los diferentes medios de comunicación.

-      Se imponga a la empresa emplazada el pago de las costas y costos respectivos. Adjuntó diversos documentos a fin de acreditar sus argumentos.

Mediante proveído de fecha 22 de mayo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por interpuesta la acción por parte de Société des Produits Nestle S.A. De otro lado, ordenó se practique una inspección en el local de la emplazada. Asimismo, señaló que de lo actuado se advierte que la emplazada estaría utilizando la marca CRECIMIENTO, de titularidad de la accionante, para distinguir productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, lo que podría inducir a confusión a los consumidores respecto a la marca de producto registrada a favor de la accionante, ocasionándole un daño económico o comercial injusto. Por lo anterior, determinó que se habían presentado los elementos de juicio suficientes para dictar las medidas cautelares consistentes en: i) cese de uso del signo constituido por la denominación CRECIMIENTO y/o GLORIA CRECIMIENTO; y, ii) de verificarse durante la diligencia de inspección la existencia de los productos denunciados y/o material publicitario, la inmovilización de tales artículos (con excepción de carteles).

Con fecha 26 de mayo del 2003, Société des Produits Nestlé S.A. solicitó la realización de visitas de inspección en el almacén de la empresa denunciada, ubicada en Av. La Capitana 190, 240 Z.I. Huachipa, San Juan de Lurigancho; así como en las oficinas administrativas y bodegas de acopio de E. Wong, Metro, Santa Isabel y Plaza Vea.

Mediante proveído de fecha 27 de mayo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos accedió a lo solicitado por Société des Produits Nestlé S.A.

Con fecha 27 de mayo del 2003, se llevaron a cabo las siguientes diligencias de inspección:

a)      En el almacén de GLORIA S.A. (ubicado en Av. La Capitana 190, 240 Z.I. Huachipa, San Juan de Lurigancho). Al realizarse la diligencia de inspección por los diferentes ambientes del local, se verificó la inexistencia de productos con la marca CRECIMIENTO, objeto de la denuncia. El representante de la empresa informó que no contaba con información detallada sobre la comercialización del producto a nivel nacional, agregó que el producto no se exporta.

b)      En el local de las oficinas administrativas de la emplazada. En este establecimiento no se pudo verificar la existencia de productos con la denominación CRECIMIENTO y/o GLORIA CRECIMIENTO. En dicho acto el gerente del área legal de la emplazada manifestó que desconocía desde cuando producían los productos materia de la denuncia.

Con fecha 29 de mayo del 2003, se llevaron a cabo las siguientes diligencias de inspección:

a)      En el local de la Oficina Administrativa de E. Wong S.A. e Hipermercados Metro S.A. (ubicado en Av. Augusto Angulo 130, Urb. San Antonio, Miraflores). En ese acto, el representante de la empresa manifestó que el día anterior a la inspección se había retirado el producto GLORIA CRECIMIENTO en todas las tiendas de E. Wong y Metro. Agregó que no existía ningún stock a la venta, ni en sus almacenes.

Asimismo, informó que dicho producto lo proveía GLORIA S.A., quien prestó su consentimiento para dicho retiro.

b)      En el local de Corporación E. Wong S.A.C. (ubicado en Av. Haya de la Torre, Km. 2.5 Santa Anita). Al realizarse la diligencia de inspección por los diferentes ambientes del local, se verificó la inexistencia de productos con la marca CRECIMIENTO, objeto de la denuncia. El representante de la empresa, manifestó que los productos de abarrotes, entre ellos, el producto que contiene la marca materia de la presente denuncia, transitan por dicha empresa, es decir, que ingresan y salen diariamente. Asimismo, afirmó que el producto con la denominación GLORIA CRECIMIENTO se vendió hasta el día anterior a la inspección.

c)      En el local de Ransa Centro de Distribución Ransa Comercial S.A. (Av. Néstor Gambeta s/n Callao). Al realizarse la diligencia de inspección por los diferentes ambientes del local, se verificó la existencia de un total de 66,480 latas con la etiqueta con la denominación CRECIMIENTO, signo que es materia de la presente denuncia. El supervisor de logística de la empresa manifestó que es un solo almacén tanto para los supermercados Plaza Vea como para Santa Isabel, lugares a los cuales han estado distribuyendo desde el 7 de marzo del 2003.

d)      En el local de Supermercados Santa Isabel (Calle Morelli N° 181, San Borja), los representantes de la inspeccionada afirmaron que dicha empresa lleva comercializando los productos materia de la denuncia desde hace un mes en sus establecimientos de Plaza Vea, Supermercados San Jorge y Supermercados Santa Isabel. Asimismo, manifestaron que el proveedor de dichos productos es Gloria S.A., no conociendo el volumen de ventas de dicho producto. Agregaron que los productos GLORIA CRECIMIENTO están siendo comercializados en todos los puntos de venta de supermercados Santa Isabel S.A., y que procederán a retirarlo de sus tiendas a partir de la fecha.

Con fecha 2 de junio del 2003, Gloria S.A. (Perú) absolvió el traslado de la acción interpuesta manifestando lo siguiente:

(i)      El conflicto en el presente caso, es determinar si el signo GLORIA CRECIMIENTO resulta confundible con la marca NIDO CRECIMIENTO, que es el signo que utiliza la accionante para identificar sus productos en el mercado.

(ii)      Por ser la denominación CRECIMIENTO un concepto que se refiere a la finalidad del producto, el registro de dicha marca es nulo. Agregó que no es correcto que una empresa pueda excluir a las demás del uso de la denominación CRECIMIENTO para promocionar o identificar un producto lácteo destinado al consumo infantil, por lo que se reserva el derecho de plantear la nulidad del registro de dicha marca.

(iii)      Realizando el análisis comparativo entre los signos NIDO CRECIMIENTO de la accionante y GLORIA CRECIMIENTO, se puede concluir que el consumidor no podrá confundirse al adquirir los productos identificados con dichos signos.

Señaló que NESTLE, NIDO y GLORIA son marcas notoriamente conocidas por el consumidor medio, por lo que éste podrá distinguirlas con facilidad. Agregó que, desde el aspecto figurativo, nadie confundirá el emblema de su empresa que se caracteriza por una flor con la cabeza de una vaca al centro y la denominación GLORIA, con la marca de la accionante conformada por la denominación NIDO en letras características de color verde.

(iv)      La denominación CRECIMIENTO carece de fuerza distintiva por ser una denominación descriptiva del producto, siendo las denominaciones NIDO y GLORIA las de mayor distintividad entre dichos signos.

Con fecha 2 de junio del 2003, Gloria S.A. formuló apelación contra el proveído de fecha 22 de mayo del 2003 que dictó las medidas cautelares, reiterando los argumentos de la absolución del traslado de la denuncia. Agregó que es innecesario el uso de las medidas cautelares, por cuanto no existe un supuesto daño que pueda tornarse en irreparable y porque tampoco existe verosimilitud del carácter ilegal del supuesto daño.

Con fecha 4 de junio del 2003, Société des Produits Nestlé S.A. manifestó que la emplazada ha incumplido con las medidas cautelares dictadas por la Oficina de Signos Distintivos, puesto que sigue utilizando la marca CRECIMIENTO en diversos paneles publicitarios.

Con fecha 5 de junio del 2003, Gloria S.A. señaló que estaba tomando las medidas necesarias para cumplir con las medidas cautelares ordenadas en el presente procedimiento.

Mediante Resolución N° 744-2003/TPI-INDECOPI de fecha 30 de julio del 2003, la Sala de Propiedad Intelectual declaró INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto en vía incidental por Gloria S.A., en contra de las medidas cautelares dictadas por la Oficina de Signos Distintivos mediante resolución de fecha 27 de mayo del 2003.

Con fecha 1° de julio del 2003, Société Des Produits Nestlé S.A. manifestó lo siguiente:

(i)      En el presente caso, lo que se pretende proteger es el registro de la marca CRECIMIENTO, y el hecho que la misma sea utilizada por la recurrente junto con las marcas NIDO o NESTLÉ no desvirtúan su carácter de marca registrada. Agregó que existen diversas marcas que se utilizan en conjunto con otras, tales como NESCAFE KIRMA, NESTLE D’ONOFRIO, NESTLÉ DORÉ, NESTLÉ IDEAL, GLORIA BONLE, LA MESA GLORIA.

(ii)      El hecho que la emplazada identifique sus productos con la denominación GLORIA CRECIMIENTO, no significa que pueda utilizar libremente la marca CRECIMIENTO.

(iii)      El uso supuestamente informativo de la denominación CRECIMIENTO, no determina la posibilidad abierta para que la emplazada use libremente dicha marca, infringiendo los derechos de su empresa, ya que existen diversas formas de comunicar la misma información.

(iv)      El uso de la marca CRECIMIENTO por parte de Gloria S.A. implica un riesgo de confusión o asociación con la marca CRECIMIENTO de propiedad de su empresa, ya que el público puede establecer relaciones comerciales o económicas que no existen, lo cual pudiese ocurrir en el presente caso.

(v)      Respecto a la nulidad de la marca CRECIMIENTO, señaló que al momento de su registro (12 de noviembre de 1990) dicha denominación no era una denominación descriptiva. Agregó que en la actualidad tampoco tiene tal característica.

Mediante Resolución N° 11829-2003/OSD-INDECOPI de fecha 14 de octubre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta por Société des Produits Nestlé S.A. contra Gloria S.A., sustentó su decisión en lo siguiente:

-      De lo actuado en el procedimiento, se advierte que la emplazada ha utilizado el signo GLORIA CRECIMIENTO y etiqueta para distinguir leche evaporada de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, por lo que los productos que distinguen los signos en conflicto son los mismos.

-      Realizado el examen comparativo, se advierte que a nivel fonético los signos en litis coinciden en el uso de la denominación CRECIMIENTO. Agregó que, desde el punto de vista gráfico, se aprecia que el signo denunciado además del término CRECIMIENTO presenta elementos gráficos y denominativos adicionales.

-      No obstante que el signo cuestionado contiene elementos gráficos que no se observan en el signo registrado, la coincidencia en el uso de la denominación CRECIMIENTO en ambos determina que sean susceptibles de inducir a confusión al público.

-      Respecto al pago de las costas y costos, se debe tener en cuenta que la emplazada ha tenido una conducta procedimental idónea, habiendo otorgado las facilidades del caso durante las diligencias de inspección, brindó información importante durante el trámite de las mismas, cumplió con los requerimientos efectuados por la Oficina, por lo que no procede imponer el pago de costas y costos a la emplazada.

Por las consideraciones expuestas, la Oficina de Signos Distintivos:

-      Prohibió a Gloria S.A. el uso de la denominación CRECIMIENTO tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos, para distinguir productos correspondientes a la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.

-      Convirtió en definitivas las medidas cautelares dictadas con motivo de la interposición de la presente acción.

-      Sancionó a Gloria S.A. con una multa equivalente a 2 UIT.

Con fecha 22 de octubre del 2003, Gloria S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que los signos en conflicto presentan diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales, lo que determina que los signos en conflicto no sean confundibles. Agregó que la marca de la accionante es un signo débil, por lo que debe aceptar la coexistencia de otros signos que incluyan el término CRECIMIENTO en su conformación.

Con fecha 11 de diciembre del 2003, Société des Produits Nestlé S.A. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos. Agregó que la aptitud distintiva de su marca ya fue evaluada por la Autoridad al momento de otorgar el registro. Señaló que el registro protege a su titular respecto a la conducta de terceros que puedan causar confusión en el público consumidor. Indicó que, en el presente caso, el término CRECIMIENTO ha sido utilizado por la emplazada a título de marca y no con fines informativos, no siendo necesario para dicho análisis contemplar la eventual debilidad de la marca sustento de la oposición.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

De la revisión del expediente, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar:

a)      Si se ha acreditado que Gloria S.A. ha infringido los derechos de propiedad industrial de Société des Produits Nestlé S.A.

b)      De ser el caso, las sanciones a imponerse.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Société des Produits Nestlé S.A. es titular de la marca de producto CRECIMIENTO que distingue carne, pescado, aves y caza; extractos de carne, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas, conservas de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 88214, vigente hasta el 12 de noviembre del 2005.

Mediante expediente N° 190456-2003, iniciado con fecha 11 de setiembre del 2003, Gloria S.A. ha solicitado la nulidad de la marca antes descrita, procedimiento que está en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.

2. Signo utilizado por la emplazada

En el presente caso, a efectos de determinar si se han vulnerado los derechos de propiedad industrial de la accionante, en relación con su marca registrada CRECIMIENTO, que distingue productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, debe establecerse en primer lugar si se ha acreditado que la emplazada ha utilizado el signo materia de la denuncia.

De acuerdo a los medios probatorios presentados, así como por lo verificado durante las diligencias de inspección y a lo manifestado por la propia emplazada, se advierte que ésta para distinguir sus productos (leche evaporada de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial) ha empleado el signo distintivo constituido por la etiqueta dividida en colores blanco y amarillo, en donde en su parte frontal aparece la denominación GLORIA escrita en letras características de color azul, en la parte inferior se aprecia la figura de un clavel de color rojo, en cuyo interior aparece la figura de la cabeza de una vaca, de colores blanco y negro, más abajo en el lado izquierdo, se aprecia la figura de un centímetro y un niño de pie, vestido con polo, short, medias, zapatillas, cargando un oso de peluche, todo en colores azul, rojo, blanco, amarillo y marrón; debajo de todo ello aparece la palabra CRECIMIENTO escrita en letras características de color rojo y blanco, y la figura de una abeja cargando un recipiente de colores anaranjado, negro, blanco, celeste y marrón; en la parte lateral de dicha etiqueta se aprecia la figura de un niño cargando un oso de peluche en actitud de tomar un vaso de leche sobresaliendo de un círculo, en colores anaranjado, marrón, amarillo, rojo y azul, tal como se aprecia a continuación:

3.      Infracción a los derechos de propiedad industrial

El artículo 155 incisos a) y d) de la Decisión 486 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos idénticos o similares para los cuales haya sido solicitada la marca, entre otros, alguno de los actos siguientes:

a)      Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamiento de tales productos.

d)      Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión.

Por su parte, el artículo 169 inciso b) del Decreto Legislativo 823 establece que el registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, venda, ofrezca, almacene o introduzca en el comercio productos con la marca u ofrezca servicios con la misma;

El artículo 240 del Decreto Legislativo 823 faculta al titular de un derecho de propiedad industrial a interponer una acción por violación contra quien infrinja tales derechos.

A efectos de determinar la existencia de una infracción a los derechos de propiedad industrial de Société des Produits Nestlé S.A., la Sala tendrá que determinar si el uso del signo empleado por la emplazada se encuentra incurso en los supuestos previstos en los incisos a) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 y el artículo 169 del Decreto Legislativo 823, para lo cual habrá que establecer si existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

4.      Determinación del riesgo de confusión

A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error ¹ – el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca ² .

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 ³ realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 50-IP-2000 ⁴ en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.

Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.

En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) ⁵ .

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.

De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-200 0 ⁶ , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.

En el presente caso, se advierte que el producto (leche evaporada) que distingue el signo materia de la denuncia está comprendidos dentro de los que distingue la marca de la accionante.

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 ⁷ . Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 ⁸ y 76-IP-2000 ⁹ .

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

En el presente caso, en atención a la naturaleza de los productos (leche evaporada), el razonable presumir que el público consumidor prestará un grado de atención especial al momento de adquirir el producto, teniendo en consideración pata tal efecto sus necesidades particulares (light, sin lactosa, con omega, etc.) así como el precio del producto, entre otros.

En este orden de ideas, en el caso de los signos mixtos -que de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823 son aquéllos conformados por una denominación y un elemento figurativo-, deberá determinarse cuál es el elemento más relevante del signo y que sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio. Existen dos posibilidades:

(a)      Que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial del producto o servicio; o

(b)      Que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

(a)     

Conforme lo señala Fernández - Novoa ¹⁰ , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”. Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico – denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber, i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros; ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

Atendiendo a que tanto uno de los signos en conflicto constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto.

En el presente caso, se aprecia que en el signo mixto utilizado por la emplazada tienen la misma relevancia tanto el aspecto denominativo como el aspecto figurativo, tal como se aprecia a continuación:

Realizado el examen comparativo entre los signos en cuestión, la Sala advierte que, desde el punto de vista fonético, la presencia del término GLORIA en el signo de la emplazada determina que los signos en conflicto posean una pronunciación diferente.

Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que la presencia del término GLORIA en el signo materia de la denuncia, así como de los elementos figurativos y cromáticos que presenta el mismo, determinan que la impresión visual de conjunto de los signos sea distinta.

En virtud de las consideraciones anteriores, aun cuando exista identidad entre los productos que distinguen los signos en cuestión, dadas las diferencias fonéticas y gráficas entre los mismos, la Sala determina que su coexistencia en el mercado no sería susceptible de inducir al público consumidor a un riesgo de confusión directo (que ocurriría en el caso que el consumidor adquiera un producto con una marca distinta a la que pretendía adquirir, debido a la identidad o similitud entre los signos).

Sin perjuicio de lo expuesto, se determina que aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos en cuestión, el hecho que éstos distingan los mismos productos y compartan la partícula CRECIMIENTO, podría inducir al consumidor a un posible riesgo de confusión indirecto (que se presentaría en el caso que el público l legue a pensar que, no obstante ser signos con características distintas, el nuevo signo pertenece al titular de la marca registrada, o que, aun cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas, ello debido a la presencia de manera relevante de algún elemento común), ya que puede creer que el signo solicitado constituye una variación de las marcas registradas o que este nuevo signo distintivo pretende distinguir una nueva línea de productos, o que entre las empresas que los elaboran existen relaciones comerciales.

Respecto a lo señalado por la emplazada respecto al carácter evocativo del término CRECIMIENTO, debe indicarse que los signos evocativos pueden ser registrados como marca por un competidor, quien gozará de los beneficios que el registro otorga. Sin embargo, por su grado de distintividad tales signos deben aceptar la coexistencia con otras marcas que se le aproximen, sin que lleguen a ser idénticas o similares al grado de inducir a confusión al público consumidor.

5.      Comisión del acto infractor

En el presente caso, de acuerdo a lo actuado en el procedimiento, se ha verificado que Gloria S.A. ha comercializado productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial con un signo distintivo que resulta confundible con la marca de la accionante.

En virtud de las consideraciones anteriores, la Sala determina que la conducta de la emplazada se encuentra comprendida dentro de los alcances de lo dispuesto por el artículo 155 de la Decisión 486 y por el artículo 169 del Decreto Legislativo 823.

6.      Determinación de las sanciones. Multa

La multa es la pena pecuniaria impuesta a la emplazada de conformidad con el artículo 242 del Decreto Legislativo 823 por haber infringido los derechos de propiedad industrial. A la Autoridad le corresponde no sólo tutelar estos derechos sino también difundir la importancia y el respeto de los mismos para el progreso económico. Con la imposición de la multa se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.

A efectos de calcular el monto de la multa que debe imponerse a la emplazada, se tendrá en consideración lo siguiente:

a)      Durante las diligencias de inspección se apreció la existencia de productos con el signo materia de la denuncia, habiéndose verificado que dichos productos fueron efectivamente comercializados en una cadena de supermercados.

b)      Además se debe tener en cuenta la gravedad de la infracción. En el presente caso, la emplazada a través de su conducta (comercializar los productos con el signo denunciado) obtuvo un beneficio económico, lo que constituye una infracción grave.

c)      Asimismo, se debe tener en cuenta la conducta procesal de la denunciada. En el presente caso, la emplazada no ha realizado actos que obstaculicen el trámite del procedimiento.

d)      El monto de la multa debe ser fijado teniendo en consideración las demás sanciones impuestas por la Autoridad, a fin de evitar que las sanciones, apreciadas en su conjunto, resulten desproporcionadas en relación con la infracción cometida.

Por las consideraciones expuestas, la Sala es de la opinión que corresponde imponer a Gloria S.A. una multa equivalente a 2 UIT.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR en todos sus extremos la Resolución N° 11829-2003/OSD-INDECOPI de fecha 14 de octubre del 2003.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Tomás Unger Golsztyn y Dante Mendoza Antonioli.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR

Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual /fn

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¹            Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

     a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”.

²            Artículo 136.- “No podrán  registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a)  Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.

³            Ver nota 1.

⁴            Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.

⁵            Ver nota 2.

⁶            Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.

⁷            Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios: a)  La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b)  El grado de percepción del consumidor medio; c)  La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d)  El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, e)  Si el signo es parte de una familia de marcas.

⁸            Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.

⁹            Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota  8), p. 15.

¹⁰            Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.