RESOLUCIÓN N° 1092-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 186577-2003

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 1092-2004/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 186577-2003

SOLICITANTE : FÁBRICA DE CHOCOLATES ANDINA S.A.C.

Suspensión del procedimiento: Acción de cancelación en trámite

Lima, veintitrés de noviembre del dos mil cuatro

I. ANTECEDENTES

Con fecha 30 de julio del 2003, Fábrica de Chocolates Andina S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto CHOCOMELLOW, para distinguir chocolates, caramelos, galletas, bombones, chupetines, gomas de mascar, marshmellows, tejas, chocotejas y confitería, cacao, azúcar y helados comestibles, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante Resolución N° 10347-2004/OSD-INDECOPI de fecha 25 de agosto del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

(i)      Se ha verificado que Amay Commercial Inc. es titular de la marca de producto CHOCOMEL y logotipo, que distingue productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, con la cual el signo solicitado resulta ser gráfica y fonéticamente semejante.

(ii)      Los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos dentro de los que distingue la marca registrada.

(iii)      La semejanza entre ambos signos se presenta en la medida que comparten similar número de consonantes y vocales (CHOCOMELLOW / CHOCOMEL) dispuestos en el mismo orden, haciendo que se escriban y pronuncien de manera muy similar.

Con fecha 21 de setiembre del 2004, Fábrica de Chocolates Andina S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

     (i)      No existen semejanzas gráficas ni fonéticas entre los signos en conflicto, toda vez que la marca registrada posee elementos figurativos, a diferencia del signo solicitado que es denominativo, además que presentan una distinta extensión, siendo diferente la secuencia de vocales y la composición de sus letras.

     (ii)      Si bien comparten el término CHOCO , el mismo es frecuentemente utilizado en la conformación de diversas marcas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, ya que resulta evocativo de la palabra chocolate.

(iii)      El titular de la marca registrada CHOCOMEL y logotipo no utiliza la misma en el mercado, motivo por el cual solicitará su cancelación por falta de uso.

Con fecha 29 de setiembre del 2004, Fábrica de Chocolates Andina S.A.C. adjuntó copia de su escrito mediante el cual solicita (bajo expediente N° 221339-2004) la cancelación de la marca CHOCOMEL y logotipo.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

De la revisión del expediente, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si corresponde suspender el trámite del presente procedimiento.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Amay Commercial Inc. (Panamá) es titular de la marca de producto constituida por la denominación CHOCOMEL el busto de un niño y la combinación de los colores dorado, celeste, rojo y marrón, conforme al modelo, para distinguir café, té, cacao, azúcar, sucedáneos del café, harinas, preparaciones hechas con cereales, pastelería, chocolatería, confitería, helados, miel, jarabe, vinagres, especias, hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 33263, vigente hasta el 31 de agosto del 2005 .

Mediante expediente N° 221339-2004, iniciado el 29 de setiembre del 2004, Fábrica de Chocolates Andina S.A.C. solicitó la cancelación por falta de uso de la mencionada marca. Dicho procedimiento se encuentra en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.

2. Suspensión del procedimiento

2.1 Base legal

El artículo 65 del Decreto Legislativo 807 establece lo siguiente:

“ Los órganos funcionales del Indecopi suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa que, a criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi .”

Por su parte, el artículo 30 del Decreto Supremo N° 025-93-ITINCI señala que cuando el pronunciamiento de una Comisión u Oficina requiera del pronunciamiento previo de otra Comisión u Oficina, se suspenderá el trámite de la primera, el mismo que continuará una vez emitido el pronunciamiento de la segunda.

Cabe precisar que lo dispuesto en dicha norma resulta de aplicación a los procedimientos seguidos ante cualquiera de las Salas del Tribunal del Indecopi, en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 ¹ de la referida norma.

En atención a las normas expuestas, resulta válido afirmar que los órganos funcionales del INDECOPI están facultados a suspender los procedimientos administrativos a su cargo en los siguientes casos:

(i)      Cuando con anterioridad al procedimiento administrativo se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia. En este supuesto no se confiere una facultad discrecional a los órganos funcionales del INDECOPI, encontrándose por el contrario obligados a suspender el procedimiento administrativo iniciado.

(ii)      Cuando existe en trámite alguna cuestión contenciosa que guarda conexión con aquél que se viene tramitando ante INDECOPI y que por tal motivo es prudente esperar, para mejor resolver, que aquella se resuelva.

(iii)      Cuando existe en trámite otro procedimiento ante alguna Comisión u Oficina del INDECOPI con el cual existe conexión, por lo que el pronunciamiento que se emita en el mismo influirá en la decisión que se tome en el procedimiento.

Además, cabe agregar que la aplicación del artículo 30 del Decreto Supremo N° 025-93-ITINCI es coherente con lo establecido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General que prevé la aplicación de los principios de simplicidad, celeridad y eficacia para la actuación de los procedimientos administrativos, los cuales sirven también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las normas de procedimiento.

Al respecto, Dromi ² sostiene que el principio de eficacia en la actuación administrativa tiene como objeto inmediato hacer más eficiente la actuación administrativa y la participación de los administrados. Agrega que en virtud de este principio se imponen reglas de celeridad, sencillez y economía procesal. El mencionado autor considera que la economía procedimental y el principio de simplicidad técnica, en los cuales se sustenta por ejemplo la simplificación de procedimientos, la concentración de elementos de juicio, la eliminación de plazos inútiles, flexibilidad probatoria, actuación de oficio y control jerárquico, posibilitan una tutela efectiva de derechos y poderes jurídicos.

2.2 Aplicación al presente caso

En el presente caso, se configura el tercer supuesto mencionado en el punto anterior, puesto que Fábrica de Chocolates Andina S.A.C. ha iniciado la acción de cancelación por falta de uso de la marca CHOCOMEL y logotipo, marca en base a la cual la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado.

Teniendo en consideración que la decisión que se adopte en la acción de cancelación de la marca CHOCOMEL y logotipo puede afectar la resolución de la presente solicitud de registro del signo CHOCOMELLOW, por razones de eficacia y economía procesal, corresponde suspender el trámite del presente expediente hasta el momento en que se resuelva el expediente N° 221339-2004.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

SUSPENDER la tramitación del presente expediente N° 186577-2003 hasta que se resuelva el expediente N° 221339-2004, correspondiente a la acción de cancelación de la marca CHOCOMEL y logotipo, interpuesta por Fábrica de Chocolates Andina S.A.C.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

1       Articulo 24.- “Son de aplicación a los procedimientos que se siguen ante el Tribunal las normas legales y reglamentarias que rigen los asuntos de competencia de los órganos funcionales del INDECOPI, la Ley de INDECOPI y el presente Reglamento (…)”.

2  Roberto Dromi. Derecho Administrativo. 4º Edición actualizada, Buenos Aires 1995, p. 769.