Al momento de evaluar si corresponde ordenar el pago de las costas y costos del proceso al infractor, se debe tomar en cuenta, la gravedad de la infracción. A manera de ejemplo, podría suceder que la infracción cometida fuese tan flagrante, que pudiera considerarse evidente para quien la comete que será objeto de una denuncia ante algún órgano funcional del INDECOPI. De darse este supuesto, queda claro que quien llevó a cabo el acto es consciente de que su conducta puede dar origen al inicio de un procedimiento, que va a demandar costos para el denunciante o para la propia Administración. Este supuesto justificaría ordenar que el infractor asuma el pago de costas y costos del proceso.
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RESOLUCIÓN N° 0135-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 174152-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0135-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 174152-2003
ACCIONANTE : RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE, S.A. EMPLAZADA : RUMBO PERÚ S.A.C.
Acción por infracción a los derechos de propiedad industrial - Riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios de las clases 38, 39, 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial: Existencia – Nombres de dominio - Determinación de sanciones –Costas y costos
Lima, veintiséis de febrero de dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 24 de febrero del 2003, Red Universal de Marketing y Bookings Online, S.A. (España) interpuso acción por infracción a sus derechos de propiedad industrial contra Rumbo Perú S.A.C., manifestando que:
(i) Es titular de las marcas
(ii) Ha tomado conocimiento que la empresa Rumbo Perú S.A.C., viene comercializando indebidamente sus servicios con la marca de su empresa y brindando servicios de turismo, transporte, organización de viajes, alojamiento en establecimientos y esparcimiento, entre otros, correspondientes a las clases 38, 39, 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial, utilizando sin autorización la marca RUMBO a través de la página web www.rumboperu.com
(iii) En el link “Quienes somos? de la página web mencionada, se detallan algunos de los servicios que ofrece la emplazada, entre otros : turismo de aventura, ecológico, místico, no tradicional, promociones turísticas a nivel nacional e internacional, city tours, reservas en hoteles, promociones escolares, todos servicios relacionados con la organización de viajes de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, brinda servicios de alojamientos en distintos establecimientos, que se encuentran comprendidos en la clase 42 de la Nomenclatura Oficial y servicios de esparcimiento de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial; los servicios pertenecen a las mismas clases donde se encuentran registradas las marcas RUMBO y RUMBO y logotipo de su empresa.
(iv) La conducta de la emplazada genera confusión y engaño al público consumidor, ya que su empresa cuenta con el dominio www.rumbo.com.pe en cuya dirección se presta servicios de viaje y turismo, de acuerdo con los registros de su marca RUMBO y logotipo en las clases 38, 39, 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial.
(v) Por acuerdo entre ambas empresas, mediante el portal www.terra.com.pe a través del link Arma tu viaje se tiene acceso a los servicios que distingue su marca RUMBO y logotipo en las clases 38, 39, 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial, como se puede comprobar del acta que adjunta y que demuestra que dicha marca es permanentemente utilizada en internet y conocida entre los usuarios de los servicios de las clases 38, 39, 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial, razón por la cual la emplazada pretende aprovecharse del prestigio ganado por su empresa.
(vi) Solicitó
- Se le prohiba a la emplazada el uso de la denominación RUMBO para distinguir servicios de las clases 38, 39, 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial, así como la publicidad relativa al uso de dicha denominación.
- La publicación de la resolución condenatoria a costa de la emplazada. - El pago de costas y costos.
- Las medidas necesarias de acuerdo a ley a fin de que se ponga término a la conducta infractora de la emplazada, para evitar que se produzca daño a su empresa y al público consumidor.
Adjuntó los siguientes medios probatorios a fin de acreditar sus afirmaciones:
- Acta de certificación de la página www.terra.com.pe, mediante la cual se accede a los servicios que se presentan con la marca RUMBO.
- Acta de certificación que acredita el envío de mails por parte de una empresa con ofertas de viajes y turismo bajo la marca RUMBO que no es la suya.
- Impresiones de la página web de la emplazada www.rumboperu.com - Impresiones de su página web www.rumbo.com.pe
- Copia informativa de la inscripción en el registro de sociedades anónimas de la empresa Rumbo Perú S.A.C., donde consta el objeto social de la misma.
Mediante proveído de fecha 3 de abril del 2003, la Oficina de Signos Distintivos:
(i) Tuvo por interpuesta la acción por infracción iniciada por parte de Red Universal de Marketing y Bookings Online, S.A., corriendo traslado de la misma a la empresa Rumbo Perú S.A.C.
(ii) Se ha acreditado fehacientemente la versosimilitud del carácter ilegal del daño, pues de los argumentos vertidos por la accionante así como de las pruebas presentadas, se desprende la existencia de elementos de juicio suficientes que permiten concluir que el uso por parte de la emplazada del signo RUMBO PERÚ podría inducir a confusión a los consumidores respecto de las marcas de servicio registrada a favor de la accionante, bajo certificados N º 21421, 26026, 21422, 26045, 26110, 21423 y 21499. En tal sentido, dictó la medida cautelar de cese de uso del signo constituido por la denominación RUMBO PERU y/o RUMBO, materia de la presente acción, usada en forma independiente o conjuntamente con otros elementos, para distinguir servicios de las clases 38, 39, 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial, y/o actividades económicas relacionadas con la prestación de dichos servicios así como en material publicitario.
Con fecha 22 de abril del 2003, Rumbo Perú S.A.C. absolvió el traslado de la acción manifestando lo siguiente:
(i) Si bien la accionante es titular de la marca RUMBO y logotipo para distinguir servicios de organización de viajes de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial y alojamiento, hospedaje temporal y reserva de habitaciones de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, dicho registro fue otorgado debido a que el término RUMBO se encuentra acompañado de un logotipo, suficientemente distintivo como para orientar un determinado origen empresarial, pues el término RUMBO hace referencia concreta al servicio que presta.
(ii) El término RUMBO hace referencia al camino que uno se propone seguir en lo que intenta o procura o ponerse a navegar a un punto determinado. Asimismo, significa senda, dirección, camino, ruta, sesgo, viaje, travesía, derrotero, entre otros.
(iii) Los servicios que presta su empresa se pueden resumir en el término RUMBO que conforma su denominación social, por lo que tiene una función informativa o descriptiva de los servicios, y no puede ser apropiada exclusivamente a favor de un solo titular como pretende la accionante.
(iv) La vocación de su empresa al usar el término RUMBO en su denominación social es asociarla con los servicios que presta.
(vii) La accionante debe entender que el registro de la marca RUMBO fue concedido en la medida que presenta una figura característica que a criterio de la Autoridad le otorga suficiente distintividad, sin embargo, considera que dicha figura no es suficiente para indicar un origen empresarial determinado, por lo que se debería iniciar una acción de nulidad de oficio.
(viii) Existen diferentes servicios que se ofrecen en la red con la denominación RUMBO, para servicios iguales o similares a los brindados por su empresa, por lo que a pesar de no encontrarse presente en marcas registradas en INDECOPI, debe tener en consideración como orientador de los servicios prestados en las clases 39, 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial.
(ix) Solicitó se deje sin efecto la medida cautelar de cese de uso de la denominación RUMBO.
Con fecha 21 de mayo del 2003, Red Universal de Marketing y Bookings Online, S.A. señaló que:
(i) La medida cautelar dictada es perfectamente legítima y necesaria, pues el signo RUMBO utilizado por la emplazada es idéntico y/o similar a sus marcas registradas.
(ii) No puede levantarse la medida cautelar pues existe una infracción, ya que se usa un término arbitrario registrado como marca sin su autorización, lo que atenta contra sus derechos al uso exclusivo y perjudica los derechos de los consumidores, quienes podrían contratar servicios con el signo RUMBO de la emplazada en la creencia que se trata de servicios de su empresa
(iii) Si bien la denominación RUMBO tiene un significado en el idioma español, que es “camino, senda, dirección, ruta”, ninguno de estos sustantivos describe los servicios de las clases 39 ó 42 de la Nomenclatura Oficial.
(iv) No se encuentra en discusión la distintividad de sus marcas registradas, pues el análisis de registrabilidad y confundibilidad fue realizado por la Oficina de Signos Distintivos al conceder el registro de sus marcas.
Mediante proveído de fecha 18 de junio del 2003, la Oficina de Signos Distintivos señaló que no se han presentado los elementos de juicio suficientes que generen en la Autoridad la convicción necesaria para que se disponga el levantamiento de la resolución cautelar, en consecuencia, no ha lugar al levantamiento de las medidas cautelares.
Mediante proveído de fecha 20 de junio del 2003, la Oficina de Signos Distintivos citó a las partes a una audiencia de conciliación para el día 4 de julio del 2003, fecha en la cual no se pudo llevar a cabo debido a la inconcurrencia de las partes.
Con fecha 25 de julio del 2003, Red Universal de Marketing y Bookings Online, S.A. señaló que la emplazada ha incumplido la medida cautelar de cese de uso ordenada, toda vez que continúa utilizando sin su autorización la denominación RUMBO PERÚ y/o RUMBO, para distinguir servicios de las clases 38, 39, 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial. Adjuntó medios probatorios.
Con fecha 16 de setiembre del 2003, Red Universal de Marketing y Bookings Online, S.A. manifestó que la emplazada continúa realizando actos de uso no autorizados que atentan contra sus marcas registradas, como lo ha verificado de la visualización de la página web de la emplazada el día 12 de setiembre del 2003, según impresión que adjuntó, configurándose un claro desacato a la autoridad. Posteriormente, con fecha 19 de setiembre del 2003, solicitó la ejecución forzosa de las medidas cautelares, de acuerdo con los medios que establece el artículo 196 de la Ley 27444.
Mediante Resolución N° 11465-2003/OSD-INDECOPI de fecha 1 º de octubre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción por infracción interpuesta por Red Universal de Marketing y Bookings Online, S.A.; prohibió a Rumbo Perú S.A.C. la utilización del signo RUMBO, en forma independiente o conjuntamente con otros elementos, para distinguir servicios de pasajes aéreos nacionales e internacionales; promociones turísticas nacional e internacional; promociones escolares; reservas y ventas en viajes con cruceros y pasajes en trenes internacionales; turismo de aventura, ecológico, místico, no tradicional, city tour; reservas de hoteles nacional e internacional, seguros de viajeros; y proyectos y evaluaciones de desarrollo turísticos. Asimismo, prohibió el uso en el país del nombre de dominio www.rumboperu.com en la medida que se ofrezcan los servicios mencionados. Convirtió en definitiva la medida cautelar de cese de uso dictada, sancionó a Rumbo Perú S.A.C. con una multa equivalente a cinco (05) UIT y dispuso que la emplazada asuma el pago de las costas y costos. Consideró lo siguiente:
(i) De las pruebas que obran en el expediente concluyó que la emplazada ha utilizado los siguientes signos, para distinguir servicios de pasajes aéreos nacionales e internacionales; promociones turísticas nacional e internacional; promociones escolares; reservas y ventas en viajes con cruceros y pasajes en trenes internacionales; turismo de aventura, ecológico, místico, no tradicional, city tour; reservas de hoteles nacional e internacional, seguros de viajeros; y proyectos y evaluaciones de desarrollo turísticos:
- La denominación RUMBO PERU, en algunos casos acompañada de las siglas S.A.C. (fojas 27, 28 y 31).
- La denominación RUMBO PERU sobre una isla y al lado izquierdo se encuentra una palmera, conforme al modelo que aparece en la parte superior izquierda de la impresión de la página web (foja 26).
- La denominación www.rumboperu.com (foja 24). Dicha página está dirigida al mercado peruano.
(ii) Los servicios que distinguen las marcas registradas de la accionante en las clases 38, 39, 41 y 42 se encuentran vinculados con los servicios y actividades que distinguen los signos empleados por la emplazada, en la medida que éstos últimos recaen precisamente en los servicios de pasajes aéreos nacionales e internacionales; promociones turísticas nacional e internacional; promociones escolares; reservas y ventas en viajes con cruceros y pasajes en trenes internacionales; turismo de aventura, ecológico, místico, no tradicional, city tour; reservas de hoteles nacional e internacional, seguros de viajeros; y proyectos y evaluaciones de desarrollo turísticos, estando dirigidos a un mismo sector del público consumidor y que usualmente son ofrecidos por una misma persona, siendo complementarios entre sí.
(iii) Realizado el examen comparativo entre los signos en cuestión, determinó que desde el punto de vista fonético, coinciden en el uso de la denominación RUMBO, que constituye en su integridad la marca registrada base de la acción y el elemento denominativo principal en el signo cuestionado. La denominación PERÚ o las siglas S.A.C. resultan irrelevantes a efectos de establecer diferencias sustanciales con las marcas registradas, en tanto el término PERÚ hace referencia a un determinado origen geográfico y las siglas S.A.C. se refieren a una forma societaria determinada.
(iv) Desde el punto de vista gráfico, no obstante que el signo cuestionado RUMBO PERÚ y logotipo contiene elementos gráficos, la coincidencia en el uso de la denominación RUMBO, determina que sean susceptibles de inducir a confusión al público consumidor, pues podrían asumir que el signo usado por la emplazada constituye la variación del signo registrado y les asigne la misma procedencia empresarial, cuando en realidad su origen es distinto.
(v) El nombre de dominio rumboperu.com utilizado por la emplazada es similar a la marca registrada RUMBO, toda vez que la misma constituye la parte más relevante de dicho nombre, comprendiéndola íntegramente, sin que ésta pierda individualidad. La frase perú no aporta distintividad, pues sólo indica una procedencia geográfica y .com es un indicativo de carácter genérico del carácter comercial de la empresa, por lo que el segmento identificador del nombre de dominio utilizado por la emplazada es RUMBO, el cual es idéntico a la marca RUMBO de la accionante; en consecuencia, el uso del nombre de dominio rumboperu.com por parte de la emplazada infringe los derechos de exclusiva de la accionante sobre su marca RUMBO.
(vi) Respecto a lo manifestado por la emplazada en el sentido que el uso del término RUMBO es meramente informativo de los servicios que ofrece su empresa, determinó que de lo actuado en el procedimiento, se aprecia que los signos RUMBO PERÚ y logotipo y RUMBO PERÚ se vienen utilizando a título de marca, puesto que en el contexto en que son usados en la página principal de la web www.rumboperu.com aparecen de una manera relevante en la parte superior izquierda y en la parte central derecha, sin estar acompañados de elementos por los cuales se pueda considerar que esté informando al público sobre algunas características del servicio.
(vii) Precisó los alcances de la prohibición de uso dispuesta, debiéndose tener en cuenta que se trata de un dominio .com, es decir, un dominio genérico, cuyos servicios pueden ser prestados y/o encontrarse dirigidos a distintos mercados y no sólo al mercado peruano, dentro del cual es competente la Oficina, por lo que cualquier tipo de prohibición debe estar exclusivamente referida al uso del signo en relación al mercado nacional, en tanto es aquí donde se encuentran registradas las marcas de la accionante, y dentro del cual se han de ejercer los derechos derivados de los registros, de conformidad con el principio de territorialidad.
(viii) A efectos de imponer la multa, tuvo en cuenta: (a) ha quedado acreditado que la emplazada utiliza el signo RUMBO PERÚ a través de una página web para ofrecer sus servicios; (b) la emplazada incumplió con la medida cautelar de cese de uso dictada, lo que evidencia su falta de interés no sólo en el presente procedimiento y sus consecuencias, sino también en evitar afectar o continuar afectando los derechos de la accionante; y, (c) la emplazada no asistió a la audiencia de conciliación convocada en el procedimiento; en tal sentido, impuso la sanción de multa.
(ix) Procede el pago de costas y costos, toda vez que el hecho que la emplazada haya ofrecido sus servicios utilizando sin autorización la marca de otro titular, permite presumir que era razonable que podía ser objeto de una acción legal por parte del titular de dicho signo.
Con fecha 13 de octubre del 2003, Rumbo Perú S.A.C. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos respecto a que el término RUMBO es informativo de los servicios de las clases 39 y 42 de la Nomenclatura Oficial y, en consecuencia no puede ser de uso exclusivo por parte de un solo titular. Solicitó que la Sala de Propiedad Intelectual disponga se inicie de oficio la acción de nulidad de las marcas registradas a favor de la accionante, pues el término RUMBO es descriptivo. Señaló que la "la plena convicción que tenemos que el término RUMBO usado por la recurrente, es de carácter informativo nos ha sugerido el NO ASISTIR a una AUDIENCIA que, cuya asistencia NO ES OBLIGATORIA, implicaba la posibilidad de CONCILIAR sobre extremos que la ley NO ACEPTA Y TOLERA." Asimismo, precisó que su empresa no pretende identificar sus servicios con el término RUMBO, sino complementándolo con otros elementos que forman parte de su razón social. Solicitó se deje sin efecto la medida cautelar de cese de uso, que se inicie de oficio la acción de nulidad y se ordene a la accionante el pago de costas y costos.
Con fecha 2 de diciembre del 2003, Red Universal de Marketing y Bookings Online, S.A. absolvió el traslado de la apelación señalando que:
(i) La titularidad de la marca RUMBO para distinguir servicios relacionados con restaurantes y hospedaje (clase 42) y acceso a una red de información computarizada (Internet/intranet) (clase 38), le otorga el derecho exclusivo al uso de dicho signo para la prestación de los servicios mencionados y el derecho de impedir el uso no autorizado de sus marcas.
(ii) La emplazada ha prestado servicios idénticos a los que distinguen sus marcas registradas, utilizando sin su autorización su marca registrada.
(iii) No se discute la “supuesta irregistrabilidad” del signo RUMBO sino el uso no autorizado de dicho signo por parte de la emplazada, el cual ha quedado fehacientemente acreditado, no siendo la vía idónea para discutir la supuesta irregistrabilidad del signo RUMBO.
(iv) Precisó que el término RUMBO no es un término genérico ni descriptivo de los servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, por lo que goza de un derecho de exclusividad al formar parte de sus marcas registradas.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si Rumbo Perú S.A.C. ha infringido los derechos de propiedad industrial de la accionante Red Universal de Marketing y Bookings Online, S.A.
b) De ser el caso, las sanciones a imponerse a Rumbo Perú S.A.C.
c) Si procede el pago de costos y costas por parte de Rumbo Perú S.A.C.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que
a) Universal de Marketing y Bookings Online, S.A. es titular de las siguientes marcas de servicio:
- RUMBO, que distingue servicios de telecomunicaciones; en especial aquellos consistentes en proporcionar acceso a múltiples usuarios a una red de información global computarizada (internet / intranet) para la transmisión y difusión de cualquier tipo de información, imagen o sonido, de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 21421, vigente hasta el 22 de mayo del 2010.
- El logotipo conformado por la denominación RUMBO escrita en letras características y la figura estilizada de una estrella dentro de un círculo, todo en
los colores celeste, blanco y negro, conforme al modelo, que distingue transporte; embalaje, almacenaje y distribución de mercancías; organización de viajes, de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 26026, vigente hasta el 11 de junio del 2011.
- RUMBO, que distingue servicios de transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes, de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 21422, vigente hasta el 22 de mayo del 2010.
- El logotipo conformado por la denominación RUMBO escrita en letras características y la figura estilizada de una estrella dentro de un círculo, todo en los colores celeste, blanco y negro, conforme al modelo, que distingue educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 26045, vigente hasta el 13 de junio del 2011.
- RUMBO, que distingue servicios de educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 21423, vigente hasta el 22 de mayo del 2010.
- El logotipo conformado por la denominación RUMBO escrita en letras características y la figura estilizada de una estrella dentro de un círculo, todo en los colores celeste, blanco y negro, conforme al modelo, que distingue restauración (alimentación); hospedaje temporal; servicios relacionados con la reserva de habitaciones y alojamiento en todo tipo de establecimientos hoteleros prestados por agencias de viaje o por intermediarios; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios jurídicos; programación de ordenadores; servicios en el campo de la información tecnológica; servicios de diseño de páginas web; programación, configuración e instalación técnica de bases de datos dentro del campo de redes mundiales informáticas de comunicaciones y/o cualquier otra red de comunicación: servicios de alquiler prestados por proveedores de redes mundiales informáticas de comunicaciones y/o cualquier otra red de bases de datos; servicios de alquiler consistentes en proporcionar acceso a múltiples usuarios a una red de información global computarizada o cualquier base de datos para la transmisión y difusión de cualquier tipo de información, imagen o sonido de la clase 42 de la Nomenclatura oficial, registrada bajo certificado N° 26110, vigente hasta el 18 de junio del 2011.
- RUMBO, que distingue servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal, servicios relacionados con la reserva de habitaciones y alojamiento en todo tipo de establecimientos hoteleros prestados por agencias de viaje o por intermediario; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios jurídicos, programación de ordenadores; servicios en el campo de la información tecnológica; servicios de dise{o de páginas web; programación, configuración e instalación técnica de bases de datos dentro del campo de internet y/o cualquier otra red de comunicación; alquiler de tiempos de acceso a una base de datos informáticos, de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 21499, vigente hasta el 25 de mayo del 2010.
b) No se encuentran registradas en las clases 38, 39, 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial, marcas que contengan el término RUMBO en su conformación.
2. Infracción a los derechos de propiedad industrial
El artículo 238 de la Decisión 486 establece que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
El artículo 155 inciso d) de la Decisión 486 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero, sin su consentimiento, usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.
Por otro lado, el artículo 240 del Decreto Legislativo 823 faculta al titular de un derecho de propiedad industrial a interponer una acción por violación contra quien infrinja tales derechos, agregando que procede también en caso que exista peligro inminente que los derechos del titular puedan ser conculcados.
3. Uso del signo RUMBO PERÚ y logotipo y RUMBO PERÚ
Se han tenido en consideración los siguientes medios probatorios:
- Acta de certificación de fecha 3 de enero del 2003, mediante la cual se deja constancia que se ingresó a la página web www.terra.com.pe y a través del link “Arma tu viaje” en el cual aparece el título RUMBO se accede a los servicios que ofrece la empresa accionante. Asimismo se dejó constancia que se ingresó al portal www.rumboperu.com perteneciente a la emplazada, en el cual aparece como título RUMBO PERÚ, debajo del cual se consigna Home, Viajes, Vuelos, Hoteles, Cruceros, Autos y Guías, se aprecian una serie de imágenes, fotos y textos y secciones como Últimas ofertas, Destinos nacionales, Destinos internacionales, Actualidad mundial, al pie de todo se aprecia la mención a los derechos de propiedad industrial. En el enlace dentro del rubro La Empresa, figura bajo el nombre Nuestra empresa Rumbo Perú S.A.C. y se observa imágenes relativas a la empresa propietaria del sitio web. Se adjuntó impresiones de las páginas web (fojas 9 a 15).
- Acta de certificación de fecha 3 de enero del 2003, en la cual se deja constancia que en el correo electrónico alfredo .arosemena@corp.terra.com.pe habían sido enviados dos correos electrónicos con fecha 4 y 22 de diciembre del 2002, desde la dirección reservas@rumboperu.com, bajo los títulos Año Nuevo en Máncora y a tu alcance y Ultima oportunidad Año Nuevo en Buenos Aires!!. Se adjuntó impresiones (fojas 16 a 17, 23 y 25; 51 a 55).
- Copias de impresiones de la página web www.rumbo.com.pe de la accionante. (fojas 32 a 36, 61 a 64).
- Copias de Impresiones de la página web www.rumboperu.com de la emplazada (fojas 26 a 31, 56 a 60).
- Impresiones de correos electrónicos enviados desde la dirección reservas@rumboperu.com , bajo los título Inclúyelo en tu agenda de Semana Santa y Super Oferta a Buenos Aires (fojas 70 a 73, 110 a 111).
- Impresión de la página web www.rumboperu.com de la emplazada realizada el 12 de setiembre del 2003 (fojas 135 a 138, 140 a 142).
- Impresiones de la página web http://listas.rcp.net.pe/pipermail/turismo/Week-of-Mon-20030609/001449.html en las que se aprecia como título [Turismo]Ofer Fw: Rumbo Perú S.A.C. Tenemos muy buenas ofertas en Viajes y Turismo (foja 139).
De las pruebas que obran en el expediente, así como de lo manifestado por la propia emplazada, se determina que Rumbo Perú S.A.C. ha utilizado los siguientes signos para ofrecer servicios de: pasajes aéreos nacionales e internacionales, promociones turísticas nacional e internacional, promociones escolares, turismo de aventura, ecológico, místico, no tradicional, city tour (full day), reservas y ventas en viajes con cruceros, reservas de hoteles nacional e internacional, pasajes en trenes internacionales, seguros de viajeros y proyectos y evaluaciones de desarrollo turístico:
a) RUMBO PERÚ y logotipo conformado por el diseño de una palmera al lado izquierdo de la denominación y RUMBO PERÚ (denominativo) en la página web www.rumboperu.com.
b) El nombre de dominio www.rumboperu.com.
En relación con lo manifestado por la emplazada en el sentido que el uso del término RUMBO, se debe a que tiene carácter informativo de los servicios que ofrece su empresa, pues hace referencia al camino que uno se propone seguir en lo que intenta o procura, o ponerse a navegar en un punto determinado, cabe precisar que, tal como se ha señalado anteriormente, dentro de los signos que utiliza la emplazada el término RUMBO aparece en calidad de marca y no a título informativo de los servicios que ofrece.
Por lo anterior, corresponde determinar si existe riesgo de confusión entre los signos utilizados por la emplazada y las marcas RUMBO y RUMBO y logotipo registradas a favor de la accionante, a efectos de establecer si dicho uso constituye una infracción a los derechos de propiedad industrial de Red Universal de Marketing y Bookings Online, S.A.
4. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-2000 4 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error", (artículo 83, literal a).
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 5 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 6 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
4.1 Similitud o conexión competitiva
Los servicios que distinguen los signos RUMBO y logotipo y RUMBO usados por la emplazada (pasajes aéreos nacionales e internacionales, promociones turísticas nacional e internacional, promociones escolares, turismo de aventura, ecológico, místico, no tradicional, city tour (ful day), reservas y ventas en viajes con cruceros, reservas de hoteles nacional e internacional, pasajes en trenes internacionales, seguros de viajeros y proyectos y evaluaciones de desarrolo turístico) se encuentran relacionados con los servicios que distinguen las marcas registradas en las clases 39 de la Nomenclatura Oficial (organización de viajes, transporte); 38 (servicios de telecomunicaciones; en especial aquellos consistentes en proporcionar acceso a múltiples usuarios a una red de información global computarizada (internet/intranet) para la transmisión y difusión de cualquier tipo de información, imagen o sonido), 41 (esparcimiento, actividades deportivas y culturales) y 42 (servicios relacionados con la reserva de habitaciones y alojamiento en todo tipo de establecimientos hoteleros prestados por agencias de viaje o por intermediarios) de la Nomenclatura Oficial.
4.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 7 y 76-IP-2000 8 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el presente caso, tratándose de servicios incluidos en las clases 38, 39, 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial, el público consumidor prestará atención al momento de su contratación, de acuerdo con sus necesidades, costo y facilidades que ofrezcan.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 9 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
Atendiendo a que tanto uno de los signos utilizados por la emplazada, como algunas de las marcas registradas base de la acción por infracción constituyen signos de naturaleza mixta, se deberá establecer si dichos signos presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto.
En el signo mixto utilizado por la emplazada, se aprecia que, son relevantes tanto el aspecto denominativo -RUMBO PERÚ- como el figurativo -conformado por el diseño de una palmera al lado izquierdo de la denominación y la combinación particular de colores-, tal como se aprecia a continuación:
Asimismo, en el caso de las marcas mixtas registradas son igualmente relevantes el elemento denominativo -conformado por la denominación RUMBO- y el figurativo - constituido por las letras características de la denominación, la figura estilizada de una estrella dentro de un círculo y la combinación de colores celeste, blanco y negro-, tal como se aprecia a continuación:
Previamente al examen comparativo, conviene precisar que el criterio de partir de la impresión en conjunto para establecer la semejanza entre dos signos, no significa que no se pueda dar una importancia mayor a una parte - o término - del signo, si éste determina el carácter distintivo del mismo. Por tanto, cuando se trate de elementos irregistrables en general y que en relación con los demás elementos del signo tengan cierta individualidad se justifica esta separación.
En el caso concreto, el término PERÚ que forma parte de los signos usados por la emplazada, constituye la denominación de un Estado (República del Perú), siendo un término irreivindicable a favor de un solo titular, por lo que no será determinante para indicar un origen empresarial determinado y no será tomado en cuenta al momento de realizar el examen comparativo de los signos.
Realizado el examen comparativo entre:
a) Los elementos relevantes del denominativo usado por la emplazada y las marcas registradas a favor de la accionante
Desde el punto de vista fonético, se aprecia que son idénticos (RUMBO).
Desde el punto de vista gráfico, los elementos denominativos relevantes de los signos son idénticos (RUMBO). En el caso de las marcas mixtas registradas, la presencia de los elementos figurativos (figura estilizada de estrella dentro de un círculo y la combinación de colores), contribuyen a la diferenciación de los signos.
b) Los elementos relevantes del signo mixto usado por la emplazada y las marcas registradas a favor de la accionante
Desde el punto de vista fonético, se aprecia que son idénticos (RUMBO).
Desde el punto de vista gráfico, si bien los elementos denominativos relevantes son idénticos (RUMBO). En el caso de los signos mixtos, los elementos figurativos y cromáticos que conforman el signo mixto usado por la emplazada (la figura de palmera y la combinación de colores) y las marcas mixtas registradas (figura estilizada de estrella dentro de un círculo y la combinación de colores), contribuyen a la diferenciación de los signos.
4.3 Riesgo de confusión
Por las consideraciones anteriores, no obstante las diferencias gráficas entre los signos, dada la identidad fonética del elemento denominativo relevante de los signos (RUMBO) y la existencia de similitud o conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos, no es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.
5. Nombres de Dominio
5.1 Marco conceptual
El Internet es un medio de comunicación compuesto por una red de redes - con vocación universal - que facilita el intercambio y el acceso a la información. Este medio a lo largo de los años se ha convertido en un espacio muy importante para el mundo de las transacciones comerciales, el cual tiene como principal signo distintivo y diferenciador al nombre de dominio. 10
Por definición, el nombre de dominio es una dirección de Internet expresada con palabras, secuencia de letras o números de manera simple para facilitar al usuario la asociación de dicha dirección con el nombre, la marca o un concepto correspondientes a una persona, empresa u organismo 11 .
En efecto, los nombres de dominio son aquellos “signos” que permiten identificar la información que se encuentra en Internet en función a su procedencia, estableciendo una vinculación entre determinada información y un sujeto, así como entre este sujeto y la actividad - en su caso institucional, económica o empresarial - a la que esté referida el contenido de la información que aparezca en su página web. En ese sentido, la doctrina conviene en señalar que los nombres de dominio son en esencia signos distintivos atípicos que, en atención al contenido de los recursos de Internet que identifican, pueden participar de la naturaleza de los nombres comerciales o incluso de los rótulos de establecimiento 12 .
Cabe precisar que, el nombre de dominio está compuesto por varios niveles. Uno que constituye el segmento propiamente identificador, que es creación intelectual del solicitante (p.ej. “amazon”, “excite”, “el sitio”) y otro que consiste en la designación del nivel en el cual ese dominio debe ser situado, que será idéntico para todos los que pertenecen al mismo nivel. Asimismo, existen los dominios internacionales (o territoriales) de nivel superior establecidos conforme al código de dos dígitos de identificación de país (.ar: Argentina; .br: Brasil; jp: Japón), los cuales pueden ser obtenidos libremente o quedan limitados a quienes cumplan ciertos requisitos que dependen de cada país 13 .
Así, las letras antecedidas de un punto constituyen el nivel genérico (International Top Level Domains), siendo los más conocidos los siguientes: “.com”, para actividades comerciales y personales; “.edu”, para educación; “.gov”, para organismos de la administración; “.mil”, para instituciones y departamentos militares; “.org”, para organizaciones no lucrativas; “.int” para organizaciones internacionales. A ellos se han sumado “arpa” para propósitos de infraestructura de Internet, “biz” para negocios; “coop” para organizaciones sin ánimo de lucro; “info” para información; “musseum” para museos; “name” para particulares y “pro” para profesionales 14 . Este nivel sirve para definir el campo de la actividad que presta su titular, por ello son nombres de dominio genéricos. En consecuencia este nivel no es el que cumple la función distintiva.
En cambio el segundo nivel de los nombres de dominio - esto es, el segundo término de la izquierda – sí cumple la función distintiva, ya que este término es el que corresponde a la entidad que tiene asignado el nombre de dominio; es decir, es el que identifica a la entidad. Por ello, siguiendo la información de las compañías y de sus productos y servicios, aquéllas son generalmente localizadas en Internet, tecleando el nombre del dominio que contiene el nombre o marca de la compañía seguido del nivel correspondiente (“.com” en el caso de las empresas o actividades comerciales). En consecuencia, la capacidad de poder usar un nombre de dominio que contiene el nombre de la compañía seguido de “.com” es importante para su capacidad de éxito en el comercio electrónico.
5.2 La infracción de los derechos de una marca mediante la utilización de los nombres de dominio
Mercuralli 15 sostiene que: “Desde el punto de vista de la propiedad industrial podemos señalar que, a nuestro entender, los nombres de dominio tienen capacidad distintiva y por consiguiente, marcaria … La publicidad en los medios de comunicación puede incluir regularmente un nombre de dominio, una dirección de correo electrónico (que debemos distinguir del nombre de dominio), junto con los tradicionales modos de identificación y comunicación como la marca, el nombre de la empresa o el teléfono. Sin embargo, si bien los números del teléfono son una serie anónima de números sin significado, el nombre de dominio con frecuencia se relaciona con el nombre o la marca de la empresa o con sus productos y servicios.
Debido a la función distintiva que cumplen los nombres de dominio en el mundo del Internet es posible que éstos entren en conflicto con los derechos exclusivos de una marca. Así, han surgido y se han resuelto litigios que han enfrentado al titular de la marca con el titular usuario del nombre de dominio idéntico o similar. Las correspondientes demandas se han deducido y estimado sobre distintas bases, pero principalmente se ha fallado que constituye una violación del derecho de marca la utilización de un nombre de dominio idéntico o semejante a una marca anterior que produzca riesgo de confusión en los usuarios del Internet. En efecto, es de suponer que las personas que accedan a una página web determinada que tenga como dirección una marca conocida esperen encontrar ahí a la empresa o personas que están detrás de esa marca. 16
José Massaguer señala que: “a pesar de que la función técnica propia de los domain names es la identificación y localización de los ordenadores conectados a internet o de recursos introducidos en estos ordenadores, a mi juicio, no debe existir inconveniente para admitir que la utilización del domain name como referencia que conduce a un home page en la web o a otro recurso puede constituir un uso a título de marca (….) En este sentido debe advertirse que el domain name designa y diferencia a un sujeto en el ejercicio de su actividad, y en este sentido cumple inmediatamente la función de los nombres comerciales, por lo que no parece aventurado asumir que el usuario que introduce un nombre de dominio coincidente con el nombre de cierto sujeto o que encuentra en la base de datos de una herramienta de búsqueda un domain name coincidente con el de un determinado sujeto, espera que aquella instrucción lleve a la página web de dicho sujeto o que esta referencia le proporcione la dirección de Internet de dicho sujeto. Y en su caso le lleve a través del enlace correspondiente, lo que hace del domain name un medio objetivamente adecuado para atraer la atención del público sobre los recursos de Internet así identificados.
Por otro lado, no puede pasarse por alto, que el uso de su contratación e incluso con la publicidad constituyen utilizaciones a título de marca típicas y en este sentido debe recordarse que es cada vez más frecuente la inclusión de los domain names no sólo en el papel de correspondencia sino en todo género de soporte y material publicitario. Y en este sentido parece lícito tomar en consideración la indicación de un domain name en la publicidad y en cualquier clase de comunicación con el público para afirmar que en el caso se utiliza propiamente a título de marca” 17 .
En el caso específico de un conflicto entre una marca anterior y un nombre de dominio Massager considera que 18 “… teniendo en cuenta que la composición del nombre de dominio no está legalmente gobernada por un principio de veracidad sino privadamente ordenada según un criterio de libre elección, habrá de convenirse también en que la defensa basada en la homonimia, esto es, en la circunstancia de que el nombre de dominio coincide con el nombre del solicitante o titular debe ceder ante el derecho de marca obtenido con anterioridad”
Teniendo en cuenta el marco doctrinal descrito y, habiéndose verificado que la utilización del nombre de dominio en una página web proporciona información acerca del origen empresarial de los productos o servicios que se ofrecen y publicitan en ella, permitiendo la identificación e individualización de la persona que opera dicha página web, la Sala considera que es posible la existencia de un riesgo de confusión dentro de los alcances de lo previsto el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina 19 .
Ahora bien, para que la utilización de un nombre de dominio constituya una infracción al derecho de marca, es preciso que en el mercado virtual se den condiciones similares a las que determinan el posible riesgo de confusión entre dos signos que operan en el mercado real:
- Que exista identidad o similitud entre el nombre de dominio y la marca registrada.
- Que exista identidad o similitud entre los servicios o productos para los que la marca está registrada y aquéllos en relación con los cuales se produce la utilización del nombre de dominio.
5.3 Aplicación al presente caso
La accionante ha manifestado que Rumbo Perú S.A.C. ha utilizado el nombre de dominio rumboperu.com para ofrecer servicios de las clases 38, 39, 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial. Por su parte Rumbo Perú S.A.C. ha señalado que el uso de tal denominación se debe a que constituye parte de su razón social.
Tal como se señaló en el punto 3 de la presente resolución, los medios probatorios que obran en el expediente acreditan que la emplazada ha utilizado el nombre de dominio www.rumboperu.com, para ofrecer servicios pertenecientes a las clases 38, 39, 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial.
Como se ha hecho referencia, para que el uso de un nombre de dominio configure una infracción al derecho de marca debe producir riesgo de confusión; esto es, debe existir una semejanza entre la marca registrada y el nombre de dominio y, además, debe existir semejanza entre los productos o servicios que distingue la marca registrada y la utilización del nombre de dominio.
En el presente caso, el nombre de dominio rumboperu.com es similar a las marcas registradas RUMBO (denominativas) y RUMBO y logotipo, toda vez que dicha denominación constituye la parte más relevante de dicho nombre, comprendiéndola íntegramente, sin que ésta pierda individualidad. En efecto, la palabra perú no aporta mayor distintividad, puesto que sólo indica una procedencia geográfica. En cuanto al .com, es un indicativo de carácter genérico del carácter comercial de la empresa. En ese sentido, el segmento propiamente identificador del nombre de dominio es RUMBO, el cual es idéntico en su pronunciación y escritura a las marcas registradas a favor de la accionante.
Con relación a los servicios que distinguen los signos, se puede advertir que existe similitud o conexión competitiva entre los servicios que distinguen las marcas registradas en las clases 38, 39, 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial, y los servicios que identifica el nombre de dominio www.rumboperu.com (pasajes aéreos nacionales e internacionales, promociones turísticas nacional e internacional, promociones escolares, turismo de aventura, ecológico, místico, no tradicional, city tour (ful day), reservas y ventas en viajes con cruceros, reservas de hoteles nacional e internacional, pasajes en trenes internacionales, seguros de viajeros y proyectos y evaluaciones de desarrolo turístico); en consecuencia, se cumple con el segundo requisito que la norma exige para que se configure el riesgo de confusión.
Por lo expuesto, se concluye que el uso del nombre de dominio rumboperu.com por parte de la emplazada infringe los derechos de exclusiva que tiene Red Universal de Marketing y Bookings Online, S.A. sobre sus marcas registradas RUMBO (denominativas) y RUMBO y logotipo, encontrándose incurso en el supuesto establecido en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486.
6. Comisión del acto infractor
En virtud de lo expuesto, se concluye que el uso, por parte de la emplazada, del signo RUMBO PERÚ y logotipo y RUMBO PERÚ vulnera los derechos de propiedad industrial de Red Universal de Marketing y Bookings Online, S.A. respecto a sus marcas de servicio RUMBO y RUMBO y logotipo, registradas en las clases 38, 39, 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial; en consecuencia, los actos realizados por la emplazada se encuentran comprendidos dentro de los alcances de lo dispuesto por el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486.
Asimismo, el uso del nombre de dominio rumboperu.com por parte de la emplazada infringe los derechos de exclusiva que tiene Red Universal de Marketing y Bookings Online, S.A. sobre sus marcas RUMBO y RUMBO y logotipo registradas en las clases 38, 39, 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial, en consecuencia, se encuentra incurso en el supuesto establecido en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
7. Nulidad de las marcas registradas a favor de la accionante
La emplazada solicitó que se declare de oficio la nulidad del registro de las marcas registradas RUMBO al contravenir el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486.
Al respecto, cabe indicar que siendo una facultad de la Sala de Propiedad Intelectual disponer que se inicien procedimientos de oficio, en el presente caso considera que no corresponde iniciar la acción de nulidad de oficio solicitada, quedando a salvo el derecho de la emplazada de iniciar la acción de nulidad a través del procedimiento pertinente.
8. Determinación de las sanciones
El artículo 242 del Decreto Legislativo 823 establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial darán lugar a la aplicación de una sanción, sin perjuicio de las medidas que se dicten para la cesación de los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan.
La multa es la pena pecuniaria impuesta a la emplazada de conformidad con el artículo 242 del Decreto Legislativo 823 por haber infringido los derechos de propiedad industrial. A la Autoridad le corresponde no sólo tutelar estos derechos sino también difundir la importancia y el respeto de los mismos para el progreso económico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposición de la multa se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.
Para efectos de determinar la sanción a imponer, se ha tomado en consideración lo siguiente:
a) No existe información que permita determinar el provecho ilícito obtenido por la emplazada.
b) El uso de la denominación RUMBO dentro de los signos de la emplazada que genera confusión respecto de las marcas registradas a favor de la accionante.
c) El hecho de que no obstante haber tomado conocimiento de la medida cautelar de cese de uso de la denominación RUMBO, la emplazada ha continuado el uso de dicha denominación.
En base a las consideraciones anteriores, la Sala considera conveniente confirmar la multa impuesta a la emplazada por la Oficina de Signos Distintivos ascendente a cinco (5) UIT.
9. Costas y costos del procedimiento
El artículo 7 del Decreto Legislativo 807 20 establece que en cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI.
De acuerdo al criterio establecido en la Resolución N° 135-2000/TPI-INDECOPI del 26 de enero del 2000 21 , la facultad de ordenar el pago de costas y costos no debería encontrarse relacionada con los costos que irroga a las empresas perjudicadas la comisión de una infracción, sino que más bien debería estar relacionada con la razonabilidad o no de que la materia controvertida sea discutida y resuelta dentro de un procedimiento administrativo.
En este orden de ideas, al momento de evaluar si corresponde ordenar el pago de las costas y costos del proceso al infractor, se debe tomar en cuenta, en primer lugar, la gravedad de la infracción. A manera de ejemplo, podría suceder que la infracción cometida fuese tan flagrante, que pudiera considerarse evidente para quien la comete que será objeto de una denuncia ante algún órgano funcional del INDECOPI. De darse este supuesto, queda claro que quien llevó a cabo el acto es consciente de que su conducta puede dar origen al inicio de un procedimiento, que va a demandar costos para el denunciante o para la propia Administración. Este supuesto justificaría ordenar que el infractor asuma el pago de costas y costos del proceso.
En segundo lugar, debe tomarse en cuenta la conducta procesal demostrada por el infractor a lo largo del procedimiento. En este sentido, una conducta renuente u obstruccionista por parte del infractor ante la autoridad administrativa podría complicar y elevar los costos del proceso, lo que justificaría que se le condene al pago de costas y costos del mismo. Mientras que, por el contrario, una voluntad conciliadora y una conducta procesal idónea de la emplazada podrían evitar que a éste se le condene al pago de las costas y costos del proceso.
En el presente caso, de lo actuado en el procedimiento, la Sala considera que no se configuran los supuestos necesarios para imponer al emplazado el pago de las costas y costos incurridos por la accionante en el presente procedimiento.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
Primero.- CONFIRMAR los artículos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de la Resolución N º 11465-2003/OSD-INDECOPI de fecha 1 º de octubre del 2003.
Segundo.- REVOCAR la Resolución N º 11465-2003/OSD-INDECOPI de fecha 1 º de octubre del 2003, en el extremo que dispuso que la empresa Rumbo Perú S.A.C. asuma el pago de costas y costos, dejando sin efecto el artículo Sexto de la resolución mencionada.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Tomás Unger Golsztyn y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual /lp
135
1 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error (...)”.
2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (...)”.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
5 Ver nota 2.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 7), p. 15.
9 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.
10 Maestre, Planteamiento de la Problemática Jurídica de los Nombres de Dominio. Comentario a la Sentencia dictada en el caso Panavisión. En Revista Electrónica de Derecho Informático http://publicaciones.derecho.org/redi/Nº 02 setiembre de 1998/maestre.
11 Mercuralli, El desafío de las marcas en Internet, publicado en Revista Derecho Intelectuales, volumen 9, 2001, pp. 74 y 75.
12 Massaguer, Conflictos de Marcas en Internet. En Revista Themis N° 39, Lima 1999, pp. 415 a 421.
13 Mercuralli (nota 11).
14 Las Marcas en Internet, documento preparado por Massaguer en OMPI/EC/QUI/01/2, Seminario Regional de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Comercio Electrónico en América Latina, Quito, 7 de noviembre del 2001, p. 5.
15 Ver nota 11, p. 76.
16 Según Maestre en “El Derecho al Nombre de Dominio”. Madrid: dominiuris.com, 2001(pp. 65 a 126) existen diversas razones para usar un nombre de dominio que comprenda una marca, entre ellas, la conocida ciberpiratería, que es la reventa del nombre de dominio al titular de la marca y el aprovechamiento de la reputación ajena de la marca.
17 Massaguer (nota 12), p. 423.
18 Ver nota 11, p. 16.
19 Artículo 155 .- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.
20 Ley sobre facultades, normas y organización de Indecopi. Artículo 7. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo Nº 716. Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta 50 UIT mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplicará sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.
21 Recaída en el expediente Nº 280-98/ODA-AI relativo a la denuncia por infracción sobre derechos de autor interpuesta por Alicia Soledad Gómez Valdez contra Javier Luna Elías, Instituto Peruano de Administración de Empresas - IPAE y Banco J. P. Morgan por haber utilizado la obra musical CANCION DE LA SIRENA DE HUACACHINA y la obra teatral ESCENIFICACIÓN DE LA SIRENA DE HUACACHINA Y DE LA FIESTA DE ICA DE ANTAÑO.