RESOLUCIÓN N° 0369-2005-TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 204636-2004

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SOLICITANTE     :     FERISKA E.I.R.L.

OPOSITORA     :      CALVO SPORTING GOODS CO E.I.R.L.

Nulidad del concesorio del recurso de apelación

Lima, trece de abril del dos mil cinco

I. ANTECEDENTES

Con fecha 5 de marzo del 2004, Feriska E.I.R.L. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto CALVO; para distinguir juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte, de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 5 de mayo del 2004, Calvo Sporting Goods Co. E.I.R.L. (Perú) formuló oposición manifestando lo siguiente:

(i)      La solicitante pretende ignorar toda la trayectoria de su empresa y el prestigio ganado durante todos estos años, tanto a nivel nacional como en el extranjero, debiendo tenerse en consideración que sus marcas deportivas han vestido a diversos clubes profesionales de fútbol e incluso a la selección nacional de Perú, lo que le permite operar en el mercado con un reconocido nivel de posicionamiento del cual se pretende aprovechar la solicitante.

(ii)      El uso del signo solicitado crearía una clara confusión en los medios comerciales y en el consumidor, puesto que identificaría ropa y calzados, los cuales son fácilmente identificados con la denominación CALVO, más aun si el signo solicitado pretende utilizar el apellido del titular-gerente de su empresa, que forma parte de su signo desde hace más de 20 años.

(iii)      Dado que el giro de la empresa solicitante es la actividad deportiva al igual que su empresa, es obvio que la solicitante pretende aprovecharse del posicionamiento de su marca en el mercado.

(iv)      A través de la solicitud se pretende incurrir en competencia desleal, aprovechándose de su signo CALVO, induciéndose a confusión a los consumidores.

(v)      Fundamentó su oposición en los artículos 134, 135 inciso j) y 136 inciso a) de la Decisión 486 y adjuntó medios probatorios.

Con fecha 23 de junio del 2004, Feriska E.I.R.L. absolvió el traslado de la oposición manifestando que la opositora sustenta su escrito en el certificado N º 98398 (debió decir 98938), el cual ha caducado por no haber sido renovado, por lo que sus argumentos carecen de sustento, siendo la denominación CALVO un signo libre.

Mediante Resolución N° 14202-2004/OSD-INDECOPI de fecha 26 de noviembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró improcedente la oposición formulada por Calvo Sporting Goods Co. E.I.R.L. y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

(i)      El registro de la marca registrada CALVO y logotipo, fundamento de la oposición, ha caducado, por lo que resulta innecesario emitir un pronunciamiento respecto del fondo de la cuestión controvertida planteada por la opositora, toda vez que carece de legitimidad para oponerse al registro del signo solicitado, por lo que corresponde declarar improcedente la oposición.

(ii)      El signo solicitado reúne todos los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 y no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 y 136 de la citada norma, por lo que procede acceder a su registro.

Con fecha 31 de enero del 2005, Calvo Sporting Goods Co. E.I.R.L. interpuso recurso de apelación manifestando que:

(i)      La resolución impugnada se sustenta en consideraciones generales por encontrarse caduca la marca, sin mayor evaluación sobre los aspectos de fondo, no obstante que ha acreditado su legitimidad para obrar, motivo más que suficiente para que se pronunciara sobre su oposición.

(ii)      Ha acreditado encontrarse trabajando en forma continua y permanente desde hace 20 años, por lo que se le ocasiona un enorme perjuicio patrimonial el asumir que carece de legítimo interés pese a demostrar materialmente lo contrario.

(ii) No se puede establecer que por una lamentable falta de coordinación administrativa que originó la caducidad de su registro, se le declare improcedente su oposición alegando que al haber caducado no puede existir mayor pronunciamiento, ello crearía un peligroso precedente que ocasionaría enormes problemas a cualquier empresa nacional, pues se encontraría desprotegida frente a la eventualidad que le ha sucedido en el caso que otra persona solicite una marca reconocida, petición que será concedida por la Oficina de Signos Distintivos.

(iv)      Es inconcebible que, al margen que no se encuentre inscrito su derecho de marca por caducidad, no se le reconozca la legitimidad material que ha acreditado con la vigencia de poder, en la que consta la entrada en funciones de su empresa.

(v)      Ha venido utilizando la marca CALVO y logotipo, lo que se aprecia de las copias de las facturas de los años 2002, 2003, 2004 y 2005 que adjunta.

(vi)      No puede asumirse de manera superficial que por encontrarse caduco el registro de su marca, no tendría legitimidad para actuar, ya que el solo hecho del trabajo de más de 20 años en el mercado nacional e internacional, le ha generado un prestigio comercial que no puede desconocerse por un trámite, más aun si se encuentra en pleno y continuo uso de la marca CALVO y logotipo, siendo la presente solicitud un evidente acto de malicia con la intención de confundir a su clientela ocasionándole un perjuicio patrimonial.

(vi) Tiene legítimo interés de carácter material, toda vez que con este proceder se atenta contra su patrimonio, los niveles de ingreso de su empresa, su patrimonio mobiliario y las decenas de puestos de trabajo de sus obreros y empleados, así como contra sus proveedores y clientes que se verían influidos equivocadamente al adquirir productos que no son los originales que produce su empresa.

(vi) La resolución impugnada atenta contra el principio de legalidad y vulnera el principio del debido proceso.

(ix) Los medios probatorios presentados demuestran su legítimo interés, y si ello no fuera suficiente, solicita se realice una inspección de su planta y centros de venta, a fin de que se verifique que aun desde la fecha de la supuesta caducidad en el mes de setiembre del 2002, viene trabajando en la fabricación de productos de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial.

Adjuntó medios probatorios a fin de demostrar sus argumentos.

Con fecha 8 de marzo del 2005, Feriska E.I.R.L. absolvió el traslado de la apelación, reiterando sus argumentos.

II.      CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

De la revisión de lo actuado, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si corresponde declarar la nulidad del concesorio de la apelación.

III.      ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que:

a) Calvo Sportwear Industries E.I.R.L. fue titular de la marca de producto constituida por la denominación CALVO y su logotipo de dos letras C invertidas, según modelo, que distinguía pelotas para fútbol, fulbito, tenis, voleyball, frontón, basketball, guantes de arquero para fútbol, redes para deporte, redes para arcos de fútbol, de fulbito, de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado Nº 99486, vigente hasta el 25 de setiembre del 2002.

b) Con fecha 5 de mayo del 2004, Calvo Sporting Goods Co. E.I.R.L. solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación CALVO y su logotipo de dos letras C invertidas; conforme al modelo, para distinguir canilleras, musleras, tobilleras, estabilizador de rodilla y tobillos, fajas de costilla, lumbar, rodilleras y coderas y suspensores, útiles deportivos, pelotas, guantes deportivos, de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial. La solicitud se encuentra en trámite en la Oficina de Signos Distintivos, bajo expediente Nº 209434-2004

2. Nulidad del acto administrativo. Marco legal

El artículo 10 de la Ley 27444, establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1.      La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

2.      El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.

3.      Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.

4.      Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

Asimismo, el artículo 11 1 de la citada norma señala que la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el auto (11.2).

De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 02-2001/TRI INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.

3. Acerca del recurso de apelación

El artículo 248 del Decreto Legislativo 823 establece que, salvo en los casos de acciones por infracción, procede interponer recurso de apelación, únicamente contra la resolución que ponga fin a la instancia, expedida por las Oficinas competentes, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación.

El artículo 249 del Decreto Legislativo 823 señala que verificados los requisitos establecidos en el presente Artículo y en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del INDECOPI, las Oficinas competentes deberán conceder la apelación y elevar los actuados a la segunda instancia administrativa.

El artículo 209 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que el recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación de sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

El artículo 211 de la mencionada Ley, dispone que el escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplir los requisitos previstos en el artículo 113, el cual menciona que todo escrito deberá contener, entre otros, los nombres y apellidos completos, domicilio y número de documento nacional de identidad o carné de extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien representa.

Al respecto, cabe señalar que Morón Urbina menciona que: “Es importante que en el caso de representantes se acompañe el poder correspondiente y la identificación de a quien se representa. La fijación del administrado que acude ante la Autoridad resulta importante para que la autoridad analice la legitimación, e interés con que procede, y para dilucidar quien es el administrado que ha obtenido el agotamiento de la vía administrativa en su momento.” 2

En el presente caso, se aprecia que el señor Julio A. Aliaga Mota, suscribió el recurso de apelación en representación de la empresa Calvo Sporting Goods Co. E.I.R.L., sin embargo, de la revisión de lo actuado, se advierte que no obra en el expediente el documento de poder en el que consten las facultades de representación otorgadas por la citada empresa a su favor.

En tal sentido, dado que el recurso de apelación fue presentado por quien no tenía facultades para representar a la empresa opositora, la apelación interpuesta deviene en inadmisible, razón por la cual, corresponde declarar la nulidad del proveído de fecha 1 º de febrero del 2005 (foja 71), por el cual la Oficina de Signos Distintivos concedió el recurso de apelación y dispuso se remita el expediente a la Sala de Propiedad Intelectual.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Declarar NULO el proveído de fecha 1 º de febrero del 2005 expedido por la Oficina de Signos Distintivos y, en consecuencia, dejar FIRME la Resolución N° 14202-2004/OSD-INDECOPI de fecha 26 de noviembre del 2004.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

1 Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad

11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.

11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad.

11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido.

2 Morón Urbina, Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General, Primera Edición, Gaceta Jurídica, Octubre 2001, p. 266.