RESOLUCIÓN N° 0549-2005-TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 213210-2004

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SOLICITANTE     :     SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia – Signos débiles – Suspensión del presente procedimiento: carece de objeto

Lima, diecisiete de mayo del dos mil cinco

I. ANTECEDENTES

Con fecha 22 de junio del 2004, Servicio de Administración Tributaria (Perú) solicitó el registro de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por una figura cuadrangular con las esquinas redondeadas dividida en tres franjas horizontales, en la franja superior se aprecia la figura del escudo de la Municipalidad de Lima; en el medio la denominación SAT escrita en letras características y en la franja inferior la denominación SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA escrita en letras características; todo en los colores amarillo, azul, negro y rojo; conforme al modelo, para distinguir servicios de administración tributaria, servicios de recaudación y gestión de cobranza, servicios de consultoría en materia tributaria con especial énfasis en tributación municipal y de los gobiernos locales, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 19 de noviembre del 2004, Servicio de Administración Tributaria manifestó lo siguiente:

(i) Si bien se encuentran registradas, a favor de AFP Horizonte las marcas SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA – SAT y SERVICIO DE AUTOINFORMACIÓN TELEFÓNICA – SAT, se deberá considerar que en la actualidad la AFP Horizonte no hace uso de los referidos registros, sino que la denominación que utiliza es TELEHORIZONTE, ello sin perjuicio de la carencia de confusión entre dichas marcas y el signo solicitado.

(ii)      Su empresa hace uso del signo solicitado de manera continua e ininterrumpida desde hace 8 años, sin que se haya presentado ningún incidente como consecuencia de una supuesta confusión entre los productos o servicios que prestan las empresas, así como tampoco se ha prestado a equívoco la forma de prestación de los mismos.

(iii)      Los servicios que presta la AFP Horizonte son servicios de seguros y negocios financieros, mientras que la presente solicitud de registro se refiere a servicios de asesoramiento tributario, rubros totalmente disímiles y perfectamente distinguibles para el consumidor promedio, como lo es el público objetivo de ambas entidades.

(iv)      Además, el consumidor promedio de los productos o servicios que presta cada una de las entidades o empresas titulares conoce perfectamente que uno es prestado por una entidad privada dedicada al rubro de pensiones y la otra por una entidad pública dedicada a la recaudación de rentas municipales.

(v)      Tan es así que no se genera confusión en el público consumidor, que mediante resolución de fecha 18 de abril de 1995 se otorgó el registro de la marca PERUSAT COMUNICACIONES SATELITALES, la misma que es de fecha anterior al registro de las marcas de AFP Horizonte. En ese sentido, de haber existido algún margen de confusión entre dichos signos los registros de las marcas de AFP Horizonte hubieran sido denegados.

(vi)      El signo solicitado está conformado por la denominación SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – SAT y se le identifica adicionalmente por un logotipo, siendo dicha marca usada diariamente por su entidad para identificar sus comunicaciones y avisos que se publican de manera continua en los diversos medios de comunicación social.

Mediante Resolución N° 14375-2004/OSD-INDECOPI de fecha 30 de noviembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado. Consideró lo siguiente:

(i)      Se encuentran registradas, a favor de AFP Horizonte S.A., las marcas de servicio SAT SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA (certificado N° 9725) y SAT SERVICIO DE AUTOINFORMACIÓN TELEFÓNICA (certificado N° 9727) que distinguen servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, entre los que se encuentran incluidos los servicios que pretende distinguir el signo solicitado.

(ii)      Entre el signo solicitado y las mencionadas marcas registradas existen semejanzas que hacen que su coexistencia sea susceptible de generar confusión en el público usuario, debido principalmente a que comparten las letras SAT.

(iii)      Si bien los signos difieren por la presencia de la denominación SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA y SERVICIO DE AUTOINFORMACIÓN TELEFÓNICA en las marcas registradas, ello no resultaría suficiente para la diferenciación de los signos en cuestión.

(iv)      Por lo expuesto, es muy probable que cuando el usuario se encuentre en el mercado frente al signo solicitado asumirá que es una variación de las marcas registradas.

(v)      La solicitante en anteriores oportunidades (expedientes N° 9744612, 9979206 y 94845-1999) pretendió el registro de la marca SAT SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, las cuales no prosperaron por establecer que dicho signo afecta derechos de terceros.

Con fecha 7 de enero del 2005, Servicio de Administración Tributaria interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

(i)      La resolución recurrida incurre en evidentes errores tanto de hecho como de derecho, al denegar el registro del signo solicitado por la supuesta confusión que se generaría con las marcas registradas bajo certificados N° 009725 y 009727.

(ii)      No se ha considerado que el Servicio de Administración Tributaria - SAT es un organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería de derecho público interno y con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera, creado mediante edicto N° 225 del 16 de abril de 1996, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 17 de mayo de 1996, es decir, un año antes que la AFP Horizonte S.A. obtuviera los registros de las marcas base de la denegatoria.

(iii)      Las actividades que desarrollan tanto la Administradora de Fondos y Pensiones Horizonte, como el Servicio de Administración Tributaria, a pesar de estar circunscritas a la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, no pueden llevar a error al consumidor medianamente informado, toda vez que el público objetivo de los servicios que prestan tienen el nivel socio económico y cultural suficiente como para distinguir perfectamente una entidad encargada de la administración de pensiones y fondos de retiro y auxilio mutuo, y los que brinda una entidad recaudadora de impuestos como lo es el Servicio de Administración Tributaria.

(iv)      Reiteró que las marcas registradas no se vienen utilizando, de que se encuentra registrada la marca PERUSAT COMUNICACIONES SATELITALES – PERUSAT, de que no existe similitud o conexión competitiva entre los signos en conflicto, y de que la marca registrada está conformada únicamente por la denominación SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA – SAT, la cual incluso ha caído en desuso, mientras que el signo solicitado está conformado por la denominación SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – SAT y se le identifica adicionalmente por un logotipo.

Posteriormente, con fecha 23 de febrero del 2003, solicitó el uso de la palabra el mismo que fue denegado por la Sala de Propiedad Intelectual, mediante proveído de fecha 1° de marzo del 2005, Luego, con fecha 6 de abril del 2005, solicitó la suspensión del procedimiento hasta la resolución de las solicitudes de nulidad de registro, tramitadas bajo los expedientes N° 229293-2005 y 229292-2005, y de las solicitudes de cancelación tramitadas bajo expedientes N° 229953-2005 y 229954-2005.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

De la revisión del expediente, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

a)      Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas.

b)      Si corresponde suspender el presente procedimiento.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

a) AFP Horizonte S.A. es titular de las siguientes marcas de servicio:

-      SAT SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA, que distingue servicios de caja de previsión, préstamos (finanzas) ahorros, seguros, administración de fondo de pensiones; y demás servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 9725, vigente desde el 29 de enero de 1997 hasta el 29 de enero del 2007.

Con fecha 10 de enero del 2005, Servicio de Administración Tributaria – SAT, solicitó la nulidad del registro de la marca SAT SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA. El procedimiento se encuentra en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos, bajo expediente N° 229292-2005.

Con fecha 17 de enero del 2005, Servicio de Administración Tributaria – SAT, solicitó la cancelación del registro de la marca SAT SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA. El procedimiento se encuentra en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos, bajo expediente N° 229953-2005.

-      SAT SERVICIO DE AUTOINFORMACIÓN TELEFÓNICA, que distingue servicios de caja de previsión, préstamos (finanzas) ahorros, seguros, administración de fondo de pensiones; y demás servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 9727, vigente desde el 29 de enero de 1997 hasta el 29 de enero del 2007.

Con fecha 10 de enero del 2005, Servicio de Administración Tributaria – SAT, solicitó la nulidad del registro de la marca SAT SERVICIO DE AUTOINFORMACIÓN TELEFÓNICA. El procedimiento se encuentra en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos, bajo expediente N° 229293-2005.

Con fecha 17 de enero del 2005, Servicio de Administración Tributaria – SAT, solicitó la cancelación del registro de la marca SAT SERVICIO DE AUTOINFORMACIÓN TELEFÓNICA. El procedimiento se encuentra en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos, bajo expediente N° 229954-2005.

b)      Se encuentran registradas, a favor de Perusat S.A., las siguientes marcas de servicio:

- Constituida por la denominación PERUSAT escrita en letras características dentro de tres paralelos horizontales, en el lado derecho de la figura del mapa de Sudamérica dentro de un semicírculo con bandas horizontales, en los colores verde y gris, conforme al modelo, que distingue asuntos relacionados con asuntos financieros o monetarios, tarjetas de crédito y demás servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 10123, vigente desde el 18 de marzo de 1997 hasta el 18 de marzo del 2007.

- PERUSAT COMUNICACIONES SATELITALES, que distingue asuntos relacionados con asuntos financieros o monetarios, tarjetas de crédito y todos los demás de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 4019, vigente desde el 18 de abril de 1995 hasta el 18 de abril del 2005.

c)      Los Servicios de Administración Tributaria (SAT) de distintas municipalidades utilizan las siglas SAT para identificar sus servicios, conforme se advierte a continuación:

2. Determinación del riesgo de confusión

A diferencia de la Decisión, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 1 .

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-20002 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.

Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.

En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a)3.

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.

De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-20004, el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.

2.1 Similitud o conexión competitiva

En el presente caso, los servicios que pretende distinguir el signo solicitado (servicios de administración tributaria, servicios de recaudación y gestión de cobranza, servicios de consultoría en materia tributaria con especial énfasis en tributación municipal y de los gobiernos locales, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial) se encuentran comprendidos entre los servicios que distinguen las marcas registradas (servicios de caja de previsión, préstamos (finanzas) ahorros, seguros, administración de fondo de pensiones; y demás servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial). En tal sentido, existe identidad entre los servicios que distinguen los signos en conflicto.

2.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-20005 y 76-IP-2000 6 .

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios, teniendo en consideración para ello sus necesidades particulares.

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:

a)      que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o

b)      que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Conforme lo señala Fernández - Novoa7, “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.

Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que el signo solicitado constituye un signo mixto, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto.

Adicionalmente, se deberá tener en cuenta que cuando se trata de denominaciones compuestas por más de un término éstas deberán ser apreciadas en su integridad al realizar el examen comparativo, pudiendo darse mayor importancia a algún elemento de ellos sólo cuando se trate del elemento preponderante, o si éste tiene individualidad en la impresión en conjunto.

En el signo mixto solicitado resultan relevantes tanto el aspecto denominativo – y dentro de éste destaca la sigla SAT, toda vez que la frase SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA resulta genérica con relación a uno de los servicios solicitados – como el aspecto gráfico, debido a que se encuentra constituido por una figura cuadrangular con las esquinas redondeadas dividida en tres franjas horizontales, la figura de un escudo de la Municipalidad de Lima en la franja superior, la escritura de la palabra SAT, y la combinación de colores amarillo, azul, negro y rojo, tal como se aprecia a continuación:

En cuanto a las marcas registradas, conviene señalar que en las mismas el elemento relevante lo constituye la palabra SAT, toda vez que las frases SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA y SERVICIO DE AUTOINFORMACIÓN TELEFÓNICA aluden directamente a los servicios que distinguen dichas marcas y, en ese sentido, resultan genéricas, por lo que no formarán parte del examen comparativo de los signos.

Previamente a realizar el examen comparativo, conviene precisar que la sigla SAT es frecuentemente usada en el mercado 8 y, asimismo, forma parte de las marcas PERUSAT y logotipo y PERUSAT COMUNICACIONES SATELITALES, registradas a favor de un tercero, que distinguen todos los servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial. Ahora bien, el hecho que dicho elemento sea frecuentemente utilizado no significa que no deba tomarse en consideración al momento de realizar el examen comparativo. Sin embargo, el mismo no será determinante para establecer la confusión de los signos.

Realizado el examen comparativo entre los elementos relevantes del signo solicitado, SAT y logotipo, y de la marca registrada, SAT, desde el punto de vista fonético, se advierte que los signos se encuentran conformados por la palabra SAT, por lo que su pronunciación es idéntica.

Desde el punto de vista gráfico, si bien los signos comparten la palabra SAT, el signo solicitado presenta elementos gráficos relevantes, como una figura cuadrangular con las esquinas redondeadas dividida en tres franjas horizontales, la figura de un escudo de la Municipalidad de Lima en la franja superior, la escritura de la palabra

SAT, y la combinación de colores amarillo, azul, negro y rojo, todo lo cual determina que los signos generen un impacto visual de conjunto diferente.

2.3 Riesgo de confusión

En el presente caso, si bien existe identidad fonética entre los elementos relevantes de los signos en conflicto, así como identidad entre los servicios que distinguen, dado que existen diferencias gráficas entre los signos, es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

En efecto, el hecho que los signos compartan el término SAT y, por lo tanto, generen una pronunciación idéntica de sus elementos relevantes, no inducirá a confusión al público consumidor, atendiendo a que dicho elemento es frecuentemente utilizado en el mercado - y por lo tanto débil -, y a que el signo solicitado presenta un aspecto gráfico relevante.

En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que corresponde acceder a su registro.

3. Signos débiles

Si bien conforme se ha determinado en el punto 3, el signo solicitado no se encuentra comprendido en la prohibición establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es importante determinar el grado de distintividad del mismo a fin de establecer su ámbito de protección.

La doctrina diferencia según el grado de distintividad del signo 9 entre:

a)      signos normales que poseen una fuerza distintiva promedio, ni reforzada ni debilitada.

b)      signos débiles que poseen una fuerza distintiva menor a la normal.

c)      signos fuertes que poseen una fuerza distintiva mayor que la normal.

En tal orden de ideas, la Sala determina que si bien todas las marcas registradas gozan de la misma protección legal, dependiendo de su fuerza distintiva (proveniente de su propia estructura o por haber adquirido una implantación en el tráfico mercantil) el ámbito de protección de la misma puede variar.

La Sala conviene en destacar que la fuerza distintiva de un signo no es un concepto estático, sino que más bien se encuentra en constante movimiento. De igual forma, la clasificación entre marcas normales, débiles y fuertes no es un esquema rígido.

En el presente caso, en la medida que el signo solicitado está constituido por las siglas SAT que es frecuentemente utilizada en el mercado, la Sala considera que constituye un signo débil, por lo que su titular no podrá oponerse a que se utilicen y sean registradas otras marcas que contenga dicha palabra, en la medida que presenten otros elementos en su conformación que les otorguen suficiente eficacia distintiva.

Finalmente, conviene señalar que, dado que la frase SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA resulta genérica, el registro del signo solicitado se otorgará sin reivindicar dicha frase.

4. Suspensión del presente procedimiento

Conforme se desprende del Informe de antecedentes, la empresa solicitante ha iniciado los procedimientos de nulidad y cancelación de las marcas SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA y SERVICIO DE AUTOINFORMACIÓN TELEFÓNICA, marcas en base a las cuales se denegó el registro del signo solicitado.

Sin embargo, atendiendo a que para la Sala de Propiedad Intelectual no existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto, carece de objeto suspender el presente procedimiento hasta que se resuelvan dichos procedimientos de nulidad y cancelación. En tal sentido, y por razones de eficacia y economía procesal, no corresponde suspender el presente procedimiento.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N° 14375-2004/OSD-INDECOPI de fecha 30 de noviembre del 2004 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por una figura cuadrangular con las esquinas redondeadas dividida en tres franjas horizontales, en la franja superior se aprecia la figura del escudo de la Municipalidad de Lima; en el medio la denominación SAT escrita en letras características y en la franja inferior la denominación SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA escrita en letras características; todo en los colores amarillo, azul, negro y rojo; conforme al modelo (sin reivindicar la denominación SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA), solicitado por Servicio de Administración Tributaria (Perú), para distinguir servicios de administración tributaria, servicios de recaudación y gestión de cobranza, servicios de consultoría en materia tributaria con especial énfasis en tributación municipal y de los gobiernos locales, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de 10 años contado desde la fecha de la presente resolución, y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Servicio de la Propiedad Industrial.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

1      Artículo 136.-“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a)      Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (...);”.

2      Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 594 del 21 de agosto del 2000.

3      Ver nota 1.

4      Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 555 del 17 de abril del 2000.

5      Gaceta Oficial del Acuerdo de Ca rt agena N º 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.

6      Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 633 (nota 5), p. 15.

7      Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.

8     Del Informe de antecedentes se advierte que las Municipalidades de 4 departamentos utilizan en sus siglas las letras SAT, para identificar el Servicio de Administración Tributaria. Asimismo, de la dirección electrónica http://www.lacuracaoperu.com/sat.php se desprende que la empresa La Curacao usa las siglas SAT para identificar su Servicio de Atención Total; de la dirección http://www.powercontrol.com.pe/sat.htm se desprende que la empresa Power Control S.A. utiliza las siglas SAT para identificar su Servicio de Asistencia Técnica.

9      Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, Munich 1985, p. 931.