RESOLUCIÓN N° 0556-2005-TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 179983-2003

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

ACCIONANTE     :     JHON JAVIER CÁRDENAS CHOQUECOTA

EMPLAZADA     :     CONFECCIONES MORE CORD DIVISION S.R.Ltda.

Acción por infracción a los derechos de propiedad industrial – Suspensión del procedimiento: Acción de nulidad en trámite

Lima, veinticinco de mayo del dos mil cinco

I. ANTECEDENTES

Con fecha 9 de mayo del 2003, Jhon Javier Cárdenas Choquecota (Perú) interpuso acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Confecciones More Cord Division S.R.Ltda. manifestando lo siguiente:

(i)      Es titular de la marca de producto DARKSTAR y logotipo (certificado N° 81733), que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

(ii)      Ha encontrado en el mercado, específicamente en el local de la emplazada, polos que no han sido confeccionados por su parte, los cuales tienen rotulado una marca similar a la suya y para lo cual no ha otorgado autorización ni licencia alguna. Los polos en cuestión – uno de los cuales adjuntó en calidad de prueba – incluyen además de la denominación DARKSTAR, las denominaciones WARLORD WOOD y la figura de una armadura medieval, la cual resulta ser idéntica a la que incluye su marca.

(iii)      La emplazada también ha incurrido en infracción al fabricar, sin su autorización, etiquetas, envases, envolturas u otros materiales que reproducen su marca. En atención a lo anterior, solicitó lo siguiente:

-      Se dicten las medidas cautelares consistentes en el cese del acto infractor, la inmovilización, el comiso y/o destrucción de los productos, etiquetas, envases, material publicitario infractor y demás elementos de falsa identificación, así como el cierre temporal del establecimiento infractor y la publicación de la resolución condenatoria.

-      Se efectúe una diligencia de inspección en el local de la emplazada.

Mediante proveído de fecha 20 de mayo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por interpuesta la acción iniciada por Jhon Javier Cárdenas Choquecota; corrió traslado de la misma a Confecciones More Cord Division S.R.Ltda. y dispuso se practique – por cuenta y riesgo del accionante – una diligencia de inspección en el local de la emplazada a fin de verificar los alcances de la presente acción. Asimismo, la Oficina dictó la medida cautelar consistente en el cese de uso del signo constituido por la denominación DARKSTAR y/o DARKSTAR WARLORD WOOD y el logotipo de una armadura medieval, materia de la presente acción, usada en forma independiente o conjuntamente con otros elementos, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial y, de verificarse en la diligencia ordenada la existencia de productos de la clase 25 y/o material publicitario en los que se use el signo materia de la presente acción, dispuso se dicte la medida cautelar consistente en el comiso de tales artículos, incluyendo catálogos y folletería (con excepción de carteles).

Con fecha 28 de mayo del 2003, se llevó a cabo la diligencia de inspección ordenada en el local de Natalli Geraldine Quesada Sotomayor, establecimiento denominado “Darkstar”, ubicado en Prolongación Gamarra 849, Galería Azul, Tienda 553 - La Victoria en presencia del representante de la emplazada, verificándose la comercialización de prendas de vestir, así como el uso del signo distintivo DARKSTAR para distinguir polos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, por lo que se hicieron efectivas las medidas cautelares de cese de comercialización y comiso de los productos en cuestión, consistentes en:

Ø      41 3 413 polos.

Ø      1 2 12 casacas.

Ø      2 4 24 poleras con cierre.

Ø      6 5 65 bolsas color negro con la marca DARKSTAR.

Ø      4 5 45 etiquetas con la denominación DARKSTAR.

Ø      18 2 182 poleras.

Se designó como depositario de la mercadería al Sr. Jhon Javier Cárdenas Choquecota.

Con fecha 4 de junio del 2003, Confecciones More Cord Division S.R.Ltda. (Perú) absolvió el traslado de la acción interpuesta manifestando lo siguiente:

(i)      La marca que están usando en las prendas que comercializan es WARLORD WOOD DARKSTAR ST. (cuyo registro se ha procedido a solicitar a nombre del Sr. Aldrín Daniel López Reyes, quien es el principal accionista y dueño de Confecciones More Cord Division S.R.Ltda.), la cual es distinta a la marca del accionante que es DARKSTAR OF SANTA CRUZ y logotipo.

(ii)      La marca base de la presente acción es una “marca plagiada”, conforme se puede apreciar en diversas revistas que circulan a nivel internacional (una de las cuales adjuntó) y que demuestra la abundante promoción de las marcas DARKSTAR, SANTA CRUZ y el logo característico que el accionante no ha hecho más que juntar en una sola etiqueta, la cual ha registrado bajo certificado N° 81733, usufructuando un bien ajeno en perjuicio de los fabricantes nacionales, por lo que dicha marca debe declararse nula.

Con fecha 4 de junio del 2003, Confecciones More Cord Division S.R.Ltda. interpuso recurso de apelación contra las medidas cautelares dictadas por la Oficina de Signos Distintivos y adjuntó medios probatorios a fin de acreditar sus argumentos1. Mediante proveído de fecha 20 de junio del 2003, la Oficina de Signos Distintivos citó a las partes a una audiencia de conciliación para el día 18 de julio del 2003, en la cual, luego de las deliberaciones correspondientes, las partes no llegaron a un acuerdo conciliatorio.

Con fecha 17 de julio del 2003, Confecciones More Cord Division S.R.Ltda. solicitó se suspenda el presente procedimiento al estar pendiente de resolverse la acción de nulidad (expediente N° 183183-2003) interpuesta contra el certificado de registro N° 81733 que es la base de la presente denuncia, ya que de declararse fundada la referida acción de nulidad, la sanción a imponerse en el presente caso sería injusta.

Con fecha 13 de enero del 2004, Confecciones More Cord Division S.R.Ltda. manifestó que al haberse declarado fundada la acción de nulidad de la marca DARKSTAR y etiqueta de titularidad del accionante mediante Resolución N° 14908-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2003 (cuya copia adjuntó), deben dictarse las providencias necesarias a fin de que se dejen sin efecto las medidas cautelares injustamente aplicadas a su empresa referidas al comiso de productos, ya que la presente acción resulta improcedente.

Con fecha 30 de enero del 2004, Jhon Javier Cárdenas Choquecota solicitó se declare improcedente el pedido de levantamiento de medidas cautelares solicitado por la emplazada manifestando que su marca DARKSTAR OF SANTA CRUZ y logotipo aún se encuentra inscrita, por lo que la resolución acompañada por la emplazada no perjudica en nada su registro de marca, más aun si ha procedido a apelar dicha resolución.

Mediante proveído de fecha 11 de febrero del 2004, la Oficina de Signos Distintivos dispuso levantar las medidas cautelares dictadas mediante proveído de fecha 20 de mayo del 2003, disponiendo además que los productos decomisados en la diligencia de inspección de fecha 28 de mayo del 2003 sean devueltos en el plazo de tres días a la emplazada, en las mismas condiciones en que fueron entregadas a su depositario. Ello, en atención a que la Oficina consideró que, dado que se había acreditado que la validez del registro de la marca DARKSTAR y figura había sido cuestionada con la documentación presentada por las partes – tanto en el presente expediente como en el expediente en el que se tramita la nulidad del registro de la marca materia de la presente acción – con pruebas que constituyen elementos con los cuales se diluye uno de los requisitos esenciales que sirvieron de base para la emisión de la medida cautelar (la verosimilitud del derecho invocado) y que además la Oficina había dispuesto mediante Resolución N° 14908-2003/OSD-INDECOPI declarar la nulidad de registro de la marca en cuestión, ello generaba en la autoridad la convicción necesaria para que se acceda al pedido de levantamiento de las medidas cautelares.

Con fecha 12 de marzo del 2004, se llevó a cabo la diligencia de entrega de bienes decomisados, en la cual se entregaron los bienes incautados a la emplazada.

Mediante Resolución N° 14751-2004/OSD-INDECOPI de fecha 10 de diciembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta por Jhon Javier Cárdenas Choquecota contra Confecciones More Cord Division S.R.Ltda. La Oficina consideró lo siguiente:

(i)      Si bien mediante Resolución N° 14908-2003/OSD-INDECOPI emitida en el expediente N° 183183-2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró la nulidad del registro de la marca DARKSTAR y logotipo, materia de la presente acción, la Sala de Propiedad Intelectual, mediante Resolución N° 718-2004/TPIINDECOPI revocó la mencionada resolución y declaró infundada la acción de nulidad interpuesta.

(ii)      De la revisión de las pruebas presentadas por el accionante se establece que la emplazada ha utilizado la marca constituida por la denominación DARKSTAR WARLORD WOOD y el logotipo de una armadura medieval (conforme se aprecia en la muestra física presentada con el escrito de denuncia), para distinguir prendas de vestir de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

(iii)      Los signos en conflicto distinguen el mismo tipo de productos (prendas de vestir de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial).

(iv)      El signo cuestionado DARKSTAR WARLORD WOOD y el logotipo de una armadura medieval es susceptible de inducir a confusión al público consumidor respecto de la marca registrada DARKSTAR y logotipo, debido a las semejanzas fonéticas y gráficas que presentan entre sí, al estar conformados por elementos denominativos similares fonéticamente, además de compartir el logotipo de una silueta de armadura medieval, siendo imposible la coexistencia de los signos en conflicto sin riesgo de afectar los derechos de exclusiva del accionante, así como los intereses del público consumidor.

(v)      Dada la cantidad de productos infractores encontrados en el local de la emplazada, procede imponerle la sanción de multa. No obstante, no existen elementos suficientes para imponer el pago de costas y costos del procedimiento a la emplazada.

En atención a lo anterior, la Oficina dispuso lo siguiente:

-      Prohibir a la emplazada el uso del signo DARKSTAR WARLORD WOOD y el logotipo de armadura medieval y/o de la denominación DARKSTAR, materia de la presente acción, tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos, para distinguir prendas de vestir correspondientes a la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

- Sancionar a la emplazada con una multa equivalente a 1 UIT.

Con fecha 14 de enero del 2005, Confecciones More Cord Division S.R.Ltda. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

(i)      Si bien la acción de nulidad planteada contra el registro de la marca DARKSTAR y logotipo (certificado N° 81733) no se basa en un derecho privativo (sic), sí se ampara en la defensa de la buena fe y del público consumidor, ya que si bien su empresa no es titular de signo alguno idéntico o similar a la marca en cuestión, cuenta con legítimo interés para solicitar la nulidad de su registro debido a que es una empresa cuyo objeto social es la fabricación y comercialización de diversos productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, siendo incluso titulares de la marca XCEL y figura (certificado N° 4550).

(ii)      Ha tomado conocimiento que los verdaderos propietarios americanos de la marca DARKSTAR han solicitado la nulidad de la marca materia de la presente acción.

(iii)      La presencia en el mercado de un signo americano conocido, a nombre del accionante, constituye una ventaja frente a los fabricantes nacionales y ante el público consumidor que adquirirá dichas prendas en la creencia que la marca que compra es la extranjera.

(iv)      Dado que ha impugnado ante el Poder Judicial la resolución emitida por la Sala de Propiedad Intelectual, que declaró infundada la acción de nulidad que interpusiera contra el registro de la marca DARKSTAR y logotipo (certificado N° 81733), solicitó se suspenda el presente procedimiento, ya que de declararse fundada la referida acción judicial, automáticamente se declararía nula la referida marca.

Con fecha 22 de febrero del 2005, Jhon Javier Cárdenas Choquecota absolvió el traslado de la apelación interpuesta manifestando que la resolución apelada se encuentra adecuada a derecho ya que se basa en el derecho de propiedad industrial que aún mantiene vigente, en virtud del cual, si un tercero hace uso de su marca, merece sanción por la comisión de infracción a sus derechos. Señaló que el hecho que se haya solicitado la nulidad de su marca no es inconveniente para que su marca sea protegida en forma exclusiva ya que se encuentra vigente, así como tampoco lo es el hecho que la emplazada haya impugnado ante el Poder Judicial la resolución que declaró infundada la nulidad de su marca, ya que las resoluciones administrativas son de ejecución inmediata.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

De la revisión del expediente, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar si procede suspender la tramitación del presente procedimiento. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes Se ha verificado lo siguiente:

a) Jhon Javier Cárdenas Choquecota (Perú) es titular de la marca de producto conformada por el logotipo constituido por el diseño de un escudo compuesto en la parte inferior de una silueta de armadura medieval con la denominación DARKSTAR escrita en letras características y en la parte superior una circunferencia de laberinto y a los costados la denominación SANTA CRUZ escrita en letras características, y la denominación DARKSTAR OF SANTA CRUZ escrita en letras características en la parte inferior, al costado una máscara, todo en los colores rojo, negro, mostaza y blanco; conforme al modelo, que distingue ropa incluyendo ropa deportiva, ropa para practicar tabla hawaiana, ropa para esquiar, ropa para practicar tabla en la nieve, ropa para patinar, ropa para nadar, bufandas, guantes, calcetería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 81733, vigente hasta el 12 de julio del 2012. Solicitud de registro presentada con fecha 8 de abril del 2002 y registro otorgado con fecha 12 de julio del 2002.

Con fecha 19 de junio del 2003, Confecciones More Cord Division S.R.Ltda. (Perú) solicitó, mediante expediente N° 183183-2003, la nulidad de dicho certificado. Mediante Resolución N° 718-2004/TPI-INDECOPI de fecha 17 de agosto del 2004, la Sala de Propiedad Intelectual – revocando la Resolución N° 14908-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2003 – declaró infundada la referida acción de nulidad 2 .

Asimismo, con fecha 2 de julio del 2003, NHS, Inc. (Estados Unidos de América) ha solicitado, mediante expediente N° 184384-2003, la nulidad de dicho certificado de registro. Dicho expediente se encuentra actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.

b)      Jhon Javier Cárdenas Choquecota (Perú) ha solicitado con fecha 27 de marzo del 2003, mediante expediente N° 176794-2003, el registro de la marca de producto DARKSTAR, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Dicha solicitud de registro se encuentra actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.

c)      Aldrín Daniel López Reyes (Perú) ha solicitado con fecha 29 de enero del 2003, mediante expediente N° 172182-2003, el registro de la marca de producto WARLORD WOOD DARKSTAR ST., para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Dicha solicitud de registro se encuentra actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.

d) Jhon Javier Cárdenas Choquecota (Perú) es titular de la marca de producto constituida por la figura estilizada en forma de un círculo y la denominación SANTA CRUZ escrita en letras características, todo en color rojo y blanco, conforme al modelo, que distingue pantalones, jeans, polos, casacas, gorras, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 85886, vigente hasta el 14 de enero del 2013. Solicitud de registro presentada con fecha 3 de octubre del 2002 y registro otorgado con fecha 14 de enero del 2003.

Con fecha 2 de julio del 2003, NHS, Inc. (Estados Unidos de América) ha solicitado, mediante expediente N° 184383-2003, la nulidad de dicho certificado de registro. Dicho expediente se encuentra actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.

Asimismo, con fecha 8 de julio del 2003, Confecciones More Cord Division S.R.Ltda. (Perú) ha solicitado, mediante expediente N° 184882-2003, la nulidad de dicho certificado de registro. Dicho expediente se encuentra actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.

e)      NHS, Inc. (Estados Unidos de América) ha solicitado con fecha 17 de octubre del 2003, mediante expediente N° 164517-2002, el registro de la marca de producto SANTA CRUZ, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante Resolución N° 906-2003/TPI-INDECOPI de fecha 3 de setiembre del 2003, la Sala de Propiedad Intelectual dispuso suspender la tramitación de dicho procedimiento hasta que se resuelvan los expedientes N°s 183183-2003 y 184383-2003 correspondientes a las acciones de nulidad del registro de las marcas DARKSTAR OF SANTA CRUZ y logotipo y SANTA CRUZ y logotipo.

f)      Jhon Javier Cárdenas Choquecota (Perú) ha solicitado con fecha 4 de junio del 2003, la marca de producto constituida por la representación estilizada del busto de una armadura; conforme al modelo, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Dicha solicitud de registro se encuentra actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.

g) Asimismo, Aldrín Daniel López Reyes (Perú) ha solicitado con fecha 7 de mayo del 2003, mediante expediente N° 179757-2903, el registro de la marca de producto constituida por la denominación SK 8. S. CRUZ escrita en letras características rodeando un diseño circular dividido en dos en medio del cual se aprecia la denominación EVOLUTION escrita en letras características, todo en los colores plomo claro, plomo oscuro y mostaza; conforme al modelo, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Dicha solicitud de registro se encuentra actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.

2. Suspensión del procedimiento

2.1 Base legal

El artículo 65 del Decreto Legislativo 807 establece lo siguiente:

“Los órganos funcionales del Indecopi suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa que, a criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la Comisión u Oficina respectiva, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi.”

Por su parte, el artículo 30 del Decreto Supremo N° 025-93-ITINCI señala que cuando el pronunciamiento de una Comisión u Oficina requiera del pronunciamiento previo de otra Comisión u Oficina, se suspenderá el trámite de la primera, el mismo que continuará una vez emitido el pronunciamiento de la segunda.

Cabe precisar que lo dispuesto en dicha norma resulta de aplicación a los procedimientos seguidos ante cualquiera de las Salas del Tribunal del Indecopi, en virtud de lo dispuesto en el artículo 243 de la referida norma.

En atención a las normas expuestas, resulta válido afirmar que los órganos funcionales del INDECOPI están facultados a suspender los procedimientos administrativos a su cargo en los siguientes casos:

(i)      Cuando con anterioridad al procedimiento administrativo se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia. En este supuesto no se confiere una facultad discrecional a los órganos funcionales del INDECOPI, encontrándose por el contrario obligados a suspender el procedimiento administrativo iniciado.

(ii)      Cuando existe en trámite alguna cuestión contenciosa que guarda conexión con aquél que se viene tramitando ante INDECOPI y que por tal motivo es prudente esperar, para mejor resolver, que aquella se resuelva.

(iii)      Cuando existe en trámite otro procedimiento ante alguna Comisión u Oficina del INDECOPI con el cual existe conexión, por lo que el pronunciamiento que se emita en el mismo influirá en la decisión que se tome en el procedimiento.

Además, cabe agregar que la aplicación del artículo 30 del Decreto Supremo N° 025-93-ITINCI es coherente con lo establecido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General que prevé la aplicación de los principios de simplicidad, celeridad y eficacia para la actuación de los procedimientos administrativos, los cuales sirven también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las normas de procedimiento.

Al respecto, Dromi4 sostiene que el principio de eficacia en la actuación administrativa tiene como objeto inmediato hacer más eficiente la actuación administrativa y la participación de los administrados. Agrega que en virtud de este principio se imponen reglas de celeridad, sencillez y economía procesal. El mencionado autor considera que la economía procedimental y el principio de simplicidad técnica, en los cuales se sustenta por ejemplo la simplificación de procedimientos, la concentración de elementos de juicio, la eliminación de plazos inútiles, flexibilidad probatoria, actuación de oficio y control jerárquico, posibilitan una tutela efectiva de derechos y poderes jurídicos.

2.2 Efectos jurídicos de la declaración de nulidad del registro de una marca

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos en la ley. Al respecto, el artículo 11 del Decreto Legislativo 823 establece lo siguiente:

“La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, hayan surtido los efectos previstos en la presente Ley.

Sin enervar la responsabilidad por daños y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular del registro hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

a)      A las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad; y,

b)      A los contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad en cuanto hayan sido ejecutados con anterioridad a la misma.

No es de aplicación en los casos de nulidad de un registro lo dispuesto por el artículo 2014 del Código Civil5.”

2.3 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, se ha verificado lo siguiente.

(i)      Con fecha 9 de mayo del 2003, Jhon Javier Cárdenas Choquecota (Perú) interpuso acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Confecciones More Cord Division S.R.Ltda. en el presente expediente basando su acción en el siguiente signo:

-      La marca de producto conformada por el logotipo constituido por el diseño de un escudo compuesto en la parte inferior de una silueta de armadura medieval con la denominación DARKSTAR escrita en letras características y en la parte superior una circunferencia de laberinto y a los costados la denominación SANTA CRUZ escrita en letras características, y la denominación DARKSTAR OF SANTA CRUZ escrita en letras características en la parte inferior, al costado una máscara, todo en los colores rojo, negro, mostaza y blanco; conforme al modelo (certificado N° 81733):

(ii)      Dado que la Oficina de Signos Distintivos ha declarado fundada la presente acción por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta por Jhon Javier Cárdenas Choquecota contra Confecciones More Cord Division S.R.Ltda. en base a la marca antes mencionada, registrada bajo certificado N° 81733, correspondería a esta Sala evaluar si la emplazada ha vulnerado los derechos que el accionante posee sobre el registro de su marca de producto DARKSTAR OF SANTA CRUZ y logotipo (certificado N° 81733).

No obstante lo anterior, Confecciones More Cord Division S.R.Ltda. ha manifestado en su recurso de apelación que ha impugnado ante el Poder Judicial la resolución emitida por la Sala de Propiedad Intelectual, que declaró infundada la acción de nulidad que interpusiera, mediante expediente N° 183183-2003, contra el registro de la marca DARKSTAR y logotipo (certificado N° 81733), por lo que debe suspenderse el presente procedimiento.

Al respecto, cabe precisar que además del hecho que no se ha acreditado en autos que se haya interpuesto la referida acción judicial, en el supuesto que se hubiera interpuesto la acción en cuestión, dicha solicitud de suspensión se basaría en la existencia de un proceso ante el Poder Judicial que se ha iniciado con posterioridad a la presente acción por infracción; por lo que la declaración de suspensión queda como una facultad discrecional a criterio de la Sala y no constituye una obligación.

En tal sentido, dado que dicha materia ya ha sido discutida anteriormente, se ha considerado que no resulta necesario esperar la decisión a la que arribe el Poder Judicial en dicho caso para resolver el presente procedimiento.

Sin embargo, conforme se desprende del Informe de antecedentes, con fecha 2 de julio del 2003, NHS, Inc. (Estados Unidos de América) ha solicitado, mediante expediente N° 184384-2003, la nulidad de dicho certificado de registro.

Al respecto, cabe precisar que en el expediente N° 183183-2003, referido a la acción de nulidad de la misma marca, solicitada por Confecciones More Cord Division S.R.Ltda. – que mediante Resolución N° 718-2004/TPI-INDECOPI de fecha 17 de agosto del 2004, fue declarada infundada por la Sala de Propiedad Intelectual – se verificó que NHS, Inc, es titular en los Estados Unidos de América de dos marcas que forman parte de la marca en cuestión.

En tal sentido, dado que de declararse nulo el certificado de registro N° 81733, el fallo a expedirse en el presente procedimiento puede cambiar sustancialmente, de acuerdo a lo expuesto en el punto 2.2 – en el sentido que la declaración de nulidad de un registro de propiedad industrial se retrotrae al momento de la presentación de su respectiva solicitud de registro – la Sala considera que por razones de eficacia y economía procesal y en ejercicio de las atribuciones que la ley le otorga se debe suspender el trámite del presente expediente hasta el momento en que se resuelva la acción de nulidad del certificado N° 81733, iniciada por NHS, Inc, en el expediente N° 184384-2003.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

SUSPENDER la tramitación del expediente N° 179983-2003 hasta que se resuelva el expediente N° 184384-2003, correspondiente a la acción de nulidad de la marca de producto registrada bajo certificado N° 81733, interpuesta por NHS, Inc.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

1      Cabe precisar que mediante Resolución N° 860-2003/TPI-INDECOPI de fecha 28 de agosto del 2003, la Sala de Propiedad Intelectual declaró infundado el recurso de apelación interpuesto en vía incidental por Confecciones More Cord Division S.R.Ltda. en contra de las medidas cautelares dictadas mediante proveído de fecha 20 de mayo del 2003.

2       Cabe precisar que en dicho expediente la Sala de Propiedad Intelectual verificó lo siguiente:

-      Chet Thomas es titular en Estados Unidos de América de la marca DARKSTAR, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial ( cert ificado N° 76001616).

-      NHS, Inc. es titular en los Estados Unidos de América de las siguientes marcas:

-      En las revistas presentadas por la accionante se incluyen avisos publicitarios de la marca DARKSTAR y logotipo característico en los cuales se puede apreciar las letras características de la denominación, así como la figura de una armadura medieval que son idénticas a las que aparecen en la marca registrada en cuestión:

-      Debido a la identidad de los elementos que forman parte de la marca en cuestión con diversos signos registrados a favor de terceros en Estados Unidos de América, es razonable presumir que el emplazado tenía conocimiento sobre la existencia de dichos signos pertenecientes a terceros.

-      Sin embargo, la accionante (Confecciones More Cord Division S.R.Ltda.), no ha acreditado tener derecho alguno sobre las marcas registradas en el extranjero, ni ha demostrado importar o comercializar los productos distinguidos con dichas marcas, no habiendo presentado medio de prueba alguno que demuestre la intención por parte del emplazado de causarle algún daño o perjuicio, por lo que no se ha probado que e registro de la marca en cuestión fue efectuado de mala fe.

3       A rt iculo 24.- “Son de aplicación a los procedimientos que se siguen ante el Tribunal las normas legales y reglamentarias que rigen los asuntos de competencia de los órganos funcionales del INDECOPI, la Ley de INDECOPI y el presente Reglamento (…)”.

4      Roberto Dromi. Derecho Administrativo. 4º Edición actualizada, Buenos Aires 1995, p. 769.

5      Artículo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro.