RESOLUCIÓN N° 0623-2005-TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 160993-2002

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SOLICITANTE     :     CONSORCIO COMEX, S.A. DE C.V.

OPOSITORA     :     ACE PERÚ S.A.C.

Levantamiento de suspensión – Examen de registrabilidad

Lima, catorce de junio del dos mil cinco

I. ANTECEDENTES

Con fecha 3 de setiembre del 2002, Consorcio Comex, S.A. de C.V. (México) solicitó el registro de la marca de producto PRO-1000 PLUS, para distinguir aceites anticorrosivos; aceites contra la herrumbre (antioxidantes); aceites para la conservación de la madera; adelgazadores de pinturas; esmaltes para la pintura; polvo de aluminio para la pintura; diluyentes para: colores, lacas y pinturas, aglutinantes para pinturas; colores de anilina; anilinas, colores, tintes para apresto; anticorrosivos (pinturas); anticorrosivos (productos); antioxidantes (pintura); apresto para pintar paredes; barnices; barnices al alcohol; barnices de asfalto; bases para la preparación de colores para esmaltes; colorantes; colores; colores cerámicos; colores para apresto; colores para pintar; colores y colorantes para templar; diluyentes para: colores, lacas, pinturas, dorados, enlucidos para la madera (pinturas); enlucidos (pinturas); enlucidos que sean pinturas para la protección de techumbres; esmaltes; esmalte, color-laca; esmaltes para pinturas; esmaltes vinílicos; esmaltes y pastas anticorrosivas; fijadores de barnices; gomas de guta para pinturas; gomas de resinas; gomas-lacas; grasas contra herrumbre; lacas; maderas colorantes; extractos de madera colorante; maderas para teñir; materiales para decolorar la cera; materias colorantes; materias tintóreas; minio; oro brillante para pinturas de esmalte; pigmentos anhídridos titánicos; pigmentos-emulsiones de plata; pigmento gris de zinc; pinturas; pinturas al temple para muros; pinturas bactericidas, pinturas de aluminio; pinturas ignífugas; pinturas para cemento; pinturas vinílicas; polvos de aluminio para la pintura; preservativos contra la herrumbre (antioxidantes) y el deterioro de la madera; productos para la conservación de la madera; recubrimientos (pinturas); revestimientos de protección para chasís de vehículos; tintes; tintes al aceite para la madera; tintes al alcohol para la madera; tinte para apresto; tintes para la madera; materias tintóreas; recubrimientos anticorrosivos, de la clase 2 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 28 de febrero del 2003, Ace Perú S.A.C. (Perú) formuló oposición a la solicitud de registro. Manifestó ser titular de la marca de producto PRO que distingue productos de la clase 2 de la Nomenclatura Oficial, con la cual el signo solicitado es confundible. Señaló que el signo solicitado resulta ser casi idéntico a su marca, ya que la incluye completamente, lo cual no sólo inducirá a confusión al público consumidor sobre el origen empresarial sino también sobre los productos mismos. Señaló que en el signo solicitado el elemento más relevante lo constituye la partícula PRO, puesto que los términos 1000 y PLUS no son distintivos.

Con fecha 17 de marzo del 2003, Consorcio Comex, S.A. de C.V. contestó la oposición formulada manifestando que los signos en conflicto no son confundibles, ya que tienen una extensión distinta, ya que, desde el aspecto visual, el signo solicitado está conformado por tres expresiones, a diferencia de la marca de la opositora que sólo presenta una, además la expresión 1000 PLUS no pasará desapercibida para el consumidor. Indicó que, desde el aspecto fonético, los signos tienen una distinta pronunciación, debido al diferente número de sílabas que los conforman, así como por el fuerte sonido de la expresión 1000-PLUS. Asimismo, sostuvo que la presencia de la expresión 1000-PLUS en el signo solicitado le otorga un contenido conceptual que lo diferencia de la marca registrada.

Mediante Resolución N° 7251-2003/OSD-INDECOPI de fecha 25 de junio del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado. Respecto a los productos que distinguen los signos en conflicto, señaló que el signo solicitado pretende distinguir algunos de los productos que distingue la marca registrada. Consideró que el hecho que los signos en conflicto incluyan en sus estructuras la preposición PRO, así como la idea que ésta sugiere, podrían inducir a los consumidores a creer que los productos que distingue el signo solicitado tienen el mismo origen empresarial que los que distingue la marca registrada. Agregó que la presencia de los elementos 1000 y PLUS en el signo solicitado no le brinda la distintividad que requiere para diferenciarse de la marca registrada, sino que por el contrario da la impresión que el signo solicitado es una variación de la marca registrada, en la medida que denota cualidades de la misma.

Con fecha 22 de julio del 2003, Consorcio Comex, S.A. de C.V. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó que existen en la clase 2 de la Nomenclatura Oficial otras marcas que contienen la partícula PRO en su conformación y que coexisten pacíficamente.

Con fecha 19 de agosto del 2003, Consorcio Comex, S.A. de C.V. manifestó que, mediante expediente N° 186336-2003, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca PRO sustento de la oposición de Ace Perú S.A.C. En atención a lo anterior, solicitó la suspensión del trámite del presente procedimiento hasta que se resuelva en forma definitiva el citado expediente.

Con fecha 28 de agosto del 2003, Ace Perú S.A.C. absolvió el traslado de la apelación.

Mediante Resolución N° 1084-2003/TPI-INDECOPI de fecha 9 de octubre del 2003, la Sala de Propiedad Intelectual suspendió la tramitación del presente expediente hasta que se resuelva el expediente N° 186336-20003, correspondiente a la acción de cancelación de la marca PRO, iniciada por Consorcio Comex, S.A. de C.V.

II.      CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

De la revisión del presente expediente, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si corresponde suspender el trámite del presente procedimiento.

III.      ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1.      Informe de antecedentes

Se ha verificado que Ace Perú S.A.C. es titular de la marca de producto PRO, que distingue pinturas, barnices y lacas para pintores, así como preservativos, antioxidantes y contra el deterioro de la madera y metal, con exclusión de los demás productos de la clase 2 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 34369, vigente hasta el 18 de octubre del 2006.

Mediante expediente N° 186336-2003, Consorcio Comex, S.A. de C.V. solicitó la cancelación por falta de uso de la marca antes descrita. Mediante Resolución N° 233-2005/OSD-INDECOPI de fecha 11 de enero del 2005, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada dicha acción. La resolución quedó firme al no haber sido impugnada.

2.      Levantamiento de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 1084-2003/TPI-INDECOPI

2.1. Marco legal

El artículo cuarto de la Directiva N° 001-98-TRI-INDECOPI de fecha 23 de noviembre de 1998 establece que cuando las Oficinas o Comisiones del INDECOPI expidan una resolución que suspende la continuación del procedimiento a su cargo por considerar conveniente esperar, para mejor resolver el caso en cuestión, que otro órgano funcional del INDECOPI u otra entidad emita un pronunciamiento previo, podrán posteriormente levantar la suspensión decretada cuando se acredite que ha dejado de existir el motivo que justificó la suspensión.

En tal sentido, las Oficinas, Comisiones y Salas del Tribunal de INDECOPI podrán levantar las suspensiones decretadas, y emitir un pronunciamiento final, cuando haya dejado de existir la causa de la suspensión.

2.2 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, mediante Resolución N° 1084-2003/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual, por razones de eficacia y economía procesal, suspendió la tramitación del presente procedimiento hasta que se resolviera el expediente N° 186336-2003, correspondiente a la acción de cancelación de la marca PRO, iniciada por Consorcio Comex, S.A. de C.V., dado que se consideró que la decisión que se adoptara en dicho caso podría afectar la resolución de la presente solicitud de registro.

Habiéndose resuelto, en forma definitiva el expediente N° 186336 –2003, motivo de la suspensión, la Sala de Propiedad Intelectual, de conformidad con las disposiciones invocadas, considera conveniente levantar la suspensión de la tramitación del presente expediente, a fin de que continúe el trámite correspondiente.

3. Determinación del riesgo de confusión

A diferencia de la Decisión 344, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca1.

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 50-IP-20002 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.

Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.

En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a)3.

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.

De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-20004, el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.

En el presente caso, se advierte que los productos que distingue la marca registrada (pinturas, barnices y lacas para pintores, así como preservativos, antioxidantes) se encuentran comprendidos dentro de loS que distingue el signo solicitado.

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 8235. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-20006 y 76-IP-20007.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

En el caso de los productos farmacéuticos es razonable asumir que el consumidor hará un detenido examen de los mismos, en función de sus necesidades de salud.

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado PRO – 1000 PLUS y la marca registrada PRO, se advierte, desde el punto de vista fonético, que si bien los signos comparten el término PRO, la presencia en el signo solicitado de la denominación 1000 PLUS determina que los signos en conflicto tengan una pronunciación diferente.

Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que si bien la marca registrada presenta una escritura e impresión visual idéntica al primer término del signo solicitado, la presencia en este último del término 1000 – PLUS determina que el impacto visual que provocan los signos sea distinto.

En virtud de las consideraciones anteriores, aun cuando exista identidad entre los productos que distinguen los signos en cuestión, dadas las diferencias fonéticas y gráficas entre los mismos, la Sala determina que su coexistencia en el mercado no sería susceptible de inducir al público consumidor a un riesgo de confusión directo (que ocurriría en el caso que el consumidor adquiera un producto con una marca distinta a la que pretendía adquirir, debido a la identidad o similitud entre los signos).

Sin perjuicio de lo expuesto, se determina que aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos en cuestión, el hecho que éstos distingan los mismos productos y compartan la partícula PRO, podría inducir al consumidor a un posible riesgo de confusión indirecto (que se presentaría en el caso que el público llegue a pensar que, no obstante ser signos con características distintas, el nuevo signo pertenece al titular de la marca registrada, o que, aun cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas, ello debido a la presencia de manera relevante de algún elemento común), ya que puede creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada.

En opinión de la Sala, si mediante la prohibición contenida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 se protege la función indicadora de la procedencia empresarial, se contempla en ella cualquier relación de signos que perturbe la representación del origen empresarial.

En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición antes mencionada, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- LEVANTAR la suspensión ordenada mediante Resolución N° 1084-2003/TPI INDECOPI de fecha 9 de octubre del 2003.

Segundo.- CONFIRMAR la Resolución N° 7251-2003/OSD-INDECOPI de fecha 25 de junio del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto PRO-1000 PLUS, solicitado por Consorcio Comex, S.A. de C.V.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

1      Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a)      Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.

2      Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 594 del 21 de agosto del 2000.

3      Ver nota 1.

4      Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 555 del 17 de abril del 2000.

5      Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

a)      La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;

b)      El grado de percepción del consumidor medio;

c)      La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;

d)      El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,

e)      Si el signo es parte de una familia de marcas.

6      Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.

7     Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 (nota 7), p. 15.