RESOLUCIÓN N° 0642-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 183103-2003

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0642-2004/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 183103-2003

ACCIONANTE     :     TUNUPA S.A.C.

EMPLAZADA     :     HAUKAYPATA E.I.R.L.

Nulidad de registro de marca – Mala fe al obtener el registro de una marca: Inexistencia – Marca confundible con un nombre comercial protegido: Inexistencia – Marca que afecta la identidad o prestigio de una persona jurídica: Inexistencia

Lima, trece de julio del dos mil cuatro

I. ANTECEDENTES

Con fecha 15 de junio del 2003, Tunupa S.A.C. (Perú) solicitó la nulidad de la marca TUNUPA GRILL & BAR RESTAURANT y logotipo, registrada a favor de Haukaypata E.I.R.L., bajo certificado N° 27976, para distinguir servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó lo siguiente:

(i)      Desde el 6 de julio del 2001 viene utilizando en forma ininterrumpida el nombre comercial TUNUPA, para identificar su restaurante ubicado en San Isidro.

(ii)      La emplazada registró la marca TUNUPA GRILL & BAR RESTAURANTE y logotipo con evidente mala fe, puesto que se ha aprovechado de la existencia previa en el mercado de su nombre comercial, para hacerse ilegalmente de una marca que no le corresponde, y que evidentemente es idéntica a su nombre comercial.

(iii)      La mala fe de la emplazada se agrava por el hecho que al momento de gestionar el registro de la marca, el titular y gerente de la emplazada era Antonio Cossío Arana, quien en ese momento también era socio fundador, presidente del directorio y gerente general de Tunupa S.A.C.

(iv)      El señor Antonio Cossío Arana ha venido ejerciendo presiones sobre los actuales propietarios de las acciones de Tunupa S.A.C., y se ha venido atribuyendo derechos sobre el nombre comercial TUNUPA. Asimismo, ha sorprendido a uno de sus directivos con la firma de documentos que su sociedad desconocía y cuya validez cuestiona, como por ejemplo el convenio de fecha 31 de marzo del 2003, el mismo que no ha sido suscrito por ningún órgano social o la gerencia general de Tunupa S.A.C.

(v)      Los servicios que distingue la marca cuya nulidad se pretende son de naturaleza similar a los que distingue su nombre comercial, por lo que su coexistencia genera riesgo de confusión en el público usuario. En tal sentido, el registro de la marca TUNUPA GRILL & BAR y logotipo también se ha obtenido contraviniendo las disposiciones del artículo 130 inciso b) del Decreto Legislativo 823.

Adjuntó documentos para acreditar sus argumentos.

Con fecha 11 de agosto del 2003, Haukaypata E.I.R.L. (Perú) absolvió el traslado de la acción de nulidad manifestando lo siguiente:

(i)      Desde octubre de 1999 viene utilizando, en el Cusco, el nombre comercial TUNUPA GRILL & BAR RESTAURANT y logotipo, para identificar actividades económicas relacionadas con los servicios de restaurante. Por tal razón, contaba con el derecho a registrar dicho nombre comercial como marca.

(ii)      El registro de la marca materia de nulidad se obtuvo cuando Antonio Cossío Arana mantenía la calidad de socio y gerente general de Tunupa S.A.C., y con el conocimiento de los demás socios de dicha empresa, quienes no presentaron ninguna observación a dicho registro. Sin embargo, ahora quienes pretenden privarla de su legítimo derecho son los nuevos directivos de la empresa, quienes en un intento de sorprender a la Autoridad omiten informar de la existencia de otros locales TUNUPA, y de acuerdos comerciales suscritos entre ambas empresas.

(iii)      El local comercial utilizado por la accionante - inaugurado en el 2001, en San Isidro -, es el segundo de una cadena de tres restaurantes, razón por la cual cuenta con el mismo nombre que el local comercial fundado por su empresa en la ciudad del Cusco el año 1999. De conformidad con la licencia de uso otorgada por el gerente de Haukaypata E.I.R.L. (Antonio Cossío Arana), también se permitía la utilización del nombre TUNUPA como razón social de la empresa creada para la administración de este segundo restaurante, cuyo socio y fundador hasta enero del 2003 fue Antonio Cossío Arana.

(iv)      Mediante convenio de fecha 31 de marzo del 2003, Haukaypata E.I.R.L. le renueva la licencia de uso otorgada a Tunupa S.A.C. Dicho convenio fue suscrito por el señor Eduardo Fiol León, quien ostentaba la calidad de Presidente del Directorio.

(v)      Sin embargo, la emplazada incumplió y continúa incumpliendo las obligaciones pactadas en el convenio de la referencia, lo cual viene perjudicando gravemente su imagen y nombre comercial, por lo que está procediendo a la cancelación de dicha licencia de uso ¹ .

Adjuntó diversos documentos con el fin de acreditar sus argumentos.

Con fecha 26 de agosto del 2003, Tunupa S.A.C. manifestó lo siguiente:

(i)      Los socios que constituyeron la empresa Tunupa S.A.C. no son los actuales socios de la misma, puesto que sus acciones fueron adquiridas con fecha 13 de marzo del 2003, por Wendy Fiorella Fiol Bulnes y posteriormente ésta transfirió parte de dichas acciones a su esposo Luis Enrique Liebmann Umbert.

(ii)      No existe prueba alguna que acredite que el registro de la marca cuya nulidad se pretende se realizó con el conocimiento de los demás socios de su empresa.

(iii)      Lo único que reclama la accionante es un derecho legítimo que le corresponde por ley, ya que reivindica su derecho a utilizar su denominación social de manera pública y pacífica, así como su nombre comercial TUNUPA que ha venido usando desde su constitución social, por el cual ha pagado una importante suma de dinero, ha realizado inversiones y arreglos, y ha desarrollado toda una labor de posicionamiento en los medios turísticos de restaurantes.

(iv)      Los actuales accionistas de Tunupa S.A.C. no han sido informados de la existencia de otro restaurante con un nombre similar en otra ciudad del Perú, razón por la cual queda descartado que hayan actuado de mala fe al ejercer un derecho que por Ley les corresponde.

(v)      Lo que motivó la presente solicitud de nulidad fue la conducta totalmente arbitraria del señor Antonio Cossío Arana, quien pretende imponer su voluntad en el manejo de su negocio, como si fuera el dueño de éste, llegando incluso a formular constantes amenazas de privarlos del uso de su denominación social, utilizando como medio de presión su marca registrada.

Posteriormente, el 22 de octubre del 2003, Tunupa S.A.C. manifestó que desconoce la validez legal del convenio de fecha 31 de marzo del 2003 invocado por la emplazada - por el cual Antonio Cossío Arana autoriza a que Tunupa S.A.C. siga usando el nombre comercial TUNUPA hasta febrero del 2004 -, puesto que ha sido celebrado por Antonio Cossío Arana que no es el titular de la marca de servicio TUNUPA GRILL & BAR RESTAURANT y logotipo, ni cuenta con facultad alguna para celebrar a título personal acuerdos sobre la misma.

Con fecha 27 de octubre del 2003, Haukaypata E.I.R.L. señaló que en la diligencia de inspección llevada a cabo en el local de Tunupa S.A.C. el 16 de octubre del 2003 – ordenada en el expediente N° 189756-2003 ² -, la gerente general de dicha empresa ha reconocido expresamente el convenio de fecha 31 de marzo del 2003, suscrito con el señor Antonio Cossío Arana.

Con fecha 31 de octubre del 2003, Tunupa S.A.C. solicitó se sancione a la emplazada por presentar información falsa, puesto que el convenio de fecha 31 de marzo del 2003 ha sido suscrito por personas que no contaban con la facultad para celebrarlo, y que si bien en al acta de inspección referida por la emplazada se dejó constancia que la señora Fiol reconocía este convenio, ello fue producto del nerviosismo del momento, lo cual no desvirtúa que dicho acto jurídico sea nulo. Posteriormente, el 5 de noviembre del 2003, Tunupa S.A.C. adjuntó diversos documentos con el fin de acreditar que no existe el convenio de fecha 31 de marzo del 2003 mencionado por la contraria. Asimismo, solicitó la acumulación del presente procedimiento al expediente N° 189756-2003, por estar vinculados.

Mediante proveído de fecha 22 de enero del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró no ha lugar la solicitud de acumulación, por cuanto se trata de procedimientos de distinta naturaleza, sujetos a trámites y plazos distintos.

Mediante Resolución N° 656-2004/OSD-INDECOPI de fecha 22 de enero del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad. Consideró lo siguiente:

(i)      Los derechos sobre el nombre comercial alegado por la accionante no pueden ser opuestos al registro de la marca cuya nulidad se pretende, puesto que las pruebas presentadas acreditan transacciones realizadas por la accionante durante el periodo comprendido entre el 24 de noviembre del 2001 y 29 de mayo del 2003, es decir, en una fecha posterior a la solicitud de la marca materia de nulidad (2 de agosto del 2001)

(ii)      Los medios probatorios presentados por la emplazada acreditan que ésta ha realizado determinadas transacciones durante el periodo comprendido entre el 29 de octubre de 1999 y 28 de febrero del 2000, además que la totalidad de documentos se refieren a diversas actividades del RESTAURANTE TUNUPA en Cusco, habiéndose acreditado por lo tanto el derecho sobre el nombre comercial alegado, con anterioridad a la solicitud de registro materia de la presente acción.

(iii)      De acuerdo al artículo 215 del Decreto Legislativo 823, sólo el titular de un nombre comercial puede utilizarlo y registrarlo como marca, de lo que se determina que la emplazada solicitó el registro de su marca al tener derechos sobre el signo en cuestión como nombre comercial, lo cual no constituye un acto contrario a derecho.

Con fecha 18 de febrero del 2004, Tunupa S.A.C. interpuso recurso de apelación ratificándose en lo expuesto respecto a que la marca registrada se obtuvo de mala fe. Agregó que la marca registrada contraviene el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que la mencionada marca afecta la identidad de su empresa Tunupa S.A.C. y afecta su derecho sobre dicha denominación societaria.

Con fecha 24 de marzo del 2004, Haukaypata E.I.R.L. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos.

Con fecha 21 de abril del 2004, Tunupa S.A.C. reiteró sus argumentos materia de la acción de nulidad, invocando nuevamente el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486. Adicionalmente, señaló que al transferirse las acciones de una empresa, también se transfieren los activos y pasivos, razón por la cual los nuevos accionistas de Tunupa S.A.C. adquirieron también sus pasivos (sic), entre los cuales se encontraba el Restaurante Tunupa y su nombre comercial; en consecuencia, los nuevos accionistas se convirtieron también en propietarios del nombre comercial RESTAURANTE TUNUPA.

Con fecha 3 de mayo del 2004, Haukaypata E.I.R.L. manifestó que el signo distintivo TUNUPA nunca fue un activo de Tunupa S.A.C., puesto que la denominación TUNUPA GRILL & BAR RESTAURANT y logotipo constituye su nombre comercial desde 1999. Indicó que al adquirir las acciones de la empresa Tunupa S.A.C., la familia Fiol tenía conocimiento que la marca era de propiedad de Haukaypata E.I.R.L., por ello suscribieron un contrato de licencia de uso.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

a)      Si el registro de la marca de servicio TUNUPA GRILL & BAR RESTAURANT y logotipo se ha obtenido de mala fe.

b)      Si el registro de la marca de servicio TUNUPA GRILL & BAR RESTAURANT y logotipo fue otorgado en contravención de lo dispuesto en los incisos b) y e) del artículo 136 de la Decisión 486.

c)      Teniendo en cuenta lo anterior, si corresponde declarar nulo el registro de la marca de servicio TUNUPA GRILL & BAR RESTAURANT y logotipo.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

-      Haukaypata E.I.R.L. (la emplazada) es titular de la marca de servicio constituida por la denominación TUNUPA GRILL & BAR RESTAURANT escrita en letras características y en la parte superior el diseño conformado por dos líneas paralelas irregulares entre las cuales se encuentran cuatro cuadrados conteniendo cada uno otro cuadrado de la misma característica y dos triángulos irregulares, y en la parte central un circulo irregular que contiene otro circulo pequeño; conforme al modelo, que distingue servicios de restauración (alimentación), bar y alojamiento temporal de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 27976, vigente desde el 12 de diciembre del 2001 hasta el 12 de diciembre del 2001. Dicha marca fue solicitada a registro el 2 de agosto del 2001.

2. Nulidad del registro de una marca

2.1 Determinación de la norma aplicable

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución ³ .

En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca TUNUPA GRILL & BAR RESTAURANT y logotipo (12 de diciembre del 2001) se encontraban vigentes la Decisión 486 ⁴ y el Decreto Legislativo 823. En consecuencia, la solicitud de nulidad del registro de dicha marca debe ser evaluada en base a lo dispuesto en la Decisión 486 y en el Decreto Legislativo 823 (en este caso, en lo que fuera pertinente y no contravenga la Decisión 486).

En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad. Por lo tanto, dado que la presente acción de nulidad fue interpuesta el 15 de junio del 2003, la norma aplicable en cuanto a la parte procedimental es la Decisión 486.

2.2 Causales de nulidad

El artículo 172 de la Decisión 486 señala que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

El artículo 136 de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que:

“(…) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

e) Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. (…)”

En el presente caso, Tunupa S.A.C. ha señalado que la marca TUNUPA GRILL & BAR RESTAURANT y logotipo ha sido obtenida de mala fe, y en contravención de los incisos b) y e) de la Decisión 486, por lo que corresponde analizar dichas causales de nulidad.

3. Prohibición de registro de un signo confundible con un nombre comercial protegido

De acuerdo al inciso b) del artículo 136 de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.

En tal sentido, corresponde a la Sala determinar si se ha acreditado la existencia de un derecho anterior de la accionante en base a su nombre comercial, y de ser el caso, si la marca registrada resulta confundible con dicho nombre comercial.

3.1 Marco conceptual del nombre comercial

A diferencia de la Decisión 344 que no contenía una definición del nombre comercial, el artículo 190 de la Decisión 486 define al nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil, pudiendo constituir nombre comercial, entre otros, la denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Asimismo, dicha Decisión precisa que una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.

En el Perú el registro del nombre comercial es sólo declarativo, es decir, el registro declara un derecho existente y este derecho está supeditado al uso del nombre comercial.

El artículo 191 de la Decisión 486 concordado con el artículo 210 del Decreto Legislativo 823 establece que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio. Asimismo, el artículo 193 de la Decisión 486 dispone que el registro tendrá carácter declarativo.

3.2 Titularidad del nombre comercial

La función que se atribuye al nombre comercial es la de identificar al comerciante en el mercado en una actividad económica determinada. Es decir, constituye el signo distintivo que utiliza la persona jurídica o natural en el ejercicio de su actividad económica y que permite distinguirlo de los competidores que se desarrollan en las mismas actividades. Esta función determina que aquél que solicita un nombre comercial debe ser identificado como el agente que desarrolla dicha actividad.

Asimismo y de acuerdo con lo expuesto, el reconocimiento del derecho de exclusiva sobre un nombre comercial supone su uso previo y que la documentación que se adjunte para acreditar este derecho debe procurar a la Oficina Competente la convicción de que el nombre comercial solicitado es identificado por el público consumidor en relación a un origen empresarial y actividad económica determinada.

Esta afirmación determina que aquél que quiere hacer valer los derechos sobre un nombre comercial se encuentra legitimado para hacerlo únicamente si existe esta relación de identificación entre el agente que efectivamente utiliza el signo en el mercado y que es reconocido como tal en relación con una actividad determinada.

3.3 Artículo 215 del Decreto Legislativo 823

El artículo 215 del Decreto Legislativo 823 establece que sólo el titular de un nombre comercial puede registrarlo como marca. Asimismo, sólo el titular de una marca puede utilizarla y registrarla como nombre comercial.

Si bien esta norma confiere al titular de un nombre comercial el derecho exclusivo a registrar el mismo como marca y en consecuencia evitar que terceros obtengan el registro de dicho signo, la Sala conviene en precisar que este derecho no es absoluto ni irrestricto.

En el país pueden existir una gran cantidad de nombres comerciales idénticos o similares para distinguir las mismas actividades o actividades entre las que exista conexión competitiva, por lo que en virtud de lo establecido en el artículo 215 antes citado, cada titular de dichos nombres comerciales tendría el legítimo derecho de registrar su signo como marca y evitar que terceros lo registren. Sin embargo, el ejercicio efectivo de dicho derecho por cada uno de sus titulares no es posible, ya que ello significaría la coexistencia en el registro de marcas y/o nombres comerciales idénticos o similares, lo cual está expresamente prohibida por la ley (artículo 83 incisos a) y b) de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 incisos a) y b) del Decreto Legislativo 823) ⁵ .

Dentro de este contexto es necesario determinar cuáles serán los criterios a aplicarse a fin de permitir el ejercicio del derecho contenido por la ley.

a) Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca. En este caso debe tenerse presente que en el Perú el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, por lo que la Sala es de la opinión que el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse - en base al derecho concedido por el artículo 215 del Decreto Legislativo 823 concordado con el artículo 130 inciso b) del Decreto Legislativo 823 - al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusiva a nivel nacional que otorga el registro de una marca puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusión en el consumidor. Sin embargo, aquellos nombres comerciales que no tienen mayor transcendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca.

b)      Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial registrado. Aquí deberá considerarse que el hecho que se acredite el uso de un nombre comercial no significa necesariamente que éste acceda directamente a registro, puesto que el mismo sólo será posible en la medida que no se afecten los derechos registrales de terceros adquiridos con anterioridad. Es decir, que en caso se solicite el registro de un nombre comercial (o de una marca en base a la titularidad de su nombre comercial) no podrá ser registrado si ya existe registrado a favor de un tercero un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que en esos casos su coexistencia inducirá a confusión al público. Lo anterior se aplica incluso cuando el nombre comercial del solicitante haya sido utilizado en el comercio con anterioridad al registro del tercero. En estos casos no es necesario determinar el ámbito territorial del nombre comercial registrado, puesto que, conforme se indicó en el punto 3, la publicidad que otorga el registro determina que éste sea protegido en todo el territorio nacional.

c)      En caso de conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la solicitud de registro. Aquí habrá que atender a la antigüedad de los mismos. Así, en el caso que tanto el solicitante del registro como el observante del mismo sustenten sus respectivos derechos en el uso de nombres comerciales, la Sala es de la opinión que si el solicitante demuestra que su nombre comercial ha sido utilizado con anterioridad al del observante, tendrá un mejor derecho a obtener el registro del mismo como marca. Sin embargo, en caso que el nombre comercial del observante sea más antiguo que el del solicitante sólo podrá lograr la denegatoria del registro si éste tiene una influencia efectiva en gran parte del territorio del país. Caso contrario se procederá al registro del nombre comercial posterior, sin perjuicio de que éste deba respetar el ámbito de protección del nombre comercial anterior. Así, si el uso del nombre comercial posterior genera confusión en la zona geográfica de influencia económica del nombre comercial anterior, aun cuando prospere el registro del nombre comercial posterior, en esa zona geográfica dicho nombre comercial no podrá usarse.

3.4 Pruebas de uso

La protección que se otorga al nombre comercial está supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento mercantil o empresa o la actividad económica que distingue, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar que el hecho que un nombre comercial se encuentre registrado no lo exime de la exigencia de uso para mantener su vigencia.

Lo expuesto implica que la Oficina competente debe evaluar las pruebas de uso de un nombre comercial para que éste pueda acceder a registro, cuestión que ha sido regulada y continúa siéndolo por la normatividad vigente sobre la materia.

Por su parte, el artículo 195 de la Decisión 486 dispone que los países miembros podrán exigir la prueba de uso de acuerdo a su legislación interna. Por su parte el artículo 212 del Decreto Legislativo 823 faculta a la Oficina competente para establecer cuáles pruebas son idóneas para demostrar el uso del nombre comercial. La Sala determina en aplicación de las normas antes mencionadas y en concordancia con la función que el nombre comercial debe cumplir por definición, que las pruebas para acreditar el uso deben servir para demostrar la identificación efectiva de dicho nombre comercial con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

3.5 Valoración de las pruebas presentadas por la accionante

Tunupa S.A.C. ha presentado los siguientes medios de prueba a fin de acreditar el uso de su nombre comercial:

-      Fotocopia de la Partida Electrónica N° 11299657, en la que se advierte que Tunupa S.A.C. se constituyó mediante escritura pública del 6 de julio del 2001, inscrita el 11 de julio del 2001, ante la Oficina Registral de Lima y Callao, siendo su objeto social la prestación de servicios de restaurante, bar y cafetería, entre otros.

Pablo Antonio Cossío Arana figura como uno de los socios fundadores, así como gerente general de la sociedad (fojas 18 a 20).

-      Fotocopia de diversas facturas emitidas por Tunupa S.A.C. por el servicio de restaurante, entre el 24 de noviembre del 2001 y el 29 de mayo del 2003. En la parte superior derecha de dichas facturas se advierte el signo TUNUPA RESTAURANT y logotipo (fojas 36 a 135).

-      Fotocopia de la página 919 de las Páginas Amarillas de Telefónica del 2003, en la cual se advierte publicidad del restaurant de comida gourmet e internacional TUNUPA.

De la revisión y análisis de las pruebas presentadas, se desprende que la accionante ha utilizado el nombre comercial TUNUPA RESTAURANT y logotipo – conforme se advierte a continuación -, para distinguir actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de restaurante, desde el 24 de noviembre del 2001 (fecha de la factura más antigua), es decir, antes que se otorgara el registro de la marca materia de nulidad.

Ahora bien, la emplazada ha señalado que tenía derecho a registrar la marca TUNUPA GRILL & BAR RESTAURANT y logotipo, materia de la acción de nulidad, por cuanto la venía utilizando como nombre comercial con anterioridad. En tal sentido, corresponde a la Sala determinar si la emplazada ha acreditado tener mejor derecho que la accionante para el registro de la marca materia de nulidad.

3.5 Valoración de las pruebas presentadas por la emplazada

A fin de acreditar el uso de su nombre comercial, Haukaypata E.I.R.L. ha presentado los siguientes documentos:

- Fotocopia de la Licencia de Funcionamiento del GRILL RESTAURANT TUNUPA, de Haukaypata E.I.R.L., otorgada por la Municipalidad del Cusco, vigente del 30 de noviembre de 1999 al 30 de noviembre del 2000 (foja 192).

- Fotocopia de la carta de fecha 3 de noviembre de 1999, mediante la cual Diners Club Perú S.A. manifiesta que TUNUPA (restaurant-Cusco) se encuentra afiliado a su sistema (foja 186).

- Fotocopia del contrato de afiliación N° 155-32-8732-2, celebrado entre Diners Club Perú S.A. y Haukaypata E.I.R.L. en la cual este último manifiesta ser propietario de un establecimiento comercial denominado TUNUPA (restaurant-Cusco) (foja 187).

- Fotocopia de un certificado emitido por el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, el 27 de junio del 2000, por el cual certifica que TUNUPA se encuentra inscrito en el Registro de Restaurantes, como restaurante turístico, en la categoría tres tenedores (foja 194).

- Fotocopia de liquidación de instalación de POS-VISANET emitida a RESTAURANT TURÍSTICO TUNUPA de Cusco.

- Fotocopia del acta de instalación del servicio telefónico del 12 de setiembre del 2000 en el Restaurante Turístico TUNUPA.

- Fotocopia del contrato de publicación y avisos con Telefónica del Perú S.A.A., el 7 de noviembre del 2000, a fin que se realice la publicación de TUNUPA GRILL & BAR RESTAURANTE en el rubro de restaurantes.

- Fotocopia de la carta de fecha 18 de octubre del 2000, emitida por APDAYC a la PEÑA RESTAURANT TUNUPA, por el cual le informa que debe suscribir el contrato respectivo que legalmente lo autorice a utilizar el repertorio musical que administra (foja 197).

- Fotocopia del formato de levantamiento de información de criterios necesarios para la aplicación de tarifa por uso de repertorio musical, de fecha 12 de octubre del 2000, utilizado en la peña restaurante TUNUPA (fojas 198 y 199).

- Fotocopia de facturas y boletas de venta emitidas por Haukaypata E.I.R.L. durante el periodo comprendido entre el 29 de octubre de 1999 y el 28 de febrero del 2000, por servicios de restaurante, en los cuales se aprecia en la parte superior derecha el signo TUNUPA y logotipo (fojas 201 a 210).

- Fotocopias de cuatro consolidados de ventas del RESTAURANTE TUNUPA de Haukaypata E.I.R.L., entre diciembre de 1999 y febrero del 2000.

- Fotocopia de avisos publicitarios y artículos periodísticos, en los que se hace referencia al restaurante TUNUPA. Asimismo, algunos informan acerca de la apertura de su nuevo local en Lima. En uno de ellos se advierte el signo TUNUPA y logotipo (fojas 215 a 227).

- Fotocopias de diplomas, certificaciones, cartas de reconocimiento, así como agradecimientos, dirigidas al restaurante TUNUPA, entre los años 2000 y 2003 (fojas 228 a 246).

- Fotocopia del acta de verificación del operativo “Turista Feliz” realizado en el local del restaurante TUNUPA de la ciudad del Cusco, el 9 de junio del 2000, por la Fiscalía Provincial Especial de Prevención del Delito, Policía Nacional del Perú, Municipalidad del Cusco, Indecopi, entre otros (foja 247).

De la revisión y análisis de los medios probatorios presentados se desprende que Haukaypata E.I.R.L. ha venido utilizando el nombre comercial TUNUPA GRILL & BAR RESTAURANT y logotipo – que presenta todos los elementos de la marca materia de nulidad, conforme se advierte a continuación -, para distinguir actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de restaurante de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, desde el 29 de octubre de 1999 (fecha de la factura más antigua).

De lo expuesto, se desprende que Haukaypata E.I.R.L. usó el nombre comercial TUNUPA GRILL & BAR RESTAURANT y logotipo con anterioridad al nombre comercial de Tunupa S.A.C., por lo que Haukaypata E.I.R.L. gozaba de mejor derecho sobre el signo materia de nulidad.

En consecuencia, la marca de servicio TUNUPA GRILL & BAR RESTAURANT y logotipo no se encontraba incursa en la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486.

4. Mala fe invocada

4.1 Concepto y naturaleza jurídica

La buena fe es lo que se ha llamado un standard jurídico, es decir, un modelo de conducta social o una conducta socialmente considerada como arquetipo, o también una conducta que la conciencia social exige conforme a un imperativo ético dado. El ejercicio de un derecho subjetivo es contrario a la buena fe cuando se ejercita de una manera o en unas circunstancias que lo hacen desleal, según las reglas que la conciencia social impone al tráfico jurídico.

Lo que se aspira a conseguir con el principio de buena fe es que el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones se produzca conforme a una serie de principios que la conciencia jurídica considera como necesarios, aunque no hayan sido formulados por el legislador, ni establecidos por la costumbre, principios que están implícitos o deben estarlo en el ordenamiento positivo.

4.2 Clasificación de la buena fe

Aunque el concepto de buena fe es único en el sentido de unidad, la doctrina ha establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva, clasificación que responde en buena cuenta a las dos formas en que se manifiesta el derecho: como normativa o como facultad ⁶ .

Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con la intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia de no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho.

Además, se requiere que la situación jurídica sobre la que recae la buena fe subjetiva no sea contraria a las normas rectoras del principio del orden público. Sin embargo, cabe señalar que no todo interés público merece la primacía sobre principios tan importantes para la vida de la comunidad como la buena fe. Sólo un interés jurídico específico para la seguridad del tráfico jurídico y de la administración de justicia puede justificar no ser modificado por el principio de la buena fe. Es por ello que el principio de buena fe tiene carácter general y amerita una solución específica en cada caso concreto.

Como consecuencia de esta escala de valores en la cual el principio de orden público limita la actuación del principio de la buena fe, es que los ordenamientos jurídicos modernos han optado simplemente por establecer una regulación orientada hacia el tratamiento - en sentido negativo - de la buena fe, especificando de manera objetiva las conductas que no son aceptadas en el tráfico mercantil porque se consideran que atentan contra el principio de orden público. De esta manera, la subjetividad sobre la que descansa el principio de la buena fe subjetiva ha sido dejada de lado por la tipicidad y regulación (objetivización) de determinadas conductas específicas.

La primacía del principio de orden público sobre el de la buena fe subjetiva se encuentra reflejado claramente en el último párrafo del artículo 11 del Decreto Legislativo 823, disposición que ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 ^º del Código Civil ⁷ . La exclusión de este artículo implica que aunque el adquirente de un derecho de propiedad intelectual haya obrado de buena fe, en tanto creía erróneamente (basado en la inexactitud del registro) que el enajenante del derecho poseía facultades de disposición, la invalidez del derecho de propiedad industrial determinará la nulidad del acto jurídico.

4.3 El rol de la buena fe en el sistema competitivo

a) Consideraciones generales

La buena fe constituye un principio cuya observancia es general para cualquier relación jurídica, pero en el campo del derecho industrial se manifiesta con un mayor grado de exigencia, en la medida que la actuación de la Administración en este campo se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

Para comprender a cabalidad el concepto de la buena fe es necesario relacionarlo con el fenómeno de la competencia económica y las diversas ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.

La estrecha vinculación entre el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia y el fenómeno de la competencia económica ha sido puesta de manifiesto por la doctrina ⁸ , hasta el punto de decirse que la competencia es el tejido que sostiene a ambas ramas del derecho. Para Roubier ⁹ la Teoría de la Propiedad Industrial impone ciertos límites al libre juego de la competencia, derivados de la existencia de determinados derechos que, como los que recaen sobre los signos distintivos de la empresa, atribuyen a sus titulares una posición jurídica privilegiada o exclusiva que ha de ser respetada por los competidores.

La doctrina española señala que “el derecho industrial se orienta a satisfacer un doble interés: de una parte, trata de estimular el progreso industrial, mediante la concesión de monopolios o derechos de exclusiva, que vienen a recortar la libre competencia; de otra parte, trata de garantizar una cierta armonía en el desarrollo de la actividad competitiva, prohibiendo las conductas desleales o las que impiden la competencia misma. ¹⁰

Al respecto, debe indicarse que los empresarios al concurrir al mercado deben hacerlo sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Presupuesto de esta concurrencia lo constituye una conducta definida por normas de lealtad y honestidad, normas sobre las cuales se sustenta esa confianza recíproca, sin la cual sería imposible mantener la seguridad jurídica exigida para la fluidez de las transacciones mercantiles ^11.

Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe.

Dentro de ese esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores.

El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral, sino además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece.

En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser, dependiendo en el momento en el que nos encontremos, o bien desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro o bien sancionar con nulidad retroactiva el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

En el campo de la propiedad industrial, no cabe duda que el principio del orden público ostenta una absoluta supremacía sobre el principio de la buena fe subjetiva, en la medida que, conforme se ha mencionado, su materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como de los consumidores.

b) La mala fe en la presentación de una solicitud de registro

En nuestra ley de propiedad industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.

Con relación a la etapa post-registral, cabe señalar que – conforme se ha señalado anteriormente - el artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Cabe indicar que la Decisión 486 no describe ni siquiera a título ejemplificativo, como sí lo hacía la Decisión 344 ¹² , que conductas por ser reprobables objetivamente (ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representar un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia) constituyen actos de mala fe ¹³ .

Al respecto, cabe indicar que la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente, debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la autoridad competente en cada caso concreto.

Frente a esta complejidad de situaciones que pueden presentarse en torno a la aplicación de la figura de la mala fe, conviene mencionar en términos generales, siguiendo a lo establecido en el derecho comparado ¹⁴ , que incurre en mala fe quien en forma reprobable y valiéndose de una solicitud tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.

4.4 Análisis del presente caso

Tunupa S.A.C. ha manifestado que Haukaypata E.I.R.L. ha obtenido el registro de la marca TUNUPA GRILL & BAR RESTAURANT y logotipo de mala fe, puesto que se ha aprovechado de la existencia previa en el mercado de su nombre comercial, lo cual se agrava por el hecho que el gerente general de Haukaypata E.I.R.L. que gestionó el registro de dicha marca (Antonio Cossío Arana) en ese momento también era gerente general de Tunupa S.A.C.

Para acreditar la mala fe, Tunupa S.A.C. presentó los documentos mencionados en el punto 3.5, y adicionalmente los siguientes documentos:

-      Fotocopia de la renuncia de Pablo Antonio Cossío Arana al cargo de Presidente del Directorio de Tunupa S.A.C., mediante escritura pública de fecha 3 de febrero del 2003.

-      Fotocopia de la carta notarial de fecha 7 de mayo del 2003, por la cual Haukaypata E.I.R.L. le informa a Tunupa S.A.C. que le otorga el plazo de tres días para que se ponga en contacto con la empresa a fin de poder atender como es debido a la cartera de clientes que Haukaypata E.I.R.L. le ha concedido a Tunupa S.A.C., caso contrario se verá obligado a resolver el convenio suscrito con su empresa, otorgando el plazo de 60 días calendario para que tomen las medidas necesarias para efectuar el cambio de nombre comercial, de conformidad con lo dispuesto por la cláusula tercera de dicho convenio (foja 25).

-      Fotocopia de la carta notarial de fecha 7 de mayo del 2003, por la cual Tunupa S.A.C. le informa a Haukaypata E.I.R.L. que obra en poder de la empresa documento suscrito por Haukaypata E.I.R.L., en el cual manifiestan su anuencia al uso exclusivo de dicha marca, sin más exigencia y condición que la de continuar Tunupa S.A.C. explotando el negocio de restaurante en la ciudad de Lima, lo cual viene haciendo. Asimismo, le solicita especificar los supuestos incumplimientos que se atribuyen a Tunupa S.A.C. (fojas 26 y 27).

-      Fotocopia del contrato de compra venta de fecha 13 de marzo del 2003, por la cual se da en venta todas las acciones de Tunupa S.A.C. a favor de Wendy Fiorella Fiol Bulnes (fojas 31 a 35).

-      Fotocopia del registro de nombramiento de Directorio y Renuncia y nombramiento de Gerentes de Sociedades Anónimas de fecha 29 de mayo del 2003, en la cual se designa al nuevo Directorio y se nombra como gerente general a Wendy Fiorella Fiol Bulnes.

-      Fotocopia de la Junta General de Accionistas del 15 de marzo del 2003, en la cual se designa como director de la empresa a Eduardo Raúl Fiol León; y de la sesión de directorio de la misma fecha, en la que se nombra como gerente general de Tunupa S.A.C. a Wendy Fiorella Fiol Bulnes.

Por su parte, Haukaypata E.I.R.L. en su defensa presentó los siguientes documentos:

-      Fotocopia de la constitución de la empresa Haukaypata E.I.R.L., el 12 de octubre de 1999, por parte de Pablo Antonio Cossío Arana, siendo su objeto principal el prestar servicios de alimentos y bebidas para cuya finalidad instalará restaurantes, bares, discotecas y todas las actividades conexas a esta, con la finalidad de que estos servicios puedan ser prestados a la clientela nacional o extranjera; siendo su domicilio la ciudad de Cusco.

Asimismo, se nombra gerente de la empresa a Pablo Antonio Cossío Arana (fojas 176 a 184).

-      Fotocopia del documento de fecha 4 de julio del 2001, por el cual Haukaypata E.I.R.L., en su calidad de titular del nombre comercial TUNUPA, autoriza a los señores Pablo Antonio Cossío Arana, Paul Mauricio, Jimena María y Ursula Gabriela Bonilla García a utilizar dicha denominación como razón social de la empresa Tunupa S.A.C. que constituyen, así como para distinguir los servicios de alimentación que ella ofrece en su local de Miguel Dasso 159, San Isidro, Lima (foja 265).

- Fotocopia del “Convenio Restaurant Tunupa” de fecha 31 de marzo del 2003, celebrado entre Antonio Cossío Arana y Eduardo Fiol León (representando a Tunupa S.A.C.). En dicho acuerdo, se establece que Antonio Cossío acepta que Tunupa S.A.C. siga usando el nombre comercial TUNUPA hasta febrero del 2004; y que en caso por un mal manejo la imagen corporativa de Tunupa S.A.C. se viera afectada, el convenio quedaría automáticamente sin efecto y se le otorgaría a Tunupa S.A.C. un plazo de 60 días para cambiar de nombre comercial (fojas 266 y 267).

-      Fotocopia de la carta notarial de fecha 27 de junio del 2003, por la cual Antonio Cossío Arana en su calidad de gerente general de Haukaypata E.I.R.L. informa a Tunupa S.A.C. que ha incumplido con las obligaciones pactadas en el convenio suscrito con fecha 31 de marzo del 2003, y no ha mantenido los estándares de calidad al prestar los servicios de restauración en la ciudad de Lima, hecho que viene perjudicando gravemente su imagen y nombre comercial.

Asimismo, informa que ha tomado conocimiento de que pretende apropiarse de mala fe de su signo distintivo, para lo cual habría iniciado una acción de nulidad de la marca TUNUPA que nadie solo su empresa o quienes autoricen ello podría usar por ser el nombre comercial que identifica a los servicios que brinda su empresa desde 1999. Por tales motivos, de conformidad con el numeral 3 de dicho Convenio, le requirió para que se abstenga del uso de su signo distintivo, al cumplirse el plazo de 60 días de recepción de la presente carta. Precisó que ello implica la modificación del nombre comercial de su restaurante, así como el cambio de la razón social de su empresa.

-      Fotocopias de dos cartas y un e-mail de fechas 5, 19 y 29 de mayo del 2003, por los cuales las empresas Il Tucano Perú S.A.C. y Silvana Tours S.A.C. manifiestan su queja por la atención brindada en el restaurante Tunupa de Lima.

De la revisión y análisis de los documentos presentados, se concluye lo siguiente:

(i)      Los documentos presentados acreditan que existió a favor de Haukaypata E.I.R.L. mejor derecho sobre el signo cuya nulidad se pretende (TUNUPA GRILL & BAR RESTAURANT y logotipo), debido a que la usó como nombre comercial con anterioridad al uso del nombre comercial de la accionante.

(ii)      Los convenios de fechas 4 de julio del 2001 y 21 de marzo del 2003 no hacen más que confirmar el derecho anterior de la emplazada sobre la denominación TUNUPA, toda vez que prueban que Haukaypata E.I.R.L. (empresa constituida por Pablo Antonio Cossío Arana, quien se ha desempeñado hasta la fecha como su gerente general) autorizó el uso de la denominación TUNUPA para constituir la empresa Tunupa S.A.C., y para identificar la actividad comercial de dicha empresa.

Por las razones expuestas, se concluye que la empresa Haukaypata E.I.R.L. no obtuvo el registro de la marca TUNUPA GRILL & BAR RESTAURANT y logotipo de mala fe.

Con relación al contrato de fecha 13 de marzo del 2003, celebrado entre Tunupa S.A.C. y Wendy Fiorella Fiol Bulnes, conviene señalar que dicho contrato acredita la transferencia de la administración del restaurante TUNUPA ubicado en San Isidro a favor de Wendy Fiorella Fiol Bulnes, pero no acredita la transferencia del nombre comercial TUNUPA. Sin perjuicio de ello, conviene señalar que, aún cuando se hubiera transferido dicho nombre comercial, ello tampoco hubiera acreditado la mala fe de Haukaypata E.I.R.L., por cuanto esta empresa tenía mejor derecho sobre el signo materia de nulidad.

Finalmente, conviene señalar que el desconocimiento, por parte de los actuales accionistas de Tunupa S.A.C., de los acuerdos o contratos suscritos por los anteriores accionistas de Tunupa S.A.C. no los exime de la responsabilidad de cumplirlos. En todo caso, los nuevos accionistas tienen el derecho de acudir a la vía judicial en caso consideren afectados sus derechos.

5. Prohibición de registro de un signo que afecta la identidad o prestigio de una persona jurídica

5.1 Marco legal

El artículo 136 inciso e) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas los signos que afecten la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

De la lectura de la disposición bajo comentario, se desprenden dos supuestos:

i)      El primero referido a la prohibición de registrar como marcas aquellos signos que consistan, entre otros, en el nombre (denominación o razón social) de una persona jurídica distinta del solicitante, siempre que afecte la identidad o el prestigio de la misma, salvo que se acredite su consentimiento.

Este supuesto opera cuando el nombre que intenta registrarse como marca no identifica a una persona jurídica en concreto. En este caso, la Sala deberá evaluar previamente si el signo solicitado atenta contra la identidad o el prestigio de la persona jurídica titular del nombre de que se trate. Para este efecto, necesariamente el titular de dicho nombre debe haber formulado oposición al registro solicitado. Si la Sala considera que se puede incurrir en uno de los dos casos mencionados, denegará el registro solicitado, salvo que los representantes legales de la persona jurídica titular de ese nombre otorguen la autorización para su registro.

ii)      El segundo referido a la prohibición de registrar como marcas aquellos signos que consistan, entre otros, en el nombre (denominación o razón social) de una persona jurídica identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, siempre que se afecte la identidad o el prestigio de aquélla, salvo que se acredite su consentimiento.

Este supuesto opera cuando el nombre que intenta registrarse como marca es identificado por la generalidad del público de manera espontánea, directa e inmediata con una persona jurídica determinada. En este caso, la Sala deberá evaluar si el registro solicitado atenta contra la identidad o el prestigio de esa persona jurídica. Esta norma es aplicable también en el hipotético caso en que el solicitante de la marca también sea titular del nombre que pretende registrarse.

Asimismo, se desprende que son dos los requisitos necesarios para que se incurra en la prohibición citada:

- Que el signo solicitado consista en el nombre de una persona jurídica distinta al solicitante, o que el signo solicitado sea identificado por el sector pertinente como una persona jurídica distinta del solicitante;

- Que dicho signo afecte la identidad o prestigio de la persona jurídica.

5.2 Aplicación al caso concreto

La marca cuya nulidad se pretende se encuentra conformada por el término TUNUPA que forma parte de la denominación social de la accionante; sin embargo, no se han presentado medios probatorios que acrediten que con el registro de la marca TUNUPA GRILL & BAR RESTAURANT y logotipo, Haukaypata E.I.R.L. ha afectado la identidad o el prestigio de la accionante.

Por el contrario, conforme ya se ha señalado, los documentos presentados en el presente expediente acreditan que Haukaypata E.I.R.L. contaba con mejor derecho sobre la marca cuya nulidad se pretende, por haberla venido usando como nombre comercial con anterioridad al uso del nombre comercial de la accionante. Adicionalmente a ello, se ha presentado un documento de fecha 4 de julio del 2001 que acredita que fue Haukaypata E.I.R.L. quien, en base al uso anterior del nombre comercial TUNUPA GRILL & BAR RESTAURANT y logotipo, autorizó la constitución de la empresa accionante Tunupa S.A.C., así como el uso por parte de ésta del nombre comercial TUNUPA para identificar su actividad comercial.

Por lo expuesto, no se ha acreditado que la marca TUNUPA GRILL & BAR RESTAURANT y logotipo afecte la identidad o prestigio de Tunupa S.A.C. En consecuencia, la marca registrada no se encontraba incursa en la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso e) de la Decisión 486.

6. Conclusión

Por lo expuesto, el registro de la marca de servicio constituida por la denominación TUNUPA GRILL & BAR RESTAURANT escrita en letras características y en la parte superior el diseño conformado por dos líneas paralelas irregulares entre las cuales se encuentran cuatro cuadrados conteniendo cada uno otro cuadrado de la misma característica y dos triángulos irregulares, y en la parte central un círculo irregular que contiene otro círculo pequeño; conforme al modelo, inscrita bajo certificado N ^º 27976, no se encuentra incurso en las causales de nulidad previstas en el artículo 172 de la Decisión 486, por lo que no corresponde declarar la nulidad de dicho registro.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N° 656-2004/OSD-INDECOPI de fecha 22 de enero del 2004 y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta por Tunupa S.A.C. contra el registro de la marca de servicio constituida por la denominación TUNUPA GRILL & BAR RESTAURANT escrita en letras características y en la parte superior el diseño conformado por dos líneas paralelas irregulares entre las cuales se encuentran cuatro cuadrados conteniendo cada uno otro cuadrado de la misma característica y dos triángulos irregulares, y en la parte central un círculo irregular que contiene otro círculo pequeño; conforme al modelo, inscrita a favor de Haukaypata E.I.R.L., con certificado N° 27976, para distinguir servicios de restauración (alimentación), bar y alojamiento temporal, de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

/rl

1      Haukaypata E.I.R.L. indicó que Tunupa S.A.C. no respetó los acuerdos comerciales, contratos y tarifas vigentes del periodo del 2003 al 2004, tampoco brindó las facilidades a fin de recepcionar y efectuar llamadas telefónicas, atender clientes, efectuar coordinaciones, razón por la cual sus clientes han formulado quejas sobre los servicios brindados en mayo del presente año, desacreditando de este modo el prestigio de su nombre comercial y marca de servicio.

2      Sobre denuncia por infracción a los derechos de propiedad intelectual interpuesta por Haukaypata E.I.R.L. contra Tunupa S.A.C., el 4 de setiembre del 2003, la cual se encuentra en trámite en la Oficina de Signos Distintivos.

³       Artículo 103.- Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo.

⁴       Norma que se encuentra vigente desde el 1° de diciembre del 2000.

⁵       Artículo 83 de la Decisión 344.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a)      Sean idénticos o se asemejen de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para el registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

b)      Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error.

⁶       José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.

7       Artículo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos.

La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro.

⁸       Franceschelli, Trattato de Diritto Industriale, Vol. I, Milán 1973, p. 28.

⁹       Le Droit de la Propriété Industrielle, T. I, París 1952, p. 1.

10      Angel López Gómez, El Principio de “la Ex Ubérrima Fides” como criterio inspirador del Derecho de la Propiedad Industrial y del Derecho Mercantil, ADI VIII, 1982, p. 190.

11      Angel López Gómez (nota 10), pp. 191 y 192.

12      El a rt ículo 113 literal c) de la Decisión 344 establecía lo siguiente:

La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de pa rt e interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando:

(...) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

13      Al comentar la posibilidad de decretar la nulidad de una solicitud de registro de marca, Otamendi comenta que la Corte Suprema de Justicia Argentina ha aceptado tal posibilidad. Sostiene que no debe olvidarse que una marca puede estar en trámite durante varios años y se pregunta por qué esperar a que se conceda lo que en definitiva ha de ser nulo. Agrega que no hay necesidad de esperar todo ese tiempo permitiendo que la autoridad administrativa continúe con un trámite inútil. Jorge Otamendi. Derecho de Marcas. Segunda Edición Ampliada y Actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1995, p. 355.

14      Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura jurídica general del abuso del derecho es aplicable también al derecho de marcas cuando se está ante el supuesto de una solicitud de registro de marca presentada de mala fe. Cfr. Karl-Heinz Fezer, Markenrecht, 2da. Edición, Munich 1999, pp. 1367 y ss.