RESOLUCIÓN N° 0679-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 175831-2003

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

ACCIONANTE           :      GRACIELA VALLEJOS DE VALLADOLID

EMPLAZADA           :      HORTENCIA COELLO DE VALLADOLID

Acción por infracción a los derechos de propiedad industrial - Levantamiento de medidas cautelares

Lima, quince de julio de dos mil tres

I. ANTECEDENTES

Con fecha 17 de marzo del 2003, Graciela Vallejos de Valladolid (Perú) interpuso denuncia por presunta infracción a sus derechos de propiedad industrial contra Hortencia Coello de Valladolid. Manifestó que:

(i)      La emplazada ha pintado en la fachada de sus establecimientos la denominación FRENOS VALLADOLID, la misma que es similar a su nombre comercial V y V RESPUESTOS VALLADOLID y VALLEJOS, utilizada en el mercado desde hace más de 15 años.

(ii)      Es necesaria la realización de una visita inspectiva, así como el dictado de alguna medida cautelar a fin de evitar se sigan infringiendo sus derechos. Por tal razón, consideró pertinente prohibir se siga difundiendo material publicitario en el que aparezca algún signo similar a su nombre comercial.

Mediante proveído de fecha 26 de marzo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos requirió a la accionante a fin de que absuelva, entre otros, los siguientes requerimientos:

     (i)      Acredite el uso o el conocimiento de su nombre comercial V y V REPUESTOS VALLADOLID y VALLEJOS en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que son distinguidas con el signo que motiva el inicio de la acción legal, para lo cual podrá presentar documentos tales como copia de facturas y boletas en las cuales aparezca su nombre comercial y se verifique la realización de transacciones comerciales.

     (ii)      Precise cuál es la medida cautelar que solicita.

Con fecha 8 de abril del 2003, Graciela Vallejos de Valladolid presentó copia de tres facturas emitidas en el año 1998 a fin de acreditar la titularidad que ostenta sobre el nombre comercial REPUESTOS VALLADOLID y VALLEJOS. Asimismo, ofreció en calidad de pruebas la copia de una factura emitida por la emplazada y la copia de dos fotografías correspondientes al frontis de los establecimientos comerciales de la emplazada. Finalmente, precisó que las medidas cautelares que solicita consisten en el cese de uso e inmovilización de propaganda de todo tipo.

Mediante proveído de fecha 15 de abril del 2003, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por absuelto el requerimiento de fecha 26 de marzo y proveyendo el escrito principal que lo motivó admitió a trámite la denuncia. Asimismo, dispuso que:

     (i)      Se practique una inspección en el local de la emplazada, a fin de verificar los alcances del reclamo y dictó la medida cautelar consistente en el CESE DE USO del signo constituido por la denominación FRENOS VALLADOLID y/o VALLADOLID materia de la presente acción, usada en forma independiente o conjuntamente con otros elementos, para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, así como el material publicitario.

(ii)      De verificarse en la diligencia de inspección la existencia de material publicitario en los que se use el signo materia del reclamo, SE DICTA la medida cautelar consistente en la INMOVILIZACIÓN de tales artículos, incluyendo catálogos y folletería (con excepción de carteles), bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones de ley en caso de no prestar las facilidades al inspector en la diligencia o entorpecer el ejercicio de las funciones de la Oficina de Signos Distintivos.

Con fecha 16 de mayo del 2003, se llevó a cabo la diligencia de inspección en el establecimiento de la emplazada denominado VF FRENOS VALLADOLID, en el cual se verificó lo siguiente:

     (i)      El uso de la denominación FRENOS VALLADOLID en el frontis del local, así como de la denominación FRENOS VALLADOLID y figura de camión en las boletas y facturas.

     (ii)      La inexistencia de material publicitario.

(iii)      Según lo manifestado por la propia emplazada, ésta utiliza la denominación VF FRENOS VALLADOLID porque VALLADOLID es parte de su apellido (HORTENCIA COELLO DE VALLADOLID), indicando que lleva 36 años en el rubro de repuestos y que el nombre materia de inspección es utilizado desde hace aproximadamente un año.

Con fecha 23 de mayo del 2003, Hortencia Coello de Valladolid interpuso recurso de apelación contra las medidas cautelares ordenadas por la Oficina de Signos Distintivos, manifestando que:

(i)      Su nombre es Hortencia Coello de Valladolid, puesto que está casada con Daniel Valladolid Flores, mientras que la accionante no lleva el apellido VALLADOLID.

(ii)      Es un principio del derecho industrial que toda persona tenga el derecho de consignar o usar su propio nombre o apellido como nombre comercial, para distinguir el establecimiento que conduce, lo cual justifica que use la denominación FRENOS VALLADOLID como nombre comercial.

(iii)      Teniendo en cuenta lo anterior, consideró que es un abuso por parte de la autoridad impedir el uso de su propio nombre, sobre todo si quien denuncia no tiene el mismo nombre civil.

     (iv)      Entre los signos REPUESTOS VALLADOLID & VALLEJOS y FRENOS VALLADOLID no existe posibilidad de confusión, puesto que se trata de dos nombres con una composición diferente. Además, el rubro repuestos es diferente al rubro frenos, puesto que tienen una connotación absolutamente diferente.

     (v)      Si se aceptara como válido el criterio en base al cual se dictaron las medidas cautelares, bastaría que cualquier persona de apellido PINTO, ROJAS o QUISPE utilizara su apellido como nombre comercial para que automáticamente ninguna persona con alguno de dichos apellidos pueda utilizar éstos en combinación con otros elementos.

     (vi)      Apreciados los signos en cuestión se advierte que éstos guardan diferencias en el aspecto ortográfico, gráfico y fonético, lo cual permite que puedan coexistir en el mercado sin riesgo de afectar los derechos de propiedad industrial de la accionante ni inducir a error o confusión al público consumidor.

(vii)      Con fecha 10 de junio de 1997 registró su establecimiento ante la SUNAT con el nombre FRENOS VALLADOLID, tal como lo acredita con la copia del comprobante de información registrada para obtener el RUC.

(viii)      Presentó en calidad de prueba, diversas facturas en las que se consigna como nombre comercial el patronímico VALLADOLID.

Con fecha 25 de junio del 2003, Graciela Vallejos de Valladolid absolvió el traslado de la apelación manifestando que la emplazada siempre ha tenido como razón social el término CEYKA, tal como ha quedado demostrado con facturas y es recién desde hace un mes y medio que ha comenzado a emitir facturas en las que aparece la denominación FRENOS VALLADOLID.

Con fecha 8 de julio de 2003, Hortencia Coello de Valladolid manifestó lo siguiente:

(i)      Estar casada con Daniel Valladolid con quien señaló tener formada una sociedad conyugal desde el año 1973, tal como lo acredita con la partida de matrimonio correspondiente. Señala que desde ese año vienen ejerciendo actividades empresariales de manera conjunta, aunque en los documentos emitidos por la SUNAT o municipalidades figure indistintamente su nombre o el de su esposo.

(ii)      El patronímico VALLADOLID lo ha utilizado en el comercio de repuestos, como nombre comercial, desde el año 1973, tal como se desprende de diversos documentos en los que figura la denominación REPUESTOS VALLADOLID.

(iii)      Resulta absurdo que una persona que ni siquiera apellida VALLADOLID pretenda apropiarse de un patronímico que pertenece a centenares de personas en nuestro país.

(iv)      No desconoce el derecho que pueden tener las personas de usar tal o cual nombre o apellido para identificar sus negocios, siempre que éstos sean suficientemente distintivos.

(v)      Señaló que tanto de la búsqueda de antecedentes fonéticos como en las páginas amarillas, se ha podido verificar que actualmente coexisten en el mercado diversas marcas constituidas por un mismo apellido, las mismas que distinguen productos y/o servicios similares.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si corresponde revocar las medidas cautelares de cese de uso e inmovilización dictadas por la Oficina de Signos Distintivos.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Medida cautelar

1.1 Marco conceptual

La medida cautelar es una institución destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva en un procedimiento procurando a través de la misma que un daño no se torne en irreparable. En tales casos, la parte interesada puede solicitar a la Autoridad proveer lo necesario para conservar y poner en seguridad las pruebas o los bienes o eliminar la amenaza de un perjuicio inminente, de forma de asegurar que el procedimiento consiga un resultado útil.

“… la medida cautelar tiene por objeto permitir al titular de una pretensión solicitarle al juez que admita (ordene la ejecución) de actos procesales que aseguren el cumplimiento efectivo del fallo definitivo” ¹ .

1.2 Marco legal

El artículo 27 del Decreto Legislativo 807 establece que en cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, la Comisión (entiéndase la Oficina ² ) podrá dictar una o varias de las siguientes medidas cautelares destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva:

a)      La cesación de los actos materia de denuncia.

b)      El comiso, el depósito o la inmovilización de los productos, etiquetas, envases y material publicitario materia de denuncia.

c)      El cese preventivo de la publicidad materia de denuncia.

d)     La adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al país de los productos materia de denuncia.

e)      El cierre temporal del establecimiento del denunciado.

f)      Cualquier otra medida que tenga por objeto evitar que se produzca algún perjuicio derivado del acto denunciado o que tenga como finalidad la cesación de éste.

Asimismo, establece que la Comisión (entiéndase Oficina) podrá, de considerarlo pertinente, ordenar una medida cautelar distinta a la solicitada por la parte interesada.

De acuerdo al artículo 10 de dicha norma, para que proceda el dictado de una medida cautelar, es necesario que se cumpla con acreditar conjuntamente la verosimilitud del carácter ilegal del daño y que la intervención preventiva sea necesaria para evitar que el daño ocasionado se torne en irreparable.

Cabe precisar que la Decisión 486 -a diferencia de la Decisión 344- sí establece requisitos para dictar una medida cautelar. Así, a través del artículo 247 establece que una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia.

Por su parte, el artículo 226 de la Ley 27444 señala que en cualquier etapa del procedimiento trilateral, de oficio o a pedido de parte, podrán dictarse medidas cautelares conforme al artículo 146. Dicho artículo establece que iniciado el procedimiento, la autoridad competente mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes puede adoptar, provisoriamente bajo su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en dicha Ley u otras disposiciones jurídicas aplicables, mediante decisión fundamentada, si hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesgue la eficacia de la resolución a emitir.

El artículo 146 de dicha norma establece lo siguiente respecto a las medidas cautelares:

     Iniciado el procedimiento, la autoridad competente mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes puede adoptar, provisoriamente bajo su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en esta Ley u otras disposiciones jurídicas aplicables, mediante decisión fundamentada, si hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesga la eficacia de la resolución a emitir.

     Las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el momento de su adopción.

     Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento, cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución, o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento.

     No se podrán dictar medidas que puedan causar perjuicio de imposible reparación a los administrados.

2.3 Principales requisitos doctrinarios para la concesión de una medida cautelar

     Apariencia del derecho invocado: Para acceder a este instituto debe existir verosimilitud del derecho invocado, es decir, debe existir apariencia de derecho.

“ Si para la decisión definitiva (sentencia) es menester lograr que el juez tenga la certeza de la pretensión, para la medida cautelar sólo es necesario persuadirlo que el derecho (pretensión principal) respecto del cual se pide cautela es verosímil. Precisamente durante la tramitación del proceso principal, este derecho aparente que permitió la obtención de una medida cautelar se va a perfilar progresivamente. Sea para obtener su certeza o para diluirse, y como consecuencia, no ser amparado ^{” 3} .

     Peligro en la demora: Atendiendo a la naturaleza de la pretensión, la Autoridad debe estar persuadida de la necesidad de actuar (aunque sea de modo provisorio) a fin de evitar que su pronunciamiento definitivo se torne en ineficaz. La medida cautelar implica un prejuzgamiento por parte de la Autoridad.

“….. el peligro a que se hace mención y que resulta gravitante en una medida cautelar, es aquél que surge de la demora en la obtención de un fallo definitivo. Por eso,…el real propósito de una medida cautelar es anticipar los efectos de dicho fallo ” ⁴ .

3. Aplicación al presente caso

Dado que la emplazada ha solicitado a través del recurso de apelación materia de análisis, el levantamiento de las medidas cautelares de cese de uso e inmovilización dictadas mediante proveído de fecha 15 de abril del 2003, corresponde evaluar si al concederse dichas medidas se cumplieron los requisitos antes referidos.

Al respecto, se debe indicar que al emitir el proveído antes referido la Oficina de Signos Distintivos consideró que había quedado acreditado fehacientemente la verosimilitud del carácter ilegal del daño, puesto que de los argumentos vertidos por la accionante, así como de las pruebas presentadas por ésta, se desprendía la existencia de elementos de juicio suficientes, que en su momento (15 de abril del 2003), permitieron concluir que el uso por parte de la emplazada del signo constituido por la denominación FRENOS VALLADOLID (la misma que aparecía en el letrero ubicado en el frontis de su local) podría inducir a error o confusión a los consumidores respecto del nombre comercial REPUESTOS VALLADOLID & VALLEJOS, utilizado por la accionante, ocasionando de este modo un daño económico o comercial injusto en perjuicio de ésta última.

Sin embargo, teniendo en cuenta los medios de prueba presentados ante esta Sala por la emplazada, tales como copias de facturas comerciales -en las que aprecia el patronímico VALLADOLID- correspondientes a los años 1976, 1979, 1981 y 1988 (ver fojas 67, 70 a 72 y 74 a 78) y copia del comprobante de información registrada ante la SUNAT en junio de 1997 (foja 82) -en el que se consigna como nombre comercial la denominación FRENOS VALLADOLID- son de fecha anterior a las facturas correspondientes a los años 1998 y 2000 (fojas 16 a 18 y 27) presentadas por la accionante, a fin de acreditar el derecho que afirma ostentar sobre el nombre comercial REPUESTOS VALLADOLID & VALLEJOS ⁵ -en base al cual interpuso la presente denuncia por presunta infracción a sus derechos de propiedad industrial-, se concluye que éstas no constituirían los medios de prueba idóneos para acreditar la existencia del derecho invocado por la accionante.

Por tal razón, al no cumplirse con uno de los requisitos para su concesión (verosimilitud del derecho invocado) , corresponde levantar las medidas cautelares dictadas por la Oficina de Signos Distintivos.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto en vía incidental por Hortencia Coello de Valladolid A. (Perú) y, en consecuencia, ordenar el levantamiento de las medidas cautelares dictadas por la Oficina de Signos Distintivos, mediante proveído de fecha 15 de abril del 2003.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR

Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

/pl

1     Monroy; Temas de Proceso Civil, Lima 1987, p.16.

2     El artículo 240 del Decreto Legislativo 823 establece que las acciones por infracción se sujetarán al procedimiento que se establece en el Título V del Decreto Legislativo 807, con excepción del artículo 22, debiendo entenderse que cuando se haga referencia a la Comisión, se entenderá referido al Jefe de la Oficina y cuando se haga referencia al Secretario Técnico, al funcionario designado por la Oficina competente.

3     Monroy (nota 1), p.26.

4     Monroy (nota 1), p. 28.

5     Al respecto, cabe indicar que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace en virtud de su primer uso en el comercio. Por tal razón, en el presente caso, el mejor derecho sobre el patronímico VALLLADOLID corresponderá a quien acredite haberlo utilizado con anterioridad como parte de su nombre comercial, lo cual se determinará al emitirse la resolución final.