RESOLUCIÓN N° 0725-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 168962-2002

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0725-2004/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 168962-2002

ACCIONANTE     :     LABOFAR S.A.C.

EMPLAZADA     :     DROGUERIA BRITANIA S.A.

Procedencia del recurso de apelación - Nuevas pretensiones en Segunda Instancia

Lima, diecisiete de agosto del dos mil cuatro

I. ANTECEDENTES

Con fecha 12 de diciembre del 2002, Labofar S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación DOLO EXTRA FUERTE escrita en letras características en los colores rojo y azul, al lado izquierdo una línea vertical de color blanco sobre un fondo de color amarillo y en la parte inferior una línea horizontal en color azul; en la parte inferior izquierdo la denominación LABOFAR escrita en letras características y la letra L estilizada en color amarillo, y demás leyendas alusivas al producto; conforme al modelo, para distinguir productos farmacéuticos, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 9 de abril del 2003, Droguería Britania S.A. (Perú) formuló oposición a la solicitud de registro manifestando lo siguiente:

(i)      Ser titular de la marca de producto DOLOFORTE, inscrita bajo certificado N° 14816, que distingue productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, con la cual el signo solicitado resulta ser fonética y gráficamente semejante.

(ii)      El término FUERTE tiene la misma connotación que el término FORTE, el término EXTRA no es reivindicable por ser descriptivo, además que la partícula DOLO es común en la clase 5 y por tanto, tampoco es reivindicable.

(iii)      Ninguno de los términos que compone el signo solicitado es registrable en forma aislada, ya que carecen de distintividad, por lo que no puede constituir una marca.

(iv)      El signo solicitado DOLO EXTRA FUERTE no puede coexistir con la marca registrada DOLOFORTE, ya que los consumidores podrían considerar que sus productos tienen el mismo origen empresarial.

Con fecha 5 de junio del 2003, Labofar S.A.C. presentó un escrito manifestando lo siguiente:

(i)      Existen diversas marcas que presentan los términos DOLO, FORTE y FUERTE, para distinguir productos de la clase 5, razón por la cual no son reivindicables.

(ii)      Los signos en conflicto no son semejantes, ya que la marca registrada es denominativa, a diferencia del solicitado que presenta elementos figurativos y cromáticos, además que están conformados por un diferente número de elementos (DOLOFORTE / DOLO EXTRA FUERTE LABOFAR).

(iii)      El hecho que compartan los términos DOLO y FORTE/FUERTE no ocasiona confusión, ya que se trata de partículas no reivindicables.

(iv)      La marca DOLOFORTE, base de la oposición, es objeto de una acción de cancelación iniciada por Warner-Lambert Company el 23 de setiembre del 2002 (expediente N° 162676-2002), por lo que solicitó se resuelva el presente expediente luego del fallo en dicho procedimiento,

Mediante Resolución N° 6144-2004/OSD-INDECOPI de fecha 20 de mayo del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró improcedente la oposición y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

(i)      Se ha verificado que mediante Resolución N° 3893-2004/OSD-INDECOPI de fecha 31 de marzo del 2004, se canceló el registro de la marca DOLOFORTE, inscrita bajo certificado N° 14816 a favor de Droguería Britania S.A.

(ii)      Habiéndose cancelado por falta de uso la marca base de la oposición, ésta deviene en improcedente en el extremo referido al supuesto riesgo de confusión entre el signo solicitado y tal marca.

(iii)      Si bien el signo solicitado es registrable, incluye las palabras DOLO y EXTRA que son frecuentemente utilizadas en la clase 5, así como la palabra FUERTE que forma parte de una marca registrada a favor de un tercero, motivo por el cual su registro no implica el reconocimiento de un derecho de exclusiva sobre las citadas palabras, consideradas de manera aislada, sino más bien consideradas dentro del conjunto que conforma el signo mixto solicitado.

Con fecha 4 de junio del 2004, Droguería Britania S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que si bien el registro de la marca DOLFORTE fue cancelado, la Oficina de Signos Distintivos no ha tomado en cuenta que también es titular de las marcas DOLOFORTE y empaques y DOLOFORTE y logotipo en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial (certificados N° 92358, 92359 y 96008). En ese sentido, señaló que la Oficina se encontraba en la obligación de evaluar si existe riesgo de confusión entre el signo DOLO EXTRA FUERTE y las citadas marcas registradas, siendo que los mismos resultan semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor.

No obstante haber sido notificado correctamente, Labofar S.A.C. no cumplió con absolver el traslado de la apelación.

II.      CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

De la revisión del expediente, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si es procedente el recurso de apelación interpuesto por Droguería Britania S.A.

III.      ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1.      Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

Droguería Britania S.A. (Perú) fue titular de la marca de producto DOLOFORTE, para distinguir productos farmacéuticos, medicinales y todos los demás productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 14816, vigente hasta el 7 de abril del 2005.

Mediante Resolución N° 3893-2004/OSD-INDECOPI de fecha 31 de marzo del 2004 - recaída en el expediente N° 162676-2002 sobre la acción de cancelación por falta de uso de dicho certificado - la Oficina de Signos Distintivos canceló por falta de uso el registro de la marca DOLOFORTE. Dicha decisión consta en el asiento N° 04 del referido certificado.

2.      Procedencia del recurso de apelación

2.1 Marco legal

La Sala conviene en señalar que las normas que regulan el procedimiento administrativo no prevén expresamente los supuestos de procedencia y admisibilidad del medio impugnatorio de apelación. En tal sentido, resulta de aplicación lo dispuesto en el Código Procesal Civil de acuerdo a lo establecido en su Primera Disposición Final y en atención a lo prescrito en el artículo 21 del Decreto Legislativo 823.

S bien el artículo 21 del Decreto Legislativo 823 señala que en lo que no esté específicamente previsto en esta Ley, regirá el Decreto Supremo N° 02-94-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos (en adelante TUO) y las demás normas pertinentes, en cuanto sean aplicables a los derechos de propiedad industrial y a sus procedimientos, a la fecha de inicio del presente procedimiento (12 de diciembre del 2002), se encontraba ya en vigencia la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (vigente desde el 11 de octubre del 2001).

El artículo 206 inciso 2 de la Ley 27444 establece que sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión.

El artículo 209 de la citada Ley señala que el recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Por su parte el artículo 357 del Código Procesal Civil (en adelante CPC) señala que los medios impugnatorios se interponen ante el órgano jurisdiccional que cometió el vicio o error, salvo disposición en contrario. También se atenderá a la formalidad y plazos previstos.

El artículo 359 de la citada norma dispone que el incumplimiento de alguno de los requisitos determina la declaración de inadmisibilidad o de improcedencia del medio impugnatorio, mediante resolución debidamente fundamentada.

Adicionalmente, el artículo 364 del CPC establece que el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.

El artículo 367 del CPC establece en su tercer párrafo que el superior puede declarar inadmisible o improcedente la apelación, si advierte que no se han cumplido los requisitos para su concesión.

Por su parte, el artículo 211 concordante con el artículo 209 de la Ley 27444, establece que el escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el artículo 113 de la presente Ley, sustentándose en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho. Este principio se encuentra recogido en el artículo 249 del Decreto Legislativo 823.

2.2 Argumentos de la apelación de Droguería Britania S.A.

En el presente caso, ante la presente solicitud de registro de la marca de producto DOLO EXTRA FUERTE y diseño, solicitada por Labofar S.A.C. para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, Droguería Britania S.A. formuló oposición en base al registro de su marca DOLOFORTE, registrada bajo certificado N° 14816 para distinguir también productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

Asimismo, del Informe de antecedentes se verificó que Warner-Lambert Company solicitó la cancelación por falta de uso de la referida marca, la cual fue declarada fundada, por lo que el registro del signo solicitado por Labofar S.A.C. fue otorgado por la Oficina de Signos Distintivos luego de realizar el correspondiente examen de registrabilidad.

Así, ante dicha decisión, Droguería Britania S.A. interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 6144-2004/OSD-INDECOPI de fecha 20 de mayo del 2004, manifestando que la Oficina de Signos Distintivos no tomó en cuenta que si bien la marca DOLOFORTE, base de su oposición, fue cancelada, también es titular de las marcas DOLOFORTE y empaques y DOLOFORTE y logotipo, en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, encontrándose el signo solicitado incurso en la prohibición del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

Al respecto, cabe precisar que el argumento relacionado con la titularidad de las marcas DOLOFORTE y empaques (certificados N° 92358, 92359) y DOLOFORTE y logotipo (certificado N° 96008) no fue invocado por Droguería Britania S.A. al formular su oposición ni en el transcurso del procedimiento en primera instancia, constituyendo una nueva pretensión.

Asimismo, dada la naturaleza del recurso de apelación, que sólo opera cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, y atendiendo a que Droguería Britania S.A. sólo ha sustentado su recurso de apelación en una nueva pretensión (no invocada en primera instancia), el recurso de apelación interpuesto resulta improcedente. Cabe agregar que el recurso de apelación interpuesto no procede además debido a que no puede alegarse que un acto produjo agravio por no haberse pronunciado sobre una pretensión que el recurrente nunca invocó durante el procedimiento.

Por lo anterior, el recurso de apelación interpuesto por Droguería Britania S.A. contra la Resolución N° 6144-2004/OSD-INDECOPI de fecha 20 de mayo del 2004 resulta improcedente.

Sin perjuicio de lo anterior, se deja a salvo el derecho de Droguería Britania S.A. a interponer las acciones legales que considere pertinentes en base a sus certificados de registro N° 92358, 92359 y 96008, en la vía correspondiente.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Primero.- Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por Droguería Britania S.A.

Segundo.- Dejar FIRME la Resolución N° 6144-2004/OSD-INDECOPI de fecha 20 de mayo del 2004.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual