RESOLUCIÓN N° 0731-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 149054-2002

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0731-2004/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 149054-2002

ACCIONANTE     :     JOSÉ LUIZ DA CUNHA

EMPLAZADA     :     INDUSTRIAS WINDSOR S.A.

Acción por infracción a los derechos de propiedad industrial: Improcedente al haberse declarado nula la marca sobre la cual se basó la acción

Lima, diecinueve de agosto del dos mil cuatro

I. ANTECEDENTES

Con fecha 10 de abril del 2002, José Luiz Da Cunha (Brasil) interpuso acción por infracción a sus derechos de propiedad industrial contra Industrias Windsor S.A. manifestando ser titular de la marca de producto KLIN y diseño en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial (certificado N° 22215). Señaló que la emplazada desde el mes de noviembre del año 2000 aproximadamente viene comercializando en la ciudad de Lima zapatos con la marca KLIN mediante tiendas como Far West y otras sin que haya prestado su consentimiento, lo que constituye una infracción a sus derechos. Adjuntó documentos a fin de acreditar sus argumentos y solicitó se ordenen las diligencias que resulten necesarias para la investigación de los hechos, tales como: exhibición de libros contables y registro de importaciones, así como las inspecciones que se juzgue conveniente para mejor resolver.

Con fecha 8 de mayo del 2002, José Luiz da Cunha solicitó – teniendo en cuenta que la infracción iniciada se viene produciendo por la comercialización por parte de la emplazada a raíz de la importación de zapatos que realiza – que se oficie a la Superintendencia Nacional de Aduanas a fin de poner en conocimiento la presente denuncia y se tomen las medidas pertinentes.

Mediante proveído de fecha 23 de mayo del 2002, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por interpuesta la acción por infracción y corrió traslado de la misma por el plazo de cinco días a Industrias Windsor S.A.

Con fecha 5 de junio del 2002, Industrias Windsor S.A. (Perú) absolvió el traslado de la acción por infracción interpuesta manifestando lo siguiente:

(i)      El accionante como cualquier ciudadano brasileño y en especial como vendedor y representante de empresas de calzado de ese país conocía y conoce perfectamente que la marca de calzados KLIN goza de un alta reputación en Brasil y en algunos otros países de Sudamérica y el mundo, donde el propietario de la marca brasileña vende sus productos sea de manera directa o a través de representantes.

(ii)      El accionante difícilmente puede alegar desconocer el prestigio que la marca KLIN tiene en Brasil y que pertenece a una prestigiosa empresa, ya que el propio accionante es representante y vendedor de calzado de origen brasileño puesto que es vendedor en el Perú y en otros países de Sudamérica de los productos de la empresa Sao Paulo Alpargatas S.A., propietaria de la marca HAWAIANAS y durante años como representante de empresas de calzado brasileñas le ha vendido a su empresa productos de la marca HAWAIANAS.

(iii)      No obstante que el accionante tiene registrada su marca KLIN desde el año 1995, nunca ha accionado contra su empresa por la presunta violación de sus derechos, ello no obstante que el accionante conocía que desde hace más de dos años Industrias Windsor S.A. como representante de la marca KLIN del Brasil importa y distribuye productos marcados con el signo KLIN en el Perú.

(iv)      Debe aplicarse la figura de la prescripción de la presente acción por infracción (artículo 244 de la Decisión 486) debido a que hace más de dos años su empresa comercializa en el Perú los productos de la marca KLIN (fabricados en Brasil por el titular de la marca en dicho país) y no obstante ello y pese a que el accionante conocía que su empresa los comercializaba, nunca accionó contra su empresa por violar sus derechos de propiedad industrial, resultando poco probable que el accionante pueda alegar que desconocía que Industrias Windsor S.A. introducía y comercializaba en el Perú calzado de la marca KLIN procedente de Brasil, ya que el accionante es representante y vendedor de marcas de calzado brasileñas, por lo que debe ser un experto en lo que a importación de calzado brasileño se refiere, resultando absurdo que una persona que tiene por actividad empresarial la distribución y venta de calzado importado del Brasil en el Perú no conozca que uno de sus clientes vende en el Perú calzado con la marca KLIN importado de Brasil.

Sin perjuicio de la contestación efectuada formuló “reconvención” solicitando se declare la nulidad así como la cancelación por falta de uso del registro de la marca de producto KLIN y diseño, registrada en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial a favor de José Luiz Da Cunha. Adjuntó diversos medios de prueba a fin de acreditar sus argumentos.

Con fecha 7 de junio del 2002, José Luiz da Cunha manifestó que teniendo en cuenta que la infracción iniciada se viene produciendo por la comercialización por parte de la emplazada a raíz de la importación de zapatos que realiza, reiteró se oficie a la Superintendencia Nacional de Aduanas a fin de poner en conocimiento la presente denuncia y se tomen las medidas pertinentes de acuerdo a ley, incluyendo el impedimento de ingreso al país de los zapatos y zapatillas de la marca KLIN.

Mediante proveído de fecha 12 de junio del 2002, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por contestada la acción por infracción interpuesta y en cuanto a las acciones de nulidad y cancelación interpuestas por la emplazada dispuso se formen los expedientes correspondientes, debido a que deben iniciarse en expedientes separados. Asimismo, respecto al pedido del accionante de fecha 7 de junio del 2002 y atendiendo a que en el caso de autos no se han presentado los elementos de juicio suficientes que produzcan en la autoridad la convicción que sea necesario dictar medidas cautelares, la Oficina proveyó no ha lugar a lo solicitado por el accionante.

Mediante proveído de fecha 19 de junio del 2002, la Oficina de Signos Distintivos citó a las partes a una audiencia de conciliación a realizarse con fecha 9 de julio del 2002, en la cual las partes no llegaron a un acuerdo conciliatorio.

Con fecha 16 de agosto del 2002, José Luiz Da Cunha manifestó lo siguiente:

(i)      Las actividades a las que supuestamente se dedica en el Perú o en Brasil son absolutamente irrelevantes para el presente caso, además del hecho que no han sido demostradas así como tampoco se ha demostrado que la marca KLIN sea notoriamente conocida en Brasil y mucho menos en otros países de Sudamérica.

(ii)      No obstante que la emplazada reconoce quien es titular de la marca KLIN en el Perú desde 1995, no ha tenido ningún reparo en reconocer que viene comercializando productos con la marca KLIN mencionando que lo hace como representante de la marca KLIN de Brasil.

(iii)      Nunca ha tenido conocimiento que Industrias Windsor S.A. haya tenido algún tipo de licencia o autorización de parte del titular de la marca KLIN en Brasil para comercializar sus productos en el Perú.

(iv)      Respecto a la prescripción alegada por la emplazada manifestó que recién ha tomado conocimiento que la empresa emplazada venía comercializando productos de la marca KLIN aproximadamente desde el mes de noviembre del año 2000, y desde el momento en que tomó conocimiento del hecho infractor entró en comunicación con personal de Industrias Windsor S.A. para que se abstengan de seguir atentando contra su derecho.

Solicitó se declaren inadmisibles y sin eficacia probatoria la mayoría de los documentos ofrecidos como prueba por la emplazada al estar escritos en idioma po rt ugués.

Mediante proveído de fecha 19 de agosto del 2002, la Oficina de Signos Distintivos requirió a la emplazada para que cumpla en el plazo de dos días con adjuntar la traducción al castellano de los documentos en idioma extranjero presentados conjuntamente con su escrito de contestación con la indicación de la persona que oficie de traductor.

Con fecha 27 de agosto del 2002, Industrias Windsor S.A. manifestó lo siguiente:

(i)      Nunca ha señalado que la marca KLIN sea una marca notoriamente conocida sino que es una marca que en Brasil, país de donde es el accionante, goza de mucho prestigio al igual que la empresa que distingue productos con dicha marca.

(ii)       Cuando en su contestación de la presente acción presentó una serie de información de la empresa titular de la marca KLIN en Brasil no se hizo porque tales copias constituían en sí pruebas sino porque habían sido extraídas de la página web www.klin.com.br de Klin Produtos Infantis Ltda, titular de la marca KLIN en Brasil, a la que cualquier persona puede ingresar y puede observar una serie de información sobre la empresa y sus productos y darse así cuenta que el accionante sabiendo de ello, de manera maliciosa se ha querido apropiar del signo KLIN en el Perú.

Sin perjuicio de ello, efectuó la traducción libre de algunos datos que aparecen en los documentos presentados y solicitó se le otorgue un plazo adicional para presentar la traducción de la integridad de los documentos, el cual, consistente en dos días hábiles, fue concedido por la Oficina de Signos Distintivos con fecha 5 de setiembre del 2002, vencido el cual, la emplazada presentó traducción libre de otros documentos presentados en idioma portugués.

Mediante Resolución N° 14736-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta por José Luiz Da Cunha contra Industrias Windsor S.A. La Oficina consideró lo siguiente:

(i)      Respecto a la prescripción de la presente acción alegada por la emplazada, la Oficina precisó que si bien el hecho supuestamente infractor consiste en el uso de la marca KLIN por parte de la emplazada para distinguir zapatos, no se ha acreditado que el accionante haya tenido conocimiento de tal hecho hace más de dos años ni tampoco se ha acreditado el supuesto de que la emplazada haya cometido los hechos denunciados hace cinco años o más, por lo que no al no configurarse el supuesto previsto en el artículo 244 de la Decisión 486 ¹ , no cabe declarar la prescripción deducida por la emplazada.

(ii)      De la revisión de las muestras físicas presentadas por el accionante consistentes en un par de zapatillas y un par de sandalias, así como de lo manifestado por la emplazada dentro del procedimiento, Industrias Windsor S.A. ha utilizado el signo constituido por la denominación KLIN para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, no habiéndose acreditado que el uso de dicho signo se haya efectuado con la autorización correspondiente por parte del accionante en su calidad de titular de dicha marca, afectando de esta manera sus derechos de exclusiva e induciendo a confusión al público consumidor, por lo que procede amparar la acción interpuesta por José Luiz Da Cunha.

En atención a lo anterior, la Oficina dispuso lo siguiente:

-      Prohibir a Industrias Windsor S.A. el uso de la denominación KLIN materia de la presente acción, tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos para distinguir productos correspondientes a la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

-      Sancionar a Industrias Windsor S.A. con una multa equivalente a 0,5 UIT.

Con fecha 22 de enero del 2004, Industrias Windsor S.A. interpuso recurso de apelación reiterando los argumentos expuestos en la contestación de la presente acción relacionado con el conocimiento por parte del accionante de la existencia y prestigio de marca KLIN en Brasil, lo que evidencia que obtuvo de mala fe el registro de la marca KLIN en el Perú. Manifestó lo siguiente:

(i)      Si bien se encuentra pendiente una acción de nulidad de la marca del accionante iniciada por Klin Produtos Infantis Ltda., ello no impide al Tribunal apreciar las pruebas y los argumentos expuestos en el presente procedimiento y declarar de oficio la nulidad del registro de la marca KLIN registrada a favor del accionante.

(ii)      No se ha tenido en cuenta al momento de resolver el presente caso, que la marca KLIN y diseño del accionante se encuentra cancelada ya que mediante Resolución N° 8245-2002/OSD-INDECOPI de fecha 31 de julio del 2002, recaída en el expediente N° 140657-2001, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación por falta de uso contra dicha marca interpuesta por Pedro Fernando Espinoza Brinkman, razón por la que no se puede prohibir el uso del signo KLIN ya que actualmente no pertenece a nadie.

(iii)      Sin perjuicio de lo anterior, solicitó la suspensión del presente procedimiento hasta que sean resueltos en forma definitiva los expedientes relacionados con la nulidad (N° 155606-2002) y cancelación por falta de uso (N°s 140657-2001 y 154854-2002) de la marca del accionante.

Adjuntó diversos documentos a fin de acreditar sus argumentos y posteriormente citó jurisprudencia que consideró que debía tenerse en cuenta en el presente caso.

Con fecha 20 de febrero del 2004, José Luiz Da Cunha absolvió el traslado de la apelación interpuesta manifestando que la emplazada en su recurso de apelación sólo ha efectuado una narración cronológica de hechos y que los documentos presentados no desvirtúan en forma absoluta los fundamentos de la resolución apelada.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

De la revisión del expediente, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si resulta procedente la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta por José Luiz Da Cunha.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

La Sala ha verificado lo siguiente:

a)      José Luiz Da Cunha (Brasil) fue titular de la marca de producto constituida por la denominación KLIN escrita en letras características, conforme al modelo, que distingue zapatos, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 22215, vigente hasta el 29 de diciembre del año 2005. Solicitud de registro presentada con fecha 6 de setiembre de 1995 y registro otorgado con fecha 29 de diciembre de 1995.

b)      Con fecha 27 de junio del 2002, Klin Produtos Infantis Ltda. (Brasil) solicitó mediante expediente N° 155606-2002 la nulidad del mencionado certificado.

Mediante Resolución N° 0730-2004/TPI-INDECOPI de fecha 19 de agosto del 2004, la Sala de Propiedad Intelectual – revocando la Resolución N° 12753-2003/OSD-INDECOPI de fecha 31 de octubre del 2003 – declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por Klin Produtos Infantis Ltda. y, en consecuencia, declaró nulo el certificado de registro N° 22215.

2. Efectos jurídicos de la declaración de nulidad

El artículo 11 del Decreto Legislativo 823 señala que la declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, hayan surtido los efectos previstos en la presente Ley.

Sin enervar la responsabilidad por daños y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular del registro hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

a)      A las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad; y,

b)      A los contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad en cuanto hayan sido ejecutados con anterioridad a la misma.

Finalmente, se establece que no es de aplicación en los casos de nulidad de un registro lo dispuesto por el artículo 2014 del Código Civil ² .

3. Infracción a los derechos de propiedad industrial

3.1 Marco legal

El artículo 238 de la Decisión 486 establece que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

El artículo 155 inciso d) faculta al titular el derecho de impedir a cualquier tercero, sin su consentimiento, usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.

Por otro lado, el artículo 240 del Decreto Legislativo 823 faculta al titular de un derecho de propiedad industrial a interponer una acción por violación contra quien infrinja tales derechos, agregando que procede también en caso que exista peligro inminente que los derechos del titular puedan ser conculcados.

3.2 Aplicación al caso concreto

En el caso concreto, la acción por infracción se planteó teniendo como sustento el registro de la marca de producto constituida por la denominación KLIN escrita en letras características, conforme al modelo, para distinguir zapatos, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 22215, cuyo registro ha sido declarado nulo de acuerdo a lo señalado en el Informe de antecedentes.

Teniendo en consideración lo señalado en el punto 2, en el sentido que la declaración de nulidad de un registro se retrotrae al momento de la presentación de su respectiva solicitud, se desprende necesariamente que ni la solicitud ni su respectivo registro generaron efecto legal alguno. Por ello, al haberse declarado nulo el registro de la marca que sirvió de base para la interposición de la presente acción por infracción, la accionante no se encontraba legitimada para interponer la misma, por lo que ésta resulta improcedente.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

REVOCAR la Resolución N° 14736-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2003 y, en consecuencia, declarar IMPROCEDENTE la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta por José Luiz da Cunha (Btasil) contra Industrias Windsor S.A. (Perú).

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

/lt

1      Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

2      Artículo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro.