El artículo cuarto de la Directiva Nº 001-1998/TRI-INDECOPI establece que cuando las Oficinas o Comisiones del INDECOPI expidan una resolución que suspende la continuación del procedimiento a su cargo por considerar conveniente esperar, para mejor resolver el caso en cuestión, que otro órgano funcional del INDECOPI u otra entidad emita un pronunciamiento previo, podrán posteriormente levantar la suspensión decretada cuando se acredite que ha dejado de existir el motivo que justificó la suspensión. En este sentido, las Oficinas, Comisiones y Salas del Tribunal del INDECOPI podrán levantar las suspensiones decretadas y emitir un pronunciamiento final, cuando haya dejado de existir la causa de la suspensión.
| JurisprudenciaPROPIEDAD INDUSTRIALPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOVERVER2004 |
RESOLUCIÓN N° 0780-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 165135-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0780-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 165135-2002
SOLICITANTE : DISTRIBUIDORA COMERCIAL DÍAZ ACOSTA S.R.L.
OPOSITORA : CREACIONES PUNTO AZUL E.I.R.L.
Levantamiento de suspensión - Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos comprendidos en la clase 24 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, tres de setiembre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 24 de octubre del 2002, Distribuidora Comercial Díaz Acosta S.R.L. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación NANCY NEW FASHION escrita en letras características y la representación estilizada de una flor entre una línea horizontal y una línea vertical, todo en los colores azul, rojo y marrón claro y negro; conforme al modelo, para distinguir sábanas, edredones, manteles y cubrecamas, de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 10 de marzo del 2003, Creaciones Punto Azul E.I.R.L. (Perú) formuló oposición manifestando que:
(i) Es titular de la marca de producto NANCY y figura, que distingue productos de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) El signo solicitado utiliza el mismo esquema figurativo que la marca registrada, lo cual determina que éstos sean similares al grado de causar confusión en el consumidor, máxime si se tiene en cuenta que los productos que distinguen dichos signos son idénticos.
Con fecha 25 de abril del 2003, Distribuidora Comercial Díaz Acosta S.R.L. absolvió el traslado de la oposición manifestando que:
(i) El signo solicitado no es confundible con la marca registrada, puesto que tiene una diferente secuencia de vocales y presenta elementos figurativos que le otorgan una característica peculiar.
(ii) Solicita, como medio de defensa, la cancelación por falta de uso del registro correspondiente a la marca NANCY y figura.
Mediante proveído de fecha 8 de mayo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por no contestada la oposición formulada por Creaciones Punto Azul E.I.R.L., puesto que el representante de la solicitante no presentó, dentro del plazo otorgado, el poder que acredite las facultades con las que actúa. Asimismo, requirió a la solicitante a fin que en el plazo de dos días presente la tasa correspondiente a la acción de cancelación que pretende iniciar como medio de defensa.
Mediante proveído de fecha 8 de mayo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por no presentada la acción de cancelación mencionada por Distribuidora Comercial Díaz Acosta en su escrito de fecha 25 de abril del 2003.
Mediante Resolución N° 10191-2003/OSD-INDECOPI de fecha 28 de agosto del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro del signo solicitado. Consideró que:
(i) Algunos de los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado se encuentran comprendidos en el género de ropa de cama de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial que distingue la marca registrada.
(ii) La semejanza de los signos en cuestión radica principalmente en el hecho que ambos signos comparten la denominación NANCY y la figura de una envoltura de regalo.
(iii) La semejanza fonética y gráfica que presentan las denominaciones incluidas en los signos en cuestión, aunada al hecho que éstas distinguen productos idénticos, permite concluir que es muy probable que cuando el consumidor se encuentre en el mercado frente al signo solicitado, asuma que éste es una variación de la marca registrada, lo cual no corresponde a la realidad.
Con fecha 25 de setiembre del 2003, Distribuidora Comercial Díaz Acosta S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que:
(i) La Oficina de Signos Distintivos no ha tenido en cuenta su contestación a la oposición formulada por Creaciones Punto Azul E.I.R.L., debido a que no ha observado lo dispuesto por el artículo 149 del Decreto Legislativo 823, según el cual el plazo para adjuntar el poder en los procesos de oposición es de 60 días.
(ii) La Oficina de Signos Distintivos debió haber suspendido el trámite del presente procedimiento hasta que se resuelva el expediente sobre cancelación de la marca registrada base de la denegatoria.
Mediante Resolución N° 45-2004/TPI-INDECOPI de fecha 27 de enero del 2004, la Sala de Propiedad Intelectual suspendió la tramitación del presente procedimiento hasta que se resuelva el expediente N° 186485-2003, correspondiente a la acción de cancelación del registro de la marca NANCY y figura. Consideró que la decisión que se adopte respecto a dicha acción de cancelación puede afectar la resolución de la presente solicitud de registro.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
Corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar:
a) Si procede levantar la suspensión del presente procedimiento.
b) De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada NANCY y logotipo.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Creaciones Punto Azul E.I.R.L. (Perú) es titular de la marca de producto constituida por la denominación NANCY, dentro de un cuadrado con rayas horizontales y verticales color negro, y la denominación NANCY color negro sombreado con color amarillo, conforme a modelo, que distingue ropa de cama (sábanas, edredones), de la clase 24, de la Nomenclatura Oficial, registrada con certificado N º 21426, vigente hasta el 29 de noviembre del 2005.
b) Mediante Resolución 0779-2004/TPI-INDECOPI de fecha 3 de setiembre del 2004, la Sala de Propiedad Intelectual REVOCÓ la Resolución N° 7750-2004/OSD-INDECOPI de fecha 25 de junio del 2004 y, en consecuencia, declaró INFUNDADA la acción de cancelación por falta de uso del registro correspondiente a la marca de producto NANCY y logotipo, solicitada por Distribuidora Comercial Díaz Acosta S.R.L. bajo expediente N º 186485-2003.
2. Levantamiento de la suspensión ordenada mediante Resolución N º 45-2004/TPIINDECOPI
2.1 Marco legal
El artículo cuarto de la Directiva N º 001-1998/TRI-INDECOPI de fecha 23 de noviembre de 1998 establece que cuando las Oficinas o Comisiones del INDECOPI expidan una resolución que suspende la continuación del procedimiento a su cargo por considerar conveniente esperar, para mejor resolver el caso en cuestión, que otro órgano funcional del INDECOPI u otra entidad emita un pronunciamiento previo, podrán posteriormente levantar la suspensión decretada cuando se acredite que ha dejado de existir el motivo que justificó la suspensión.
En este sentido, las Oficinas, Comisiones y Salas del Tribunal del INDECOPI podrán levantar las suspensiones decretadas y emitir un pronunciamiento final, cuando haya dejado de existir la causa de la suspensión.
2.2 Aplicación al presente caso
Conforme se desprende de los antecedentes, mediante Resolución N º 45-2004/TPIINDECOPI de fecha 27 de enero del 2004, la Sala de Propiedad Intelectual ordenó, por razones de eficacia y economía procesal, suspender la tramitación del presente procedimiento hasta que se resuelva el expediente N º 186485-2003 -relativo a la acción de cancelación del certificado N° 21426, correspondiente a la marca de producto NANCY y logotipo, registrada a favor de Creaciones Punto Azul E.I.R.L..- dado que consideró que la decisión que se adopte en ese caso podría afectar la resolución de la presente solicitud de registro.
Habiéndose resuelto el expediente N º 186485-2003, que motivó la suspensión de la tramitación del presente procedimiento, corresponde levantar dicha suspensión y determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada NANCY y logotipo.
3. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 -que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-2000 4 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 5 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 6 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
3.1 Identidad de los productos distinguidos
Se advierte que las sábanas y edredones que distingue la marca registrada se encuentran comprendidas entre los productos a ser distinguidos con el signo solicitado.
3.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es conveniente partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 7 . Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 8 y 76-IP-2000 9 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el presente caso, dadas las características de los productos distinguidos por los signos en cuestión, es razonable asumir que el público consumidor prestará un grado de atención especial al momento de adquirirlos.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general, la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquéllos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 10 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente… En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
Atendiendo a que, en el presente caso, tanto el signo solicitado como la marca registrada son de naturaleza mixta, deberá establecerse si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto.
Conforme se puede apreciar a continuación, en el signo solicitado y en la marca registrada, el elemento denominativo y los elementos gráficos son relevantes.
Efectuado el examen comparativo entre los signos en cuestión, se advierte que éstos son fonéticamente idénticos, puesto que el único término incluido en la marca registrada (NANCY) es el elemento denominativo más relevante del signo solicitado.
En el aspecto gráfico se aprecia que además de compartir la denominación NANCY en un tipo de letra similar, los signos en cuestión presentan un logotipo que presentan características comunes, lo cual determina que el impacto visual suscitado por ambos signos sea semejante.
3.3 Riesgo de confusión
En virtud de lo expuesto, dado que los productos que distingue la marca registrada se encuentran comprendidos entre los productos a ser distinguidos con el signo solicitado y teniendo en consideración la similitud que presentan dichos signos, se concluye que su coexistencia en el mercado es susceptible de inducir a que el público consumidor confunda un producto con otro, o asocie el origen empresarial de los mismos.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
Primero.- LEVANTAR la suspensión ordenada mediante Resolución 45-2004/TPIINDECOPI de fecha 27 de enero del 2004.
Segundo.- CONFIRMAR la Resolución N° 10191-2003/OSD-INDECOPI de fecha 28 de agosto del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación NANCY NEW FASHION escrita en letras características y la representación estilizada de una flor entre una línea horizontal y una línea vertical, todo en los colores azul, rojo y marrón claro y negro; conforme al modelo, solicitado por Distribuidora Comercial Díaz Acosta S.R.L. (Perú).
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
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1 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error (...);”.
2 Artículo 136.-“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (...);”.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 594 del 21 de agosto del 2000.
5 Ver nota 2.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 555 del 17 de abril del 2000.
7 Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:
a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepción del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 (nota 8), p. 15.
10 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.