RESOLUCIÓN N° 0083-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 171924-2003

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0083-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 171924-2003

ACCIONANTE     :     LABORATORIOS FARMACÉUTICOS LASER S.A.

EMPLAZADA     :     DISFLOZA S.A.C.

Nulidad de la Resolución de Primera Instancia - Notificación de terceros Lima, diez de febrero de dos mil cuatro

I. ANTECEDENTES

Con fecha 27 de enero del 2003, Laboratorios Farmacéuticos Laser S.A. (Perú) solicitó la cancelación por falta de uso de la marca PASSIFLORINE, inscrita bajo certificado N° 71084 a favor de Disfloza S.A.C., para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Señaló que la citada marca no ha sido utilizada durante los tres años precedentes a la fecha de inicio del presente procedimiento. Asimismo, precisó que anteriormente se le denegó la solicitud de registro de la marca PASSIFLORINA debido a la existencia de la marca cuyo registro pretende cancelar.

Mediante proveído de fecha 14 de febrero del 2003, la Oficina de Signos Distintivos notificó la acción de cancelación a Disfloza S.A.C. De otro lado, si bien en el asiento N° 3 del certificado de registro de la marca PASSIFLORINE aparece una prenda inscrita a favor del Banco Wiese, no se le notificó de la presente acción.

Con fecha 21 de marzo del 2003, Disfloza S.A.C. (Perú) absolvió el traslado de la cancelación manifestando lo siguiente:

i)      Mediante contrato de compraventa de fecha 13 de marzo del 2001, adquirió la marca de producto PASSIFLORINE de Laboratorios Unidos S.A., por lo que recién desde hace dos años tiene registrada la citada marca, no cumpliéndose con el presupuesto señalado en el artículo 165 de la Decisión 486.

ii)      En la actualidad se encuentra fabricando el producto PASSIFLORINE, conforme se desprende del Protocolo de Análisis N° 104/03 de fecha 11 de febrero del 2003 que adjunta.

iii)      Mediante Resolución N° 10129-2002/OSD-Ra-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2002, la Oficina de Signos Distintivos le otorgó la renovación de la referida marca por diez años.

Si bien en el asiento N° 3 del certificado de registro de la marca PASSIFLORINE aparece una prenda inscrita a favor del Banco Wiese, no se le notificó de la presente acción de cancelación.

Mediante Resolución N° 6770-2003/OSD-INDECOPI de fecha 17 de junio del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación. Consideró lo siguiente:

i)      Los medios probatorios presentados no acreditan que la marca PASSIFLORINE hubiese sido utilizada en el comercio durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de inicio de la cancelación, para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

ii)      Las copias de la solicitud de renovación de registro y la resolución que manda la inscripción de la referida renovación, no acreditan que dicho signo haya sido efectivamente usado para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.

iii)      La copia del Protocolo de Análisis presentado tampoco acredita el uso de la marca PASSIFLORINE, por ser un documento de fecha posterior al periodo dentro del cual se debe acreditar el uso de dicho signo, además que es un documento emitido por la misma emplazada.

iv)      Con relación a lo alegado por la emplazada, en el sentido que adquirió la marca PASSIFLORINE recién en marzo del 2001, lo cual acredita con una copia del contrato de compraventa, señaló que el uso de un signo en el mercado constituye una carga con la cual se transfiere el registro de una marca, siendo que dicho hecho no lo exime de la carga de usar el signo.

Con fecha 14 de julio del 2003, Disfloza S.A.C. interpuso recurso de reconsideración manifestando lo siguiente:

(i)      Laboratorios Unidos S.A., anterior titular de la marca PASSIFLORINE, no podía producir o comercializar ningún producto al encontrase en un procedimiento de liquidación y posterior venta de sus activos, configurándose el supuesto de fuerza mayor como causal de justificación del no uso de la referida marca, habiéndose interrumpido el plazo de los tres años.

(ii)      La falta de uso de la marca PASSIFLORINE se debe a su imposibilidad financiera, habiéndose tenido que hipotecar el inmueble de la empresa, sus bienes, así como la referida marca.

(iii)      La compraventa de la citada marca implica el uso de ésta, al igual que la existencia de un gravamen que recae sobre ella a favor del Banco Wiese Sudameris.

(iv)      Como titular ha demostrado el uso de la marca PASSIFLORINE, al haberla adquirido, registrado y haber constituido sobre ésta un gravamen.

(v)      Hace tres años era otra empresa la titular de la marca, siendo su obligación demostrar el uso de la misma sólo desde su inscripción como nuevo titular.

Adjuntó como nueva prueba instrumental la copia del certificado de gravamen de la marca PASSIFLORINE y copia del contrato de prenda de la misma a favor del Banco Wiese Sudameris.

Mediante Resolución N° 12768-2003/OSD-INDECOPI de fecha 31 de octubre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración. Consideró lo siguiente:

(i)      Respecto a los argumentos señalados por la emplazada, en cuanto a la distinta apreciación de las normas y pruebas, estos deberán hacerlos valer en un recurso de apelación y no en uno de reconsideración.

(ii)      La emplazada no alegó antes de la emisión de la Resolución de Primera Instancia que el no uso de su marca se debía a razones de fuerza mayor, ni se alegó la mala fe de la accionante.

(iii)      En atención a que el recurso de reconsideración tiene como objeto determinar si con nuevas pruebas presentadas se desvirtúan los fundamentos en que se basó la resolución recurrida, se concluye que no corresponde pronunciarse respecto a esos extremos.

(iv)      La nueva prueba instrumental presentada por la emplazada no acredita que se hayan comercializado productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial identificados con la marca PASSIFLORINE.

Con fecha 27 de noviembre del 2003, Disfloza S.A.C. interpuso recurso de apelación reiterando las causas justificadas del no uso de su marca, así como el hecho que aun no se cumplen los tres años exigidos por ley a efectos de iniciar una cancelación, ya que recién en el año 2002 solicitó y se le registró la transferencia de la marca PASSIFLORINE a su favor. Precisó que ha demostrado el uso de la marca PASSIFLORINE al haberla adquirido, registrado y haber constituido sobre ésta un gravamen, y que si bien no se ha demostrado el uso de la referida marca en el periodo que se pretende considerar, es por haber estado registrada a nombre de otro titular. Agregó que en la actualidad el producto PASSIFLORINE se encuentra fabricándose y comercializándose.

Con fecha 22 de enero del 2004, Laboratorios Farmacéuticos Laser S.A. absolvió el traslado de la apelación manifestando que la emplazada no ha acreditado el uso de la marca materia de la presente acción de cancelación entre el periodo del 27 de enero del 2000 hasta el 27 de enero del 2003. Indicó que el hecho de haber adquirido la marca de un tercero no la exime de la obligación de usar la marca, ni la inhibe de sufrir las consecuencias de la cancelación de un registro por falta de uso.

Con fecha 3 de febrero del 2004, Disfloza S.A.C. solicitó el uso de la palabra.

Mediante proveído de fecha 4 de febrero del 2004, la Sala de Propiedad Intelectual denegó la solicitud de uso de la palabra.

II.      CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

De la revisión del expediente, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si la Oficina de Signos Distintivos incurrió en alguna causal de nulidad en la tramitación del presente procedimiento.

III.      ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1.      Informe de antecedentes

Se ha verificado que DISFLOZA S.A.C. (Perú) es titular de la marca de producto PASSIFLORINE, que distingue productos farmacéuticos y demás de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 71084, vigente hasta el 24 de febrero del 2012.

Dicho registro le fue transferido a su actual titular por Laboratorios Unidos S.A. (Perú) el 11 de julio del 2002 (asiento N° 2).

De otro lado, se advierte que con fecha 30 de enero del 2003, se inscribió en el asiento N° 03 del referido certificado de registro, una prenda a favor del Banco Wiese Sudameris hasta por la suma de US$ 1 300 000,00.

2.      Nulidad del acto administrativo

2.1 Marco legal

El artículo 10 de la Ley 27444 establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1.      La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

2.      El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.

3.      Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.

4.      Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

Asimismo, el artículo 11 ¹ de la citada norma señala que la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto (11.2).

De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 02-2001/TRIINDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.

2.2 Aplicación al caso concreto

2.2.1. Respecto de las acciones de cancelación

El artículo 166 de la Decisión 486 establece que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Por su parte, el artículo 167 de la Decisión 486 estipula que la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

De conformidad con lo establecido en el artículo 170 de la Decisión 486, recibida una solicitud de cancelación, la Oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la Oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.

De otro lado, el artículo 175 del Decreto Legislativo 823 señala que la Oficina competente notificará la solicitud de cancelación al titular del registro, en el domicilio señalado en la solicitud de cancelación o en el domicilio que el titular haya consignado en la solicitud de registro o renovación correspondiente.

2.2.2 Respecto de los terceros administrados

El artículo 60 de la Ley 27444 establece lo siguiente respecto de los terceros administrados:

(i)      Si durante la tramitación de un procedimiento es advertida la existencia de terceros determinados no comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados con la resolución que sea emitida, dicha tramitación y lo actuado les deben ser comunicados mediante citación al domicilio que resulte conocido, sin interrumpir el procedimiento.

(ii)      Respecto de terceros administrados no determinados, la citación es realizada mediante publicación o, cuando corresponda, mediante la realización del trámite de información pública o audiencia pública, conforme a esta Ley.

(iii)      Los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del procedimiento, teniendo los mismos derechos y obligaciones de los participantes en él.

En el presente caso, la marca de producto PASSIFLORINE, cuya cancelación se pretende, se encuentra registrada a favor de Disfloza S.A.C.

Sin embargo, sobre dicho elemento de propiedad industrial existe inscrita una prenda a favor del Banco Wiese Sudameris, por lo que de cancelarse por falta de uso la marca PASSIFLORINE, se afectarían las garantías y medidas cautelares que pesan sobre esta.

En tal sentido, y tal como se señalara en la Resolución N° 713-2003/TPI-INDECOPI ² , resulta necesario notificar la acción de cancelación por falta de uso que se ha interpuesto contra la marca PASSIFLORINE a todos los terceros que tengan un derecho debidamente inscrito sobre dicha marca, dado que poseen un legítimo interés en que dicho bien intangible no sea cancelado.

Ello sin perjuicio de que, en el caso de las prendas, el acreedor prendario pueda ejercer el derecho que le otorga el artículo 1073 del Código Civil ³ que establece que el acreedor prendario puede exigir, frente a casos como este, la sustitución del bien dado en prenda.

Asimismo, el artículo 1074 del Código Civil establece que cuando el bien dado en prenda se deteriora hasta temerse que será insuficiente para garantizar la deuda, el acreedor, con aviso previo del constituyente, puede pedir autorización judicial para vender el bien, a menos que el deudor o el constituyente ofrezca otra garantía que el juez considere satisfactoria.

Al respecto, cabe precisar que el mencionado artículo 1074 puede ser aplicable cuando se está ante un derecho de propiedad intelectual dado en prenda. Dicho criterio ha sido sustentado en el Documento de Trabajo N° 005 del Área de Estudios Económicos del Indecopi “Promoviendo un marco institucional para la valorización de la propiedad intelectual en el Perú” de fecha 22 de agosto del 2000, el cual señala lo siguiente:

“(…) en un primer momento, de la lectura del citado artículo, podría pensarse que éste es aplicable a los bienes dados en prenda que ostentan un carácter tangible, en la medida que emplea la expresión “deterioro”. Sin embargo, somos de la opinión que la expresión “deterioro” debe ser entendida en un contexto amplio que permita dar cabida a bienes incorporales o intangibles, como son los derechos de propiedad intelectual. Ello debido a que el concepto deterioro debe ser entendido en relación a la pérdida de aptitud del bien de mantener su esencia o sus características intrínsecas, situación que es susceptible de producirse en el caso de derechos de propiedad intelectual (…).

Así, el artículo 1074 puede resultar siendo un instrumento importante cuando se trate de conservar la vigencia (impedir su “deterioro”) del derecho de propiedad intelectual sustento del derecho real de prenda frente a situaciones como las que se acaba de describir ⁴ . De esta manera, el acreedor prendario que tome conocimiento que la marca sustento de su garantía no está siendo usada en el mercado y que por tal motivo existe el riesgo de que alguna persona interesada solicite su cancelación, podrá acudir al juez, con aviso previo al constituyente, para pedir la autorización de venta del bien. Llegado el caso, el deudor puede, frente a este pedido, ofrecerse a cambiar la garantía, tal como lo prevé el citado artículo.

El supuesto del artículo 1074 también resulta aplicable para los supuestos en que exista riesgo de que el titular de la marca dada en prenda no vaya a solicitar su renovación y dejarla caducar. Frente a esta eventualidad, el acreedor de la obligación principal podría verse perjudicado, al verificar que la garantía podría perder su eficacia debido a la pérdida de la vigencia o la caducidad del derecho sobre el que descansa el derecho real de prenda. Ante elo, consideramos que al acreedor prendario, además de proceder de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1074, estaría también legitimado para solicitar la renovación del derecho de propiedad intelectual para evitar su caducidad, esto es, iniciando el proceso respectivo de renovación, estando legitimado para actuar en el procedimiento administrativo (…)”.

A mayor abundamiento, cabe mencionar que en el caso de las Renuncias a un registro de marca, el artículo 171 de la Decisión 486 ⁵ establece que “no se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, en casos como el presente, no obstante que el artículo 167 de la Decisión 486 estipula que la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro, teniendo en cuenta que el artículo 60 de la Ley 27444 establece que los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del procedimiento, teniendo los mismos derechos y obligaciones de los participantes en él; los terceros con legítimo interés que no se cancele por falta de uso una marca podrán realizar las acciones necesarias a fin de preservar las garantías y derechos que tengan sobre la marca que se pretende cancelar de acuerdo al procedimiento previsto por la legislación de la materia.

Resulta necesario precisar que dichas facultades de los terceros están expresamente reguladas en la Ley del Procedimiento Administrativo General y además contribuyen a que el Sistema de garantías sobre derechos de propiedad intelectual se consolide y demuestre su eficacia en el mercado.

En virtud a lo anteriormente expuesto, corresponde a continuación evaluar si la Oficina de Signos Distintivos actuó conforme a ley en el presente procedimiento:

-      La presente acción de cancelación interpuesta por Laboratorios Farmacéuticos Laser S.A. fue notificada por la Oficina de Signos Distintivos al domicilio del titular de la marca, Disfloza S.A.C., señalado por la accionante en su escrito de cancelación (Simón Bolívar 561 Pueblo Libre).

-      En el presente caso la Oficina de Signos Distintivos no notificó la presente acción de cancelación al Banco Wiese Sudameris, así como ninguno de los actos que se fueron produciendo en el transcurso del procedimiento, no obstante que al momento de correr traslado de la misma a la emplazada (14 de febrero del 2003) ya se encontraba inscrita en el respectivo asiento del certificado de registro la mencionada prenda (30 de enero del 2003), desnaturalizando la finalidad de la norma de comunicar acerca de la tramitación y lo actuado en el procedimiento a los terceros cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados con la resolución a emitirse, puesto que no podrían ejercer en el debido momento los derechos que considerasen pertinentes.

-      Por lo anterior, Banco Wiese Sudameris no ha tenido la oportunidad de tomar conocimiento de la presente acción y tener la opción de ejercer o no los derechos que consideraba pertinentes, por lo que debe ser notificada debidamente.

En atención a lo expuesto, se ha considerado que en virtud a lo establecido en los Principios del Debido Procedimiento ⁶ y de Imparcialidad ⁷ corresponde – de conformidad con lo establecido en el artículo 10 numeral 1 de la Ley 27444 – declarar la nulidad de la Resolución N°6770-2003/OSD-INDECOPI de fecha 17 de junio del 2003, por sus efectos, la nulidad de la Resolución N° 12768-2003/OSD-INDECOPI de fecha 31 de octubre del 2003, así como de los proveídos emitidos en Segunda Instancia.

En consecuencia, se deberá notificar debidamente al Banco Wiese Sudameris a fin de que proceda a ejercer los derechos que considere pertinentes, antes de emitirse la respectiva resolución.

Finalmente, cabe señalar que antes de la resolución de Primera Instancia, ya se había notificado debidamente a la emplazada (Disfloza S.A.C.), por lo que debe tenérsele como bien notificada.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Declarar NULA la Resolución N°6770-2003/OSD-INDECOPI de fecha 17 de junio del 2003, por sus efectos, NULA la Resolución N° 12768-2003/OSD-INDECOPI de fecha 31 de octubre del 2003 en adelante, y, en consecuencia, DEVOLVER el presente expediente a la Oficina de Signos Distintivos a fin de que notifique debidamente la presente acción de cancelación al Banco Wiese Sudameris y se continúe con el trámite correspondiente.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Tomás Unger Golsztyn y Dante Mendoza Antonioli.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR

Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual /ma

¹            Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad

     11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.

     11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad.

     11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido.

²            Sobre acción de cancelación de la marca de producto APACHE y etiqueta.

³            Artículo 1073.- Puede sustituirse una prenda por otra, comprobando judicialmente la necesidad y la equivalencia de la garantía. El ejercicio de este derecho corresponde a cualquiera de las partes y se tramita de acuerdo a las reglas del juicio de menor cuantía.

⁴            Refiriéndose a los supuestos en que el certificado de registro del derecho de propiedad intelectual dado en prenda haya caducado al no haber solicitado su titular la renovación, o en el que el certificado de registro que corresponde al derecho de propiedad intelectual sobre el que descansa el derecho real de prenda haya sido cancelado.

⁵            Artículo 171.- El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro.

     Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará  los productos o servicios objeto de la  renuncia.

     No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos. La renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente.

⁶            Por el cual los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

⁷            Por el cual las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general.