RESOLUCIÓN N° 0956-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 541-2003/OIN

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0956-2004/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 541-2003/OIN

ACCIONANTE : PIVEG DEL PERÚ S.A.

EMPLAZADO : AGRÍCOLA BARRANCA S.A.

Nulidad de certificado de obtentor -Autoridad competente -Novedad -Distinguibilidad - Homogeneidad - Estabilidad - Denominación de la variedad vegetal - Descripción de la variedad - Descriptor de la variedad - Muestra viva -Informes técnicos

Lima, veintiuno de octubre del dos mil cuatro

I. ANTECEDENTES

Con fecha 3 de junio del 2003, Piveg del Perú S.A. (Perú) solicitó la nulidad del certificado de obtentor, correspondiente a la variedad vegetal de marigold denominada APV N° I BELLA FLOR, inscrita mediante título N° 00001, a favor de Agrícola Barranca S.A., pues la variedad vegetal no cumplía con los requisitos de ser nueva, distinta, homogénea ni estable al momento de su otorgamiento. Manifestó lo siguiente:

      (i)       El certificado de obtentor materia de la presente acción, no cumple con los requisitos establecidos por las normas pertinentes a efectos de obtener protección legal, por lo que no se puede pretender que el uso de una variedad distinta por parte de un tercero, sea sancionado.

      (ii)       La variedad vegetal supuestamente protegida no cumplía con los requisitos de ser nueva, distinta, homogénea ni estable al momento de su otorgamiento.

(iii)       Respecto al requisito de novedad señaló que:

-La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías requirió a la emplazada que precise la fecha de comercialización de la variedad, toda vez que en la solicitud inicial figura 1993 y en la información complementaria aparece 1990. La emplazada indicó que, por error se consignó en la solicitud el año 1992, siendo 1990. En todo caso, cualquiera de las fechas mencionadas por la emplazada indicarían que la explotación comercial de la variedad habría comenzado mucho más de un año antes de la fecha de presentación de la solicitud, con lo cual habría perdido novedad.

-     A pesar de lo anterior, el informe de registrabilidad N° 002-2001-INIA-DGIA-D/PRONAGEB, se pronunció indicando que la variedad vegetal materia de la presente acción, cumplía con los requisitos de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad, omitiendo un pronunciamiento acerca de la novedad.

(iv) Respecto al requisito de distinguibilidad:

-En la solicitud de registro, la emplazada mencionó las supuestas diferencias respecto a variedades similares, específicamente en relación con la variedad Criolla Mexicana, que es común en el Perú, sin embargo, las características distintivas mencionadas con características agronómicas, tales como rendimiento, período vegetativo, tamaño y forma de la flor, resistencia a enfermedades, etc., los cuales no pueden ser alegados como distintivos, por disposición del artículo 14 de la R.J. Nº 047-2000-INIA.

-La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías requirió a la emplazada a fin de que cumpla con aclarar algunos aspectos tales como: a) El obtentor de la variedad solicitada, pues lo consignado en su solicitud no coincidía con la solicitud de registro de cultivares ante SENASA; b) El origen geográfico del material vegetal materia prima de la nueva variedad vegetal; c) El origen y contenido genético (genealogía) de la variedad vegetal solicitada; d) Descripción detallada de los aspectos morfológicos, fisiológicos, sanitarios, fenológicos y cualidades industriales y, e) Descripción detallada del procedimiento de obtención de la nueva variedad.

-Ante dicho requerimiento, la emplazada cumplió con responder parcialmente, pues señaló que: a) el obtentor era Agrobasa; b) el origen geográfico del material vegetal sería el valle de Pativilca; c) el origen y contenido genético de la variedad BELLA FLOR era desconocido; d) Respecto a las cualidades morfológicas, fisiológicas, sanitarias y demás, señaló que su tallo herbáceo es de color verde con el envez limpio, la inflorescencia es una unidad floral que tiene flores rellenas y compactas, rodeadas de un involucro de bracteas que ciñen y protegen el conjunto, con pequeñas florecitas de pétalos grandes anaranjados; su fruto es una cápsula abierta, siendo la semilla filamentosa chata de 1.5 cm. de color negra a marrón en la base y crema a blanquísima en la parte terminal. Sobre los caracteres indicó que uno de ellos es producir xantofila, mientras que sobre su resistencia, expresó que resiste a la alternaria, brotitis, nemades, arañita roja, thrips y cecidomide.

-Sin embargo, no dijo nada acerca de la descripción detallada del procedimiento de obtención de la variedad vegetal. Por lo anterior, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías le requirió nuevamente, a fin de que aclare el contenido genético de la variedad. La emplazada realizó algunas precisiones; sin embargo, no especificó el tipo de reproducción, los tipos de ensayos efectuados después del último año en que se cruzan, el manejo de las variedades después de las cruzas naturales o artificiales, por lo que no debió concederse el registro de la variedad vegetal materia de la presente acción.

-Posteriormente, la emplazada pretendió incluir como nuevo carácter distintivo de la variedad vegetal el contenido de xantofila: 14 gr. por kilo de pétalo, a lo cual la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías manifestó que, si bien con fecha 6 de setiembre de 1996, se indicó que el carácter contenido de xantofila con un nivel de expresión de 14 gr. por kilogramo de pétalo, no se le compara con otras variedades similares, como en el caso de los caracteres rendimiento, período vegetativo, tamaño de la flor y presencia de plantas robustas y fuertes.

-Los caracteres escogidos como distintivos no son lo suficientemente consistentes para ser utilizados como caracteres que pueden distinguir a la variedad vegetal. En todo caso, debería procederse a la repetición y realización de pruebas que utilicen otros caracteres que sí sean consistentes para determinar una clara distinguibilidad entre una variedad y otra.

(v) En cuanto a la homogeneidad y estabilidad:

-La variedad vegetal no es estable, por lo que en concordancia con el artículo 37 de la R.J. Nº 047-2000-INIA, esto afectaría su homogeneidad y distinguibilidad, por lo que no se puede considerar que es una variedad protegible.

-Según el informe de Registrabilidad Nº 002-2001-INIA-DGIA-D/PRONAGEB de fecha 20 de febrero del 2001, de la evaluación y análisis estadístico para dos periodos de siembra, la variedad presentó un comportamiento homogéneo en las dos generaciones, para los caracteres distintivos, al presentar coeficientes de variabilidad bajos (1,90%-5,89%) en cada uno de ellos. Sin embargo, dichos coeficientes de variabilidad sobrepasan los límites establecidos en el artículo 34 de la R.J. N° 47-2000-INIA, ya que la variedad de marigold BELLA FLOR es de reproducción mixta, por lo que el límite de variabilidad estaría por encima del máximo permisible del 5 %, por lo que no es homogénea.

-Asimismo, en el mismo informe antes referido, para los caracteres B, C, D, E, H e I, los coeficientes sobrepasan el 5%, por lo que la variedad BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) no es homogénea para las características distintivas.

-     Del contenido del expediente Nº 397-1996-OIN, no se aprecia que la emplazada haya presentado las pruebas sobre caracteres cualitativos, donde deberían estar registradas el número de plantas atípicas de primera generación y de segunda generación, por lo que las pruebas de estabilidad no tendrían mayor sustento al no haberse adherido a los términos de la R.J. Nº 047-2000-INIA.

-     Las variedades BELLA FLOR 1996, 1999 y 2000 difieren notablemente, es decir, algunos de sus caracteres no se mantienen ni repiten de generación en generación, lo que denota su falta de estabilidad, por lo que no cumple con lo dispuesto en el artículo 12 de la Decisión 345.

(vi)       El procedimiento administrativo seguido a efectos de obtener el registro de la variedad vegetal no ha tenido en consideración lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la R.J. Nº 47-2000-INIA. Además, la emplazada no cumplió con presentar una muestra viva de dicha variedad, y la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías no le hizo llegar a PRONARGEB-INIA el material genético a ser evaluado, lo que es de suma importancia,  ya que la falta de entrega acredita que la variedad BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) , es en el mejor de los casos, una variedad descubierta pero no lograda por el hombre, por lo que no sería protegible de acuerdo con la Decisión 345.

(vii)       El certificado de obtentor es nulo, ya que no se ha cumplido con los requisitos establecidos en los artículos 5 y 6 de la R.J. Nº 047-2000-INIA, encontrándose incurso en la causal de nulidad del artículo 10 de la Ley 27444.

Adjuntó medios probatorios.

Con fecha 8 de agosto del 2003, Agrícola Barranca S.A. absolvió el traslado de la acción de nulidad manifestando lo siguiente:

      (i)       La accionante en actitud propia de aquellos que han sido descubiertos en la comisión de una falta, plantea una acción pretendiendo desconocer los derechos de obtentor de su empresa, con lo cual trata de legalizar la apropiación de su variedad vegetal al considerarla como una especie vegetal existente en la naturaleza, por lo que sería propiedad de todos.

      (ii)       Respecto al requisito de novedad:

-     La accionante no ha tomado en consideración que la norma aplicable para el otorgamiento del certificado de obtentor es la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 345, que permite que una variedad pueda ser registrada, pese a no ser nueva, debiendo cumplir con el requisito de presentar la solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor dentro del año siguiente a la fecha de apertura del registro para el género

o especie correspondiente a la variedad y que la variedad se encuentre inscrita en un registro de cultivares.

-     En el caso de la variedad materia de la presente acción, el Registro de Obtentores se abrió el día 6 de mayo de 1996, con la publicación en el Diario Oficial El Peruano del D.S. N° 008-96-ITINCI de fecha 3 de mayo de 1996, en el cual se señala que la autoridad nacional competente encargada de las funciones administrativas es la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, quien debía tramitar y recibir las solicitudes.

-Presentó su solicitud con fecha 3 de junio de 1996, solicitando la inscripción de la variedad en el Registro de Cultivares Comerciales del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, antes que se abriera el Registro de Cultivares Protegidos, lo que demuestra que hizo la petición dentro del año siguiente a la fecha de la apertura del Registro.

-La accionante ha obviado de manera maliciosa señalar que en la resolución que le otorga el certificado de obtentor, se indica que el sustento legal para su otorgamiento, es la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 345.

-Si bien en el expediente Nº 397-1996/OINT se indicó que la variedad se comercializó desde 1990, ello ha sido un formulismo, pues lo único que se hizo fue entregarla a empresas vinculadas con su empresa, en la que los accionistas son los mismos, ayudando a reafirmar las características de la variedad, y que para efectos contables y para compartir los gastos de la investigación se ha considerado como venta.

-Por lo anterior, no era necesario, a fin de obtener el registro de la variedad vegetal materia de la presente acción, cumplir con el requisito de novedad.

(iii) Respecto al requisito de distinguibilidad

-Por desconocimiento de la información que debía incluirse al momento de solicitar la concesión de un certificado de obtentor, consignó como caracteres distintivos, algunos caracteres agronómicos como el rendimiento; por lo que la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías le requirió que aclare cinco puntos, entre los que se encontraba una descripción detallada de los aspectos morfológicos, fisiológicos, sanitarios, fenológicos y cualidades industriales y tecnológicas más destacables que permitan la descripción de la variedad vegetal solicitada. El requerimiento fue subsanado, aclarándose que los caracteres distintivos o cualitativos de la variedad APV Nº I BELLA FLOR, son el porte de planta, color de tallo principal, tipo de hoja, la intensidad del color de la hoja y el color del capítulo, y que entre los caracteres agronómicos se encuentra el mayor rendimiento y el periodo vegetativo.

-     En el Informe de Registrabilidad Nº 002-2001-INIA-DGIA-D/PRONARGEB, del examen técnico de la variedad vegetal, se identificó como caracteres distintivos al porte de planta, color de tallo principal, tipo de hoja, intensidad del color de la hoja y el color del capítulo, así como caracteres cuantitativos que son secundarios para alegar distinguibilidad. En el presente caso, existen cinco caracteres cualitativos distintivos de la variedad, por lo que teniendo en consideración lo estipulado en el artículo 12 de la R.J. N° 47-2000-INIA, que señala que basta que un solo carácter sea distinto para que una variedad sea distinta, se comprueba que la variedad cumple con el requisito de distinguibilidad.

(iv)       Requisito de homogeneidad y estabilidad

-La accionante al hacer el análisis de los porcentajes no ha considerado que se ha tomado como referencia la combinación del promedio de las dos campañas agrícolas de evaluación de variedad (julio-diciembre 1999 y marzo-julio 2000), donde las condiciones medio ambientales en las que fueron sembrados los ensayos, varían de una campaña a otra, por lo que el resultado promedio de todas las características está por debajo del 5%, con excepción del carácter denominado tamaño de capítulo, cuyo resultado promedio es 5,03%, siendo el exceso de 0.03 décimas tan insignificante que estadísticamente se considera como 5%, por lo que no existe variación y la variedad es homogénea.

-En el reporte técnico del primer año realizado por la autoridad competente, los valores de coeficiente de variabilidad resultaron por debajo del 5% para todos los caracteres de evaluación cuantitativa; en el segundo año los valores para algunos caracteres se sobrepasaron en algunas décimas dicho valor; sin embargo, se advierte a simple vista que la variedad en el campo ha presentado una similar homogeneidad en las dos campañas de siembra en que se realizó la evaluación técnica, logrando identificarse idénticos caracteres cualitativos distintivos de la variedad, tales como: porte de planta, color de tallo principal, tipo de hoja, intensidad del color de la hoja y color de capítulo, los que se encuentran bien marcados y definidos, contribuyendo a remarcar la distinguibilidad de la variedad.

-Las características que se han tomado en cuenta a fin de determinar la homogeneidad y la estabilidad son las cualitativas y son homogéneas al 100%, pues la autoridad no ha encontrado plantas atípicas para los caracteres cualitativos distintivos de la variedad, por lo que no han incluido el número de plantas atípicas en el reporte técnico, lo cual demuestra que la variedad es homogénea.

-     Los resultados obtenidos para los caracteres cuantitativos son complementarios, por lo que no varían en nada las conclusiones relativas a la homogeneidad, sobre todo si se tiene en consideración que en una investigación agraria, un coeficiente de variabilidad del 5% es considerado muy bajo.

(v)       Su empresa realiza un manejo adecuado de las plantaciones destinadas a semilleros, instalándolos en campos aislados y mediante roguing continuos elimina las plantas fuera de tipo o atípicas para garantizar la pureza varietal y consecuentemente, la homogeneidad y estabilidad de sus variedades.

(vi)       En cuanto a la estabilidad, las características cualitativas consideradas en las dos campañas de siembra son homogéneas, por lo que la variedad es estable. Si bien inicialmente se consignaron datos correspondientes a una descripción general para planta de marigold, al momento de efectuarse el análisis en el PRONARGEB, a través del informe técnico se establecieron las características cualitativas que realmente corresponden a la variedad vegetal que se presentó para la inscripción en el Registro de Variedades Vegetales Protegidas, las que han demostrado ser estables.

(vii)       Es falso que no haya cumplido con presentar una muestra viva de la variedad vegetal a evaluar y que la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías no haya cumplido con hacer llegar al PRONARGEB-INIA el material genético a ser evaluado, puesto que mediante escrito de fecha 31 de mayo de 1996, acompañó muestras de las semillas (muestra viva) de la referida variedad y de la variedad APB N° II PRIMAVERA, cuyo registro se venía tramitando bajo expediente N° 396-1996-OIN.

Ofreció como medio probatorio lo actuado en los expedientes Nº 367-1996/OIN y 396-1996-OIN y adjuntó medios probatorios.

Con fecha 11 de setiembre del 2003, Piveg del Perú S.A. adjuntó un informe emitido por el perito, el señor Mauro Quiñónez, en el cual considera se indican las razones por las cuales el certificado de obtentor para APV N° I BELLA FLOR debe ser declarado nulo.

Con fecha 30 de setiembre del 2003, Piveg del Perú S.A. agregó que:

(i)       Según el artículo 8 de la Decisión 345 se pierde la novedad cuando ocurre cualquiera de los supuestos indicados en los incisos a) o b) y en la Primera Disposición Transitoria. A fin de que se aplique lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 345, se deben cumplir con las dos condiciones estipuladas en dicha disposición, a saber: a) que la solicitud se presente dentro del año siguiente a la fecha de apertura del registro para el género o especie correspondiente a la variedad; y b) que la variedad haya sido inscrita en un registro de cultivares en alguno de los Países Miembros, o un registro que tuviera legislación especial en materia de protección de variedades vegetales y que conceda trato recíproco al País Miembro donde se presente la solicitud. La variedad BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) cumple con el primer requisito, pero no se han presentado pruebas que acrediten que ha sido registrada en un País Miembro, por lo que no es aplicable lo dispuesto en la Disposición Transitoria, y por ende, no cumple con el requisito de novedad.

(ii)       La variedad vegetal BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) , se deriva de la variedad Criolla Mexicana y la selección masal dentro de la variedad Criolla Mexicana comenzó a desarrollarse en 1985 culminando en 1990, cuando los técnicos de la emplazada se encontraban satisfechos con la performance de dicha variedad comenzaron a comercializarla y no a venderla a empresas relacionadas con los accionistas de la empresa emplazada para fijar las características de la variedad.

(iii)       Los caracteres de las variedades BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) y Criolla son similares a excepción del rendimiento, dado que la variedad BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) , rinde de 10 a 20 TM/Ha más que la variedad Criolla. Solamente un carácter agronómico diferencia a las dos variedades, por lo que la variedad vegetal cuya nulidad se pretende, no es distinguible según lo dispuesto en el artículo 14 de la R.J. N° 47-2000-INIA.

      (iv)       La emplazada conocía de la existencia de la variedad Criolla Mexicana, al igual que INDECOPI e INIA. En el informe de Registrabilidad Nº 002-2001-INIA-DGIA-D/PRONARGEB, así como en los ensayos de DHE realizados por PRONARGEB-INIA, solamente se incluyeron dos variedades, una variedad nueva que paralelamente estaba solicitando la emplazada y otra variedad que no se siembra a escala comercial, como es la variedad Americana, éstas no son comúnmente conocidas, a diferencia de la variedad Criolla Mexicana, por lo que el ensayo de distinguibilidad realizado por PRONARGEB-INIA no tiene el peso necesario, ya que toma como variedades comunes, la variedad PRIMAVERA y la Americana, dejando de lado los resultados de la comparación realizada por la emplazada, entre otras, entre la variedad Criolla Mexicana y BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) .

      (v)       Existen divergencias entre las expresiones de los caracteres distintivos de la variedad vegetal BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) , proporcionadas a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías y las características observadas por PRONARGEB-INIA en el Análisis de Registrabilidad Nº 002-2001-INIA-DGIA-D/PRONARGEB, por lo que la variedad vegetal no es estable, ya que los caracteres tales como el tamaño de la planta, color del tallo, color del capítulo, inicio de la floración, no se mantienen de generación en generación. Presentó las diferentes descripciones de los caracteres distintivos de la variedad BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) realizadas por la emplazada.

      (vi)       La emplazada ha descrito, a través de diversos escritos presentados en el expediente en el cual se tramitó la solicitud de registro de la variedad vegetal materia de la presente acción, los caracteres distintivos de la variedad vegetal, de lo que se advierte que existen caracteres que en 1996 se expresaban de forma diferente en el año 1999.

Con fecha 6 de noviembre del 2003, Agrícola Barranca S.A. manifestó respecto al informe emitido por el señor Mauro Quiñónez que:

(i)      La accionante menciona que el informe ha sido elaborado por un profesional con la especialidad de ingeniero agroquímico, especialidad que no existe; pudiendo ser Agrónomo con la especialidad en Química, lo que no lo hace genetista. Respecto al título de edafólogo, es decir, que es especialista en suelos, no tiene nada que ver con la genética; se le atribuye la especialidad de biotecnología y genética, lo que no significa que haya tenido estudios especializados ni que sea un experto.

(ii)      El informe carece de valor probatorio, puesto que no cuenta con la firma de la persona a quien se le atribuye la autoría.

(iii)      Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que las 8 primeras páginas de dicho informe, son sólo una repetición literal de un trabajo de investigación sobre consideraciones generales de cómo se realiza el cultivo de las flores de marigold, no se aprecia de su lectura que sea producto de su experiencia profesional.

(iv)      A partir de la novena página, realiza el análisis del otorgamiento del certificado obtentor de la variedad vegetal de flor de Marigold denominada APV Nº I BELLA FLOR, donde se indica que la variedad vegetal no era nueva.

Mediante proveído de fecha 7 de noviembre del 2003, visto en la fecha el expediente y atendiendo a su estado, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías dispuso se remita una copia de lo actuado al PRONIRGEB, a fin de que emita su opinión técnica sobre los argumentos planteados respecto a la distinguibilidad, estabilidad y homogeneidad de la variedad vegetal de Marigol APV N° I BELLA FLOR.

Mediante Carta Nº 085-2003/OIN-INDECOPI de fecha 10 de diciembre del 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías remitió lo actuado al Instituto Nacional de Investigación Agraria, a fin de que emita un Informe Técnico sobre los argumentos planteados por las partes respecto a la distinguibilidad, estabilidad y homogeneidad de la variedad vegetal APV N° 1 BELLA FLOR. Mediante Oficio N° 115-2004-INIA-DGIA-DNIRRGG de fecha 16 de febrero del 2004, la Dirección Nacional de Investigación de Recursos Genéticos del Instituto Nacional de Investigación Agraria, emitió el Informe Técnico de Revisión del cumplimiento de los requisitos de Distinguibilidad, Homogeneidad y Estabilidad (DHE) de la variedad de Marigold APV N° I BELLA FLOR, señalando lo siguiente:

      (i)       En el documento por el cual la emplazada presenta su solicitud de certificado de obtentor, se señaló que se adjuntaba la muestra viva de la variedad; copia de los documentos fue remitida por la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías al PRONARGEB a través del Oficio Nº 006-96/INDECOPI-OINT, en el cual se señala adjuntar la muestra de la variedad. Por lo tanto, la emplazada cumplió con entregar la muestra viva al momento de presentar su solicitud.

      (ii)       Mediante proveído de fecha 19 de julio de 1999, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías cumplió con comunicar al PRONARGEB que el expediente había pasado a la etapa de evaluación técnica. En tal sentido, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías sí notificó al PRONARGEB el pase a etapa de evaluación técnica.

(iii)       En cuanto a los ensayos, a fin de determinar la distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad señaló lo siguiente: -Los ensayos fueron realizados en dos períodos de siembra, de julio a diciembre de 1999 y de marzo a julio del 2000, en la modalidad de realización del examen técnico de DHE en el campo del obtentor, específicamente en los campos experimentales ubicados en Ñaña, Chosica-Lima.

-En el desarrollo del ensayo, la emplazada se encargó del manejo agronómico del campo, en coordinación y supervisión del PRONARGEBINIA, quien realizaba las evaluaciones, el procesamiento de la información y emisión del informe técnico respectivo.

-En el ensayo sólo se incluyó como testigo a la variedad Americana, que en ese momento era cultivada en los valles de siembra del cultivo y la variedad APB N° II PRIMAVERA; no se incluyó la variedad Criolla Mexicana porque estaba descontinuada y no fue posible conseguir una semilla de dicha variedad, ya que se había dejado de cultivar en los valles de siembra del cultivo. Además, en el registro de cultivares comerciales a cargo del SENASA, sólo se encontraban inscritas las variedades APV N° I BELLA FLOR y APB N° II PRIMAVERA.

-     Para la descripción de la variedad propuesta y de los testigos se utilizó el descriptor adaptado por el PRONARGEB-INIA para la descripción de las variedades en estudio en el examen técnico DHE, en base a un descriptor para variedades ornamentales de marigold desarrollado por el Groupe d’etude et de controle des variétes et des semences (GEVES) de Francia.

-En el período de siembra de junio a diciembre de 1999, recomendado para la siembra del cultivo en la costa central, los coeficientes de variabilidad de los caracteres de evaluación cuantitativa de la variedad están por debajo del 5%, mientras que en el periodo de siembra de marzo a julio del 2000, el coeficiente de variabilidad para algunos de los caracteres de evaluación cuantitativa sobrepasaron el 5%, siendo el máximo 5,89%, ello posiblemente se debió a que el transplante se realizó un poco adelantado a la época de siembra recomendada para el cultivo en la costa central. Sin embargo, para los caracteres distintivos, los coeficientes de variabilidad estuvieron en el límite permitido por ley. En general, la variedad en los dos períodos de siembra ha tenido un comportamiento homogéneo en la expresión fenotípica de sus caracteres en campo definitivo.

(iv) Sobre la distinguibilidad:

-Si bien en el cuestionario técnico adjunto a la solicitud de certificado obtentor cuya nulidad se pretende, la emplazada señaló como caracteres distintivos caracteres agronómicos, posteriormente incluyó como caracteres distintivos el tamaño de la inflorescencia o capítulo y el tamaño del pétalo, información que sirvió de base a fin de elaborar la orden de publicación, en la cual se incluyen caracteres de tipo cuantitativo junto con los caracteres agronómicos permitidos por ley.

-Según el artículo 4, Capítulo II, De las definiciones de la Resolución Jefatural Nº 047-2000-INIA, no es posible alegar distinguibilidad en base a caracteres definidos como agronómicos, pero sí una combinación de caracteres en los que figuren agronómicos, siempre que al menos uno de los caracteres sea distintivo. Por su parte el artículo 12, Capítulo V, De los Criterios de distinguibilidad y grado de similitud de la Resolución Jefatural Nº 047-2000-INIA, establece que bastará un solo carácter distintivo de la variedad propuesta para que la variedad sea considerada distinta.

-     La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, remitió al PRONARGEB información adicional presentada por la emplazada, sobre la descripción de la variedad propuesta para los caracteres morfológicos de la planta, hoja, flor, capítulo y caracteres fisiológicos, según al descriptor adaptado por el PRONARGEB-INIA para la descripción de la variedad, en base a un descriptor para variedades ornamentales desarrollado por el Groupe d’etude et de controle des variétes et des semences (GEVES) de Francia, que es concordante con la descripción de la variedad que se adjunta al Informe de Registrabilidad N° 002-001-INIA-DGIA-D/PRONARGEB, de la evaluación técnica de la variedad marigold BELLA FLOR APV N° I.

-En el examen técnico de distinguibilidad de la variedad, se han identificado otros caracteres distintivos como el tamaño y el porte de la planta.

-Por lo anterior, concluyó que la distinguibilidad de la variedad ha sido definida por el obtentor, la que ha sido comprobada en el examen técnico de la distinguibilidad. Asimismo, también se han identificado otros caracteres que distinguen a la variedad.

(v) Sobre la homogeneidad:

-El coeficiente de variabilidad es una cantidad usada por los experimentadores para evaluar los resultados de diferentes experimentos en que interviene la misma característica y posiblemente llevados a cabo por diferentes personas. Se define por la desviación estándar de la muestra expresada como porcentaje promedio de la muestra. Para saber si un determinado coeficiente de variabilidad es insólitamente grande o pequeño, es preciso tener experiencia con datos similares. Además, se debe tener en cuenta que el coeficiente de variabilidad es una medida relativa de variación, en contraste con la desviación estándar, la cual se expresa en las mismas unidades que las observaciones originales.

-En el informe de registrabilidad N° 002-001-INIA-DGIA-D/PRONARGEB, correspondiente a la evaluación técnica de la variedad BELLA FLOR APV N° I, se advierte que para el carácter distintivo tamaño del capítulo, el coeficiente de variabilidad de las dos campañas de siembra son 4.60 y 5.46, valores que se encuentran muy cercanos a 5 que es el parámetro de coeficiente de variabilidad cuando el carácter distintivo es cuantitativo, para una especie mixta como el marigold.

-Sin embargo, para los caracteres adicionales identificados en el examen de distinguibilidad, tales como porte de la planta, el número de plantas atípicas es cero, en las dos campañas de siembra; y para el tamaño de la planta, el coeficiente de variabilidad es de 4.37 y 2.96, valores que se encuentran dentro de los parámetros permitidos por ley para las variedades mixtas.

-     Por lo anterior, la variedad cumple con ser homogénea para los caracteres distintivos adicionales identificados en el examen técnico.

(vi) Sobre la estabilidad:

-     En el informe de registrabilidad N° 002-001-INIA-DGIA-D/PRONARGEB, correspondiente a la evaluación técnica de la variedad BELLA FLOR APV N° I, se observa el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variabilidad de la variedad propuesta para los caracteres distintivos tamaño de capítulo y para el porte y el tamaño de la planta, los mismos que han tenido un comportamiento homogéneo en las dos campañas de siembra, por lo que la variedad cumple con mantener inalterados sus caracteres distintivos en las dos generaciones de evaluación, siendo por tanto estable.

(vii)       Concluyó que, la variedad de marigold APV Nº I BELLA FLOR, cumple con los requisitos de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad definidos en la Decisión 345. Asimismo, se ha cumplido con el debido proceso administrativo para la realización de la evaluación técnica de la variedad.

Mediante Resolución Nº 377-2004/OIN-INDECOPI de fecha 22 de marzo del 2004, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías declaró infundada la acción de nulidad interpuesta por Piveg del Perú S.A. Consideró lo siguiente:

(i)       Presentación de la muestra viva:

-Se ha verificado que en el expediente N° 397-1996/OIN, bajo el cual se tramitó el certificado de obtentor cuya nulidad se pretende, se ha podido constatar que la emplazada cumplió con presentar el formato de la solicitud de certificado de obtentor adjuntando la muestra viva de la variedad y declarando que dicho material es representativo de la variedad y corresponde a la solicitud.

-Asimismo, mediante Oficio N° 006-96/INDECOPI-OINT de fecha 12 de junio de 1996, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías cumplió con remitir al PRONARGEB-INIA, copia de la solicitud presentada adjuntando la muestra viva de la variedad.

-     En tal sentido, la emplazada cumplió con entregar la muestra viva de la variedad al momento de presentar su solicitud, la cual fue oportunamente remitida a la autoridad nacional competente encargada de realizar los exámenes de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad, por lo que corresponde desestimar los argumentos de la accionante en este extremo.

(ii)       Sobre el requisito de novedad:

-De la verificación de lo actuado en el expediente N° 397-1996/OIN, se ha podido constatar que la solicitud de certificado de obtentor cuya nulidad se pretende, fue presentada acogiéndose a lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 345, para cuyo efecto la emplazada cumplió con los requisitos exigidos, al haber iniciado el expediente dentro del año siguiente a la apertura del registro, que fue el 6 de mayo de 1996 con la publicación en el Diario El Peruano, del Decreto Supremo N° 008-96-ITINCI, y al haber acreditado que la misma variedad había sido inscrita en el registro de cultivares del Ministerio de Agricultura.

-     Por lo anterior, la Resolución N° 246-2001/OIN-INDECOPI de fecha 23 de marzo del 2001, mediante la cual se otorgó el certificado de obtentor, consignó como norma legal que amparaba el registro, la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 345.

-Por lo expuesto, carecen de fundamento los argumentos esgrimidos por la accionante respecto al cumplimiento del requisito de novedad de la variedad vegetal cuya nulidad se pretende.

(iii)       Sobre los requisitos de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad:

-     El Informe de revisión del cumplimiento de los requisitos de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad (DHE) de la variedad cuya nulidad se pretende, realizado por la Dirección Nacional de Investigación de Recursos Genéticos del Instituto Nacional de Investigación Agraria (ex PRONARGEB), determinó que la variedad vegetal cumple con los requisitos de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad definidos en la Decisión 345, habiéndose cumplido además con el debido proceso administrativo para la realización de la evaluación técnica de la variedad.

(iv)       Concluyó que el certificado de obtentor para la variedad vegetal de marigold denominada APV Nº I BELLA FLOR, inscrito bajo Título Nº 00001, no se encuentra incurso en las causales de nulidad invocadas por la accionante, por lo que no es posible amparar la acción de nulidad interpuesta.

     Con fecha 21 de abril del 2004, Piveg del Perú S.A. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

      (i)       El informe de la variedad cuya nulidad se pretende, elaborado por el INIA, que ratifica el informe de registrabilidad de la referida variedad, elaborado en su oportunidad por el PRONARGEB, adolece de serios vicios por lo que no puede ser tomado en cuenta para declarar la validez de la variedad vegetal denominada APV Nº I BELLA FLOR, no es un informe imparcial, como correspondería a un organismo técnico, pues su personal participó activamente en el proceso de inscripción, conjuntamente con personal técnico de la otra empresa.

      (ii)       La solicitud del certificado de obtentor cuya nulidad se pretende, tramitada bajo expediente N° 397-1996/OIN, fue presentada con fecha 3 de junio de 1996, sin consignar los caracteres de la variedad, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 345, la solicitud nunca debió ser admitida a trámite.

(iii)       Mediante proveído de fecha 23 de julio de 1996, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías requirió a la emplazada a fin de que presente, en un plazo de 30 días hábiles, datos acerca del obtentor de la variedad, el origen geográfico del material vegetal, genealogía de la variedad vegetal, aspectos morfológicos, fisiológicos, sanitarios, fenológicos y cualidades industriales o tecnológicas más destacadas que permitan la descripción de la variedad propuesta y, descripción detallada del procedimiento de obtención de la nueva variedad. La emplazada cumplió con el requerimiento con fecha 3 de setiembre de 1996; es decir transcurridos 42 días, consignando sólo la fecha de comercialización, origen de la especie, método de selección, origen geográfico del material, procedimiento de obtención de la variedad propuesta, caracteres morfológicos, sanitarios e industriales.

      (iv)       Con fecha 24 de octubre de 1996, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías le solicitó a la emplazada información adicional, otorgándole nuevamente un plazo perentorio de 30 días, información que fue proporcionada por la emplazada con fecha 19 de noviembre de 1996.

      (v)       En el primer párrafo del capítulo III del Oficio Nº 93/2004-INIA-DGI/DSE, se menciona que la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías ni la UPOV contaban con el descriptor de marigold. En el D.S. Nº 008-96-ITINCI se señala dentro de las funciones del Programa Nacional de Recursos Genéticos y Biotecnología, establecer los criterios y procedimientos para la realización de los exámenes de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad de una variedad, en coordinación con la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, por lo tanto, el Estado otorga las pautas legales al INIA para realizar las pruebas según su criterio, sin depender de Organismos Internacionales.

      (vi)       Es preocupante lo que se menciona en el segundo párrafo de la página 8 del Oficio mencionado, en el sentido que la descripción de la variedad propuesta no se ajusta al formato establecido por el PRONARGEB, por lo que se solicitó a través de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, se realice nuevamente la descripción de la variedad, en lugar de disponer que la emplazada ajuste la descripción de la variedad de acuerdo con el formato establecido por el PRONARGEB.

(vii)       En el tercer párrafo de la página 8 del documento citado, se habla de la descripción, indicándose que con fecha 20 de setiembre de 1999, mediante carta Nº 012-1999/OIN-INDECOPI-VV, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías remitió información adicional, para añadir datos a los ya alcanzados por el obtentor, no para cambiarlos. Sin embargo, en el párrafo siguiente, se admite que el INIA realizó la descripción de la variedad propuesta, siendo entonces juez y parte en este expediente.

(viii)       En el párrafo 2, página 9 del Oficio, se dice que el solicitante, se encargó directamente del manejo agronómico; en el quinto párrafo se declara que los resultados del coeficiente de variabilidad sobrepasaron el 5% establecido por ley, por malas prácticas en el transplante. Al respecto, no le compete al INIA esgrimir tal posición, máxime si es un organismo imparcial, y el personal encargado de la conducción del cultivo fue de la emplazada, quienes hace muchos años se dedican al cultivo de marigold y cada año siembran más de 2000 hectáreas. Si el coeficiente de variabilidad fue sobrepasado, ello quiere decir, que la variedad no cumple con los requisitos de ley, por lo que debió rechazarse.

      (ix)       No es labor del INIA inferir sobre la forma del cultivo, sino simplemente analizar los resultados finales, si se produjo una falla de agua u otra falla agronómica que imposibilite llevar a cabo el experimento, se debió dejar constancia en el expediente y repetir el experimento y no buscar excusas fuera del expediente y/o modificar resultados agronómicos con el fin de buscar de cualquier manera el registro de la variedad.

      (x)       Le sorprende que mediante el Oficio 115-2004-INIA-DGIA-DNIRRGG se emita un Informe acerca de la supuesta revisión del cumplimiento de los requisitos de distinguibilidad, homogeneidad y Estabilidad de la variedad BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) , señalando que "se observó que para el carácter distintivo tamaño de capítulo, que es de evaluación cuantitativa, los coeficientes de variabilidad de las dos campañas de siembra son: 4.60 y 5.46, respectivamente, valores relativos que se encuentran muy cercanos al 5 que es parámetro de coeficiente de variabilidad cuando el carácter distintivo es cuantitativo para una especie mixta como el marigold"; por lo anterior, se debe tener en cuenta que el artículo 34 de la R.J. Nº 047-2000-INIA establece claramente que si el coeficiente de variabilidad es mayor a 5% en una variedad mixta, dicha variedad no es homogénea para las características distintivas, la ley no admite interpretaciones particulares, si el límite fue establecido en 5% y la variedad lo sobrepasa, no debió acceder a registro.

      (xi)       Contrariamente a lo dispuesto en el artículo 15 inciso j) del D.S. Nº 008-96-ITINCI, la emplazada pagó completamente la tasa de presentación un año y días después de la presentación de la solicitud y no conjuntamente con ésta. La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías demoró en pronunciarse debido a las irregularidades y falta de información presentada por la emplazada.

(xii)       La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías debió pronunciarse sobre las condiciones establecidas en el artículo 7 de la Decisión 345 de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del D.S. 008/96-ITINCI, el 3 de junio de 1999, cosa que no hizo.

(xiii)       Si el expediente fue entregado a PRONARGEB-INIA el 19 de julio de 1999 con la muestra viva de la variedad a evaluar de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la R.J. Nº 047-2000-INIA, cómo es posible que fuera sembrado el almácigo 6 días antes de la entrega de la muestra viva, según consta en la página 8, párrafo 5 del Oficio Nº 093/2004 -INIA-DGIA/D. Desde la presentación del expedienta hasta el pronunciamiento de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías hay muchas infracciones de fondo y forma.

(xiv)       De acuerdo con los reportes que obran en el expediente presentado por la emplazada, la variedad BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) habría comenzado a comercializarse en el año 1990. Sin embargo, la semilla marigold llamada BELLA FLOR, ya estaba en el mercado desde el año 1983, según se aprecia del informe técnico elaborado por el especialista en marigold, Ing. Pablo Ferreyros Cabieses, boletín financiado por la empresa ALIDESA del mismo grupo empresarial (Poblete), que dice: "los cultivares más conocidos son Hawai, PEMEX y Bella Flor… el cultivar Bella Flor tiene un corto ciclo de vida, lo cual permite obtener hasta 3 repeticiones por temporada. Es menos precoz al transplante (22-44 días) y el tamaño de la planta es menor. Esta semilla se obtiene a partir de una población de flores seleccionadas, a pesar de no tener el vigor híbrido de las estadounidenses, se obtiene igual rendimiento por paña o recolección de éstas."

(xv)       La emplazada solicitó a SENASA, el 3 de junio de 1996, la inscripción de la variedad BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) en el registro de cultivares, que fue concedida recién el 26 de junio de 1997, esto es, un año y un mes después de la presentación de la solicitud, por lo tanto el INIA no puede alegar novedad basándose en la Primera Disposición Transitoria. Además, no se puede decir, que la variedad contaba con una inscripción provisional ante el Registro de Cultivares Comerciales como se dice en el Oficio Nº 093/2004-INIA-DGIA/D, por lo tanto, la variedad no cumple con el requisito de novedad.

(xvi)       Según UPOV, el examen de distinguibilidad debe contar con el mayor número de variedades con las que se pueda comparar la variedad propuesta. Para la fecha en la que se hicieron las pruebas de campo, existían muchas empresas trabajando en el rubro de marigold, con semillas importadas y aclimatadas al medio, el mismo Grupo Poblete importaba semillas de diversas variedades como la Hawai, Orangeade, Mexicanas, entre otras, con las que los genetistas contratados por dicho Grupo, como el Ing. Ian Grobman, quien trabajó en las instalaciones de Ñaña hasta el año 1992.

(xvii)       La variedad BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) fue comparada con la variedad Criolla Mexicana en dos oportunidades, la primera vez mediante la solicitud de certificado de obtentor de fecha 3 de junio de 1996, donde se aprecia que se diferencia de la variedad Criolla Mexicana por mayor productividad, mayor período vegetativo, tamaño de flor, resistencia a plagas y fortaleza de planta.

Mediante carta dirigida por la emplazada a INDECOPI el 19 de noviembre de 1996, se señaló que la única diferencia de la variedad Criolla Mexicana con la variedad BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) es el rendimiento.

(xviii)       El PRONARGEB-INIA en los ensayos de campo realizados, calculó un coeficiente de variabilidad para cada característica distintiva, mostrándolos en el Informe de Registrabilidad Nº 002-2001-INIA-DGIA-D/PRONARGEB de fecha 20 de febrero del 2001, siendo que para los caracteres B, C, D, E, H e I, los coeficientes de variabilidad son mayores al 5%, debiendo tenerse en consideración que el artículo 34 de la R.J. Nº 047-2000-INIA, es muy claro al poner el límite de 5% de coeficiente de variabilidad para las plantas de reproducción mixta, por lo tanto, la variedad BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) no es homogénea.

(xix)       Se debe tener en consideración, que a diferencia de lo señalado por los técnicos de PRONARGEB, el coeficiente de variabilidad no se promedia y el rango para determinar la homogeneidad en este tipo de plantas es de 0-5%, siendo las matemáticas y estadísticas ciencias exactas no relativas como se trata de explicar en la página 12, tercer párrafo del Oficio Nº 093/2004-INIA-DGIA/D.

(xx)       En relación con la estabilidad y de acuerdo con los datos obtenidos en el Informe de Registrabilidad y los datos de características de la variedad BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) presentados por el obtentor hasta el 20 de noviembre de 1996, se determina claramente que las características distintivas en el año 1996 son diferentes a las del año 1999, para los mismos caracteres, por lo que la variedad propuesta no es estable.

(xxi)       Hay que destacar que la variedad BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) nunca cumplió los requisitos contemplados en la legislación respecto a la homogeneidad, ya que en los ensayos realizados por el INIA en la E.E. DONOSO-Huaral, se aprecia que el coeficiente de variabilidad sobrepasa el 5% establecido por ley, y demuestra que la variedad no es homogénea. Los coeficientes de variabilidad se pueden ver en el Informe Técnico Nº 008-2002-INIA-DGIA-PRONIRGEB/ESP-MSS, en el cual para la variedad BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) son 4.37, 8.27, 8.5, 3.94, 5.09 y 9.46 para los caracteres de altura de planta, longitud máxima de hoja, ancho máximo de hoja, longitud máxima de pétalo, ancho máximo de pétalo y tamaño del capítulo.

(xxii)       En el informe técnico Nº 08-2002-INIA-DGIA-PRONIRGEB/ESP-MSS está basado en material recolectado en el Valle de Santa. Mayor información proporciona el Informe Técnico Nº 17-2001-INIA-DGIA/ESP-PRONARGEB/MSS, en el cual se aprecia la descripción de diferentes variedades de marigold con amplio detalle, la interrogante es: cómo se pudo llegar a tal detalle si todas las variedades descritas se encontraban a mediados de su período vegetativo o en la etapa final de la cosecha?

(xxiii)       El Marigold tiene un porcentaje de polinización cruzada y de autopolinización, por lo que se puede cruzar fácilmente con cualquier variedad de marigold aledaña a éste, por lo que las características brindadas en el Informe Técnico Nº 17-2001-INIA-DGIA/ESP-PRONARGEB/MSS, no son de utilidad dado a que se comparó híbridos naturales, altamente inestables con una variedad como la BELLA FLOR APV Nº I. Los coeficientes de variabilidad de estos híbridos naturales, consignados en este análisis, le dan la razón al ser coeficientes tan altos. Lamentablemente, las conclusiones basados en datos errados y cuestionables, han dado pie a la resolución de INDECOPI.

(xxiv)       Solicitó el nombramiento de un perito o institución versada en la materia para que se pronuncie acerca de los aspectos de fondo, el costo del peritaje sería asumido por su empresa. Asimismo, propuso al Centro Internacional de la Papa, la cual cuenta con genetistas o cualquier otra institución que cuente con este tipo de especialistas.

(xxv)       Presenta el Informe elaborado por los señores Alexander Grobman Tversqui y Federico Scheuch Hernández.

(xxvi) Solicitó el uso de la palabra. Adjuntó medios probatorios.

Con fecha 1º de junio del 2004, Piveg del Perú S.A.C. manifestó que:

(i)      De conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 3 inciso i) del D.S. Nº 008-96-ITINCI, el Tribunal se encuentra facultado a recurrir a cualquier organismo nacional o internacional competente para que emita un opinión imparcial acerca de la nulidad y registrabilidad de la variedad BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) . Dadas las dudas generadas por el registro concedido, debe procederse a solicitar una opinión técnica a un ente técnico de prestigio, como por ejemplo UPOV, si bien el Perú no es parte de dicho tratado, dado que la legislación peruana está basada en el mismo, la competencia del UPOV sería innegable.

(ii)      De permitirse el registro de una variedad que no cumple con los requisitos de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad, se le estaría otorgando un monopolio a la emplazada sobre toda la especie marigold, dado que los descriptores citados en el expediente de registro son los mismos que corresponden a todas las variedades de marigold, impidiéndose a terceros sembrar marigold, lo que sería una aberración técnica y jurídica.

(iii)      La razón por la que la emplazada inicia una estrategia de persecución a su empresa es que no desea competencia en el mercado.

      (iv)       Los documentos que presenta probarían que la supuesta variedad nueva BELLA FLOR APV Nº I, deriva de la variedad Criolla mexicana proporcionada por Piveg México, siendo falso lo expresado por la emplazada, al indicar que desconocía el origen de la variedad o material genético, lo que acarrea que su solicitud adolezca de vicio de nulidad.

      (v)       Las características distintivas de la variedad APV BELLA FLOR Nº I estudiadas por el PRONARGEB-INIA en los ensayos de DHE fueron: tamaño de la planta, longitud máxima de hoja, ancho máximo de hoja, tamaño del capítulo (GRS), flores tubulosas (%), flores licuadas (%), longitud máxima de pétalo (%), ancho máximo de pétalo (%), contenido de xantofila. Estos son los únicos descriptores probados por PRONARGEB-INIA y las únicas características que distinguirían a la variedad BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) . Sin embargo, en el Informe Técnico Nº 17-2001-INIA-DGIA/ESP, el PRONARGEB-INIA consigna características diferentes a las evaluadas en los ensayos de DHE de la variedad BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) , como son: altura de planta, porte de planta, tipo de planta, color de tallo, longitud de hoja, color de capítulo, las cuales no debieron ser utilizadas, ya que solamente una de ellas podría ser un carácter distintivo de la variedad BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) . Precisó que la altura de planta puede ser influenciada por la densidad de planta, abonamiento, riego excesivo o falta de agua, es decir, fácilmente influenciable por factores abióticos, por lo que no es apta para distinguir a una variedad vegetal.

      (vi)       Los caracteres utilizados para realizar el Informe técnico 17-2001-INIA-DGIA/ESP no son los caracteres distinguibles para la variedad BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) , por lo que PRONARGEB ha confundido al INDECOPI, así como al INIA, al Ministerio de Agricultura y al Poder Judicial, al presentar pruebas que no son distinguibles para la variedad vegetal cuya nulidad se pretende, y compararlas con las variedades utilizadas por su empresa, como son INKA y CELAYA.

(vii)       Dado la importancia del caso y el hecho de tratarse de la primera variedad vegetal concedida en el Perú, con lo cual puede concluirse que los entes técnicos no tenían la experiencia del caso, debe procederse a encargar la emisión de un informe técnico a una entidad distinta al PRONARGEB, la que debe ser imparcial y técnicamente versada en el tema.

(viii)       En el supuesto que la variedad vegetal APV Nº I BELLA FLOR fuera una variedad mejorada y directamente originada en las semillas de marigold proporcionadas en su momento por PIVEG a la empresa ALIDESA (perteneciente al Grupo Poblete al igual que la emplazada), ello no cambia el hecho que no cumple con los requisitos de DHE ni le garantizaría el registro.

Con fecha 1º de junio del 2004, Agrícola Barranca S.A. absolvió el traslado del recurso de apelación manifestando lo siguiente:

(i)      Tal como se aprecia de la solicitud para la obtención del certificado de obtentor, todos los datos sí se encuentran consignados.

(ii)      No es cierto que haya dado respuesta al requerimiento 42 días después, toda vez que el proveído le fue notificado el 9 de agosto y presentó su respuesta el 6 de setiembre de 1996, es decir, a los 27 días calendario.

(iii)      Su empresa lo único que hizo fue completar la información que se había presentado inicialmente, si se incurrió en algún error, la Autoridad competente tenía la facultad de corregir algún dato erróneo, no pudiendo considerar que con ello está asumiendo la calidad de juez y parte. Lo anterior, también se aplica en el caso de la descripción errónea de la variedad, al considerarla triploide y con tres cotiledones, ésto no se tomó en cuenta, ya que del análisis de la variedad se pudo apreciar que no poseía dichas características, describiéndola como realmente era, sin que ello signifique que estaba ayudando a su empresa, pues de lo que se trataba era de inscribir una variedad con determinadas cualidades y que reunía las características necesarias para la obtención del certificado de obtentor.

(iv)      El pago de los derechos correspondientes, fue realizado dentro del plazo de 28 días calendario, antes del tiempo otorgado por la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, dejando constancia que no es causal de nulidad como lo señala la accionante.

(v)      El ciclo vegetativo de la variedad vegetal APV Nº I BELLA FLOR es más largo y la variedad es más rendidora que otras variedades como Hawai, Pemex, BELLA FLOR, lo que la hace novedosa, independientemente del contenido de xantofilas g/kg que fue tomado en el registro inicial.

(vi)      Los caracteres distintivos de la variedad son el porte de la planta, color de tallo principal, tipo de hoja, intensidad del color de hoja y color de capítulo, características que fueron corroboradas por el Informe de Registrabilidad Nº 002-2001-INIA-DGIA-D/PRONARGEB, en el cual se señala que la variedad tenía 5 características que la hacían distinta, siendo que de acuerdo con lo establecido por el artículo 12 de la R.J. Nº 047-2000-INIA, basta con tener un solo carácter distinto, con lo cual la variedad cumplía con el requisito de distinguibilidad.

(vii)      La accionante menciona una lista de caracteres agronómicos en un cuadro en la página 4 del recurso de apelación, sin embargo, por omisión no coloca en dicho cuadro el contenido de xantofilas que es de 14 gramos por kilogramo de harina de flores, determinado por un análisis de xantofilas totales en un HPLC, siendo éste otro carácter distinguible.

(viii)       El coeficiente de variabilidad se modificará o sufrirá una alteración en sus valores de acuerdo al ambiente. Así, en ambientes desfavorables va a ser medianamente alto o alto, los factores ambientales pueden estar influenciados por los tipos de suelo, temperatura, humedad, etc., a lo que se debe agregar que, de existir un error estándar, influye al cambio de la media del coeficiente de variabilidad. Por lo tanto, va a existir un rango de variación en que fluctúa el coeficiente de variabilidad y en algún momento puede encontrarse en situaciones altas o bajas, más aun si se tiene un mal manejo agronómico, clima adverso.

      (ix)       Los señores Alexander Grobman y Federico Scheuch, asesores técnicos de la accionante, al usar dos ambientes, pueden haber hecho un análisis de variancia combinado, en el cual el coeficiente de variabilidad resulta ser el promedio de los dos ambientes, siendo válido para determinar la homogeneidad, ya que mientras más ambientes se tenga, la presencia del coeficiente variabilidad va a ser mejor determinado en un análisis combinado; ya que de manera individual puede ser afectado por varios factores (suelo, clima, etc.), pero un valor promedio del coeficiente de variabilidad estimado del análisis de variancia resultará más preciso que el estimado individualmente.

      (x)       El cuadro presentado por la accionante, demuestra la presencia del efecto ambiental, lo que es obvio porque no está representando las características esenciales como son rendimiento y contenido de xantofilas, lo que contribuye a que el coeficiente de variabilidad se vea incrementado en algunos casos, sobre todo en ambientes desfavorables.

      (xi)       Existe malicia en determinar que la variedad Criolla Mexicana o BELLA FLOR es la misma y data desde 1983, pues una cosa es conocerse como un nombre y otra como variedad protegida. La variedad Criolla Mexicana fue introducida para sembrarse en la estación de verano, el hecho de tener una variedad como BELLA FLOR que es para invierno, marca la diferencia con la anterior, lo que es una novedad por su mejor adaptación.

(xii)       El informe presentado por la accionante es sesgado e interesado, en el punto 1.2.113 el criterio de igualdad entre las variedades Criolla Mexicana y BELLA FLOR, se ve claramente diferenciado, pues si bien es cierto el criterio del contenido de xantofila se determina en el total de flores de las diferentes pañas, también es cierto, que los promedios finales de xantofilas obtenidas en cada variedad son diferentes, pues en la variedad Criolla Mexicana llega al promedio de 10 a 12g/kg y la variedad BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) llega a promedios de 14 a 16 g/kg de xantofilas totales en sus harinas. Por lo que constituye un carácter que indica distinguibilidad entre ambas variedades.

(xiii)       La intervención del Ing. Grobmann es interesada y carece de sustento, pues mediante expediente Nº 433-2004/OIN su empresa interpuso una denuncia por infracción a sus derechos de obtentor contra la empresa accionante. Así, como parte del procedimiento solicitó la realización de visitas inspectivas en algunos campos de agricultores que se encontraban sembrando su variedad, así como en un par de semilleros ubicados en la Provincia de Casma, apreciándose lo siguiente: -El gerente de la empresa accionante, señor Jaime Blume, manifestó que el local en el que se realizaba la inspección ya no era de la empresa, pues ésta se había trasladado a La Molina; funcionando en dicho local la empresa Servicios Agroindustriales S.A., constituida por dos personas de 20 y 21 años, con estudios secundarios incompletos, de condición económica modesta, cuyo Gerente General era el señor Jaime Blume y el apoderado era el señor Segundo Robert Goycochea Norabuena (Contador de la empresa accionante), presentó una copia del RUC de la nueva empresa, frustrándose la diligencia.

-En los semilleros ubicados en la Provincia de Casma, se constató que los agricultores declararon que el conductor de los mismos era el Ing. Ian Grobmann, hijo del Ing. Alexander Grobmann. Se apreció que ambos habían formado una empresa denominada Productora Agrícola del Campo S.A.C., y se han prestado para producir semillas obtenidas de su variedad vegetal, a fin de comercializarlas con la empresa accionante, razón por la cual su empresa los incluyó en la ampliación de la denuncia por infracción. Cabe agregar, que el Ing. Ian Grobmann intervino en el informe oral del proceso de infracción tramitado bajo expediente Nº 948-2001/OIN, en el cual se declaró fundado su reclamo.

-     Posteriormente, se verificó que dentro del local en que funcionaba la empresa accionante, es el local de la empresa Verzano S.A.C. dedicada a la venta de ropa y perfumería, y de la noche a la mañana, se dedica a las actividades agroindustriales, teniendo como Gerente General y Apoderado a los señores Jaime Blume y Segundo Robert Goycochea Norabuena.

(xiv)       Lo expuesto, demuestra que los señores Grobmann se encuentran comprometidos con la empresa accionante, y que con sus actos están ayudándola para seguir usufructuando los beneficios de su variedad, y con la constitución de terceras empresas, buscan burlarse de la autoridad competente, al verse impedida de cobrar una sanción económica, cuando se demuestra la existencia de infracción a sus derechos.

(xv)       Solicitó el uso de la palabra.

Adjuntó medios probatorios.

Mediante proveído de fecha 3 de junio del 2004, del análisis de lo actuado y atendiendo a la materia en discusión, la Sala de Propiedad Intelectual determinó conceder el uso de la palabra solicitado por Agrícola Barranca S.A.

Mediante proveído de fecha 21 de junio del 2004, habiéndose verificado que la empresa Piveg del Perú S.A. solicitó el uso de la palabra en el recurso de apelación, del análisis de lo actuado y atendiendo a la materia en discusión, la Sala de Propiedad Intelectual determinó conceder el uso de la palabra.

Con fecha 28 de junio del 2004, Piveg del Perú S.A.C. señaló lo siguiente:

      (i)       De acuerdo con el principio de verdad material, la autoridad administrativa debe verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deben adoptar las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados. En el presente caso, se refiere al nuevo informe técnico que ha solicitado sea emitido por alguna entidad competente distinta del INIA, y que pueda confirmar o desvirtuar los argumentos de su recurso de apelación, y especialmente los argumentos vertidos en el informe del señor Grobmann. Lo anterior, concuerda plenamente con el artículo 162 de la Ley 27444, que dispone que los administrados pueden aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, así como proponer pericias, que justamente es lo que está solicitando.

      (ii)       De acuerdo con las características y descriptores incluidos en la solicitud de registro de la variedad vegetal cuya nulidad pretende, en el Perú cualquier tercero estaría impedido de sembrar y comercializar marigold, ya que los descriptores coinciden con todas las variedades existentes de marigold, las características no son distinguibles ni diferenciables del resto de variedades de marigold que hace años se siembran en el Perú.

(iii)       Por lo mencionado, existen suficientes dudas como para ordenar una pericia técnica adicional que genere absoluta certeza en la autoridad antes de resolver. Además, dado que parte de las negociaciones del TLC con Estados Unidos de América incluirán la eventual entrada del Perú a la UPOV, considera que dicho organismo podría ser el encargado de efectuar la pericia solicitada, dada su credibilidad y ser versados en el tema.

(iv)       La emplazada mantuvo contactos comerciales con la empresa Pigmentos Vegetales del Centro S.A. de C.V., empresa mexicana que en su momento le proveyó las semillas de marigold. La carta que presenta como anexo G, confirma la relación comercial de ambas empresas, y que el accionar de la emplazada no solamente está dirigido a acabar con la competencia a través de la presentación de todo tipo de acciones legales, sino que además sus acciones están dirigidas a evitar el cobro de regalías, las cuales nunca fueron pagadas.

      (v)       Tiene conocimiento que la Asociación Peruana de Ingenieros Agrónomos ha enviado una carta dirigida al Tribunal, en la cual declaraba sus abiertas reservas en cuanto al otorgamiento del certificado de obtentor cuestionado, así como la registrabilidad de la variedad APV Nº I BELLA FLOR. Adjuntó copia de dicha carta.

      (vi)       Si bien no tiene relación directa con el presente caso, mencionó que adicionalmente a las acciones por infracción, la emplazada ha presentado una serie de denuncias penales contra el gerente de su empresa, por delitos contra la propiedad industrial ante los Juzgados de Santa, Virú y Casma. La denuncia presentada en Santa ha sido archivada por falta de pruebas, las demás denuncias vienen siendo observadas por las fiscalías respectivas, las cuales considera serán igualmente desestimadas por carecer de fundamento legal, ya que todas se basaron en informes emitidos por la Dra. Graciela Vilcapoma de la Universidad Agraria La Molina, constancias que se basaron en muestras de plantas tomadas a distintos campos, sin embargo, ninguno de los peritajes se refieren a la variedad protegida, sino a la variedad BELLA FLOR que no es la misma, además se fundamenta en una Enciclopedia de Horticultura del año 1972 y un Manual de Plantas Cultivadas del año 1990, los cuales son anteriores a la fecha de inscripción de la variedad cuestionada, por lo que no es válido para identificar dicha variedad y, dados los errores contenidos en las constancias, la profesional encargada de su emisión se vio en la necesidad e emitir aclaraciones.

Adjuntó medios probatorios.

Con fecha 7 de julio del 2004, Piveg del Perú S.A.C. manifestó lo siguiente:

(i)       Los errores e interpretaciones erróneas en que incurre la empresa emplazada justifican su solicitud de nulidad de certificado de obtentor y su libertad de seguir produciendo la variedad madre de aquella que pretende registrar que se denomina APV Nº I BELLA FLOR, y que la emplazada acepta fue la variedad que le dio origen y que es la Criolla Mexicana, conocida por otro nombre como BELLA FLOR. Sobre la variedad Criolla Mexicana llamada también Bella Flor no existe registro de propiedad intelectual ni registro varietal, siendo la misma que la empresa emplazada pretende irregular e injustificadamente bloquear su uso, impidiendo el acceso al mercado de otras empresas productoras de flores deshidratadas de marigold.

(ii)       Además de los requisitos de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad para registrar una variedad, se le debe asignar un nombre que la distinga claramente de cualquier otra. El nombre que la emplazada solicitó para la supuesta nueva variedad de marigold fue APV Nº I BELLA FLOR, nombre que se presta a confusión con el de la variedad Bella Flor, que es otro nombre usado al menos desde 1983, para la variedad pública y de uso general Criolla Mexicana, por lo que no debió adoptar dicha denominación.

(iii)       La emplazada al presentar su solicitud declaró haber derivado la nueva variedad a partir de la variedad Criolla Mexicana, pero omitió declarar que a dicha variedad también se le conocía por el nombre de Bella Flor.

      (iv)       Si bien el nombre de una variedad está integrado por todas las letras y partes, el nombre con el que se registró la variedad cuestionada APV Nº I BELLA FLOR, aunque es diferente al de Bella Flor, se presta a confusión.

      (v)       Ni la emplazada ni el INIA han podido probar alguna diferencia de la variedad esencialmente derivada de la variedad que le dio origen, de la variedad Criolla Mexicana o Bella Flor, nunca se hicieron las pruebas de diferencia entre variedad madre y supuesta hija, realizándose solamente pruebas de diferencia contra una supuesta variedad Americana, que no existe en el catálogo de variedades, que no se comercializa en lugar alguno y que posiblemente es una variedad de origen diferente.

      (vi)       Los descriptores utilizados en la solicitud presentada por la emplazada, pueden aplicarse a la variedad Criolla Mexicana y la variedad cuya nulidad se pretende, pues ambas comparten los mismos genes, en gran parte, cuantitativos, cuyas frecuencias no pueden haber sido desplazadas significativamente por una selección masal en solo dos generaciones, máxime cuando la reproducción de marigold se hace por flores que requieren necesariamente polinización cruzada, por lo que en la actualidad en los campos de la supuesta variedad APV Nº I BELLA FLOR se aprecian flores compuestas, flores simples y flores tipo dalia, y los colores e intensidades no se pueden haber desplazado en una población de polinización cruzada en solo dos generaciones efectivas de selección como para diferenciar a dos variedades. La falta de descriptores precisos, es decir, de caracteres discriminadores de distinguibilidad real y efectiva entre la variedad madre y la esencialmente derivada durante el proceso de registro y su confirmación, no permite apreciar que la supuesta nueva variedad sea distinguible de la variedad que le dio origen Criolla Mexicana, que fue de uso generalizado y sigue siéndolo en la industria de producción de flores deshidratadas de marigold.

(vii)      En el supuesto que la variedad materia de la presente acción realmente existiera como tal, ello no invalidaría el que otras empresas pudieran seguir sembrando a la variedad Criolla Mexicana o Bella Flor.

(viii)      En la descripción presentada por la emplazada se señalan como descriptores que la variedad APV Nº I BELLA FLOR es de naturaleza triploide y que produce plántulas con tres cotiledones, éstos descriptores sí son poderosos y aportan distinguibilidad crítica, no se prestan a ninguna duda y podrían distinguir a una variedad, toda vez que existen variedades del género Tagetes que son triploides e híbridas y si la variedad vegetal materia de la acción es una de ellas, debería probarse la exactitud de este descriptor. En tal sentido, solicita que INIA compruebe la veracidad de este descriptor y en caso se encontrara que la variedad no es triploide, INDECOPI debe declarar sin efecto el registro para la propiedad intelectual.

(ix)      Los descriptores del nivel de ploidia (diploide, triploide o tetraploide) que diferencian a diversas variedades del género Tagetes, son descriptores técnicos que involucran números de cromosomas en las células, que dan números definitivos y finales, determinantes de no solo una variedad sino de una especie y de gran trascendencia y efectividad para definir y distinguir a una variedad de otra dentro del género Tagetes.

(x)      La Decisión 345 es exclusiva para el registro de variedades obtenidas y no de híbridos, al tener una planta triploide, necesariamente se tiene que incurrir en una hibridación, siendo nulo el accionar en cuanto a la inscripción de la variedad APV Nº I BELLA FLOR por INDECOPI.

(xi)      Un descriptor varietal de la trascendencia del nivel de poliploidia no es simplemente un pequeño error, es un mega descriptor y tratar de hacer pasar el señalamiento de los descriptores nivel de ploidia y número de cotiledones (3) como error es inadmisible.

(xii)      Solicita que se tome en cuenta la declaración de la emplazada del descriptor de ser triploide y poseer tres cotiledones para su supuesta variedad APV Nº I BELLA FLOR y que se analice si es verdad que la variedad es triploide y sus plántulas al germinar tienen tres cotiledones, por medio de ensayos hechos por INIA, y si no estuviera dentro de sus propios descriptores, que se cancele el registro de la variedad. Para ello, se remite a INDECOPI para que produzca la muestra de semilla original y sellada y lacrada que la emplazada debió haber depositado al momento de solicitar el registro y que se obtenga una muestra de campo de semillas de la variedad APV Nº I BELLA FLOR en presencia de un Notario, de su empresa y que INIA y la Universidad Nacional Agraria determinen el grado de ploidia de la variedad materia de la nulidad.

(xiii)      Si el ciclo vegetativo de la variedad APV Nº I BELLA FLOR es diferente al de otras variedades de marigold (Hawai, PEMEX, o Bella Flor), esa característica no interesa para el presente caso, pues el ecotipo Criolla Mexicana se distingue claramente de otras variedades de origen norteamericano en ciclos vegetativos, lo que interesa para establecer distinguibilidad con respecto a la variedad Criolla Mexicana o Bella Flor es la diferencia entre Criolla Mexicana y APV Nº I BELLA FLOR en cuanto a esa característica y otras, lo que no se ha definido en algún momento en su zona de origen, como debió hacerse.

(xiv)       No se ha demostrado la distinguibilidad entre las variedades Bella Flor o Criolla Mexicana y APV Nº I BELLA FLOR, quedando como sospecha que se ha intentado definir como una nueva variedad y con el nombre APV Nº I BELLA FLOR a la misma variedad Criolla Mexicana o Bella Flor, aduciendo un par de generaciones de selección que no son suficientes para crear una nueva variedad distinguible de la variedad madre. No existe prueba de distinguibilidad entre ambas variedades, siquiera en alguna característica única. El argumento para no haber hecho las pruebas de que no se conseguía semilla de la variedad Criolla Mexicana, no es aceptable y no puede ser tomado en cuenta, debiendo tenerse en consideración que la variedad ha venido sembrándose en el Perú y en México, por varias empresas desde hace muchos años. Siempre ha existido semilla de Criolla Mexicana, solo que no se le quiso obtener. Las pruebas de diferencia realizadas con otra variedad, como Americana, que es inexistente, no tiene ningún sentido y solo ha servido al propósito de distracción de la prueba real que nunca se hizo con la Criolla Mexicana. No está en discusión que Criolla Mexicana y Bella Flor sean o no la misma variedad, la emplazada no ha presentado pruebas de que no lo sean, nunca se registró una variedad diferente a Criolla Mexicana, de modo que para efectos legales el nombre de Bella Flor no existe, dado que no es una variedad ni una marca, y se ha venido aplicando en forma libre y abierta como de conocimiento público a una variedad pre-existente la Criolla Mexicana.

(xv)       No hay pruebas de diferencias en contenido de xantofila, pues nunca se han hecho las pruebas en forma oficial por INIA. Desde el punto de vista de mejoramiento genético, a partir de la variedad con menor contenido de xantofilas, para por simple selección masal, tratar de incrementar dicho contenido.

(xvi)       La emplazada con la intención evidente de intimidarlos, ha incluido a los señores Grobmann, en una supuesta denuncia por infracción a sus derechos de obtentor.

Con fecha 12 de julio del 2004, Agrícola Barranca S.A. formuló una tacha contra el Informe presentado por la accionante, mencionando que se opone a que el Ing. Alexander Grobmann haga uso de la palabra, toda vez que existe una denuncia en su contra interpuesta por su empresa en trámite bajo expediente Nº 423-2004-OIN y el señor Grobmann es proveedor a través de su empresa Productora Agrícola del Campo S.A.C. de semillas de flores de marigold a la empresa accionante.

Mediante Oficio Nº 009-2004/SPI-INDECOPI de fecha 25 de junio del 2004, la Sala de Propiedad Intelectual remitió el recurso de apelación al Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria, a fin de que emita un Informe Técnico sobre los argumentos y medios probatorios contenidos en el recurso de apelación interpuesto por Piveg del Perú S.A.C.

Mediante Oficio Nº 840-2004-INIEA-DGIA-DNIRRGG de fecha 27 de agosto del 2004, recibido el 1º de setiembre del 2004, se remitió el Informe de revisión de los argumentos y medios probatorios del recurso de apelación.

Mediante proveído de fecha 1º de setiembre del 2004, la Secretaría Técnica de la Sala de Propiedad Intelectual citó a las partes a la audiencia de informe oral para el día 23 de setiembre del 2004.

Con fecha 14 de setiembre del 2004, Agrícola Barranca S.A. señaló que dado que por razones de fuerza mayor, el Ingeniero agrónomo José Luis Marca no podrá estar presente en el Informe oral, y quien realizará el informe oral es el Ingeniero Humberto Mendoza Zuñiga, solicitó la postergación de la audiencia de informe oral.

Con fecha 14 de setiembre del 2004, Piveg del Perú S.A.C. manifestó que:

(i)      Pone a disposición de la autoridad competente, la revisión de los exámenes realizados a la variedad vegetal cuya nulidad pretende, la cual ha sido realizada por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación de los Estados Unidos de México.

(ii)      En el documento mencionado se sostiene que aun cuando no posee facultades para emitir un dictamen dado que la variedad vegetal no fue registrada en México, considera que muchos de los argumentos de orden técnico, administrativo y jurídico, deben ser merituados para revisar la solicitud de nulidad, sugiriendo que debería llevarse a cabo una nueva prueba de DHE, en la que se compare con la variedad de la cual fue obtenida (criolla mexicana).

(iii)      La autoridad mexicana ofrece un proyecto de guía técnica para la descripción de la variedad, la que pone a disposición de la autoridad a fin de que sea tomada en cuenta al momento de resolver.

Mediante proveído de fecha 17 de setiembre del 2004, atendiendo a la solicitud efectuada, la Sala de Propiedad Intelectual dispuso se postergue la audiencia de informe oral para el día 5 de octubre del 2004.

Mediante proveído de fecha 30 de setiembre del 2004, habiéndose verificado que Piveg del Perú S.A. ha expuesto en su recurso de apelación argumentos relacionados con el Oficio Nº 093/2004-INIA-DGIA/D, el cual no obra en autos, la Sala de Propiedad Intelectual requirió a la emplazada que precise y presente una copia del documento al cual hace referencia, en un plazo de 48 horas.

Mediante proveído de fecha 30 de setiembre del 2004, la Sala en su Sesión de fecha 23 de setiembre del 2004, dispuso poner en conocimiento de las partes el Informe técnico remitido por la Dirección Nacional de Investigación de Recursos Genéticos del Instituto Nacional de Investigación Agraria, mediante Oficio Nº 840-2004-INIEA-DGIA-DNIRRGG, solicitado por la Sala de Propiedad Intelectual.

Con fecha 1º de octubre del 2004, Piveg del Perú S.A.C. señaló que dado que es de vital importancia tomar en cuenta el contenido del informe técnico emitido por INIEA para efectos del informe oral, solicitó se le conceda un plazo adicional de 15 días para adecuar la exposición que ya tenía preparada.

Mediante proveído de fecha 4 de octubre del 2004, atendiendo a la solicitud efectuada, la Sala de Propiedad Intelectual dispuso se postergue la audiencia de informe oral para el día 19 de octubre del 2004.

Con fecha 7 de octubre del 2004, Piveg del Perú S.A.C. señaló lo siguiente:

      (i)       Presenta copia de la carta presentada ante el INIEA, con la cual pretende alertar a este organismo acerca de las innumerables irregularidades que contiene el informe técnico emitido el 27 de agosto del 2004, en el cual se reiteran los errados argumentos sin dar respuesta a muchas de las interrogantes planteadas por su empresa en sus escritos, así como en los informes periciales presentados.

      (ii)       " Debemos recalcar que es por demás extraño, tal y como lo ha manifestado Ing. Manuel Arca, de la Alta Dirección del INIA, que el citado Informe Técnico haya sido contestado directamente por el Sr. Santiago Pastor, SIN CONTAR CON LA FIRMA O EL AVAL DE LA ALTA DIRECCIÓN. Esta es una razón más que suficiente para exigir al INIA que emita nuevamente el Informe Técnico revisando los erróneos conceptos emitidos por el Sr. Pastor, informe que además que debería estar firmado por la Alta Dirección como corresponde."

(iii)      El informe técnico mencionado, no se pronuncia sobre diversos cuestionamientos, como el tema de triploidia que invalidaría el registro concedido, por lo que debe ser devuelto, revisado y emitido nuevamente contestando todos los cuestionamientos realizados por su empresa.

(iv)      El personal involucrado en la emisión del informe técnico es el mismo que estuvo relacionado con la concesión del certificado de obtentor a favor de la emplazada, por lo que es poco probable que reconozcan sus propios errores.

(v)      Solicita que si por lo menos el INDECOPI no va a acceder al pedido efectuado, en el sentido que una institución de prestigio sea la que vuelva a emitir una opinión técnica sobre la registrabilidad o no de la variedad, por lo menos se abstenga temporalmente de emitir resolución hasta que la alta dirección de INIA revise el informe técnico emitido por el señor Santiago Pastor en circunstancias poco claras.

Con fecha 15 de octubre del 2004, Agrícola Barranca S.A. presentó un Informe de consultoría técnico científica elaborado por el Ingeniero agrónomo genetista Humberto Mendoza Zúñiga relativo a la variedad vegetal de marigold APV Nº 1 BELLA FLOR, en el cual considera que se aprecia que su variedad ha sido registrada cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la ley.

Con fecha 19 de octubre del 2004, se llevó a cabo el informe oral con la asistencia de los representantes de ambas partes.

Con fecha 19 de octubre del 2004, Piveg del Perú S.A.C. presentó copia de la exposición efectuada en el informe oral.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el certificado de obtentor para la variedad vegetal de Marigold de denominación APV Nº I BELLA FLOR, inscrito bajo título N° 00001 a favor de Agrícola Barranca S.A. fue concedido en contravención a las normas vigentes al momento de su otorgamiento.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN .

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

a) Agrícola Barranca S.A. es titular del certificado de obtentor para la variedad vegetal de Marigold de denominación APV Nº 1 BELLA FLOR, por un plazo de 20 años, contados desde el 26 de junio de 1997, fecha de inscripción de la variedad vegetal en el Registro de Cultivares, inscrito bajo título Nº 00001 en el Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas. La solicitud fue presentada el 3 de junio de 1996.

b)      Mediante Resolución Nº 606-2003/TPI-INDECOPI de fecha 24 de junio del 2003, la Sala de Propiedad Intelectual confirmó la Resolución Nº 238-2003/OIN-INDECOPI de fecha 28 de febrero del 2003, que declaró fundada la acción por infracción a los derechos de obtentor interpuesta por Agrícola Barranca S.A., titular del certificado de obtentor Nº 00001, contra Piveg del Perú S.A., prohibiéndole a Piveg del Perú

S.A. la producción, reproducción, propagación, preparación con fines de reproducción, ofrecimiento, venta, importación y posesión de la variedad vegetal CELAYA que corresponda al mismo material de la variedad protegida APV Nº I BELLA FLOR, así como del material de reproducción, propagación o multiplicación de dicha variedad.

2. Nulidad de certificado de obtentor. Determinación de la norma aplicable

Al momento de otorgarse el certificado de obtentor para la variedad vegetal de Marigold de denominación APV Nº I BELLA FLOR, inscrito bajo título N° 00001 (23 de marzo del 2001) se encontraban vigentes la Decisión 345, el Decreto Supremo Nº 008-96-ITINCI - Reglamento de Protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales, Resolución Jefatural Nº 046-2000-INIA - Reglamento para el Depósito y Manejo de la Muestra Viva de una variedad vegetal y Resolución Jefatural Nº 047-2000-INIA - Normas para la evaluación técnica de las nuevas variedades vegetales. En consecuencia, la solicitud de nulidad del certificado de obtentor debe ser evaluada en base a los criterios contenidos en dichas normas.

3. Autoridad competente para pronunciarse sobre la nulidad del certificado de obtentor

La Segunda Disposición Transitoria de la Decisión 345 señala que la autoridad nacional competente en cada País Miembro reglamentará la Decisión.

Mediante Decreto Supremo Nº 008-96-ITINCI, publicado el 6 de mayo de 1996, se aprobó el Reglamento de protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales, el cual señala en el artículo 2 que:

-     La autoridad nacional competente encargada de las funciones administrativas contenidas en la Decisión 345 es la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, teniendo entre sus funciones, recibir y tramitar las solicitudes de certificado de obtentor, realizar el examen de novedad de las solicitudes de certificado de obtentor, otorgar los certificados de obtentor y llevar a cabo las inscripciones, cancelaciones y anulaciones de los certificados de obtentor, anotándolos en el Registro Nacional de variedades vegetales Protegidas.

-La encargada de ejecutar las funciones técnicas contenidas en la Decisión 345 es el Programa Nacional de Recursos Genéticos y Biotecnología (PRONARGEB) del Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) (actualmente Dirección Nacional de Investigación de Recursos Genéticos DNIRRGG del Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria INIEA) , teniendo entre sus funciones, establecer los criterios y los procedimientos para la realización de los exámenes de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad de una variedad, en coordinación con la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, emitir concepto técnico y realizar el informe de registrabilidad.

Asimismo, la Segunda Disposición Complementaria del Decreto Supremo mencionado, establece que debe entenderse como primera instancia administrativa la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías y como segunda y última instancia administrativa, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

4. Causales de nulidad previstas en la Decisión 345 y en la Resolución Jefatural Nº 047-2000-INIA

El artículo 33 de la Decisión 345 establece que la autoridad nacional competente declarará de oficio o a solicitud de parte, la nulidad del certificado de obtentor, cuando se compruebe que:

a) La variedad no cumplía con los requisitos de ser nueva y distinta al momento de su otorgamiento. b) La variedad no cumplía con las condiciones fijadas en los artículos 11 y 12 de la

Decisión, al momento de su otorgamiento. c) Se comprueba que fue conferido a una persona que no tenía derecho al mismo.

El artículo 36 de la citada Decisión, señala que toda nulidad, caducidad, cancelación, cese o pérdida de un derecho de obtentor será comunicada a la Junta, por la autoridad nacional competente, dentro de las 24 horas de emitido el pronunciamiento correspondiente, el cual deberá además ser debidamente publicado en el País Miembro, ocurrido lo cual, la variedad pasará a ser de dominio público.

La Resolución Jefatural Nº 047-2000-INIA - Normas para la evaluación técnica de las nuevas variedades vegetales, señala en el artículo 66, que si se comprueba que la variedad protegida no cumplió con los requisitos de distinguibilidad, estabilidad y homogeneidad al momento de otorgado el Título de protección, PRONARGEB - INIA

(actualmente Dirección Nacional de Investigación de Recursos Genéticos- DNIRRGG del Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria - INIEA) , emitirá un informe técnico a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, para la nulidad del certificado de obtentor vegetal.

El artículo 68 de la Resolución Jefatural mencionada, dispone que para lo señalado en el artículo 66, PRONARGEB - INIA puede realizar inspecciones, supervisiones y toda actuación de medio probatorio, de los requisitos de Distinguibilidad, Homogeneidad y Estabilidad; para lo cual actuará a solicitud de parte. La parte solicitante, asumirá los gastos en que se incurra para las acciones y evaluaciones respectivas, y sólo se evaluará la(s) característica(s) observada(s) por éste.

Piveg del Perú S.A.C. manifestó que el certificado de obtentor para la variedad vegetal de Marigold de denominación APV Nº I BELLA FLOR, fue concedido a pesar de no cumplir con los requisitos de novedad, distinguibilidad, homogeneidad ni estabilidad al momento de su otorgamiento, a fin de demostrar sus argumentos presentó los siguientes medios probatorios:

-     Fotocopias de partes del expediente Nº 397/1996-OIN (fojas 16 a 27).

-     Copia de Informe de registrabilidad N° 002-2001-INIA-DGIA-D/PRONARGEB de fecha 20 de febrero del 2001 (fojas 28 a 33).

-     Informe preparado por un perito especializado en la materia, el cual profundiza las razones por las cuales el certificado de obtentor para la variedad vegetal denominada APV N° BELLA FLOR es nulo (fojas 64 a 77).

-     Informe preparado por dos peritos especializados en la materia, el cual profundiza las razones por las cuales el certificado de obtentor para la variedad vegetal denominada APV N° BELLA FLOR es nulo (fojas 155 a 166).

-     Impresión de página Web en la cual aparece la descripción de Marigolds (foja 168).

-     Impresión de página Web en la cual aparece la descripción de Triploid (fojas 169 a 173).

-     Impresión de página Web, en la cual aparece la descripción detallada de las clases de Marigolds que existen en el mercado (fojas 174 a 177).

-     Impresión de página Web, en la cual aparece la descripción de Alfalfa Triploids. (fojas 184 a 187).

-     Impresión de página Web, en la cual aparece la descripción de la planta Marigold. (fojas 191 a 192).

-     Copia      del      artículo      perteneciente      al      Departamento      de      Entomología      y Nematología de la Universidad de Florida elaborado por K.E. Dover, R McSorley y H. Wang en el cual se aprecia un estudio realizado sobre la planta Marigold. (fojas 194 a 201).

-     Copia de escrito presentado por la empresa Agrícola Barranca S.A. de fecha 3 de setiembre de 1996 (fojas 288 a 290).

-     Copia de solicitud de registro de Bella Flor APV # 1 a favor de Agrícola Barranca S.A. (foja 291).

-     Copia de carta expedida por la Asociación Peruana de Ingenieros Agrarios dirigida a la Sala de Propiedad Intelectual en la cual se solicita un informe pericial para aclarar el asunto materia de controversia (foja 305)

-     Fotocopias de Informes sobre las constancias Co-V-037-03, Co-1105-03 y Co-V-031-03 (fojas 306 a 308).

-     Copia del Auto de Sobreseimiento expedido por la Corte Superior de Justicia en el cual resuelve sobreseer definitivamente el proceso contra Jaime Blume Barreto como consecuencia archivó la denuncia. (foja 309 a 311).

-     Guía de examen de distintividad, homogeneidad y estabilidad expedida por la UPOV en relación a la planta MARIGOLD (fojas 383 a 408).

5. Requisitos para el registro de variedades vegetales

El artículo 4 de la Decisión 345 establece que los Países Miembros otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, cuando éstas sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables y se le hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica, entendiéndose por crear, la obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas.

El artículo 7 de la mencionada Decisión señala que para ser inscrita en el Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas, las variedades deberán cumplir con las condiciones de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad, y presentar además una denominación genérica adecuada. Previamente cabe precisar que los argumentos relacionados con los Informes Técnicos Nº 008-2002-INIA-DGIA-PRONIRGEB/ESP-MSS y 17-2001-INIA-DGIA/ESP-PRONARGEB/MSS, no serán tomados en cuenta, toda vez que lo señalado en dicho informe corresponde al análisis realizado con motivo de la acción por infracción tramitada bajo expediente Nº 948-2001/OIN, materia de análisis distinta al presente caso.

Asimismo, conviene dejar constancia que si bien Piveg del Perú S.A.C. ha presentado argumentos relacionados con el Oficio Nº 93/2004-INIA-DGI/DSE, dicho Oficio no obra en autos y, a pesar del requerimiento efectuado por la Sala de Propiedad Intelectual, la accionante no cumplió con la presentación de una copia del mismo.

5.2 Novedad

a) Marco legal

El artículo 8 de la Decisión 345 establece que una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad.

La novedad se pierde cuando:

a) La explotación haya comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier País Miembro;

b) La explotación haya comenzado por lo menos cuatro años antes o, en el caso de árboles y vides, por lo menos seis años antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado en un territorio distinto al de cualquier País Miembro.

Asimismo, la Primera Disposición Transitoria de la citada Decisión dispone que una variedad que no fuese nueva a la fecha en que el Registro de un País Miembro quedara abierto a la presentación de solicitudes, podrá inscribirse no obstante lo dispuesto en el artículo 4 de la Decisión, si se cumplen las siguientes condiciones:

a) La solicitud se presenta dentro del año siguiente a la fecha de apertura del Registro para el género o especie correspondiente a la variedad; y,

b) La variedad ha sido inscrita en un registro de cultivares de alguno de los Países Miembros, o en un registro de variedades protegidas de algún país que tuviera legislación especial en materia de protección de variedades vegetales y que conceda trato recíproco al País Miembro donde se presente la solicitud.

La vigencia del certificado de obtentor concedido en virtud de la presente disposición será proporcional al período que ya hubiese transcurrido desde la inscripción o registro en el país a que hace referencia el literal b) del presente artículo. Cuando la variedad se hubiese inscrito en varios países, se aplicará la inscripción o registro de fecha más antigua.

El artículo 2 del Decreto Supremo Nº 008-96-ITINCI - Reglamento de Protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales, señala que serán funciones de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, entre otras, la realización del examen de novedad de las solicitudes de Certificado de Obtentor.

b) Aplicación al caso concreto

Piveg del Perú S.A.C. ha manifestado lo siguiente:

-De acuerdo con los reportes que obran en el expediente presentado por la emplazada, la variedad BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) habría comenzado a comercializarse en el año 1990. Sin embargo, la semilla marigold llamada BELLA FLOR, ya estaba en el mercado desde el año 1983, según se aprecia del informe técnico elaborado por el especialista en marigold, Ing. Pablo Ferreyros Cabieses, boletín financiado por la empresa ALIDESA del mismo grupo empresarial (Poblete), que dice:

"los cultivares más conocidos son Hawai, PEMEX y Bella Flor… el cultivar Bella Flor tiene un corto ciclo de vida, lo cual permite obtener hasta 3 repeticiones por temporada. Es menos precoz al transplante (22-44 días) y el tamaño de la planta es menor. Esta semilla se obtiene a partir de una población de flores seleccionadas, a pesar de no tener el vigor híbrido de las estadounidenses, se obtiene igual rendimiento por paña o recolección de éstas."

-La emplazada solicitó a SENASA, el 3 de junio de 1996 la inscripción de la variedad BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) en el registro de cultivares, que fue concedida recién el 26 de junio de 1997, esto es, un año y un mes después de la presentación de la solicitud, por lo tanto el INIA no puede alegar novedad basándose en la Primera Disposición Transitoria. Además, no se puede decir, que la variedad contaba con una inscripción provisional ante el Registro de Cultivares Comerciales como se dice en el Oficio Nº 093/2004-INIA-DGIA/D, por lo tanto, la variedad no cumple con el requisito de novedad.

En el presente caso, de lo actuado en el expediente Nº 397/1996-OIN, se aprecia que Agrícola Barranca S.A. cumplió con los requisitos exigidos en la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 345, a saber:

-La solicitud fue presentada el 3 de junio de 1996, dentro del año siguiente a la fecha de apertura del Registro para el género o especie correspondiente a la variedad (6 de mayo de 1996) y,

-Se acreditó que la variedad se encontraba inscrita en el Registro de Cultivar, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Nº 052-97-AG-SENASA-DGSV de fecha 26 de junio de 1997, tal como se aprecia del Certificado de Registro de Cultivar Nº 002-98-AG-SENASA-DGSV-DDF (foja 65 del expediente Nº 397/1996-OIN).

Cabe indicar que la Resolución Nº 246-2001/OIN-INDECOPI de fecha 23 de marzo del 2001, que otorgó el certificado de obtentor materia de la acción de nulidad, especificó que la norma legal aplicable era la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 345.

Por lo anterior, se determina que la variedad vegetal para Marigold denominada APV Nº I BELLA FLOR, cumplía con el requisito de novedad.

5.3 Distinguibilidad

a) Marco legal

El artículo 10 de la Decisión 345 señala que una variedad se considerará distinta, si se diferencia claramente de cualquiera otra cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada. La presentación en cualquier país de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o para la inscripción de la variedad en un registro oficial de cultivares, hará comúnmente conocida dicha variedad a partir de esa fecha, si tal acto condujera a la concesión del certificado o la inscripción de la variedad, según fuere el caso.

La Resolución Jefatural Nº 047-2000-INIA - Normas para la evaluación técnica de las nuevas variedades vegetales dispone que:

-Una variedad es considerada distinta a otra si uno o varios de sus caracteres distintivos son notoriamente diferentes de los de cualquier otra variedad comúnmente conocida, bastando que un solo carácter sea distinto para que la variedad sea considerada distinta (artículo 12).

-El obtentor no podrá alegar distinguibilidad sobre la base de caracteres agronómicos, caso: precocidad. Sin embargo, pueden servir para definir distinguibilidad siempre y cuando estos caracteres agronómicos estén asociados por lo menos a un carácter distintivo considerado en la Guía de Referencia respectiva, por ejemplo: precocidad asociada al color principal del tegumento del fruto (artículo 14).

-La distinguibilidad es la propiedad de una variedad vegetal de ser distinta de las variedades comúnmente conocidas, en una o varias características (artículo 16).

-La distinguibilidad debe ser definida y declarada por el obtentor (artículo 17).

-La prueba de distinguibilidad debe incluir las variedades comúnmente conocidas con mayor similitud a la variedad a proteger. Si la característica es cuantitativa se probará la hipótesis de igualdad, y sólo si se rechaza la hipótesis de igualdad al 5% de probabilidad de error se concluye que las variedades son diferentes. Si la característica es cualitativa, la variedad a proteger debe mostrar para la característica distintiva un estado de característica diferente comparado con otras variedades (artículo 21).

b) Aplicación al caso concreto

Piveg del Perú S.A.C. señaló que:

-La variedad BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) fue comparada con la variedad Criolla Mexicana en dos oportunidades, la primera vez mediante la solicitud de certificado de obtentor de fecha 3 de junio de 1996, donde se aprecia que se diferencia de la variedad Criolla Mexicana por mayor productividad, mayor período vegetativo, tamaño de flor, resistencia a plagas y fortaleza de planta.

-Mediante carta dirigida por la emplazada a INDECOPI el 19 de noviembre de 1996, se señaló que la única diferencia de la variedad Criolla Mexicana con la variedad BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) , es el rendimiento.

-Según UPOV, el examen de distinguibilidad debe contar con el mayor número de variedades con las que se pueda comparar la variedad propuesta. Para la fecha en la que se hicieron las pruebas de campo, existían muchas empresas trabajando en el rubro de marigold, con semillas importadas y aclimatadas al medio, el mismo Grupo Poblete importaba semillas de diversas variedades como la Hawai, Orangeade, mexicanas, entre otras, con las que los genetistas contratados por dicho Grupo, como el Ing. Ian Grobman, trabajo en las instalaciones de Ñaña hasta el año 1992.

Al respecto, en el Informe de registrabilidad Nº 002-2001-INIA-DGIA-D/PRONARGEB, que obra en el expediente 397/1996-OIN, se indica que la distinguibilidad se determinó "en base a los caracteres tamaño de planta, porte de planta, longitud máxima de hoja, ancho máximo de hoja, tamaño de capítulo, color del capítulo, número de coronas de flores liguladas en el capítulo, color de pétalo (abanico colorímetro ROCHE), longitud máxima de pétalo, ancho máximo de pétalo y precocidad; presentando un estado de expresión diferente para los caracteres antes señalados como distintivos (ver Anexo 01); estando el coeficiente de variabilidad en un rango aceptado para el cultivo, en los períodos de siembra julio a diciembre de 1999 (0,00% a 4,97%) y marzo a julio de 2000 (0,00 a 5,89%), según se observa en el Anexo 02 y 03; concluyendo que la variedad presentada es diferente a las demás".

El Informe de revisión de los argumentos y medios probatorios de carácter técnico contenidos en el recurso de apelación, remitido mediante Oficio Nº 840-2004-INIEA-DGIA-DNIRRGG, señala respecto al requisito de distinguibilidad lo siguiente:

-La variedad vegetal fue comparada con la variedad Americana -que se cultivaba en ese momento en los valles de siembra del cultivo- y la variedad APB Nº II PRIMAVERA, propuesta para el otorgamiento de certificado de obtentor.

-No se incluyó a la variedad Criolla Mexicana, porque estaba descontinuada, no siendo posible conseguir semilla de dicha variedad, pues se había dejado de cultivar en los valles de siembra del cultivo. Además, se tuvo en consideración que en el Registro de Cultivares comerciales a cargo de SENASA, solamente se encontraban inscritas las variedades APV Nº I BELLA FLOR y APB Nº II PRIMAVERA.

-El Centro de Documentación Regional del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, en la ficha técnica de Marigold indica como variedades a Orange Ade, Pemex, Bella Flor y Hawai, la ficha no incluye a la variedad Criolla Mexicana y no tiene una descripción de las variedades que permita realizar una comparación entre ellas o con otras. Dicha ficha, no está actualizada, pues actualmente en las zonas productoras del cultivo se siembran otras variedades.

-En los ensayos de DHE solamente se incluyen las variedades que son comúnmente conocidas en el país donde se solicita protección, pues el certificado de obtentor es territorial en la mayoría de países donde existe este marco legal.

-En el examen técnico de distinguibilidad de la variedad se han identificado otros caracteres distintivos, tales como el tamaño y el porte de la planta, los que cumplen con los estándares exigidos por la ley. Precisó que el porte de la planta en el caso del descriptor para variedades de marigold, está referido a la arquitectura de la planta y no a la altura, como sucede en otros descriptores de variedades establecidos por la UPOV, especialmente de cultivos hortícolas.

Tanto en el informe técnico mencionado, así como en el informe de revisión del cumplimiento de los requisitos de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad de la variedad vegetal materia de la acción de nulidad, remitido a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías mediante Oficio Nº 115-2004-INIA-DGIA-DNIRRGG, se expresó que por desconocimiento del tipo de caracteres que se debían incluir en el cuestionario técnico de la solicitud, la emplazada consignó caracteres agronómicos, sin embargo, luego del requerimiento efectuado, incluyó como caracteres distintivos el tamaño de la inflorescencia o capítulo y el tamaño de pétalo, lo que sirvió de base para elaborar la orden de publicación, en la cual se consignaron caracteres distintivos de tipo cuantitativo, junto con caracteres agronómicos permitidos por la legislación.

Por lo anterior, se aprecia que la distinguibilidad de la variedad vegetal materia de la acción, fue definida por la empresa emplazada y comprobada en el examen técnico respectivo, por lo que cumplía con el requisito de distinguibilidad.

5.4 Homogeneidad

a) Marco legal El artículo 11 de la Decisión 345 establece que una variedad se considerará homogénea si es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación.

El artículo 28 de la Resolución Jefatural Nº 047-2000-INIA - Normas para la evaluación técnica de las nuevas variedades vegetales, señala que una población es homogénea cuando en una característica todos los individuos de la población tienen valores o niveles de expresión iguales de esa característica.

El artículo 29 de la Resolución Jefatural mencionada, dispone que de acuerdo con el artículo 11 de la Decisión 345, una variedad se considera homogénea si es suficientemente uniforme en sus caracteres distintivos teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación.

Asimismo, el artículo 33 de la Resolución Jefatural mencionada, señala que en la ejecución de las pruebas de homogeneidad de los caracteres cualitativos; el tamaño de muestra y el número máximo de plantas atípicas permisibles será tomado de las Guías de Referencia para la especie respectiva. En caso de no existir Guía de Referencia para una determinada especie, el tamaño de muestra recomendada es de 100 individuos y el número máximo de plantas atípicas permisibles debe ser de 3, en todos los casos de reproducción: sexual y asexual.

Por su parte, el artículo 33 de la Resolución Jefatural mencionada, señala que para el caso de los caracteres cuantitativos se definirá por cada característica un valor máximo permisible de la variancia, expresada en términos de coeficiente de variabilidad. Hasta que se definan experimentalmente los máximos permisibles, se considerará que si el coeficiente de variabilidad es mayor de 3% en una variedad autógama o de reproducción asexual, mayor de 5% en una variedad mixta, y mayor de 6% en una especie alógama, la variedad no es homogénea para las características distintivas.

b) Aplicación al caso concreto

Piveg del Perú S.A.C. señaló lo siguiente:

-Le sorprende que mediante el Oficio 115-2004-INIA-DGIA-DNIRRGG se emita un Informe acerca de la supuesta revisión del cumplimiento de los requisitos de Distinguibilidad, Homogeneidad y Estabilidad de la variedad BELLA FLOR, señalando que "se observó que para el carácter distintivo tamaño de capítulo, que es de evaluación cuantitativa, los coeficientes de variabilidad de las dos campañas de siembra son: 4.60 y 5.46, respectivamente, valores relativos que se encuentran muy cercanos al 5 que es parámetro de coeficiente de variabilidad cuando el carácter distintivo es cuantitativo para una especie mixta como el marigold"; por lo anterior, se debe tener en cuenta que el artículo 34 de la Resolución Jefatural Nº 047-2000-INIA establece claramente que si el coeficiente de variabilidad es mayor a 5% en una variedad mixta, dicha variedad no es homogénea para las características distintivas, la ley no admite interpretaciones particulares, si el límite fue establecido en 5% y la variedad lo sobrepasa, no debió acceder a registro.

-El PRONARGEB-INIA en los ensayos de campo realizados calculó un coeficiente de variabilidad para cada característica distintiva, mostrándolos en el Informe de Registrabilidad Nº 002-2001-INIA-DGIA-D/PRONARGEB de fecha 20 de febrero del 2001, siendo que para los caracteres B, C, D, E, H e I, los coeficientes de variabilidad son mayores al 5%, debiendo tenerse en consideración que el artículo 34 de la R.J. Nº 047-2000-INIA, es muy claro al poner el límite de 5% de coeficiente de variabilidad para las plantas de reproducción mixta, por lo tanto, la variedad BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) no es homogénea.

-Se debe tener en consideración que a diferencia de lo señalado por los técnicos de PRONARGEB, el coeficiente de variabilidad no se promedia y el rango para determinar la homogeneidad en este tipo de plantas es de 05%, siendo las matemáticas y estadísticas ciencias exactas, no relativas como se trata de explicar en la página 12, tercer párrafo del Oficio Nº 093/2004-INIA-DGIA/D.

-Hay que destacar que la variedad BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) nunca cumplió los requisitos contemplados en la legislación respecto a la homogeneidad, ya que en los ensayos realizados por el INIA en la E.E. DONOSO-Huaral, se aprecia que el coeficiente de variabilidad sobrepasa el 5% establecido por ley, y demuestra que la variedad no es homogénea. Los coeficientes de variabilidad se pueden ver en el Informe Técnico Nº 008-2002-INIA-DGIA-PRONIRGEB/ESP-MSS, en el cual para la variedad BELLA FLOR son 4.37, 8.27, 8.5, 3.94, 5.09 y 9.46 para los caracteres de altura de planta, longitud máxima de hoja, ancho máximo de hoja, longitud máxima de pétalo, ancho máximo de pétalo y tamaño del capítulo.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 4 de la Resolución Jefatural Nº 047-2000-INIA - Normas para la evaluación técnica de las nuevas variedades vegetales, el coeficiente de variabilidad, es la relación de la desviación estándar entre la media de la característica evaluada.

En el Informe de registrabilidad Nº 002-2001-INIA-DGIA-D/PRONARGEB, que obra en el expediente 397/1996-OIN, se indica que "Para determinar la homogeneidad de la variedad, se analizó las medidas de variabilidad, específicamente el coeficiente de variabilidad, que es una medida que permite conocer el grado de homogeneidad o heterogeneidad de un conjunto de datos." , concluyendo que: "el coeficiente de variabilidad para los caracteres distintivos por período de siembra son bajos, oscilando entre 1,90% a 4,97% en el período julio a diciembre de 1999 y entre 2,77% a 5,89% en el período marzo a julio 2000, valores que están dentro del rango aceptado para variedades mixtas, concluyéndose que la variedad de marigold BELLA FLOR APV Nº I es Homogénea para los caracteres distintivos."

En el informe de revisión del cumplimiento de los requisitos de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad de la variedad vegetal materia de la acción de nulidad, remitido a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías mediante Oficio Nº 115-2004-INIA-DGIA-DNIRRGG, se menciona que el coeficiente de variabilidad es una cantidad usada por los experimentadores para evaluar los resultados de diferentes experimentos en que interviene la misma característica y posiblemente llevados a cabo por diferentes personas. Se define por la desviación estándar de la muestra expresada como porcentaje del promedio de la muestra.

Asimismo, en el Informe de revisión de los argumentos y medios probatorios de carácter técnico contenidos en el recurso de apelación, remitido mediante Oficio Nº 840-2004-INIEA-DGIA-DNIRRGG, así como en el informe de revisión del cumplimiento de los requisitos de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad de la variedad vegetal materia de la acción de nulidad, remitido a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías mediante Oficio Nº 115-2004-INIA-DGIA-DNIRRGG, se señala que en el Informe de Registrabilidad Nº 002-2001-INIA-DGIA-D/PRONARGEB, relativo a la evaluación técnica de la variedad de marigold BELLA FLOR APV Nº 1 (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) , se observa que para el carácter distintivo tamaño de capítulo, que es de evaluación cuantitativa, los coeficientes de variabilidad de las dos campañas de siembra son 4.60 y 5.46, respectivamente, valores relativos que se encuentran muy cercanos a 5, que es el parámetro de coeficiente de variabilidad cuando el carácter distintivo es cuantitativo, para una especie mixta, caso de marigold.

Agregó que sin embargo, para los caracteres distintivos adicionales, identificados en el examen de distinguibilidad, tales como porte de la planta, el número de plantas atípicas es cero, en las dos campañas de siembra. Para el tamaño de la planta, el coeficiente de variabilidad es 4.37 y 2.96, respectivamente, los que están dentro de los parámetros permitidos por la ley, para las variedades mixtas.

Por lo anterior, se determina que la variedad vegetal cumple con ser homogénea.

5.5 Estabilidad

a) Marco legal

El artículo 12 de la Decisión 345 señala que una variedad se considerará estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones.

De acuerdo con el artículo 36 de la R.J. 047-2000-INIA, una población es estable cuando los individuos expresan el mismo valor de la característica en diferentes generaciones.

b) Aplicación al caso concreto

Piveg del Perú S.A.C. manifestó que:

-En relación con la estabilidad y de acuerdo con los datos obtenidos en el Informe de Registrabilidad y los datos de características de la variedad BELLA FLOR (debió decir APV Nº I BELLA FLOR) presentados por el obtentor hasta el 20 de noviembre de 1996, se determina claramente que las características distintivas en el año 1996 son diferentes a las del año 1999 para los mismos caracteres, por lo que la variedad propuesta no es estable.

En el Informe de registrabilidad Nº 002-2001-INIA-DGIA-D/PRONARGEB, que obra en el expediente 397/1996-OIN, se señaló que: "Del examen de homogeneidad, donde se presenta los resultados de las evaluaciones y los análisis estadísticos para los dos períodos de siembra (julio a diciembre de 1999 y marzo a julio de 2000), se determina que la variedad ha tenido un comportamiento homogéneo en las dos generaciones para los caracteres distintivos, al presentar coeficientes de variabilidad bajo (1,90% - 5,89%) en cada uno de ellos, que se sustenta con la inscripción de la variedad en el Registro de Cultivares de Marigold del SENASA, de donde se concluye que la variedad BELLA FLOR APV Nº I es Estable".

En el Informe de revisión de los argumentos y medios probatorios de carácter técnico contenidos en el recurso de apelación, remitido mediante Oficio Nº 840-2004-INIEA-DGIA-DNIRRGG, así como en el informe de revisión del cumplimiento de los requisitos de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad de la variedad vegetal materia de la acción de nulidad, remitido a la Oficina de Invenciones y

Nuevas Tecnologías mediante Oficio Nº 115-2004-INIA-DGIA-DNIRRGG, se indica que en el Informe de Registrabilidad Nº 002-2001-INIA-DGIA-D/PRONARGEB, se observó el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variabilidad de la variedad para los caracteres distintivos tamaño de capítulo, y para el porte y tamaño de la planta, los que han tenido un comportamiento homogéneo en las dos campañas de siembra, por lo que la variedad cumple con mantener inalterados sus caracteres distintivos en las dos generaciones de evaluación, siendo por lo tanto, estable.

Por lo anterior, se determina que la variedad vegetal cumple con el requisito de ser estable para los caracteres distintivos.

En conclusión, de acuerdo con lo expresado en el Informe de revisión de los argumentos y medios probatorios de carácter técnico contenidos en el recurso de apelación, remitido mediante Oficio Nº 840-2004-INIEA-DGIA-DNIRRGG, se concluye que la variedad vegetal de marigold denominada APV Nº I BELLA FLOR, cumplía con los requisitos de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad.

5.6 Denominación de la variedad vegetal

Piveg del Perú S.A.C. manifestó lo siguiente:

-El nombre que la emplazada solicitó para la supuesta nueva variedad de marigold fue APV Nº I BELLA FLOR, nombre que se presta a confusión con el de la variedad Bella Flor, que es otro nombre usado al menos desde 1983, para la variedad pública y de uso general Criolla Mexicana, por lo que no debió adoptar dicha denominación.

-Si bien el nombre de una variedad está integrado por todas las letras y partes, el nombre con el que se registró la variedad cuestionada APV Nº I BELLA FLOR, aunque es diferente al de Bella Flor, se presta a confusión.

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con lo señalado en los artículos 4 y 7 de la Decisión 345, la variedad vegetal debe presentar una denominación que constituya su designación genérica adecuada.

El artículo 13 de la Decisión 345 establece que cada País Miembro se asegurará de que ningún derecho relativo a la designación registrada como denominación de la variedad obstaculice su libre utilización, incluso después del vencimiento del certificado de obtentor. La designación adoptada no podrá ser objeto de registro como marca y deberá ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriormente registradas.

En el presente caso, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto Supremo Nº 008-96-ITINCI - Reglamento de Protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales, revisó el cumplimiento de los requisitos formales contemplados en el artículo 15, entre ellos, la indicación de la denominación genérica propuesta, verificando que no se encuentre registrada como marca y que sea suficientemente distintiva, cumplido lo cual emitió la orden de publicación correspondiente.

7. Otros argumentos de la accionante

7.1 Respecto al trámite de la solicitud de certificado de obtentor

Piveg del Perú S.A. ha manifestado lo siguiente:

-La solicitud del certificado de obtentor cuya nulidad se pretende, tramitada bajo expediente N° 397-1996/OIN, fue presentada con fecha 3 de junio de 1996, sin consignar los caracteres de la variedad, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 345, dicha solicitud nunca debió ser admitida a trámite.

-Mediante proveído de fecha 23 de julio de 1996, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías requirió a la emplazada a fin que presente, en un plazo de 30 días hábiles, datos acerca del obtentor de la variedad, el origen geográfico del material vegetal, genealogía de la variedad vegetal, aspectos morfológicos, fisiológicos, sanitarios, fenológicos y cualidades industriales o tecnológicas más destacadas que permitan la descripción de la variedad propuesta y, descripción detallada del procedimiento de obtención de la nueva variedad. La emplazada cumple con el requerimiento efectuado por la oficina con fecha 3 de setiembre de 1996; es decir transcurridos 42 días, consignando sólo la fecha de comercialización, origen de la especie, método de selección, origen geográfico del material, procedimiento de obtención de la variedad propuesta, caracteres morfológicos, sanitarios e industriales.

-Con fecha 24 de octubre de 1996, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías le solicita a la emplazada información adicional, otorgándole nuevamente un plazo perentorio de 30 días, información que es proporcionada por la emplazada con fecha 19 de noviembre de 1996.

-Contrariamente a lo dispuesto en el artículo 15 inciso j) del D.S. Nº 008-96-ITINCI, la emplazada pagó completamente la tasa de presentación un año y días después de la presentación de la solicitud y no conjuntamente con ésta. La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías demoró en pronunciarse debido a las irregularidades y falta de información presentada por la emplazada.

Al respecto, en el Informe de revisión de los argumentos y medios probatorios de carácter técnico contenidos en el recurso de apelación, remitido mediante Oficio Nº 840-2004-INIEA-DGIA-DNIRRGG, se señaló lo siguiente:

-La descripción presentada por la solicitante para la variedad no era detallada, por lo que la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías mediante proveído de fecha 23 de julio de 1999, solicitó una descripción más detallada de los aspectos morfológicos, fisiológicos, sanitarios fenológicos y cualidades industriales o tecnológicas más destacables que permitan la descripción de la variedad vegetal presentada.

-Con fecha 15 de agosto de 1999, PRONARGEB-INIA (actualmente Dirección Nacional de Investigación de Recursos Genéticos - DNIRRGG del Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria - INIEA) , remitió al solicitante el cuestionario técnico de la especie marigold, la tabla de caracteres reducida comprende los caracteres de agrupamiento para que sea posible diseñar los ensayos de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad y establecer los caracteres distintivos de la variedad, así como el nivel de expresión, los cuales no se encontraban bien especificados en el cuestionario técnico.

-La solicitante al momento de presentar su solicitud de certificado de obtentor, cumplió con presentar la información requerida en el artículo 15 del Decreto Supremo Nº 008-96-ITINCI (literales a), b), c) d) y g)).

-      Las notificaciones realizadas por la autoridad competente han tenido como finalidad que la solicitante complete la información presentada con la solicitud de certificado de obtentor, precise los caracteres distintivos de la variedad y establezca su nivel de expresión, información que se encuentra contenida en los literales e), f), h), i), j) y k) del artículo 15 del Decreto Supremo Nº 008-96-ITINCI.

En relación con el pago de la tasa, dado que a la fecha en que se presentó la solicitud aún no se había establecido la tasa por la presentación de solicitud de certificado de obtentor y, que con fecha 20 de julio de 1997 entró en vigencia el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI que establecía la tasa correspondiente a la presentación de la solicitud de certificado de obtentor, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías le requirió a la empresa Agrícola Barranca

S.A. que cumpla con regularizar el pago respectivo, tal como se aprecia a fojas 35del expediente Nº 397/1996-OIN, dentro del plazo de 30 días hábiles. La empresa Agrícola Barranca S.A. cumplió con efectuar el pago respectivo con fecha 21 de agosto de 1997, tal como se aprecia en el expediente Nº 397/1996-OIN (fojas 37 a 38).

En consecuencia, la solicitud de certificado de obtentor, tramitada bajo expediente N° 397-1996/OIN, fue presentada por Agrícola Barranca S.A cumpliendo los requisitos exigidos por el artículo 15 del Reglamento de la Decisión 345 y el registro se tramitó de acuerdo con las normas de la materia, no habiéndose incurrido en causal de nulidad alguna.

7.2 Muestra viva

Piveg del Perú S.A. señaló que si el expediente fue entregado a PRONARGEB-INIA el 19 de julio con la muestra viva de la variedad a evaluar de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la R.J. Nº 047-2000-INIA, como es posible que fuera sembrado el almácigo 6 días antes de la entrega de la muestra viva, según consta en la página 8, párrafo 5 del Oficio Nº 093/2004 -INIA-DGIA/D.

Al respecto, cabe precisar, que si bien el Oficio Nº 93/2004-INIA-DGI/DSE mencionado por la accionante no obra en autos, en el Informe de revisión de los argumentos y medios probatorios de carácter técnico contenidos en el recurso de apelación, remitido mediante Oficio Nº 840-2004-INIEA-DGIA-DNIRRGG, en el punto VIII, la Dirección Nacional de Investigación de Recursos Genéticos del Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria, indica que la muestra viva de la variedad fue presentada adjunta a la solicitud de Certificado de Obtentor presentada por Agrícola Barranca S.A., la que le fue remitida a través del Oficio Nº 006-96/INDECOPI-OINT de fecha 12 de junio de 1996.

Asimismo, en el informe de revisión del cumplimiento de los requisitos de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad de la variedad vegetal materia de la acción de nulidad, remitido a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías mediante Oficio Nº 115-2004-INIA-DGIA-DNIRRGG, se menciona que en la solicitud presentada por la empresa Agrícola Barranca S.A. se señaló que se adjuntaba la muestra viva de la variedad y que la copia de los documentos le fue remitida por la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías mediante Oficio Nº 006-96/INDECOPI-OINT, documento en el cual se señala que se adjunta la muestra viva de la variedad.

En tal sentido, la empresa Agrícola Barranca S.A cumplió con entregar la muestra viva al momento de presentar la solicitud de certificado de obtentor.

7.3 Descriptor de variedad vegetal de marigold

Piveg del Perú S.A. manifestó que en el primer párrafo del capítulo III del Oficio Nº 93/2004-INIA-DGI/DSE, se menciona que ni la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías o la UPOV contaban con el descriptor de marigold. En el D.S. Nº 008-96-ITINCI se señala dentro de las funciones del Programa Nacional de Recursos Genéticos y Biotecnología, establecer los criterios y procedimientos para la realización de los exámenes de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad de una variedad, en coordinación con la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, por lo tanto, el Estado otorga las pautas legales al INIA para realizar las pruebas según su criterio, sin depender de Organismos Internacionales.

Al respecto, el Decreto Supremo Nº 008-96-ITINCI Reglamento de protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales, establece en el artículo 2 que la encargada de ejecutar las funciones técnicas contenidas en la Decisión 345 es el Programa Nacional de Recursos Genéticos y Biotecnología (PRONARGEB) del Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) (actualmente Dirección Nacional de Investigación de Recursos Genético -DNIRRGG del Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria - INIEA) , teniendo entre sus funciones, establecer los criterios y los procedimientos para la realización de los exámenes de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad de una variedad, en coordinación con la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías.

En el presente caso, si bien el Oficio Nº 93/2004-INIA-DGI/DSE no obra en autos, en el Informe de revisión de los argumentos y medios probatorios de carácter técnico contenidos en el recurso de apelación, remitido mediante Oficio Nº 840-2004-INIEA-DGIA-DNIRRGG, se menciona que luego que el expediente Nº 397/1996-OIN pasó a la etapa de realización de los exámenes de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad, inicia contactos con el Groupe d´étude et de controle des variétés et des semences (GEVES) de Francia, a fin de conseguir un descriptor para el estudio de variedades Tagetes.

En agosto de 1999, el Gropue d´étude et de controle des variétés et des semences (GEVES) le remitió el descriptor para el estudio de variedades de las especies de Tagetes (T. erecta, T. patula, T. lucida y T. tenuifolia), para los caracteres morfológicos de la planta, hoja, flor, capítulo y caracteres fisiológicos. El descriptor fue adaptado por el PRONIRGEB, para fines de la realización de la descripción de la variedad y para la realización del examen de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad.

El tal sentido, el Programa Nacional de Recursos Genéticos y Biotecnología-PRONARGEB (actualmente Dirección Nacional de Investigación de Recursos Genéticos- DNIRRGG del Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria INIEA), actuó conforme a ley y dentro de las facultades que las normas de la materia le asignan para establecer el descriptor para el estudio de variedades Tagetes, a la que pertenece la variedad vegetal materia de la acción de nulidad.

7.4 Descripción de la variedad

Piveg del Perú S.A.C. señaló que es preocupante lo que se menciona en el segundo párrafo del capítulo III, página 8 del Oficio Nº 093/2004-INIA-DGIA/D, en el sentido que la descripción de la variedad propuesta no se ajusta al formato establecido por el PRONARGEB, por lo que se solicita a través de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, se realice nuevamente la descripción de la variedad, en lugar de disponer obligatoriamente que la emplazada ajuste la descripción de la variedad de acuerdo con el formato establecido por el PRONARGEB. En el tercer párrafo de la página 8 del Oficio citado, se habla de la descripción, indicándose que con fecha 20 de setiembre de 1999, mediante carta Nº 012-1999/OIN-INDECOPI-VV remite información adicional, es decir, para añadir datos a los ya alcanzados por el obtentor, no para cambiarlos, Sin embargo, en el párrafo siguiente, se admite que el INIA realizó la descripción de la variedad propuesta, siendo entonces juez y parte en este expediente.

Al respecto, la Dirección Nacional de Investigación de Recursos Genéticos del Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria indicó en el Informe de revisión de los argumentos y medios probatorios de carácter técnico contenidos en el recurso de apelación, remitido mediante Oficio Nº 840-2004-INIEA-DGIA-DNIRRGG, que dado que la descripción presentada por Agrícola Barranca S.A. no contenía todos los caracteres considerados en el descriptor adaptado por su institución, pues algunos caracteres del descriptor no estaban incluidos en la descripción de la variedad, por lo que a través de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías se remitió el descriptor a la empresa, fin de que complete la descripción de la variedad de acuerdo con dicho formato. Con fecha 20 de setiembre de 1999, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías remitió la información adicional presentada por Agrícola Barranca S.A., de acuerdo con el formato de descriptor que se le remitió.

El citado Informe técnico menciona que la descripción inicial presentada por Agrícola Barranca S.A. y complementada por ésta de acuerdo con el descriptor adaptado por la autoridad competente, es concordante con la descripción de la variedad realizada por la autoridad competente, con excepción de algunos caracteres especialmente fisiológicos, caso de la ploidía, el número de cotiledones u hojas embrionarias y la presencia de plántulas amarilla o albinas, porque esos caracteres no correspondían a la variedad presentada.

En consecuencia, PRONARGEB no actuó como juez y parte como alega la accionante, toda vez que de acuerdo con las facultades que le otorga la ley, una vez establecido el descriptor de la variedad vegetal de marigold, lo remitió a la emplazada, a fin de que adapte y complete la información presentada en su solicitud, de acuerdo con los parámetros contenidos en el descriptor de la variedad vegetal de marigold adaptado por dicha institución.

7.5 Respecto al carácter fisiológico de la ploidia

Piveg del Perú ha manifestado durante el procedimiento y reiterado en la diligencia de informa oral, lo siguiente:

(i)      En la descripción presentada por la emplazada se señalan como descriptores que la variedad APV Nº I BELLA FLOR es de naturaleza triploide y que produce plántulas con tres cotiledones, éstos descriptores sí son poderosos y aportan distinguibilidad crítica, no se prestan a ninguna duda y podrían distinguir a una variedad, toda vez que existen variedades del género Tagetes que son triploides e híbridas y si la variedad vegetal materia de la acción es una de ellas, debería probarse la exactitud de este descriptor. En tal sentido, solicita que INIA compruebe la veracidad de este descriptor y en caso se encontrara que la variedad no es triploide, INDECOPI debe declarar sin efecto el registro para la propiedad intelectual.

(ii)      Los descriptores del nivel de ploidia (diploide, triploide o tetraploide) que diferencian a diversas variedades del género Tagetes, son descriptores técnicos que involucran números de cromosomas en las células, que dan números definitivos y finales, determinantes de no solo una variedad sino de una especie y de gran trascendencia y efectividad para definir y distinguir a una variedad de otra dentro del género Tagetes.

(iii)      La Decisión 345 es exclusiva para el registro de variedades obtenidas y no de híbridos, al tener una planta triploide, necesariamente se tiene que incurrir en una hibridación, siendo nulo el accionar en cuanto a la inscripción de la variedad APV Nº I BELLA FLOR por INDECOPI.

(iv)       Un descriptor varietal de la trascendencia del nivel de poliploidia no es simplemente un pequeño error, es un mega descriptor y tratar de hacer pasar el señalamiento de los descriptores nivel de ploidia y número de cotiledones

(3) como error es inadmisible.

(v)       Solicita que se tome en cuenta la declaración de la emplazada del descriptor de ser triploide y poseer tres cotiledones para su supuesta variedad APV Nº I BELLA FLOR y que se analice si es verdad que la variedad es triploide y sus plántulas al germinar tienen tres cotiledones, por medio de ensayos hechos por INIA, y si no estuviera dentro de sus propios descriptores, que se cancele el registro de la variedad. Para ello, se remite a INDECOPI para que produzca la muestra de semilla original y sellada y lacrada que la emplazada debió haber depositado al momento de solicitar el registro y que se obtenga una muestra de campo de semillas de la variedad APV Nº I BELLA FLOR en presencia de un Notario, de su empresa y que INIA y la Universidad Nacional Agraria determinen el grado de ploidia de la variedad materia de la nulidad.

Al respecto, cabe señalar que de la revisión del expediente Nº 397/1996-OIN, se aprecia que si bien con fecha 13 de setiembre de 1999, la emplazada presentó los principales descriptores de la variedad vegetal, consignando dentro de los caracteres fisiológicos que la variedad vegetal APV Nº I BELLA FLOR era triploide y la variedad Americana que era diploide, en la Descripción de la variedad que se consignó en el Informe de registrabilidad Nº 002-2001-INIA-DGIA-D/PRONARGEB, no se consideró dentro de los caracteres fisiológicos a la ploidia, tomando en cuenta únicamente la precocidad y el contenido de xantofila.

Asimismo, cabe mencionar que en el Informe de revisión de los argumentos y medios probatorios de carácter técnico contenidos en el recurso de apelación, remitido mediante Oficio Nº 840-2004-INIEA-DGIA-DNIRRGG, se señala que en el Informe de registrabilidad Nº 002-2001-INIA-DGIA-D/PRONARGEB, relativo a la evaluación técnica de la variedad marigold APV Nº I BELLA FLOR, se adjuntó la descripción final de la variedad, la cual ha sido verificada por la autoridad nacional competente. En dicha descripción, se exceptuaron los caracteres que no corresponden con la variedad solicitada, tales como: la triploidia, el número de cotiledones u hojas embrionarias y la presencia de plántulas amarillas o albinas.

En tal sentido, los argumentos de la accionante relativos al carácter triploide de la variedad vegetal no son relevantes para determinar la registrabilidad o no de la variedad vegetal APV Nº I BELLA FLOR, toda vez que dicho carácter fisiológico no fue considerado dentro de la Descripción de la variedad vegetal en cuestión.

7.6 Solicitud de nuevo Informe técnico

Piveg del Perú S.A.C a lo largo del procedimiento ha solicitado la realización de un informe técnico por otra institución o entidad distinta a la Dirección Nacional de Investigación de Recursos Genéticos - DNIRRGG del Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria - INIAE.

El artículo 9 del Decreto Supremo Nº 008-96-ITINCI - Reglamento de Protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales, establece que en los casos en que considere pertinente, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías en coordinación con el Programa Nacional de Recursos Genéticos y Biotecnología (actualmente Dirección Nacional de Investigación de Recursos Genéticos DNIRRGG) , encargará la emisión de concepto técnico a otras instituciones nacionales o extranjeras.

De lo anterior, se estima que si bien de acuerdo a lo señalado en el artículo 9, la Sala de Propiedad Intelectual y la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías se encuentran facultadas a solicitar la opinión de otras instituciones nacionales o extranjeras, ello no constituye una exigencia sino una facultad discrecional conferida a la autoridad en caso lo estime necesario para los fines del examen de la solicitud de obtentor.

En el presente caso, del análisis de lo actuado, la Sala considera que no es necesario requerir la realización de un informe técnico por otra institución o entidad distinta a la Dirección nacional de Investigación de Recursos Genéticos - DNIRRGG del Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria - INIAE, por lo que no corresponde acceder a lo solicitado por la empresa accionante.

7.7 Cuestionamientos al Informe técnico realizado por INIEA

Piveg del Perú S.A. señaló que el informe de la variedad cuya nulidad se pretende, elaborado por el INIA, que ratifica el informe de registrabilidad de la referida variedad, elaborado en su oportunidad por el PRONARGEB, adolece de series vicios por lo que no puede ser tomado en cuenta para declarar la validez de la variedad vegetal denominada APV Nº I BELLA FLOR, no es un informe imparcial, como correspondería a un informe emitido por el organismo técnico, pues su personal participó activamente en el proceso de inscripción, conjuntamente con personal técnico de la otra empresa.

En el presente caso, el Programa Nacional de Recursos Genéticos y Biotecnología (PRONARGEB) del Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) (actualmente Dirección Nacional de Investigación de Recursos Genético - DNIRRGG del Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria - INIEA) , es el ente técnico competente para emitir un pronunciamiento sobre el cumplimiento de los requisitos de la variedad vegetal cuestionada.

La posibilidad de realizar el examen en el campo del obtentor, se encuentra contemplada en la legislación de la materia. Así, el artículo 3 de la R.J. Nº 047-2000-INIA, señala que la evaluación técnica está a cargo del PRONARGEB-INIA, como componente de la autoridad nacional competente encargada de las funciones técnicas, existiendo cuatro modalidades, a saber: Realización del examen técnico DHE, Realización del examen técnico DHE en el campo del Obtentor, Validación y Homologación.

En el presente caso, si bien los ensayos para determinar la distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad se realizaron en dos períodos de siembra, julio a diciembre de 1999 y marzo a julio del 2000, en la modalidad de realización del examen técnico de DHE en el campo del obtentor, en los campos experimentales de la empresa emplazada, ubicados en Ñaña, Chosica y la emplazada se encargó del manejo agronómico del campo experimental, se coordinó y estuvo bajo la supervisión del PRONIRGEB - INIA. Las evaluaciones, el procesamiento de la información y emisión del informe técnico respectivo, fue realizado por el personal técnico del PRONIRGEB-INIA.

Por lo anterior, el informe ha sido emitido conforme a ley y de conformidad con las facultades que la legislación le otorga a Programa Nacional de Recursos genéticos y Biotecnología (PRONARGEB) del Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA)

(actualmente Dirección Nacional de Investigación de Recursos Genético - DNIRRGG del Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria - INIEA) , no adoleciendo de vicios, tal como alega la accionante.

7.8 Respecto al cuestionamiento al Informe de revisión de los argumentos y medios probatorios de carácter técnico contenidos en el recurso de apelación, remitido mediante Oficio Nº 840-2004-INIEA-DGIA-DNIRRGG

Piveg del Perú S.A.C. señaló que " Debemos recalcar que es por demás extraño, tal y como lo ha manifestado Ing. Manuel Arca, de la Alta Dirección del INIA, que el citado Informe Técnico haya sido contestado directamente por el Sr. Santiago Pastor, SIN CONTAR CON LA FIRMA O EL AVAL DE LA ALTA DIRECCIÓN. Esta es una razón más que suficiente para exigir al INIA que emita nuevamente el Informe Técnico revisando los erróneos conceptos emitidos por el Sr. Pastor, informe que además que debería estar firmado por la Alta Dirección como corresponde."

Asimismo, presentó una copia de la carta presentada ante el INIEA, con la cual pretende alertar a este organismo acerca de las innumerables irregularidades que contiene el informe técnico emitido el 27 de agosto del 2004, en el cual se reiteran los errados argumentos sin dar respuesta a muchas de las interrogantes planteadas por su empresa en sus escritos, así como en los informes periciales presentados.

Al respecto cabe mencionar que el Informe de revisión de los argumentos y medios probatorios de carácter técnico contenidos en el recurso de apelación, remitido mediante Oficio Nº 840-2004-INIEA-DGIA-DNIRRGG, fue emitido y visado por el señor Santiago Pastor Soplin, Director Nacional de Investigación de Recursos Genéticos del Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria, al igual que el Informe de revisión del cumplimiento de los requisitos de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad de la variedad vegetal materia de la acción de nulidad, remitido a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías mediante Oficio Nº 115-2004-INIA-DGIA-DNIRRGG, el que no fue cuestionado por la accionante, debiendo tenerse presente que de acuerdo con la legislación de la materia, la autoridad nacional competente encargada de ejecutar las funciones técnicas es el Programa Nacional de Recursos Genéticos y Biotecnología (PRONARGEB) del Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) (actualmente Dirección Nacional de Investigación de Recursos Genéticos- DNIRRGG del Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria - INIEA), por lo que la Sala considera que los cuestionamientos realizados por la accionante en este extremo carecen de fundamento.

8. Nulidad del certificado de obtentor

En virtud de las consideraciones expuestas, la Sala determina que las pruebas presentadas no son suficientes para demostrar que al momento de otorgarse el certificado de obtentor N° 00001 para la variedad vegetal de Marigold de denominación APV Nº I BELLA FLOR, registrado a favor de Agrícola Barranca S.A., se contravino lo dispuesto la Decisión 345. En tal sentido, el certificado de obtentor N° 0001 no se encuentra incurso en la causal de nulidad establecida en el artículo 33 incisos a) y b) de la Decisión 345.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución Nº 377-2004/OIN-INDECOPI de fecha 22 de marzo del 2004 y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la acción de nulidad del certificado de obtentor N° 0001 para la variedad vegetal de Marigold de denominación APV Nº I BELLA FLOR, registrada a favor de Agrícola Barranca S.A.

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual