RESOLUCIÓN N° 0966-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 191265-2003

INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0966-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 191265-2003

ACCIONANTE      :      MEDITERRÁNEO CHICKEN S.A.C.

EMPLAZADOS      :      RAÚL ENRIQUE GODOMAR MARAÑÓN

          CORPORACIÓN MEDITERRÁNEO S.A.C.

Infracción a los derechos de propiedad industrial: fundada - Riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios y actividades económicas de las clases 41, 42 y 43 de la Nomenclatura Oficial

Lima, veintiocho de octubre del dos mil cuatro

I. ANTECEDENTES

Con fecha 22 de setiembre del 2003, Mediterráneo Chicken S.A.C. (Perú) interpuso acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Raúl Enrique Godomar Marañón y Corporación Mediterráneo S.A.C. y todos los que resulten responsables. Manifestó lo siguiente:

(i) Su empresa es titular de los siguientes signos distintivos:

(ii)      El 15 de setiembre de 1999, Inversiones 624 S.A.C., actualmente Mediterráneo Chicken S.A.C., celebró con el señor Raúl Enrique Godomar Marañón un contrato de franquicia denominado Provisión de conocimientos y autorización de uso de marca, mediante el cual su empresa autorizó el uso de su sistema único de restaurantes y sus marcas registradas.

(iii)      El citado contrato establecía un plazo de 90 días para que el señor Godomar consiga un local adecuado para la explotación de la franquicia, en caso no fuera posible, su empresa podía resolver el contrato. El 16 de mayo del 2001, le envió una carta al señor Godomar comunicándole su decisión de resolver el contrato, toda vez que desde la firma del contrato (15 de setiembre de 1999) hasta la fecha en que optó por la resolución (16 de mayo del 2001) transcurrieron 240 días.

(iv)      Con la resolución del contrato, se extinguió el derecho del señor Godomar a utilizar el sistema único de restaurantes y los signos distintivos de su empresa.

(v)      A pesar de carecer de derecho, el señor Godomar de forma dolosa viene operando un restaurante de venta de pollos a la brasa, en el cual utiliza el sistema único de restaurantes y se identifica con los signos registrados a favor de su empresa, generando confusión en los consumidores y aprovechándos de la buena reputación que su empresa tiene en el mercado, pues los consumidores al ingresar al local del emplazado lo hacen creyendo que es un restaurante Mediterráneo Chicken.

(vi)      El emplazado ha instalado en la fachada de su restaurante un toldo con el logotipo registrado por su empresa, en el interior del local las mesas tienen el dibujo del pollo con sombrero de cocinero y camiseta, y todo el material publicitario contiene los signos distintivos registrados por su empresa.

Asimismo, el emplazado ofrece el servicio de delivery y entrega sus pedidos en motocicletas que utilizan los signos distintivos de su empresa, y cuando se llama por teléfono se identifican como MEDITERRÁNEO CHICKEN; en consecuencia, el emplazado está cometiendo las infracciones contenidas en los artículos 8 y 14 del Decreto Ley 26122.

(vii)      Mediante carta notarial de fecha 19 de octubre del 2002, le requirió para que deje de utilizar los signos distintivos creados por su empresa, la cual fue respondida por la empresa Corporación Mediterráneo S.A.C., señalando que el emplazado cuenta con un contrato vigente de Provisión y Autorización de uso de marca. Además, se le indicó que el emplazado contrató a la mencionada empresa para que administre el local ubicado en Pasaje Olaya 145 - Lima, en el cual se usan los signos registrados a su favor.

(viii)      Dado que la cláusula vigésimo cuarta del contrato establece que el administrador del local deberá contar con la aprobación expresa de su empresa, Corporación Mediterráneo S.A.C. ni ninguna otra empresa pueden ejercer la administración de un restaurante sin antes haber aprobado el programa de entrenamiento, por lo que la administración que ejerce la empresa Corporación Mediterráneo S.A.C. es ilegítima y vulnera las condiciones contenidas en el contrato.

(ix)      Al igual que el emplazado, la empresa Corporación Mediterráneo S.A.C., al usar sin autorización los signos registrados por su empresa y el sistema único de restaurantes, confunde a los consumidores y se aprovecha de la reputación de su empresa en el mercado, por lo que está cometiendo las infracciones contenidas en los artículos 8 y 14 del Decreto Ley 26122.

(x)      Solicitó:

-El cierre temporal del establecimiento.

-El comiso del toldo instalado en la puerta del restaurante con el logotipo MEDITERRÁNEO CHICKEN, mesas que tienen enchapadas cuatro mayólicas con la figura del pollo con sombrero de cocinero y camiseta, todo el material publicitario que contenga los signos distintivos registrados por su empresa.

-Prohibir a los emplazados el uso de los signos distintivos registrados a su favor y cubrir los que no puedan ser removidos en la diligencia, con cargo a ser demolidos o borrados en el más breve plazo.

-Tomar declaración jurada a los infractores para que informen las empresas que les han prestado los servicios de impresión de material publicitario con los signos registrados a su favor.

-Oficiar a las empresas que prestan servicios de impresión para que informen detalladamente acerca de los servicios que han prestado a los infractores y se abstengan de continuar brindando sus servicios de impresión.

-La publicación de un aviso en el cual se indique que el local ubicado en el Pasaje Olaya 145 - Lima no está autorizado a utilizar los signos distintivos registrados.

-La imposición de una multa a los emplazados. -Se solicite un informe a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal sobre los alcances de las infracciones cometidas. Adjuntó medios probatorios.

Mediante proveído de fecha 6 de octubre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos dispuso:

      (i)       Tener por presentada la acción por infracción, corriendo traslado de la misma a los emplazados.

      (ii)       Se practique una diligencia de inspección en el local ubicado en Pasaje Olaya 145 - Lima, a fin de verificar los alcances de la acción.

(iii)       Dado que se han presentado los elementos de juicio para dictar las medidas cautelares, dictó la medida cautelar consistente en el cese de uso de los signos MEDITERRÁNEO CHICKEN, MEDITERRÁNEO CHICKEN y letras características y el personaje constituido por una figura que asemeja un pollo con sombrero de cocinero y una vestimenta conformada por una camiseta (certificado Nº 7213), en forma independiente o conjuntamente con otros elementos, para distinguir servicios de las clases 41 y 42 y productos de la clases 30 y 31 de la Nomenclatura Oficial, así como en el material publicitario respectivo.

(iv)       De verificarse en la diligencia ordenada, la existencia de material publicitario en el que se use los signos mencionados, dictó la medida cautelar de comiso de tales artículos, incluyendo catálogos y folletería (con excepción de carteles).

Con fecha 22 de octubre del 2003, se llevó a cabo la diligencia de inspección en el local ubicado en Pasaje Olaya 145 - Lima, verificándose que funciona la empresa Corporación Mediterráneo S.A.C., dedicada a la prestación de servicios de restaurantes, bares, cantinas; se constató el uso de la denominación MEDITERRÁNEO CHICKEN EL VERDADERO SABOR DEL POLLO, del personaje constituido por una figura que asemeja un pollo con sombrero de cocinero y una vestimenta conformada por una camiseta, como marca para distinguir servicios correspondientes a la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, tales como restaurante. Se hicieron efectivas las medidas cautelares de cese de uso y comiso de material publicitario en la cantidad de 4400 volantes con la denominación MEDITERRÁNEO CHICKEN y figura de pollo, materia de la acción; 800 individuales con la denominación MEDITERRÁNEO CHICKEN y figura de pollo, 6 cartas de menú con la denominación MEDITERRÁNEO CHICKEN y figura de pollo, materia de la acción. Asimismo, se verificó el uso de la figura que asemeja un pollo con su sombrero de cocinero y una vestimenta conformada por una camiseta grabada en las mesas de atención y servicio a los comensales y en un gran letrero luminoso exhibido en la entrada del local. Se constató el uso de la denominación MEDITERRÁNEO CHICKEN en el toldo exterior del local y en stickers adheridos a las ventanas; se observaron tres pancartas pequeñas en donde se utilizaba la denominación MEDITERRÁNEO CHICKEN y figura de pollo, individuales con la denominación MEDITERRÁNEO CHICKEN EL VERDADERO SABOR DEL POLLO y figura de pollo, y cartas de menú con la denominación MEDITERRÁNEO CHICKEN y figura de pollo. Además, se observó un muñeco de aproximadamente 1 m. de altura con la figura tridimensional del personaje constituido por una figura que asemeja un pollo con un sombrero de cocinero y una vestimenta conformada por una camiseta. Se dejó constancia que no se permitió el comiso del muñeco tridimensional con la figura de pollo materia de la acción, poniéndose en conocimiento el apercibimiento contenido en el artículo 5 del Decreto Legislativo 807 en caso de no brindar las facilidades, señalando que se permitía el comiso de volantes, individuales, cartas de menú, excepto el muñeco con el personaje de pollo. También se dejó constancia que se retiraron de las cartas de menú la información sin logo respecto a promociones propias del local. El administrador del local señaló que no podía proporcionar el muñeco tridimensional con la figura de pollo por ser de propiedad del local ubicado en la Av. La Paz 1040 - Miraflores, y que cubrirían todo signo distintivo existente en su local que es materia de la acción.

Con fecha 29 de octubre del 2003, Corporación Mediterráneo S.A.C. (Perú) absolvió el traslado de la denuncia interpuesta manifestando lo siguiente:

(i)       Su empresa es un tercero ajeno a la relación contractual de Provisión de conocimientos y autorización de uso de marca, ya que el emplazado celebró con la empresa Inversiones 624 S.A.C. (actualmente Mediterráneo Chicken S.A.C.) un contrato de provisión de conocimientos y autorización de uso de marca, a fin de que se le otorgara el derecho y la licencia de usar su sistema único de restaurantes y marcas registradas. A su vez, su empresa celebró con el emplazado un contrato de administración y autorización de uso de marca.

(ii)       En todo momento se ha limitado a "efectivizar" los alcances del contrato de administración y autorización de uso de marca, con conocimiento que el emplazado se encontraba apto para la celebración del acto jurídico y desconociendo cualquier controversia surgida entre los contratantes primigenios, obrando de buena fe.

(iii)       La gerente de su empresa, que ejercía la administración del local que usaba los signos distintivos de la accionante en virtud del contrato de administración celebrado con el emplazado, no realizó la capacitación mencionada, pues la accionante nunca realizó el programa de entrenamiento ni programas o seminarios de actualización adicionales, es más, la accionante no ha demostrado haber realizado el programa de entrenamiento, por lo que ha incurrido en un incumplimiento contractual. Asimismo, a pesar de mencionarse en distintas cláusulas, el manual de operaciones no fue entregado ni a la concesionaria ni al administrador, y no existe prueba alguna que acredite su entrega, lo que imposibilitaba la ejecución de los alcances y efectos contractuales.

      (iv)       El contrato suscrito entre el emplazado y la accionante adolece de un defecto de fondo subsanable de modo formal, pues en el primer párrafo de la cláusula novena se señala que: "La Concesionaria tendrá la facultad de resolver de pleno derecho el presente si la Concedente incurre en cualquiera de los siguientes incumplimientos en sus obligaciones"; señalándose una serie de obligaciones contractuales cuyo cumplimiento resulta contradictorio e inejecutable, pues deberían ser cumplidas por el emplazado, cuando de acuerdo con el párrafo mencionado, es el emplazado el que puede resolver el contrato, es decir, que si incumple, es el emplazado quien tiene que resolver el contrato. Lo anterior determina que las partes debieron aclarar o rectificar los verdaderos alcances de la cláusula novena, teniendo en consideración que se encuentra vinculada con la cláusula décimo quinta relativa a la Cláusula Resolutoria.

      (v)       A fin de que el contrato de provisión de conocimientos y autorización de uso de marca surta efectos, las partes acordaron que sea elevado a escritura pública. El emplazado requirió a la accionante que cumpla con firmar ante el Notario el contrato a fin de elevarlo a escritura pública, sin embargo, la accionante hizo caso omiso. La accionante actuando con dolo ha impedido que el emplazado cumpla con la prestación contraída, al incumplir sus obligaciones contractuales.

      (vi)       No procede la resolución de pleno derecho invocada por la accionante, pues es la causante del incumplimiento de la prestación a cargo del emplazado, no siendo posible exigir la ejecución íntegra del contrato. La accionante de manera arbitraria, unilateral y en abuso de posición contractual ha resuelto el contrato.

(vii)       Se debe tener en cuenta que la accionante se está caracterizando por proceder a cuestionar y desconocer los contratos de franquicia, lo que se puede apreciar de las numerosas denuncias interpuestas por la accionante contra otros franquiciados ante INDECOPI.

Adjuntó medios probatorios.

Con fecha 29 de octubre del 2003, Corporación Mediterráneo S.A.C. interpuso recurso de apelación contra el proveído de fecha 6 de octubre del 2003 que dictó las medidas cautelares, solicitando su levantamiento.

Con fecha 31 de octubre del 2003, Raúl Enrique Godomar Marañón interpuso recurso de apelación contra la resolución de fecha 6 de octubre del 2003, solicitando se ordene el levantamiento de la medida cautelar.

Con fecha 3 de noviembre del 2003, Raúl Enrique Godomar Marañón se apersonó al proceso manifestando lo siguiente:

      (i)       Existe una minuta conteniendo el contrato de franquicia de provisión de conocimientos y autorización de uso de marca, suscrito con fecha 15 de setiembre de 1999, celebrado con la empresa Inversiones 624 S.A.C., la cual fue otorgada como parte de pago por haber transigido en un proceso civil, es decir, que con la franquicia se le pagó la suma de US $ 17 500,00, conforme se aprecia del documento denominado Modificación de Acuerdo Transaccional. Asimismo, dentro del contrato se establecía que él asumiría los gastos que ocasione la formalización del contrato. Ante su solicitud, sólo obtuvo por parte de la accionante evasivas verbales que lograban que transcurriera el tiempo sin que la minuta del contrato de provisión de conocimientos y autorización de uso de marca quede registrada formalmente, lo que originó que reiterara a la empresa accionante mediante carta notarial que se acerque su representante legal para elevar a escritura pública el contrato.

      (ii)       A fin de que el contrato surta todos sus efectos se acordó que sea elevado a escritura pública, tal como se aprecia en el citado contrato, lo que no ha sido posible por responsabilidad de la accionante, razón por la cual no se puede considerar que el plazo estipulado en la cláusula tercera del contrato ha vencido, encontrándose el contrato vigente, así como su derecho a la explotación y uso de los signos distintivos.

(iii)       Se debe tener en consideración que, de acuerdo con lo establecido en la cláusula novena del contrato, quien tenía la facultad de resolver de pleno derecho el contrato era la concesionaria, por lo que la supuesta resolución del contrato realizada por la accionante no tiene efectos jurídicos, lo que reafirma que el contrato se encuentra vigente.

(iv)      El contrato se suscribió con fecha 15 de setiembre de 1999 y, recién con fecha 21 de mayo del 2001, le remitieron una carta comunicándole la resolución del contrato, casi después de dos años de su firma, lo que significa que si la accionante alega que incumplió con el plazo pactado en el artículo tercero, en los hechos, la accionante también incumplió con dicho plazo, por lo que, al no remitir la carta de comunicación de resolución dentro del plazo establecido, se convalidaba el plazo, y la resolución del contrato por esta causal se habría extinguido. Además, la carta de resolución del contrato fue cursada luego de haber tomado conocimiento de sus pedidos para que se acerque el representante legal a firmar los documentos para elevar a escritura pública el contrato. El tiempo transcurrido hasta que cursaron la carta notarial de fecha 16 de mayo del 2001 se debió a que la accionante era consciente que no se había cumplido con darle la formalidad necesaria a la minuta para que él pueda cumplir con arrendar o alquilar el inmueble adecuado para el desarrollo del negocio, lo que le permitía seguir contando con el plazo establecido.

(v)      No se puede amparar la resolución de pleno derecho invocada, pues la accionante es la causante del incumplimiento de la prestación a su cargo. Además, las obligaciones de la accionante como prestación contractual no fueron materializadas, por lo que no resulta de aplicación la cláusula tercera del contrato.

(vi)      Dio respuesta a la carta notarial remitida por la accionante, señalando las circunstancias en las que se había suscrito el contrato de franquicia, así como las acciones legales que iniciaría, formulando una denuncia penal que aún se encuentra dentro del ámbito fiscal.

(vii)      Desde la suscripción del contrato hasta que la accionante dio por concluido de manera ilegal el contrato transcurrieron 630 días, es decir, casi tres veces más del tiempo que indica en la denuncia, logrando engañar al funcionario del área de infracciones.

(viii)      Se debe tener en cuenta que la accionante se está caracterizando por proceder a cuestionar y desconocer los contratos de franquicia, lo que se puede apreciar de las numerosas denuncias interpuestas por la accionante contra otros franquiciados ante INDECOPI.

(ix)      Es absurdo que, luego de transcurrido un año de haber tomado conocimiento de las supuestas infracciones en que supuestamente ha incurrido, recién la accionante ha iniciado las acciones ante INDECOPI, ya que, según se aprecia del acta de presencia presentada como medio probatorio el 26 de agosto del 2002, sí tuvieron conocimiento de las mismas, sin embargo, no accionó de inmediato, sino que esperó un año después para alegar supuestas infracciones, las cuales son refutadas por su propio accionar y por el conocimiento que tiene respecto a la vigencia de su derecho de acuerdo con la vigencia de la franquicia.

(x)       Respecto a los actos de confusión, dado que existe un contrato de franquicia que mantiene su eficacia, no se dan los elementos que configuren una infracción, pues no se ha creado confusión alguna con la actividad, prestaciones, productos o establecimiento ajeno.

      (xi)       Respecto a los actos de explotación de la reputación ajena, no se han dado los elementos necesarios para configurar una infracción, más aun si la accionante tiene pleno conocimiento de la vigencia del derecho de franquicia, por lo que su conducta no genera la comisión de infracciones de competencia desleal, entendida como una conducta contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y en general a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas, pues su conducta siempre se ha regido por la buena fe comercial.

(xii)       No es conductor del establecimiento ubicado en Pasaje Olaya 145, por lo que es falso que opere un restaurante de venta de pollos a la brasa, ya que ha suscrito un contrato de administración, por lo que debe dejarse sin efecto las acciones iniciadas en su contra.

(xiii)       No existe ningún acto de competencia desleal, la accionante con la denuncia pretende de manera ilegal y arbitraria atentar contra sus derechos, aduciendo infracciones que no ha cometido, pues su derecho a la explotación de la marca sigue vigente.

(xiv)       La medida cautelar dictada no resulta de aplicación al presente caso, pues no se le puede prohibir el uso de signos que han sido otorgados debidamente por un contrato de franquicia aceptado y vigente. Además, la accionante no ha actuado con veracidad al exponer los hechos en que fundamenta su reclamo, originando una apreciación errada de los hechos que ha logrado la expedición de una resolución contraria a derecho.

(xv)       Los problemas entre los representantes legales de la accionante, así como su cambio de denominación social, han generado cambios en la administración de la empresa accionante y han dado mérito a la pretendida falta de reconocimiento de la franquicia.

Adjuntó medios probatorios.

Mediante proveído de fecha 28 de enero del 2004, la Oficina de Signos Distintivos dispuso lo siguiente:

(i)       Respecto a los escritos presentados por Corporación Mediterráneo S.A.C. con fecha 29 de octubre del 2003: -A las 15.22 horas, tuvo por contestada la acción y en relación con el levantamiento de las medidas cautelares, corrió traslado a la accionante para que exponga lo que convenga a su derecho. -A las 15.27 horas, a fin de proveer, cumpla  con acreditar el pago de la tasa por concepto de apelación, en el plazo de 2 días hábiles.

(ii)      Respecto a los escritos presentados por Raúl Enrique Godomar Marañón:

-Con fecha 31 de octubre del 2003, atendiendo a que no ha cumplido con acreditar la tasa correspondiente en el término otorgado para tal efecto, declaró inadmisible el recurso impugnatorio.

-Con fecha 3 de noviembre del 2003, habiendo transcurrido el plazo sin que el emplazado haya absuelto el traslado correspondiente, lo declaró rebelde.

(iii)      Citó a las partes a la audiencia de conciliación a realizarse el 11 de febrero del 2004.

Con fecha 16 de enero del 2004, Mediterráneo Chicken S.A.C. señaló que:

      (i)       Presentó copia del laudo arbitral de derecho seguido entre su empresa e Inversiones Chipus S.A.C.

      (ii)       El emplazado suscribió un contrato de franquicia con su empresa, pero no cumplió con conseguir un lugar para el establecimiento del restaurante, aun cuando se le otorgó un plazo de 90 días, y tampoco cumplió con pagar el derecho de franquicia.

(iii)       Por lo anterior, resolvió de pleno derecho el contrato, previo requerimiento, habiendo transcurrido 240 días desde la firma del contrato hasta su resolución, sin que el emplazado haya conseguido el local para el inicio de las operaciones, por lo que la resolución del contrato fue correcta.

(iv)       En contravención a toda norma de propiedad industrial y de leal competencia, los emplazados abrieron un restaurante ubicado en el Pasaje Olaya 145, utilizando sus signos distintivos, induciendo a confusión a los consumidores y aprovechándose de su reputación con el riesgo de dilución de sus marcas.

Con fecha 11 de febrero del 2004, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, con la asistencia de los representantes de las partes, en la cual luego de las deliberaciones correspondientes las partes no llegaron a un acuerdo conciliatorio.

Con fecha 5 de febrero del 2004, Mediterráneo Chicken S.A.C. señaló lo siguiente:

      (i)       De conformidad con lo establecido en el artículo 240 del Decreto Legislativo 823, puede interponer una acción por infracción contra cualquiera que utilice sus elementos, siendo irrelevante si el infractor ha mantenido o no algún vínculo comercial con la persona titular de los derechos, como alega la empresa Corporación Mediterráneo S.A.C, quien no mantiene vínculo comercial con su empresa, sin embargo, utiliza de manera ilegítima a través de un contrato inválido denominado Contrato de Administración y uso de marca sus marcas registradas en el local ubicado en Pasaje Olaya 145.

      (ii)       El uso ilegítimo ha sido plenamente reconocido por la emplazada en su escrito de fecha 29 de octubre del 2003.

(iii)       Reiteró que tal como se aprecia de las cláusulas sexta y vigésimo cuarta, la contratación del administrador o gerente del restaurante, si bien estaba a cargo de la concesionaria, debía contar con la aprobación de su empresa, lo que no ha sucedido en el presente caso con la contratación de la empresa Corporación Mediterráneo S.A.C. por el emplazado.

      (iv)       La Corporación Mediterráneo S.A.C. no ha actuado de buena fe o, en todo caso, con la diligencia debida, pues debieron conocer que las marcas no eran de propiedad de Raúl Enrique Godomar Marañón y no tuvo la diligencia de informarse acerca del estado de la relación contractual entre su empresa y Raúl Enrique Godomar Marañón.

      (v)       La elevación a escritura pública del contrato no constituye un requisito esencial cuyo incumplimiento acarree la invalidez del contrato, pues ello no se encuentra establecido en ninguna cláusula.

      (vi)       Su empresa no ha resuelto los contratos con sus franquiciados para obtener beneficios o ventajas económicas, sino para evitar mayores pérdidas económicas, dado que en la mayoría de los casos los franquiciados no cumplieron con el pago de prestaciones básicas o esenciales.

Con fecha 6 de febrero del 2004, Mediterráneo Chicken S.A.C. presentó copia certificada de la constatación policial de fecha 4 de febrero del 2004, realizada en el local ubicado en Pasaje Olaya 145, en la cual se verificó que los emplazados continúan utilizando indebidamente sus marcas, violando el mandato cautelar. Asimismo, se aprecia que también utiliza su lema comercial EL VERDADERO SABOR DEL POLLO en las lunas exteriores del establecimiento.

Mediante proveído de fecha 12 de marzo del 2004, atendiendo a que Corporación Mediterráneo S.A.C. no ha cumplido en el plazo conferido con el mandato de fecha 28 de enero del 2004 para que acredite el pago de la tasa por recurso de apelación, la Oficina de Signos Distintivos lo declaró inadmisible.

Mediante Resolución Nº 6822-2004/OSD-INDECOPI de fecha 8 de junio del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción por infracción; prohibió a la empresa Corporación Mediterráneo S.A.C. y al señor Raúl Enrique Godomar Marañón el uso de los signos MEDITERRÁNEO, MEDITERRÁNEO CHICKEN y del signo FIGURA DE POLLO, materia de la acción, tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos, (a) como marcas, para distinguir servicios de restaurante y/o expendio de comidas y bebidas, y (b) como nombre comercial para distinguir actividades económicas relacionadas con la prestación de dichos servicios; impuso a los emplazados una multa ascendiente a 12 UIT que deberá ser cancelada en forma solidaria y dispuso el pago de costas y costos. Consideró lo siguiente:

(i)       De la revisión de los medios probatorios, determinó que Corporación Mediterráneo S.A.C. y Raúl Enrique Godomar Marañón han utilizado los siguientes signos:

-     La denominación MEDITERRÁNEO CHICKEN escrita en letras características, conforme al modelo que se observa en las fotografías, como marca para distinguir servicios de restaurante y como nombre comercial para distinguir actividades económicas relacionadas con la prestación de dichos servicios.

-La denominación MEDITERRÁNEO escrita en letras características, conforme al modelo que se observa en las fotografías, como marca para distinguir servicios de restaurante y como nombre comercial para distinguir actividades económicas relacionadas con la prestación de dichos servicios.

-     FIGURA DE POLLO, como marca para distinguir servicios de restaurante.

(ii)       Respecto a la vinculación de productos y servicios:

-Los servicios de esparcimiento y recreación de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial que distingue la marca MEDITERRÁNEO CHICKEN, se encuentran vinculados con los servicios de restaurante y actividades económicas relacionadas con la prestación de los mismos que distinguen los signos usados por las emplazadas, en tanto se trata de servicios y actividades complementarias que frecuentemente son prestados en forma conjunta, con un mismo origen empresarial y que están dirigidos a un mismo sector de consumidores o usuarios.

-Los servicios de restaurantes y de aprovisionamiento de comidas y bebidas que distinguen las marcas de la accionante MEDITERRÁNEO CHICKEN y figura y FIGURA DE POLLO, registradas en la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, son los mismos que aquellos que distinguen los signos usados por los emplazados.

-     Los productos de las clases 30 y 31 que distingue la marca de la accionante MEDITERRÁNEO CHICKEN y figura no se vinculan con los servicios y actividades que distinguen los signos usados por los emplazados, pues tienen diferente naturaleza, poseen distintos canales de comercialización o prestación, no son complementarios ni sustitutos, y, si bien algunos de los productos pueden constituir ingredientes a formar parte de las comidas que se ofrecen en un restaurante, por lo general, el público consumidor no tiene en consideración la marca que identifica a dichos productos a fin de elegir y contratar los servicios de un restaurante.

(iii)       Atendiendo a que los servicios y actividades que distinguen los signos de los emplazados no se encuentran vinculados con los productos de las clases 30 y 31 de la Nomenclatura Oficial que distinguen las marcas de la accionante MEDITERRÁNEO CHICKEN y figura registradas en las clases 30 y 31 de la Nomenclatura Oficial, no se configura la infracción a los derechos de propiedad industrial, en tanto es posible la coexistencia de signos idénticos o semejantes, para distinguir productos, servicios y/o actividades diferentes, sin vinculación entre sí, como sucede en el presente caso.

      (iv)       Los emplazados han prestado servicios de restaurante y efectuado actividades económicas relacionadas con la prestación de dichos servicios utilizando las marcas MEDITERRÁNEO CHICKEN y FIGURA DE POLLO, registradas a favor de la accionante para distinguir tales servicios, así como servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, los emplazados no han acreditado contar con la autorización correspondiente por parte de la accionante, en su calidad de titular de las marcas mencionadas, para utilizarlas en el mercado, afectando los derechos de exclusiva de la accionante e induciendo a confusión al público consumidor o usuario.

      (v)       Es probable que el público consumidor o usuario asuma que los servicios y actividades que prestan y efectúan los emplazados corresponden a los de la accionante, por lo que han incurrido en una infracción a los derechos de propiedad industrial de la accionante, al prestar servicios y efectuar actividades que no obstante haber sido marcadas por ésta o por persona autorizada, se encuentran identificadas con sus marcas registradas utilizadas sin su autorización.

      (vi)       Igual situación se presenta con respecto al signo MEDITERRÁNEO, usado por los emplazados, ya que si bien no es exactamente igual a las marcas MEDITERRÁNEO CHICKEN y MEDITERRÁNEO CHICKEN y figura, resulta confundible con éstas, en la medida que emplea la denominación MEDITERRÁNEO escrita incluso en el mismo tipo de letra con la que aparece la marca MEDITERRÁNEO CHICKEN y figura.

(vii)       Con relación al contrato celebrado entre la empresa accionante y el señor Raúl Enrique Godomar Marañón, precisó que revisado el contrato se aprecia que si bien se autorizó al emplazado el uso de los signos cuestionados, mediante carta notarial de fecha 16 de mayo del 2001, el contrato fue resuelto, por lo que el emplazado dejó de tener el derecho a utilizar las marcas base de la acción.

(viii)       Sin embargo, el emplazado continuó utilizando las marcas celebrando incluso un contrato con la co-emplazada para que administrara el local en el que se prestaban y efectuaban los servicios y actividades económicas y utilizara las marcas.

      (ix)       En ese sentido, existen tres signos registrados a favor de la accionante, cuyo uso por parte de los emplazados, cuando menos a partir de mayo del 2001, no ha sido autorizado; en consecuencia, la infracción a los derechos de propiedad industrial se encuentra acreditada.

      (x)       No corresponde analizar en el presente procedimiento los cuestionamientos o discusiones respecto a la validez o vigencia del contrato, así como respecto a la resolución del mismo, en tanto ello no es su objeto ni tampoco competencia de la Oficina.

(xi)       Consideró que, al haberse resuelto el contrato, el emplazado debió abstenerse de continuar utilizando los signos materia de la acción y, en todo caso, de considerarlo conveniente, iniciar las acciones legales respectivas para que se evalúe la legalidad o no de la resolución del contrato, sin perjuicio de las acciones por daños y perjuicios a que hubiesen lugar en caso se resolviera que la resolución del contrato no se ajustó a lo acordado por las partes y/o a lo prescrito por ley.

(xii)       Respecto al uso del lema comercial EL VERDADERO SABOR DEL POLLO por los emplazados, en la medida que este signo no fue alegado como base del reclamo al momento de interponer la acción, no corresponde emitir un pronunciamiento al respecto. Además, el lema comercial en cuestión tampoco podría ser considerado base de la acción, pues en el certificado respectivo no se ha inscrito el cambio de nombre de la accionante, quedando a salvo su derecho para cuestionar en la forma pertinente el uso del signo mencionado.

(xiii)       Respecto a la supuesta comisión de actos de competencia desleal:

-En cuanto a los actos de confusión: Los emplazados han utilizado sin autorización las marcas registradas base de la acción, afectando derechos de propiedad industrial de la accionante e induciendo a confusión al público consumidor. La confusión se ha producido con respecto a una marca registrada, no encontrándose en este caso involucrados elementos adicionales que identifiquen a la accionante en el mercado. Carece de sentido recurrir a la figura del acto de confusión, en tanto la conducta efectuada por los emplazados (uso no autorizado de marcas registradas a favor de un tercero) es susceptible de ser reprimida en su integridad por las normas de propiedad industrial. En tal sentido, la acción por competencia desleal en la modalidad de actos de confusión resulta improcedente.

-     En cuanto a los actos de explotación de la reputación ajena: La accionante no ha acreditado que sus marcas base de la acción posean un grado de implantación elevado o gocen de prestigio en el mercado de manera que se encuentren posicionadas en el mismo, así como en la mente del sector pertinente, por lo que no se puede determinar que existe un aprovechamiento de su reputación. En tal sentido, la acción por competencia desleal en la modalidad de actos de explotación de la reputación ajena resulta improcedente.

Con fecha 18 de junio del 2004, Corporación Mediterráneo S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

      (i)       Su empresa celebró con el señor Raúl Enrique Godomar Marañón un contrato de administración y autorización de uso de la marca (MEDITERRÁNEO CHICKEN).

      (ii)       En todo momento se ha limitado a "efectivizar" los alcances del contrato de administración y autorización de uso de marca, con conocimiento cierto de que el señor Godomar Marañón se encontraba apto para la celebración del acto jurídico y desconociendo toda controversia surgida entre los contratantes primigenios, obrando con buena fe contractual.

(iii)       No es responsabilidad de su empresa el hecho en disputa ni se justifica que sea sancionada con multa alguna, más aun si ya no usa signo alguno ni marca de la accionante desde que se dictó la medida cautelar, a la espera del resultado del presente procedimiento.

Con fecha 18 de junio del 2004, Raúl Enrique Godomar Marañón interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó lo siguiente:

      (i)       El uso de los signos materia de la acción fue realizado en base a los derechos adquiridos mediante la utilización de la franquicia de provisión de conocimientos y autorización de uso de marca suscrita con la empresa accionante.

      (ii)       Los medios probatorios presentados por su empresa, tales como el documento denominado Modificación de Acuerdo Transaccional y el contrato de provisión de conocimientos y autorización de uso de marca, acreditan que se encontraban autorizados en forma legal para el uso de los signos distintivos materia de la acción.

(iii)       No se han valorado los hechos que dieron origen a la obtención de los derechos de uso autorizado de la marca, habiéndose establecido que en caso de resolución del contrato las partes deben restituirse las prestaciones en el estado en que se encontraban. Por ello, dado que la franquicia constituía el pago de una prestación, al quedar resuelto el contrato y no haberse hecho uso de los signos, es decir, al no haberse dado la prestación que debía brindar la accionante, estaba en el deber de restituir el dinero por el que se suscribió la minuta (la suma de US $ 17,500.00), lo que no se dio. Sin embargo, la accionante aduce que con la carta notarial resolvieron el contrato, eludiendo maliciosamente el pago de su obligación y dejando sin efecto el contrato de franquicia, lo que ha sido convalidado absurda, parcializada, ilegal e injustamente por INDECOPI.

      (iv)       La resolución impugnada en base a una probabilidad establece la comisión de infracción, pese a que sí posee autorización para el uso de las marcas.

      (v)       Debe tenerse en consideración que la accionante antes era Inversiones 624 S.A.C., empresa que se encontraba representada por otras personas, con quienes mantenía una relación de cordialidad y confianza en los negocios, y ante el cambio de denominación y de representantes, la relación se modificó, tomándose como medida desconocer los contratos de franquicia suscritos con anterioridad.

(vi)      En la resolución impugnada se valora como documento de resolución una carta remitida con posterioridad al plazo señalado en el contrato, y no se valoran los hechos que rodearon la suscripción del contrato ni el abuso cometido por la accionante, quien, además de verse favorecida con la resolución del contrato alega el uso indebido de sus signos, a pesar que una carta notarial que incumple lo pactado en el contrato no puede tener valor probatorio.

(vii)      El tiempo transcurrido hasta que la accionante le envió la carta notarial se debió a que eran conscientes que no habían cumplido con darle la formalidad necesaria a la minuta a fin de que él pudiera arrendar o alquilar un inmueble adecuado para el desarrollo del negocio.

(viii)      Si bien en la resolución se señala que no corresponde analizar los cuestionamientos y discusiones respecto al contrato, al valorar la carta notarial de resolución del contrato, está emitiendo un pronunciamiento y dándole valor, por lo que resulta contradictorio.

(ix)      No ha usado medios ilícitos para captar la preferencia de los consumidores, pues existe un contrato de franquicia a su favor.

(x)      La acción por la supuesta comisión de actos de competencia desleal fue declarada improcedente, sin embargo, INDECOPI realizando una interpretación extensiva, declaró fundada la acción por infracción.

Adjuntó medios probatorios.

Con fecha 9 de agosto del 2004, Mediterráneo Chicken S.A.C. absolvió el traslado del recurso de apelación manifestando lo siguiente:

      (i)       El contrato de franquicia fue debidamente resuelto por su empresa, dado el incumplimiento del emplazado en encontrar un local para el inicio de las operaciones dentro del plazo establecido en el contrato de franquicia.

      (ii)       La emplazada, pese a que se había resuelto el contrato, comenzó a operar un restaurante ubicado en Pasaje Olaya 145, usando sus marcas registradas, lo extraño es que, si el emplazado considera que el contrato se encuentra vigente, desde la fecha en que comenzó a operar el local estaba obligado al pago de las regalías, sin embargo, no ha dicho nada al respecto.

(iii)       La formalidad de la carta notarial fue debidamente acordada por las partes en el contrato, forma que no va en contra de las normas de orden público. Asimismo, si bien la elevación a escritura pública del contrato se encontraba como una formalidad establecida en el contrato, no constituía una obligación principal que condicionara su validez, sino una obligación accesoria que no afectaba la eficacia y validez de la relación contractual.

(iv)      Los argumentos y medios probatorios presentados durante el procedimiento fueron debidamente valorados por la Oficina de Signos Distintivos, emitiendo la resolución de acuerdo a ley.

(v)      La empresa Corporación Mediterráneo S.A.C. es responsable por los actos infractores desde el inicio de la ejecución del contrato de administración y autorización de uso de marca celebrado con el emplazado.

(vi)      El contrato celebrado con el emplazado lo autorizaba al uso de sus signos distintivos, no pudiendo éste autorizar a terceros el uso de los signos. Lemplazada debió corroborar, al momento de celebrar el contrato con el emplazado, si el señor Godomar Marañón era titular de los signos distintivos o si estaba autorizado a ceder el uso de los mismos.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

a)      Si Raúl Enrique Godomar Marañón y Corporación Mediterráneo S.A.C. han infringido los derechos de propiedad industrial de la accionante. b) De ser el caso, las sanciones a imponer a los emplazados.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Mediterráneo Chicken S.A.C. es titular de las siguientes marcas:

-     La denominación MEDITERRÁNEO CHICKEN en escritura característica, y en la última letra O se aprecia la cabeza de una cocinero, conforme al modelo, para distinguir servicios de restaurantes y similares, de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 6757, vigente desde el 24 de mayo de 1989 hasta el 24 de mayo del 2014.

-La denominación MEDITERRÁNEO CHICKEN en letras características y en la última letra O se aprecia la cabeza de una cocinero, conforme al modelo, para distinguir productos agrícolas, hortícolas, de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 10224, vigente desde el 27 de setiembre de 1994 hasta el 27 de setiembre del 2004 ¹ .

-La denominación MEDITERRÁNEO CHICKEN en letras características y en la última letra O se aprecia la cabeza de una cocinero, conforme al modelo, para distinguir salsa con excepción de salsas para ensalada, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 10005, vigente desde el 7 de setiembre de 1994 hasta el 7 de setiembre del 2004 ² .

-MEDITERRÁNEO CHICKEN, para distinguir servicios de educación, formación en cursos especializados en gastronomía, seminarios sobre la materia; servicios de esparcimiento y recreación como discotecas, pub, bar; y demás servicios culturales y deportivos comprendidos en la presente clase, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 13874, vigente desde el 6 de marzo de 1998 hasta el 6 de marzo del 2008.

-El personaje constituido por una figura que asemeja a un pollo con su sombrero de cocinero y una vestimenta conformada por una camiseta, conforme al modelo, para distinguir servicios de aprovisionamiento de comida y bebidas, cafeterías, restaurantes y demás, de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado Nº 7213, vigente hasta el 21 de mayo del 2006.

2. Cuestión previa

Mediterráneo Chicken S.A.C. formuló la presente acción por infracción a sus derechos de propiedad industrial sobre la base de sus marcas registradas en las clases 30, 31, 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial.

La Oficina de Signos Distintivos consideró que atendiendo a que los servicios y actividades que distinguen los signos de las emplazadas no se encuentran vinculados con los productos de las clases 30 y 31 de la Nomenclatura Oficial que distingue la marca de la accionante, no se configura la infracción a los derechos de propiedad industrial respecto a dichos signos, y únicamente declaró fundada la presente acción en base a las marcas registradas MEDITERRÁNEO CHICKEN (certificado N° 13874), MEDITERRÁNEO CHICKEN y escritura (certificado Nº 6757) y Figura de pollo (certificado Nº 7213), que distinguen servicios de las clases 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial.

En consecuencia, y en atención a que la accionante no ha impugnado la Resolución de Primera Instancia, sólo corresponde a esta Sala evaluar si los emplazados han vulnerado los derechos de propiedad industrial que la accionante posee sobre el registro de sus marcas de servicio registradas bajo certificados Nº 13874, 6757 y 7213.

3. Infracción a los derechos de propiedad industrial

3.1 Marco legal

El artículo 238 de la Decisión 486 establece que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

El artículo 155 inciso d) de la Decisión 486 otorga al titular el derecho de impedir a cualquier tercero, sin su consentimiento, usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión.

Por otro lado, el artículo 240 del Decreto Legislativo 823 faculta al titular de un derecho de propiedad industrial a interponer una acción por violación contra quien infrinja tales derechos, agregando que procede también en caso que exista peligro inminente que los derechos del titular puedan ser conculcados.

3.2 Uso de los signos materia de la acción por los emplazados

La accionante ha presentado, a fin de acreditar el supuesto acto infractor, los siguientes medios probatorios:

-Fotocopia del contrato de provisión de conocimientos y autorización de uso de marca del 15 de setiembre de 1999, celebrado entre las empresas Inversiones 624

S.A.C. y Raúl Enrique Godomar Marañón (fojas 67 a 90).

-Fotocopia de la carta notarial de fecha 16 de mayo del 2001, remitida por la empresa Inversiones 624 S.A.C. al emplazado, mediante la cual le comunica la resolución de pleno derecho del contrato de fecha 15 de setiembre de 1999 (fojas 91 a 92).

-Fotocopia de la carta notarial de fecha 28 de octubre del 2002, remitida por Corporación Mediterráneo S.A.C. a la accionante, mediante la cual se señala que el uso de los signos distintivos lo realiza con base en el contrato de provisión y autorización de uso de marca de fecha 15 de setiembre de 1999, y que el dueño de la zona del centro de Lima es el señor Luis Enrique Godomar quien explota el negocio a través de su administración (fojas 93).

-Fotografías del local de la infractora (fojas 94 a 95).

-Factura Nº 001-0000488 de fecha 12 de setiembre del 2003, emitida por la emplazada, en la parte superior se aprecia la denominación EL LOCO DEL POLLO (fojas 96 a 97).

-Folleto de ofertas e imán en los que se aprecia la denominación MEDITERRÁNEO CHICKEN y escritura característica y la figura de pollo (foja 98). -Individual de papel en el que se aprecia la denominación MEDITERRÁNEO CHICKEN y escritura y la figura de pollo (foja 100).

-Acta de presencia expedida por el notario público Julio Antonio del Pozo Valdez, en el cual se dejó constancia que el 26 de agosto del 2002 se constituyó en el local ubicado en Pasaje Olaya 145 - Cercado de Lima, constatando lo siguiente (fojas 101 a 105):

a)      En el frontis del local existe un letrero con la denominación EL LOCO DEL POLLO y debajo MEDITERRÁNEO CHICKEN.

b)      Al ingreso del local se aprecia un isotipo de cerámica donde se aprecia la figura de pollo, el mismo isotipo se encuentra adherido en la parte frontal del comedor.

c) Las mesas tienen en la parte central la figura de pollo, rodeado de cuadrados en forma de damero. d) Sobre las mesas, habían individuales de MEDITERRÁNEO CHICKEN. Una muestra se adjuntó al acta. e) El personal repartía volantes ofreciendo el producto, una muestra de ellos se adjunta al acta. -Fotocopia de laudo arbitral de derecho seguido entre su empresa e Inversiones Chipus S.A.C. (fojas 419 a 452). -Fotocopia de constatación policial de fecha 4 de febrero del 2004 y de fotografías del local infractor (foja 473 a 475).

Los emplazados presentaron los siguientes medios probatorios:

-Fotocopia de la carta notarial de fecha 24 de marzo del 2000, remitida por el señor Gino Paolo Godomar Tagle a la empresa Inversiones 624 S.A.C., reiterando la solicitud para que se acerquen a la Notaría Edgardo Vega Vega para la firma de la Escritura Pública (fojas 244, 382, 540, 560, 628, 670).

-Fotocopia de la carta notarial de fecha 18 de febrero del 2000, remitida por el señor Raúl Enrique Godomar Marañón a la empresa Inversiones 624 S.A.C., solicitando se acerquen a la Notaría Edgardo Vega Vega (fojas 245, 383, 669).

-Fotocopia de la Modificación de Acuerdo Transaccional, suscrito entre Nolupakare Contratistas Generales S.A. y Rima S.A. (fojas 355 a 358, 536 a 539, 555 a 557, 629 a 627).

-Fotocopia del contrato de provisión de conocimientos y autorización de uso de marca de fecha 15 setiembre de 1999, suscrito entre Inversiones 624 S.A.C. y el emplazado (fojas 359 a 381, 639 a 662).

-Fotocopia de la denuncia penal interpuesta por el emplazado contra el gerente general y apoderados de la empresa Inversiones 624 S.A.C., por delito contra el patrimonio, estafa y delito contra la fe pública- falsedad genérica, y escrito pidiendo pronunciamiento final (fojas 384 a 400)

-Fotocopia de la carta notarial remitida por el emplazado a la empresa Inversiones 624 S.A.C. (foja 401 a 405, 671 a 675).

-Fotocopia del escrito y convenio de cumplimiento de pago presentado ante el 59º Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, por Nolupakare Contratistas Generales S.A. (fojas 664 a 668).

En la diligencia de inspección de fecha 22 de octubre del 2003, se constató lo siguiente:

-En el local ubicado en Pasaje Olaya 145, funciona la empresa Corporación Mediterráneo S.A.C., dedicada a la prestación de servicios de restaurantes, bares, cantinas.

-El uso de la denominación MEDITERRÁNEO CHICKEN EL VERDADERO SABOR DEL POLLO, personaje constituido por una figura que asemeja un pollo con sombrero de cocinero y una vestimenta conformada por una camiseta, como marca para distinguir servicios correspondientes a la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, tales como restaurante.

-Se hicieron efectivas las medidas cautelares de cese de uso y comiso de material publicitario, en la cantidad de 4400 volantes con la denominación MEDITERRÁNEO CHICKEN y figura de pollo, materia de la acción; 800 individuales con la denominación MEDITERRÁNEO CHICKEN y figura de pollo, 6 cartas de menú con la denominación MEDITERRÁNEO CHICKEN y figura de pollo materia de la acción.

-El uso de la figura que se asemeja a un pollo con su sombrero de cocinero y una vestimenta conformada por una camiseta grabada en las mesas de atención y servicio a los comensales y en un gran letrero luminoso exhibido en la entrada del local.

-El uso de la denominación MEDITERRÁNEO CHICKEN en el toldo en el interior del local y en stickers adheridos a las ventanas; se observaron tres pancartas pequeñas en donde se utilizaba la denominación MEDITERRÁNEO CHICKEN y figura de pollo, individuales con la denominación MEDITERRÁNEO CHICKEN EL VERDADERO SABOR DEL POLLO y figura de pollo, y cartas de menú con la denominación MEDITERRÁNEO CHICKEN y figura de pollo.

-Se observó un muñeco de aproximadamente 1 m de altura con la figura tridimensional del personaje constituido por una figura que asemeja un pollo con un sombrero de cocinero y una vestimenta conformada por una camiseta. No se permitió el comiso del muñeco tridimensional con la figura de pollo materia de la acción. El administrador del local señaló que no podía proporcionar el muñeco tridimensional con la figura de pollo por ser de propiedad del local ubicado en la Av. La Paz 1040 - Miraflores, y que cubrirían todo signo distintivo existente en su local que es materia de la acción.

Del análisis de los medios probatorios, así como de lo actuado en la diligencia de inspección, se determina que los emplazados han utilizado los siguientes signos:

-La denominación MEDITERRÁNEO CHICKEN y escritura característica, como marca para identificar servicios de restaurante de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial y como nombre comercial para identificar actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de restaurante de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.

-La denominación MEDITERRÁNEO y escritura característica, como marca para identificar servicios de restaurante de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial y como nombre comercial para identificar actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de restaurante de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.

-La figura de pollo, como marca de servicio para distinguir servicios de restaurante, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.

Cabe precisar que no se han presentado medios probatorios que muestren que se haya iniciado un proceso judicial o arbitral relacionado con la vigencia o no del contrato, por lo que de acuerdo con lo establecido en el artículo 154 de la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la Oficina nacional competente, y considerando que las transferencias y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial deberán inscribirse en el registro respectivo, en el presente caso, dado que: (i) la empresa Mediterráneo Chicken S.A.C. es la actual titular de las marcas base de la acción por infracción; (ii) que la denuncia ha sido interpuesta señalando que los emplazados no poseían autorización para el uso de sus marcas; y, (iii) que los emplazados no han demostrado contar con la autorización respectiva otorgada por la empresa accionante como titular de las marcas registradas, de conformidad con lo establecido en la legislación de propiedad industrial, deberá establecerse si el uso de los signos materia de la acción por infracción vulnera los derechos de propiedad industrial de Mediterráneo Chicken S.A.C., correspondiendo establecer si existe riesgo de confusión entre los signos utilizados por los emplazados y las marcas registradas a favor de la accionante.

Sin perjuicio de lo expuesto, se deja a salvo el derecho de los emplazados de someter su controversia respecto a la vigencia o no del contrato mencionado durante la tramitación del procedimiento, en la vía pertinente, toda vez que esta Sala no es competente para emitir un pronunciamiento al respecto.

4. Determinación del riesgo de confusión

A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error ³ - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca ⁴ .

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 ⁵ realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-2000 ⁶ en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.

Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.

En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “ inducción a error al público consumidor ” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “ riesgo de confusión ” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) ⁷ .

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.

De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 ⁸ , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.

4.1 Principio de especialidad

Para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen. La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión.

Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio de la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares.

Cabe destacar que la Decisión 85 en su artículo 68 relacionaba el alcance de esta regla con las clases de la Nomenclatura Oficial, lo que explica que actualmente bajo las normas vigentes se produzca una confusión acerca del verdadero alcance de la regla de la especialidad. Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486 ⁹ otorga a la Clasificación Internacional un carácter meramente referencial. Así, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Nomenclatura Oficial no sean similares y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. Más importante entonces es determinar si los productos o servicios son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.

4.2 Similitud o conexión competitiva

a)       Entre los servicios de la clase 41 y los servicios y actividades económicas de la clase 43

La marca registrada a favor de la accionante en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial distingue servicios de educación, formación en cursos especializados en gastronomía, seminarios sobre la materia; servicios de esparcimiento y recreación como discotecas, pub, bar; y demás servicios culturales y deportivos comprendidos en la presente clase. Los signos usados por los emplazados distinguen servicios y actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de restaurante, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.

Al respecto, los servicios y actividades tienen una finalidad y naturaleza distinta y están dirigidos a un distinto tipo de consumidores, por lo que no resultan competidores en el respectivo sector del mercado por una misma clientela. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en la actualidad los restaurantes suelen brindar diversos servicios relacionados con el esparcimiento, tales como espectáculos. En consecuencia, existe cierta conexión competitiva entre los servicios que distingue la marca registrada y los servicios y las actividades económicas identificados con los signos usados por los emplazados.

b)       Entre los servicios de la clase 42 y los servicios y actividades económicas de la clase 43

Las marcas registradas a favor de la accionante en la clase 42 de la Nomenclatura Oficial distinguen servicios de aprovisionamiento de comida y bebidas, cafeterías, restaurantes y demás (certificado Nº 7213) y servicios de restaurantes y similares (certificado Nº 6757), de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial.

Los signos usados por los emplazados distinguen servicios y actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de restaurante, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.

Cabe precisar que debido a la modificación que ha sufrido la Nomenclatura Oficial, ampliando el número de sus clases, los servicios que distingue la marca registrada en la clase 42 de la Nomenclatura Oficial actualmente pertenecen a la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.

Al respecto, se aprecia que los servicios que distinguen las marcas registradas y los servicios que identifican los signos usados por las emplazadas son los mismos.

4.3 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 ¹⁰ y 76-IP-2000 ¹¹ .

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

En el caso de los servicios de restaurante, es razonable asumir que el público consumidor prestará cierto grado de atención al momento de solicitar estos servicios en base a criterios como las distintas variedades de comidas, precios, higiene, calidad del servicio, así como basándose en la propia experiencia y en referencias de terceros.

Tratándose de servicios de esparcimiento, se presume que el consumidor prestará cierto grado de atención al momento de elegir el servicio que desee en función a sus gustos y preferencias, así como a sus posibilidades económicas.

La impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque, por lo general, la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades: a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

Conforme lo señala Fernández - Novoa ¹² , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.

Señala que  “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma ”; precisando que,  “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo ” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que  “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que tanto los signos utilizados por los emplazados como una de las marcas registradas de la accionante constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto.

En la marca registrada de la accionante, son igualmente relevantes tanto el aspecto denominativo como el figurativo, tal como se aprecia a continuación:

MARCA REGISTRADA DE LA ACCIONANTE

En el signo usado por la emplazada, son igualmente relevantes tanto el aspecto denominativo como el figurativo, tal como se aprecia a continuación:

SIGNOS USADOS POR LOS EMPLAZADOS

De otro lado, se debe tomar en cuenta que, de acuerdo a la doctrina sobre la materia ¹³ , la marca gráfica se subdivide en tres tipos diferenciados:

     La marca puramente gráfica: Constituida por imágenes de pura fantasía. Se limita a suscitar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del correspondiente signo que se solicita como marca, sin asociar la misma con ningún objeto o concepto concreto o abstracto (una línea, un punto, manchones abstractos de color).

     La marca figurativa: No sólo suscita en la mente de los consumidores una imagen visual sino que al mismo tiempo evoca un determinado concepto. Estas marcas evocan el concepto del cual es expresión gráfica la imagen que constituye la correspondiente marca y el nombre con el que en el lenguaje es formulado este concepto es también el nombre con el que es conocida la respectiva figura (una persona - real o estilizada -, un animal, un objeto inanimado).

     Un tercer tipo de marcas gráficas se da en supuestos muy excepcionales en que la marca suscita en la mente del consumidor un concepto abstracto (es decir, una categoría general de cosas o seres vivos). En estos casos, la figura contenida en la marca evoca en el consumidor un concepto concreto del que se asciende, a través de una generalización a un concepto abstracto y superior que constituye el motivo de estas marcas. A esta categoría de marcas gráficas pertenece la llamada marca emblemática o emblema que corresponde a las marcas que gozan de gran notoriedad o presentan un carácter peculiar o singularmente original ¹⁴ .

En el presente caso, una de las marcas registradas a favor de la accionante y uno de los signos usados por los emplazados se encuentran dentro de la categoría de marcas figurativas , toda vez que las figuras que conforman dichos signos evocan en el consumidor un concepto concreto (la idea de un pollo), tal como se aprecia a continuación:

MARCA REGISTRADA A FAVOR DE LA ACCIONANTE

Caso de la marca constituida por la figura de un perro que escucha los sonidos emitidos por una gramófono. En dicho caso, la idea abstracta a la que se asciende desde los “conceptos” concretos de perro y gramófono, es la confusión del animal que escucha la voz del amo proviniendo del gramófono. En Fernández Novoa, (nota 11), pp. 230 y 231.

SIGNO USADO POR LOS EMPLAZADOS

Tratándose de marcas puramente gráficas, existirá semejanza entre ellas, aun cuando presenten variaciones, si suscitan una idéntica o parecida impresión visual.

Por su parte, en el caso de las marcas figurativas, la comparación debe realizarse desde las perspectivas gráfica y conceptual. No obstante, si los signos evocan el mismo concepto concreto, aunque sean gráficamente dispares, deberá concluirse que son semejantes ¹⁵ . Al respecto, Fernández - Novoa señala lo siguiente: “ Por lo general, el ámbito de protección de las marcas figurativas es más amplio que el de las marcas puramente gráficas. En efecto, la protección de la marca figurativa se extiende tanto a la imagen constitutiva del signo, como al concepto concreto evocado por tal signo. Por lo mismo, el riesgo de confusión entre las marcas figurativas puede basarse bien en la identidad o semejanza gráfica de los signos, o bien en la identidad o semejanza de los conceptos concretos evocados por tales signos .” ¹⁶ En ese sentido, debe tenerse en cuenta que es la similitud conceptual de los signos compuestos por elementos figurativos lo que acrecienta la similitud de los signos en el público consumidor, ya que el signo que el consumidor tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido, en atención a las características que éste puede recordar.

Realizado el examen comparativo entre los elementos relevantes de los signos:

a) Entre la marca registrada de la accionante en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial y el signo MEDITERRÁNEO CHICKEN y escritura usado por los emplazados

Desde el punto de vista fonético, se aprecia que son idénticos.

Desde el punto de vista gráfico, dado que el signo usado por los emplazados es mixto, se aprecia que los elementos figurativos que lo conforman determinan que la impresión visual de conjunto sea distinta.

b)       Entre la marca registrada de la accionante en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial y el signo MEDITERRÁNEO y escritura usado por los emplazados

Desde el punto de vista fonético, se aprecia que difieren por la presencia del término CHICKEN en la marca registrada, lo que determina que la pronunciación e impacto sonoro de los signos sea distinto.

Desde el punto de vista gráfico, dado que los signos comparten la denominación MEDITERRÁNEO, el impacto visual de los signos es similar, no obstante la presencia en la marca registrada de la denominación CHICKEN y los elementos figurativos del signo usado por los emplazados.

c)       Entre la marca mixta registrada de la accionante en la clase 42 de la Nomenclatura Oficial y el signo MEDITERRÁNEO CHICKEN y escritura usado por los emplazados

Desde el punto de vista fonético, se aprecia que son idénticos.

Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que dado que los signos comparten la denominación MEDITERRÁNEO CHICKEN, el impacto visual de los signos es similar, no obstante que la marca registrada posee la cabeza de una cocinero en la letra O y el término CHICKEN en el signo usado por la emplazada tiene una grafía distinta.

d)       Entre la marca mixta registrada de la accionante en la clase 42 de la Nomenclatura Oficial y el signo MEDITERRÁNEO usado por los emplazados

Desde el punto de vista fonético, se aprecia que difieren por la presencia del término CHICKEN en la marca registrada, lo que determina que la pronunciación e impacto sonoro sea distinto.

Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que dado que comparten la denominación MEDITERRÁNEO, escrita con el mismo tipo de letra, el impacto visual de los signos es similar, no obstante que la marca registrada posee la cabeza de una cocinero en la letra O y el término CHICKEN.

e)       Entre la marca figurativa registrada en la clase 42 de la Nomenclatura Oficial y el signo constituido por la figura de un pollo usado por los emplazados

Desde el punto de vista gráfico y conceptual, los signos son idénticos.

4.4 Riesgo de confusión

Por las consideraciones expuestas respecto a las marcas registradas en las clases 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial, dado que existe similitud o conexión competitiva entre los servicios y actividades económicas que identifican los signos y que:

(i)      El signo MEDITERRÁNEO CHICKEN y escritura usado por los emplazados es idéntico fonéticamente a la marca registrada bajo certificado Nº 13874, e idéntico fonéticamente y similar gráficamente a la marca registrada bajo certificado Nº 6757;

(ii)      El signo MEDITERRÁNEO y escritura es similar gráficamente a las marcas registradas bajo certificado Nº 6757 y 13874;

(iii)      Existe identidad gráfica y conceptual con la marca registrada bajo certificado Nº 7213. Se determina que los signos utilizados por los emplazados para distinguir servicios y actividades económicas de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial son capaces de generar confusión en el público usuario.

5. Comisión del acto infractor

En atención a lo expuesto, el uso de los signos mencionados en el punto 3.2 por Corporación Mediterráneo S.A.C. y Raúl Enrique Godomar Marañón constituye un acto que vulnera los derechos de propiedad industrial de Mediterráneo Chicken S.A.C., respecto a sus marcas registradas en las clases 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial, inscritas bajo certificados Nº 13874, 6757 y 7213, por lo que se ha configurado una infracción a los derechos de propiedad industrial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486.

6. Determinación de las sanciones

El artículo 242 del Decreto Legislativo 823 establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial darán lugar a la aplicación de una sanción, sin perjuicio de las medidas que se dicten para la cesación de los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan.

A la autoridad le corresponde no sólo tutelar los derechos de propiedad industrial sino también difundir la importancia y el respeto de los mismos para el progreso económico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposición de la multa se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.

La Sala estima que la sanción debe ser impuesta tomando en cuenta en primer lugar el provecho ilícito obtenido por la denunciada al realizar el acto infractorio. Asimismo, para determinar la sanción a imponerse debe tenerse en cuenta el fin disuasivo de la misma, la conducta procesal de la denunciada y la gravedad de la falta.

Para efectos de determinar la sanción a imponer, se ha tomado en consideración lo siguiente:

a) A pesar que la accionante comunicó al emplazado la resolución del contrato a través de la carta notarial que obra a fojas 91 a 92, los emplazados continuaron usando las marcas registradas.

b)      Las similitudes fonéticas y gráficas entre los elementos relevantes de los signos usados por los emplazados y las marcas registradas a favor de la accionante.

c) A lo largo del procedimiento, los emplazados si bien han cuestionado la comisión del acto infractorio, no han obstaculizado el trámite del procedimiento y acudieron a la audiencia de conciliación. Sin embargo, Corporación Mediterráneo S.A.C. impidió el decomiso del muñeco tridimensional que representa el personaje constituido por una figura que se asemeja a un pollo.

En base a las consideraciones anteriores, la Sala considera conveniente imponer a los emplazados Corporación Mediterráneo S.A.C. y Raúl Enrique Godomar Marañón, la sanción de multa ascendente a 5 (cinco) UIT a cada una.

7. Costas y costos del procedimiento

El artículo 7 del Decreto Legislativo 807 ¹⁷ establece que en cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI.

De acuerdo al criterio establecido en la Resolución N° 135-2000/TPI-INDECOPI del 26 de enero del 2000 ¹⁸ , la facultad de ordenar el pago de costas y costos no debería encontrarse relacionada con los costos que irroga a las empresas perjudicadas la comisión de una infracción, sino que más bien debería estar relacionada con la razonabilidad o no de que la materia controvertida sea discutida y resuelta dentro de un procedimiento administrativo.

En este orden de ideas, al momento de evaluar si corresponde ordenar el pago de las costas y costos del proceso al infractor, se debe tomar en cuenta, en primer lugar, la gravedad de la infracción. A manera de ejemplo, podría suceder que la infracción cometida fuese tan flagrante, que pudiera considerarse evidente para quien la comete que será objeto de una denuncia ante algún órgano funcional del INDECOPI. De darse este supuesto, queda claro que quien llevó a cabo el acto es consciente de que su conducta puede dar origen al inicio de un procedimiento, que va a demandar costos para el denunciante o para la propia Administración. Este supuesto justificaría ordenar que el infractor asuma el pago de costas y costos del proceso.

En segundo lugar, debe tomarse en cuenta la conducta procesal demostrada por el infractor a lo largo del procedimiento. En este sentido, una conducta renuente u obstruccionista por parte del infractor ante la autoridad administrativa podría complicar y elevar los costos del proceso, lo que justificaría que se le condene al pago de costas y costos del mismo. Mientras que, por el contrario, una voluntad conciliadora y una conducta procesal idónea de la emplazada podrían evitar que a éste se le condene al pago de las costas y costos del proceso.

En el presente caso, teniendo en cuenta lo actuado durante el procedimiento y que para los emplazados no era evidente que estaban cometiendo una infracción, pues consideraban que el contrato suscrito con la emplazada se encontraba vigente, la Sala considera que no les corresponde asumir el pago de las costas y costos del procedimiento.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- CONFIRMAR el artículo Primero de la Resolución Nº 6822-2004/OSD-INDECOPI de fecha 8 de junio del 2004, en el extremo que declaró FUNDADA la acción por infracción interpuesta por Mediterráneo Chicken S.A.C. contra Corporación Mediterráneo S.A.C. y Raúl Enrique Godomar Marañón respecto al uso de los signos materia de la acción por infracción, para distinguir servicios y actividades económicas de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial en relación con las marcas registradas en las clases 41 y 42 de la Nomenclatura Oficial, dejándolo firme en lo demás que contiene.

Segundo.- CONFIRMAR el artículo Segundo de la Resolución Nº 6822-2004/OSD-INDECOPI de fecha 8 de junio del 2004, y en consecuencia, PROHIBIR a Corporación Mediterráneo S.A.C. y a Raúl Enrique Godomar Marañón el uso del signo MEDITERRÁNEO, del signo MEDITERRÁNEO CHICKEN y del signo constituido por una FIGURA DE POLLO, materia de la acción, tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos, para distinguir servicios de restaurante y/o expendio de comidas y bebidas y actividades económicas relacionadas con la prestación de dichos servicios, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial.

Tercero.- CONFIRMAR el artículo Tercero de la Resolución Nº 6822-2004/OSD-INDECOPI de fecha 8 de junio del 2004 y, en consecuencia, convertir en definitivas las medidas cautelares dictadas con motivo de la interposición de la acción.

Cuarto.- REVOCAR el artículo Cuarto de la Resolución Nº 6822-2004/OSD-INDECOPI de fecha 8 de junio del 2004 que impuso una multa solidaria a los emplazados ascendente a 12 (doce) UIT y, en consecuencia, IMPONER a cada uno de los emplazados, Corporación Mediterráneo S.A.C. y  Raúl Enrique Godomar Marañón, la sanción de multa ascendente a 5 (cinco) UIT.

Quinto.-REVOCAR la Resolución Nº 6822-2004/OSD-INDECOPI de fecha 8 de junio del 2004, en el extremo que dispuso que Corporación Mediterráneo S.A.C. y  Raúl Enrique Godomar Marañón asuman en forma solidaria el pago de costas y costos, dejando sin efecto el punto Quinto de la resolución mencionada.

Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

BEGOÑA VENERO AGUIRRE Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

1     Si bien el registro de la marca ha vencido con fecha 27 de setiembre del 2004, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 152 y 153 de la Decisión 486, Mediterráneo Chicken S.A.C. goza de un plazo de gracia de seis meses para solicitar la renovación del registro, esto es, hasta el 27 de marzo del 2005, manteniendo durante este plazo el registro de la marca plena vigencia.

2     Si bien el registro de la marca ha vencido con fecha 7 de setiembre del 2004, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 152 y 153 de la Decisión 486, Mediterráneo Chicken S.A.C. goza de un plazo de gracia de seis meses para solicitar la renovación del registro, esto es, hasta el 7 de marzo del 2005, manteniendo durante este plazo el registro de la marca plena vigencia.

3     Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”.

4     Artículo 136.- “No podrán  registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...) ”.

5     Ver nota 3.

6     Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.

7     Ver nota 4.

8     Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.

9     Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos indicados expresamente.

10     Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.

11     Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 8), p. 15.

12     Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.

13     Fernández - Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, p. 223 y ss.

14     Caso de la marca constituida por la figura de un perro que escucha los sonidos emitidos por una gramófono. En dicho caso, la idea abstracta a la que se asciende desde los “conceptos” concretos de perro y gramófono, es la confusión del animal que escucha la voz del amo proviniendo del gramófono. En Fernández Novoa, (nota 11), pp. 230 y 231.

15     Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas , (nota 11), pp. 227-229.

16     Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas , (nota 11), p. 227.

17     Ley sobre facultades, normas y organización de Indecopi. Artículo 7. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo Nº 716. Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por  cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta 50 UIT mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplicará sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.

18     Recaída en el expediente Nº 280-98/ODA-AI relativo a la denuncia por infracción sobre derechos de autor interpuesta por Alicia Soledad Gómez Valdez contra Javier Luna Elías, Instituto Peruano de Administración de Empresas - IPAE y Banco J. P. Morgan por haber utilizado la obra musical CANCION DE LA SIRENA DE HUACACHINA y la obra teatral ESCENIFICACIÓN DE LA SIRENA DE HUACACHINA Y DE LA FIESTA DE ICA DE ANTAÑO.