RESOLUCIÓN N° 0997-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 180297-2003

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 0997-2004/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 180297-2003

ACCIONANTE :     FRENO S.A.

EMPLAZADAS :     C & G EXPORT IMPORT S.R.L. FRENOS YUFFRA S.R.L.

Acción por infracción de derechos de propiedad industrial: Fundada Determinación de las sanciones - Pago de costos y costas del procedimiento

Lima, cuatro de noviembre del dos mil cuatro

I. ANTECEDENTES

Con fecha 15 de mayo del 2003, Freno S.A. (Perú) interpuso denuncia por infracción a sus derechos de propiedad industrial en contra de C & G Export Import S.R.L. y Frenos Yuffra S.R.L., manifestando lo siguiente:

      (i)      Es titular de los envases tridimensionales, registrados con certificados Nº 88723, 54090, 23972, 52731, 52561, 76989 y 54419, que distinguen productos de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial.

     (ii)      C & G Export Import S.R.L. importa líquido para freno procedente de los Estados Unidos de América. Dicho líquido es envasado en un tipo de galonera, cuya forma es una copia de la marca registrada a su favor.

(iii)      Frenos Yuffra S.R.L se encarga de la comercialización y venta de dichos productos.

      (iv)      De lo anterior, se desprende que las emplazadas vienen utilizando en forma ilícita sus marcas constituidas por un tipo de envase característico con la única finalidad de aprovecharse del prestigio, calidad y ventajas que poseen los productos Freno S.A. desde hace más de 40 años.

     (v)      Solicita se dicten las medidas cautelares consistentes en el cese de uso de sus marcas; el comiso de los productos, envases, material publicitario y cualquier otro medio utilizado indebidamente; el cierre temporal de los establecimientos de las emplazadas, así como cualquier medida que impida el ingreso al país de los envases materia de la denuncia o que tenga por objeto evitar que se produzca algún perjuicio derivado del acto denunciado.

     (vi)      Finalmente, solicita se inspeccionen simultáneamente los locales de las firmas emplazadas.

Con fecha 27 de mayo del 2003, Freno S.A. solicitó que también se sancione a las emplazadas por venir haciendo uso de la marca MAGMOTIVE con el indicativo R dentro de un círculo, lo cual determina que el público perciba dicho signo como una marca registrada. Al respecto, precisó haber efectuado una búsqueda de antecedentes, a través de la cual pudo verificar que dicho signo no había sido inscrito en el país.

Mediante providencia de fecha 18 de junio del 2003, la Oficina de Signos Distintivos admitió a trámite la denuncia. Asimismo, dispuso se practique inspección en los locales de las emplazadas, a fin de verificar los alcances del reclamo y dictó las medidas cautelares consistentes en el CESE DE USO de la marca de producto constituida por el envase característico de galonera materia de la denuncia

(independientemente de la etiqueta que se le hubiere aplicado e independientemente del color del envase) , utilizada en forma independiente o conjuntamente con otros elementos, para distinguir productos de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, se estableció que, de verificarse en las diligencias ordenadas la existencia de los envases característicos materia del reclamo, con o sin contenido, y/o material publicitario en los que aparezcan los referidos envases, se dicte la medida cautelar consistente en la INMOVILIZACIÓN de tales artículos, bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones de ley en caso de no prestar las facilidades al inspector en la diligencia, o entorpecer el ejercicio de las funciones de la Oficina de Signos Distintivos. Finalmente, estando a lo señalado por la accionante en su escrito de fecha 27 de mayo del 2003 en cuanto al uso de la “R” sobre un signo aparentemente no inscrito, dispuso proveerse con posterioridad al vencimiento del plazo de contestación del reclamo.

Con fecha 9 de julio del 2003, se llevó a cabo una diligencia de inspección en el local de Frenos Yuffra S.R.L., cuyo gerente manifestó que en el mes de abril adquirió a la empresa C & G Export Import S.R.L. el producto materia de la denuncia, habiendo vendido 12 envases llenos y devuelto aproximadamente 36 a pedido de dicha empresa. En el acta correspondiente, se dejó constancia que al momento de la inspección no se encontró ningún envase con las características del que es materia de la denuncia. Finalmente, el gerente reconoció que la Factura 001 - Nº 00250, presentada en calidad de prueba por la denunciante, corresponde a una venta del líquido de freno materia de denuncia.

Con fecha 9 de julio del 2003, se llevó a cabo una diligencia de inspección en el local de C & G Export Import S.R.L. encontrándose en éste una persona que además de no identificarse, no brindó las facilidades del caso para la inspección alegando que no habían sido notificados previamente. Posteriormente, se presentó una persona que manifestó ser el hijo del dueño de la empresa, quien tampoco brindó facilidades aduciendo no estar autorizado.

Con fecha 16 de julio del 2003, C & G Export Import S.R.L. interpuso recurso de apelación contra las medidas cautelares de cese de uso e inmovilización dictadas en el presente procedimiento. Sostuvo que:

(i)      Todos los productos que distribuye proceden de los Estados Unidos de América, los mismos que son importados, conforme a las normas vigentes.

(ii)      La última vez que importó líquido de freno, su proveedor incluyó 10 cajas (con envases de 8 onzas) conjuntamente con las 500 cajas (con envases de 12 onzas) que solicitó. Asimismo, precisó que coincidentemente dichos envases de 8 onzas eran similares a los envases de Freno S.A.

(iii)      Debido a la pequeña cantidad de productos que adquirió, considera que no ha causado ningún daño a la firma Freno S.A., máxime si se tiene en cuenta que en el mercado nacional se comercializan más de seis marcas distintas de líquidos de frenos para vehículos automotrices.

(iv)      En cuanto al uso de la “R” conjuntamente con la marca de sus productos, señaló que toda la etiqueta se encuentra debidamente registrada en el lugar de origen de dichos productos, esto es, en los Estados Unidos de América.

(v)      Al enterarse del reclamo de la Empresa Freno S.A. ha procedido a la inmediata destrucción de los envases materia de la presente denuncia, habiendo inclusive retirado cualquier saldo que todavía hubiese en los establecimientos de venta al público, tales como el de Frenos Yuffra S.R.L.

(vi)      C & G Export Import S.R.L. no cuenta con un local comercial de venta de productos al público. Su actividad consiste únicamente en la distribución a los locales comerciales. Por tal motivo, al efectuarse la inspección en su local no se encontró a ningún representante de su empresa.

(vii)      En ningún momento fue notificada para la diligencia de inspección, razón por la cual procede a tachar por falsa el acta de inspección en la cual se indica que los funcionarios del INDECOPI no fueron atendidos, no habiéndose inclusive permitido su ingreso al establecimiento.

(viii)      Las medidas cautelares le causan agravio, por cuanto afectan sus derechos de comerciante legítimamente constituido.

(ix)      Que a tenor de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 768, toda medida cautelar será concedida cuando se acredite la verosimilitud del derecho que sustenta su pretensión y, a su vez, existiese el peligro de la demora, condiciones que en el presente caso no se cumplen.

Con fecha 17 de julio del 2003, Frenos Yuffra S.R.L. manifestó que la empresa C & G Export Import S.R.L., es quien venía abasteciéndole desde hace mucho tiempo los productos materia de la presente denuncia, razón por la cual toda la responsabilidad debe recaer directamente en dicha empresa. Asimismo, precisó que ya no comercializa los referidos productos.

Mediante proveído de fecha 31 de julio del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró rebelde a Frenos Yuffra S.R.L. toda vez que absolvió el traslado de la acción fuera del plazo de ley. Asimismo, declaró rebelde a C & G Export Import S.R.L. al no haber cumplido con absolver el traslado de la acción dentro del plazo de ley. Citó a las partes a una audiencia de conciliación a realizarse el 18 de agosto del 2003, fecha en la cual, efectuadas las deliberaciones del caso, las partes no llegaron a algún acuerdo conciliatorio.

Con fecha 14 de agosto del 2003, C & G Export Import S.R.L. manifestó que el proveído de fecha 31 de julio del 2003 adolece de nulidad toda vez que la declara rebelde no obstante haber cumplido, dentro del plazo legal, con absolver el traslado del proveído de fecha 18 de junio del 2003.

Mediante proveído de fecha 21 de agosto del 2003, la Oficina de Signos Distintivos dispuso que al no haber presentado C & G Export Import S.R.L. algún escrito con el cual absuelva el traslado de la acción, carecen de sustento legal sus argumentos respecto a la existencia de una causal de nulidad que invalide el proveído de fecha 31 de julio del 2003.

Con fecha 21 de octubre del 2003, Frenos S.A. manifestó que:

(i)      La empresa Yuffra S.R.L. no es la única que viene comercializando los productos proveídos por C & G Export Import S.R.L.; sin embargo, dicha empresa fue elegida al azar ya que es imposible accionar contra todos los establecimientos comerciales que expenden el producto infractor.

(ii)      Se deberá sancionar drásticamente a la empresa C&G Export Import S.R.L. por importar líquidos para frenos en un envase idéntico al registrado por su empresa y además por no haber brindado las facilidades a la autoridad administrativa, lo cual constituye un agravante.

(iii)      El producto infractor no reúne las condiciones de seguridad para su uso dado que, se encuentra rotulado en idioma inglés.

(iv)      Se debe ordenar a los emplazados el pago de costas y costos.

Con fecha 5 de diciembre del 2003, Frenos Yuffra S.R.L. reiteró sus argumentos.

Con fecha 9 de enero del 2004, C & G Export Import S.R.L. manifestó que la realización de la audiencia de conciliación adolece de nulidad, toda vez que Martha Esther Aquije Tiniana, quien representaba a la empresa Frenos Yuffra S.R.L. no acreditó que contaba con las facultades para conciliar.

Con fecha 28 de enero del 2004, Frenos Yuffra S.R.L. reiteró sus argumentos. Agregó que la causal de nulidad invocada por C & G Export Import S.R.L. no se encuentra establecida entre las causales estipuladas en el artículo 10 de la Ley 27444, razón por la cual el pedido de nulidad es improcedente; sin embargo, es de aplicación  lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 27444, sobre la conservación del acto administrativo teniendo en consideración que la audiencia de conciliación ha sido realizada cumpliendo todas las formalidades de ley y con la observancia del debido proceso.

Con fecha 28 de enero del 2004, Freno S.A. manifestó que la intención de la emplazada al pretender la nulidad de la audiencia de conciliación es la de dilatar el procedimiento.

Mediante Resolución N° 6037-2004/OSD-INDECOPI, de fecha 18 de mayo del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, interpuesta por Freno S.A. contra C & G Export Import S.R.L. y Frenos Yuffra S.R.L. Consideró lo siguiente:

(i)      El cuestionamiento efectuado por C & G Export Import S.R.L. sobre la supuesta nulidad del acta de audiencia de conciliación de fecha 18 de agosto del 2003, al no haber acreditado la representante de la empresa Frenos Yuffra S.R.L. que contaba con facultades para conciliar, queda desvirtuado toda vez que, se ha verificado que mediante escrito de fecha 20 de agosto del 2003 dicha empresa presentó la carta de poder legalizada de su representante.

(ii)      De lo actuado en la diligencia de inspección practicada con motivo del procedimiento en local comercial de la empresa Frenos Yuffra S.R.L., de la copia de la boleta de venta que obra en autos y revisada la prueba física presentada por la accionante, se ha verificado que C & G Export Import S.R.L. y Frenos Yuffra S.R.L. han utilizado el signo constituido por el envase característico de color blanco dividido en tres campos; en el campo central, de bajo relieve, se encuentra una etiqueta de color verde con la denominación BRAKE FLUID y la figura de un semáforo y demás denominaciones alusivas al producto, en colores rojo, amarillo, verde y blanco, para distinguir líquido para frenos de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial.

(iii)      Los signos en cuestión distinguen líquido para frenos de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial.

(iv)      El elemento denominativo relevante del signo utilizado por las emplazadas es la denominación BRAKE FLUID, mientras que en la marca registrada de envase característico (certificado N° 88723) no cuenta con algún elemento denominativo y en las marcas registradas con certificados N° 54090, 23972, 52731, 52561, 76989 y 54419 los elementos denominativos principales lo constituyen las denominaciones FRENOSITO y FRENOSA.

(v)      En cuanto al punto de vista gráfico, se advierte que los signos en cuestión lo constituyen envases cuya forma es semejante, toda vez que presentan tres campos claramente identificables, donde el campo central se presenta en bajo relieve y contiene el elemento denominativo principal de los signos en cuestión y diversos datos acerca del producto sobre el cual se aplican -excepto la marca registrada bajo certificado N° 88723-. En el campo superior de los envases se aprecia un pico oblicuo colocado hacia uno de los extremos del cuello y opuesto a una oreja o agarradera de forma semicircular. Asimismo, los envases contienen una base ancha de forma rectangular y lados curvos, existiendo sólo diferencias cromáticas entre los signos en cuestión.

(vi)      Si bien los signos en cuestión presentan diferencias fonéticas e incluso gráficas, las semejanzas en cuanto a la forma de los envases que los conforman son susceptibles de inducir a confusión indirecta al público consumidor.

(vii)      En virtud de lo expuesto, la Oficina de Signos Distintivos dispuso lo siguiente:

     Prohibir a C & G Export Import S.R.L. y Frenos Yuffra S.R.L. el uso de las marcas registradas a favor de la accionante tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos, para distinguir productos correspondientes a la clase 1 de la Nomenclatura Oficial.

     Convertir en definitivas las medidas cautelares de cese de uso dictada con motivo del presente procedimiento.

     Sancionar a C & G Export Import S.R.L. con una multa equivalente a 2 UIT.

     Amonestar a Frenos Yuffra S.R.L. por la comisión de los hechos denunciados.

     Disponer que C & G Export Import S.R.L. asuma el pago de las costas y costos incurridos por Freno S.A. con motivo del presente procedimiento.

Con fecha 27 de mayo del 2004, C&G Export Import S.R.L. interpuso recurso de apelación. Manifestó lo siguiente:

     (i)      El envase registrado por la accionante viene siendo utilizado en diversos países para comercializar líquidos de frenos.

     (ii)      Sólo ha importado de Estados Unidos de América, una pequeña cantidad del supuesto producto infractor en atención a un pedido.

(iii)      En ningún momento se ha aprovechado del prestigio de las marcas de la accionante, puesto que lo único que se ha producido es una competencia con un producto de mejor calidad, de menor costo y con un rótulo totalmente distinto.

     (iv) El comercializar su producto con una etiqueta totalmente diferente a la correspondiente a los productos de las marcas registradas a favor de la accionante determina que sea imposible inducir a confusión al público consumidor.

     (v)      Existen en el mercado distintos productos, tales como los aceites y pinturas, que son comercializados en envases que si bien son similares no son confundibles.

     (vi)      Los signos en cuestión cuentan con una suficiente distintividad que permite al consumidor individualizar el producto que distinguen y de este modo identificar la procedencia de éstos.

(vii)      Se ha confundido el no brindar facilidades para la realización de una diligencia de inspección con el no permitir que se cometa un allanamiento de domicilio, puesto que no se contaba con una orden judicial para tal fin.

Con fecha 20 de agosto del 2004, C & G Export Import S.R.L. reiteró sus argumentos. Agregó lo siguiente:

     (i)      Los productos que distribuye son importados de Estados Unidos de América, por lo que no produce, fabrica y/o envasa algún producto que se asemeje a los nacionales.

     (ii)      Su empresa sólo se dedica a la distribución y venta directa a los locales comerciales, razón por la cual en su domicilio legal sólo funcionaba una pequeña oficina para la recepción de documentos. En ese sentido, de haberse procedido al allanamiento de dicho domicilio no se hubiese encontrado alguna mercadería.

(iii)      En su última importación de líquidos para frenos, le fue enviado por error diez (10) cajas conteniendo frascos de 8 onzas que, por coincidencia, tienen una presentación similar a la de los productos de la accionante.

(iv)      Los envases en conflicto no son confundibles, puesto que además de presentar distintas denominaciones, están constituidos por elementos gráficos y cromáticos que son diferentes. Añade que inclusive el color de los productos que distinguen (líquido para freno) no es el mismo.

Con fecha 24 de agosto del 2004, Freno S.A. absolvió el traslado de la apelación manifestando que los argumentos sostenidos por C & G Export Import S.R.L. no desvirtúan los fundamentos en base a los cuales la Primera Instancia declaró fundada la acción por infracción, lo cual evidencia una actitud meramente dilatoria. Señaló lo siguiente:

     (i)      La emplazada no ha brindado a la autoridad administrativa las facilidades a fin que se realice la diligencia de inspección, lo cual constituye un agravante.

     (ii)      La sanción de multa equivalente a 2 UIT impuesta a C & G Export Import S.R.L. es benevolente, puesto que no se cumple con el fin disuasivo de toda sanción.

(iii)      Precisa que su denuncia se sustenta en el uso de su envase-galonera y no de sus etiquetas, por parte las emplazadas.

(iv)      Se debe oficiar a la Superintendencia Nacional de Aduanas del Perú a fin que se impida el ingreso de los productos materia de la denuncia.

Mediante proveído de fecha 25 de agosto del 2004, la Secretaría Técnica de la Sala de Propiedad Intelectual requirió a Freno S.A. para que precise si lo que solicita es una medida cautelar y de ser el caso, cumpla con sustentar su solicitud, según lo dispuesto en el artículo 247 de la Decisión 486.

Con fecha 1° de setiembre del 2004, Freno S.A. manifestó que C & G Export Import S.R.L. ha admitido que comercializa los productos infractores a distintas empresas. Asimismo, adjuntó un informe de la Superintendencia Nacional de Aduanas relativo a la importación de líquido para freno por parte de dicha empresa, en el año 2002.

Con fecha 8 de setiembre del 2004, Freno S.A. solicitó que, en virtud de lo establecido en el artículo 241 de la Decisión 486, se oficie a la Superintendencia Nacional de Aduanas a fin que se impida el ingreso al país del producto materia de la presente denuncia. Asimismo, pidió se incremente el monto de la multa impuesta a la firma apelante, debido a que además de haberse comprobado el hecho infractor, se deberá tener en cuenta el uso indebido de la letra R como símbolo de marca registrada.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

Corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar:

a) Si C & G Export Import S.R.L. ha infringido los derechos de propiedad industrial de la accionante.

b) De ser el caso, la sanción a imponerse a C & G Export Import S.R.L. c) De ser el caso, si corresponde imponer a C & G Export Import S.R.L. el pago de las costas y costos del presente procedimiento.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que Freno S.A. es titular de las siguientes marcas de producto:

a) Envase característico; conforme al modelo, que distingue líquidos para frenos y similares, de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial, registrada con certificado N° 88723, vigente hasta el 17 de diciembre del 2005.

b) Envase tridimensional (galonera) de color blanco, cuerpo globular, con pico oblicuo y tapa color negra, dispuesto hacia uno de los extremos del cuello y opuesto a laoreja o agarradera, que tiene una forma semicircular y que se asienta sobre la comba. En el perfil central del cuerpo se aprecia la denominación RAP escrita en letras amarillas, y dentro de una banda vertical color negro, la misma que se prolonga horizontalmente al pie de la misma. Al costado derecho se encuentra la figura de un muchacho con overol y gorro color verde, sosteniendo una galonera y una pastilla para freno. Debajo se encuentra la denominación FRENOSA escrita en letras características de color negro y sobre una banda amarilla; conforme al modelo, que distingue aditivo especial para el enfriamiento y protección de radiadores de vehículos y motores de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial, registrada con certificado N° 54090, vigente hasta el 23 de abril del 2009.

c) Representación de un envase característico dividido en tres campos; en el campo central, de bajo relieve, se encuentra la denominación FRENOSITO y su logotipo y la figura de un muchacho, y demás denominaciones alusivas al producto; conforme al modelo, para distinguir líquidos para frenos y similares de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial, registrada con certificado N° 23972, vigente hasta el 6 de marzo del 2006.

d) Envase tridimensional de una galonera, de color azul marino, de cuerpo globular aplanado, con pico con tapa negra y colocada hacia uno de los extremos del cuello y opuesto a la oreja o agarradera, que tiene forma semicircular y que se asienta sobre la comba. En la parte central y sobre un bajo relieve se aprecia la denominación FRENOSITO escrita en letras características de color negro y sobre una franja amarilla, la figura de un muchacho con overol y gorro, sosteniendo una galonera y unas figuras ovoides de color gris, siendo la parte de la base del envase de forma rectangular y lados curvos, conforme al modelo, para distinguir líquidos para frenos, productos químicos y demás similares, de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial, registrada con certificado N° 52731, vigente hasta el 19 de febrero del 2009.

e) Envase tridimensional (galonera) de color azul marino, cuerpo globular aplanado, con pico oblicuo con tapa negra colocado hacia uno de los extremos del cuello y opuesto a la oreja o agarradera, que tiene forma semicircular y que se asienta sobre la comba. En la parte central y sobre un bajo relieve se aprecia la denominación: FRENOSA escrito en letras características de color negro y sobre una franja amarilla, la figura de un muchacho con overol y gorro, sosteniendo una galonera y unas figuras ovoides de color gris, todo sobre una base ancha de forma rectangular y lados curvos; conforme al modelo, para distinguir líquidos para frenos, productos químicos y demás similares de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial, registrada con certificado N° 52561, vigente hasta el 16 de febrero del 2009.

f)      Figura tridimensional constituida por una galonera de color rojo, que posee tres campos, en el campo superior se aprecia el pico con tapa negra enroscada y el asa, en extremos opuestos; en el campo central se aprecia un rotulado que contiene la denominación FRENOSA escrita en letras características y sobre una banda amarilla, unas figuras ovoidales, la representación caricaturesca de un muchacho con gorro y overol y la denominación DOT 4, (sin reivindicar); el campo inferior representa la base de la galonera; conforme al modelo, para distinguir líquidos para frenos y productos químicos, de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial, registrada con certificado N° 76989, vigente hasta el 12 de diciembre del 2011.

g) Envase tridimensional (galonera), de color verde, cuerpo globular, con pico oblicuo, tapa negra, ubicado hacia uno de los extremos del cuello y opuesto a la agarradera, la que describe una forma semi-circular y que se asienta sobre la comba. En la parte central del cuerpo se aprecia la denominación RAP inscrita dentro de una banda vertical, que a su vez se prolonga horizontalmente en su base. Al costado derecho esta la figura de un muchacho con overol y gorro negro, sosteniendo una galonera y una pastilla para freno. Debajo de todo se lee la denominación FRENOSA escrita en letras características de color negro, sobre una banda amarilla; conforme al modelo, para distinguir aditivo especial para el enfriamiento y protección de radiadores de vehículos y motores, de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial, registrada con certificado N° 54419, vigente hasta el 26 de abril del 2009.

2. Infracción a los derechos de propiedad industrial

El artículo 155 inciso d) de la Decisión 486 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero, sin su consentimiento, usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.

Asimismo, el artículo 238 de la Decisión 486 establece que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Por otro lado, el artículo 240 del Decreto Legislativo 823 faculta al titular de un derecho de propiedad industrial a interponer una acción por violación contra quien infrinja tales derechos, agregando que procede también en caso que exista peligro inminente que los derechos del titular puedan ser conculcados.

3. Signo utilizado por C & G Export Import S.R.L.

En el presente caso, conforme se aprecia en el escrito presentado por la apelante con fecha 16 de julio del 2003 (foja 110), C & G Export Import S.R.L. reconoció haber importado “(…) 10 cajas conteniendo frascos en envases de 8 onzas, que por coincidencia, eran similares en la forma del frasco que comercializa la firma Freno S.A.”.

Asimismo, según se señala en el acta correspondiente a la inspección efectuada en el local de la empresa Frenos Yuffra S.R.L. (fojas 103 a 107), el gerente de esta empresa manifestó haber comprado a C & G Export Import S.R.L. el producto materia de denuncia.

En virtud de lo expuesto, se concluye que C & G Export Import S.R.L. ha importado y comercializado líquido de frenos, de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial en el envase que se aprecia a continuación:

4. Comisión del acto infractor

Conforme se puede apreciar a continuación, si bien el envase usado por C & G Export Import S.R.L. presenta una etiqueta distinta a la incluida en algunas de las marcas registradas de la accionante, ésta no desvirtúa la similitud existente entre los signos en conflicto, toda vez que la forma del envase es el elemento preponderante en éstos.

SIGNO UTILIZADO POR LA EMPLAZADA

CERTIFICADO Nº 88723 CERTIFICADO Nº 52731

CERTIFICADO Nº 52561 CERTIFICADO Nº 76989

CERTIFICADO Nº 54419 CERTIFICADO Nº 23972

CERTIFICADO Nº 54090

En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta que el envase usado por C & G Export Import S.R.L., al igual que aquel que forma parte de las marcas registradas de la accionante, presenta un pico oblícuo, dispuesto hacia uno de los extremos del cuello, en contraposición a la agarradera, que tiene una forma semicircular y, considerando que el referido envase es usado para distinguir productos de la clase 1 de la Nomenclatura Oficial, similares a los que distinguen las marcas registradas, se concluye dicho uso constituye una infracción al derecho de propiedad industrial de la accionante que se encuentra incurso dentro de los alcances de lo dispuesto por el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486, según el cual, tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe confusión.

5. Determinación de las sanciones

La multa es la pena pecuniaria impuesta a la emplazada, de conformidad con el artículo 242 del Decreto Legislativo 823, por haber infringido los derechos de propiedad industrial del accionante. A la Autoridad le corresponde no sólo tutelar estos derechos sino también difundir la importancia y el respeto de los mismos para el progreso económico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposición de la multa se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.

La Sala estima que el monto de la multa debe ser impuesto tomando en cuenta en primer lugar el provecho ilícito obtenido por el denunciado al realizar el acto infractor. Asimismo, para determinar la sanción a imponerse debe tenerse en cuenta el fin disuasivo de la misma, la conducta procesal de la emplazada y la gravedad de la falta.

Para efectos de establecer la sanción a imponerse a la apelante, se ha tenido en consideración lo siguiente:

Si bien ha quedado acreditado que C & G Export Import S.R.L. incurrió en infracción contra los derechos de propiedad industrial de la accionante, no existe  información sobre el provecho ilícito obtenido por dicha empresa. - Según el acta correspondiente (fojas 100 a 102) C & G Export Import S.R.L. no brindó las facilidades del caso durante la visita inspectiva efectuada en su local.

Asimismo, de la revisión del proveído de fecha 31 de julio del 2003 (foja 124), se aprecia que dicha empresa no absolvió el traslado de la presente acción, por lo que fue declarada rebelde.

Por lo expuesto, corresponde confirmar la multa impuesta por la Oficina de Signos Distintivos, ascendente a dos (2) UIT.

Respecto a la solicitud de la accionante a fin que se incremente la multa impuesta a la firma apelante, debido al uso indebido por parte de ésta de la letra R como símbolo de marca registrada, se precisa que si bien la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo 823 ¹ prohibe el uso de la denominación “MARCA REGISTRADA”, “MR” u otra equivalente junto con signos que no cuenten con registro de marca ante la Oficina Competente del Perú y señala que la adopción de estos símbolos de identificación con signos que no han sido registrados, será sancionada con el comiso de los productos y la destrucción de los signos de identificación, dicha conducta no tiene incidencia a efectos de establecer la sanción a imponerse a la apelante por haber infringido los derechos de propiedad industrial de la accionante.

6. Costos y costas del procedimiento

El artículo 7 del Decreto Legislativo 807 ² establece que en cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI.

De acuerdo al criterio establecido en la Resolución Nº 135-2000/TPI-INDECOPI del 26 de enero del 2000 ³ , la Sala considera que la facultad de ordenar el pago de costas y costos no debería encontrarse relacionada con los costos que irroga a las empresas perjudicadas la comisión de una infracción, sino que más bien debería estar relacionada con la razonabilidad o no de que la materia controvertida sea discutida y resuelta dentro de un procedimiento administrativo.

En este orden de ideas, al momento de evaluar si corresponde ordenar el pago de las costas y costos del proceso al infractor, se debe tomar en cuenta, en primer lugar, la gravedad de la infracción. A manera de ejemplo, podría suceder que la infracción cometida fuese tan flagrante, que pudiera considerarse evidente para quien la comete que será objeto de una denuncia ante algún órgano funcional del INDECOPI. De darse este supuesto, queda claro que quien llevó a cabo el acto es consciente de que su conducta puede dar origen al inicio de un procedimiento, que va a demandar costos para el denunciante o para la propia Administración. Este supuesto, a criterio de la Sala, justificaría ordenar que el infractor asuma el pago de costas y costos del proceso.

En segundo lugar, debe tomarse en cuenta la conducta procesal demostrada por el infractor a lo largo del procedimiento. En este sentido, una conducta renuente u obstruccionista por parte del infractor ante la autoridad administrativa podría complicar y elevar los costos del proceso, lo que justificaría que se le condene al pago de costas y costos del mismo. Mientras que, por el contrario, una voluntad conciliadora y una conducta procesal idónea del emplazado podrían evitar que a éste se le condene al pago de las costas y costos del proceso.

En el presente caso, se ha constatado que C & G Export Import S.R.L. no sólo importó y comercializó el producto materia de la denuncia, sino que además no prestó las facilidades del caso durante la realización de la diligencia de inspección, habiendo sido incluso declarado rebelde, por cuanto no cumplió con absolver el traslado de la denuncia.

Por las razones expuestas, se considera que C & G Export Import S.R.L. debe asumir el pago de las costas y costos del procedimiento.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR en todos sus extremos la Resolución Nº 6037-2004/OSD-INDECOPI de fecha 18 de mayo del 2004.

Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual

1       PRIMERA.- Queda prohibido el uso de la denominación "marca registrada", "M.R." u otra equivalente junto con signos que no cuenten con registro de marca ante la Oficina competente del Perú. La adopción de éstos símbolos de identificación que no cuenten con marca registrada, será sancionada por la Oficina competente, con el comiso de los productos y la destrucción de los signos de identificación.

  2 LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACION DEL INDECOPI, Artículo 7. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo Nº 716. Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por  cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta 50 UIT mediante resolución debidamente motivada.  La sanción administrativa se aplicará sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.

3  Recaída en el expediente Nº 280-98/ODA-AI relativo a la denuncia por infracción sobre derechos de autor interpuesta por Alicia Soledad Gómez Valdez contra Javier Luna Elías, Instituto  Peruano de Administración de Empresas - IPAE y Banco J. P. Morgan por haber utilizado la obra musical CANCION DE LA SIRENA DE HUACACHINA y la obra teatral ESCENIFICACIÓN DE LA SIRENA DE HUACACHINA Y DE LA FIESTA DE ICA DE ANTAÑO .