TRANSFERENCIAS Y LICENCIAS DE NOMBRES COMERCIALES
(1). (Roger Rubio Guerrero
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Sin embargo, la norma no ha contemplado el supuesto de las cesiones temporales del nombre comercial (licencias) y las cesiones temporales de empresas o establecimientos (arrendamiento de empresa)(6). En este último caso, no existiendo regulación al respecto consideramos que la cesión del nombre comercial dependerá de la voluntad de las partes.
En cuanto a las licencias recordemos que según el artículo 168 de la LGPI, los nombres comerciales en principio, no podían ser objeto de licencia, aunque con posteridad vía norma infralegal (R. N° 001-93-INDECOPI/OSD) se estableció que la limitaciones contenidas en los artículos 164, 167 y 168 estaban referidos a nombres comerciales protegidos únicamente por el uso, lo que dejaba la puerta abierta a que los nombres comerciales registrados pudieran libremente licenciarse. La LPI ni prohíbe ni regula las licencias de nombres comerciales con lo que habría que analizar si realmente pueden operar. Veamos, si el nombre comercial está registrado no cabe duda que puede licenciarse por cuanto dicho acto puede inscribirse de acuerdo a lo prescrito por el artículo 7 de la LPI y ser oponible frente a terceros y si se trata de un nombre comercial protegido únicamente por el uso también, si se toma en cuenta que según la primera parte del artículo 210 de la LPI el derecho al uso exclusivo del nombre comercial nace con el primer uso si necesidad de registro, por lo que no hay razón para impedir su licencia, aun cuando ella no alcance los beneficios de oponibilidad del registro.
Ahora bien, al momento de negociarse y celebrarse los contratos de licencias deben tomarse en cuenta los siguientes aspectos:
- Las licencias pueden ser "exclusivas", si se le otorga a un licenciatario determinado para que lo use de manera exclusiva o "compartidas", si el titular autoriza su uso a varios licenciatarios de manera independiente reservándose incluso él mismo el derecho a usarlo.(7)
- Las licencias pueden estar referidas a la totalidad de las actividades económicas que distingue el nombre comercial registrado o bien a parte de ellas.
- Las licencias pueden ser "principales" si es que versan única y exclusivamente sobre el nombre comercial o "accesorias" si es que forman parte de una transferencia o cesión de empresa, de un franchising, de un Know How o de una transferencia o licencia de marca.
- Puede establecerse la facultad de sublicenciar parcial o totalmente el nombre comercial licenciado dentro de los términos y límites de la licencia original.
- Las licencias deben respetarse aun cuando se transfiera el nombre comercial siempre que se registren con anterioridad.
- Las licencias pueden estar sujetas a un plazo determinado o ser indefinidas.
- Las licencias no tienen que estar limitadas al plazo de vigencia del registro del nombre comercial.
- Las licencias pueden ser a título gratuito u oneroso.
- Entre las obligaciones del licenciante tenemos: a) No accionar contra el licenciatario por el uso del nombre comercial licenciado, b) Accionar contra terceros infractores del nombre comercial licenciado, c) Garantizar y en su caso defender la titularidad, validez y vigencia del registro del nombre comercial.
- Entre las obligaciones del licenciatario tenemos: a) Pagar las regalías según las condiciones pactadas(8), b) Usar el nombre comercial a fin de evitar su cancelación tal y como está registrado y bajo las condiciones pactadas, c) poner en conocimiento del licenciante de alguna infracción al derecho de propiedad industrial sobre el nombre comercial, d) No usar o registrar un signo distintivo similar o confundible con el licenciado durante la vigencia de la licencia e incluso con posterioridad a ella, e) No competir de manera desleal con el licenciante.
Finalmente debemos agregar que en el caso de transferencias y licencias de nombres comerciales registrados deberá presentarse una solicitud con los contratos escritos y las firmas certificadas por Notario de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13 de la LPI, a efectos de que se inscriba y sea oponible frente a terceros según lo dispone el artículo 7 de la LPI.
NOTAS:
2. El artículo 168 de la Ley General de Propiedad Industrial, Decreto Ley 26017, -en adelante LGP1-establecía expresamente que el nombre comercial sólo podía ser "cedido" conjuntamente con la empresa o el establecimiento que venía usándolo.
3. Al respecto resulta interesante citar a Cornejo: "La trasmisión de los bienes que no son cosas (bienes incorporales), en rigor, no constituye jurídicamente una compraventa sino una cesión; pero los preceptos y principios que la rigen son los de aquélla, como que en realidad se trata de una compraventa, y excepción hecha de la naturaleza inmaterial o material de los bienes, ambos contratos presentan los mismos elementos y la situación de las partes es análoga en uno y otro caso (...). En los códigos modernos así se lo ha entendido, advirtiéndose la tendencia a considerar compraventa a la enajenación onerosa de cualquier cosa o derecho susceptible de apreciación económica (...). Quizás en el futuro, siguiendo a Bibiloni y a códigos extranjeros contemporáneos, habría que establecer que todas las veces que nos obligamos a conferir o trasmitir un derecho patrimonial y otro adquiere a título oneroso, existe compraventa. Pero en el sistema actual de nuestro Código Civil no es así. Según él la compraventa se refiere a cosas, y la cesión de derechos, a bienes que no son cosas." En Cornejo Costas, Emilio: "Tratado del Nombre Social", Buenos Aires, 1989, Ed. Abaco R. Depalma, p. 332. En nuestro medio véase el trabajo del profesor Guillermo Lohmann Luca de Tena: "Notas sobre los derechos intelectuales e industriales en el Código Civil" en Temas de Derecho Civil, Lima, 1991, 1° edición, Universidad de Lima, que desde una perspectiva civilista concluye que en materia de propiedad industrial "debemos más bien hablar de derechos de usos temporales, que caducan o que hay que reconocer, que obligan a ser disfrutados o utilizados, cuyo titular, en ciertos casos, puede ser constreñido a que los ceda a cambio de cierta compensación" y critica la opción legislativa del Código Civil de considerar a los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patentes, nombres, marcas y otros similares como bienes.
4. En este último caso, el titular a fin de evitar que su nombre comercial carezca de su necesario correlato fáctico en virtud al cual le ha sido otorgado el registro (el uso) y esté expuesto a una cancelación, tendrá que usarlo a través de otra empresa o establecimiento en la actividad económica que el signo distingue, licenciarlo o bien transferirlo.
5. Sobre las posiciones negativas y afirmativas al respecto véase Cornejo: Op. cit. 339-345. Piénsese por ejemplo en la transferencia aislada del nombre comercial como aporte a una sociedad.
6. En efecto nótese que el artículo 210 de la LPI sólo regula las "transferencias" de nombres comerciales y empresas, es decir, las transmisiones de dominio; mas no así las cesiones temporales del nombre comercial (licencias) y de empresa (arrendamientos) que evidentemente no implican transmisiones de dominio. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que en la doctrina española Illescas al comentar el artículo 79 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre de 1988, de Marcas ("el nombre comercial únicamente podrá ser transmitido con la totalidad de la empresa) opina: "La regla especial implica que cualquier otra transmisión del nombre comercial es contraria a norma imperativa. Igualmente resultará contraria a dicha norma la transmisión de los derechos que permiten al titular del mismo su uso exclusivo-una licencia en concreto-; de no ser así, el objetivo económico y jurídico perseguido por la regla del artículo 79 resultaría fácilmente burlado. Conforme a lo expuesto, debo concluir que las licencias de nombres comerciales no resultan, en el estado de la legislación española de propiedad industrial, ajustadas a derecho". De: Illescas Ortíz, Rafael: "Derechos convencionales y reales sobre los bienes de Propiedad Industrial". En Jimenez Sánchez, Guillermo J. y otros: "Negocios sobre Derechos No Incorporados a Títulos Valores y sobre Relaciones Jurídicas Especiales". Madrid, 1992, Civitas, p. 75.
7. Debe tomarse en cuenta sin embargo que las licencias compartidas operan sólo respecto de licenciatarios que realizan su actividad económica en mercados o zonas geográficas diferentes, sin riesgo de coincidencia o intersección entre ellos y siempre que no se trate de nombres-marca.
8. Sobre las diversas modalidades de pago de las regalías puede revisarse Cabanellas (h), Guillermo: Contratos de licencias y transferencia de tecnología en el Derecho Privado". Buenos Aires, 1980, Editorial Heliasta S.R.L., p. 289-320.