LA DECISIÓN COMUNITARIA Nº 486 SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL: PRINCIPALES CAMBIOS E INNOVACIONES

Olga A. Alcántara Francia

      1.     INTRODUCCIÓN

      La Decisión Comunitaria Nº 486, vigente automáticamente desde el 01 de diciembre del 2000 para los países conformantes del Pacto Andino –es decir, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela– sustituya la Decisión Nº 344 y establece un nuevo Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

     Este nuevo régimen responde a la necesidad de modernizar nuestras normas comunitarias a fin de alcanzar una efectiva protección a los derechos industriales, tomando en cuenta el contexto por el que atraviesa el comercio. Nos referimos a la globalización y a Internet, dos factores que poco a poco, han ido reduciendo o eliminando las fronteras entre los países.

     Ello trae como consecuencia, no sólo la necesidad de implantar un régimen de protección a nuevos elementos de propiedad industrial sino de reforzar la protección conferida a los ya conocidos, de situaciones que atenten contra los derechos de sus titulares. Tal es el caso de la utilización de signos notorios que forman parte de un nombre de dominio. Si antes era muy difícil proteger el derecho del titular debido a principios como el de territorialidad, hoy en día ya no lo es, puesto que de verificarse tal hecho, la autoridad competente deberá ordenar la cancelación o modificación de la inscripción del nombre de dominio.

     En esta medida, la Decisión Nº 486 se convierte en un instrumento legal de vital importancia para el desarrollo del comercio internacional en los países miembros del Acuerdo de Cartagena.

     Por ello, el presente artículo tiene como finalidad informarle al lector acerca de las innovaciones más resaltantes que presenta el nuevo régimen de propiedad industrial.

      2.     DISPOSICIONES GENERALES

      En la Decisión Nº 486 del Acuerdo de Cartagena se ha destinado el primer Título, el cual está constituido por 13 artículos, a regular las disposiciones que se aplicarán a todos los elementos de la propiedad industrial. Estas involucran en primer término la aplicación de los principios del Derecho Internacional Privado del Trato Nacional y de la Nación más favorecida. Por el principio del trato nacional se establece un trato no menos favorable que el que se otorga a los nacionales de cada país miembro. Este principio ha sido recogido anteriormente en los artículos 3 y 5 del ADPIC, y, en el artículo 2º del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

     El principio del trato a la nación más favorecida , establece que toda ventaja, privilegio o inmunidad que conceda un país miembro a los nacionales de otro país miembro se hará extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la OMC o del Convenio de París.

     Se establece también que la protección a la propiedad industrial no atentará contra el patrimonio biológico y genético de los países miembros, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales.

     En cuanto a los términos y plazos de los procedimientos y trámites registrales, sujetos a notificación o publicación se establece que éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que se realiza la notificación o publicación del acto de que se trate, salvo disposición en contrario. Por otro lado, el idioma a utilizarse en todo trámite es el castellano.

     Otro de los cambios resaltantes, en el presente título, es que incluye las normas referentes a la Reivindicación de Prioridad, derecho que antes se hallaba regulado tanto en el Capítulo destinado a las marcas, específicamente en la “Sección III de los derechos conferidos por la marca” (artículo 103º), como en el referido a las solicitudes de Patentes y sus requisitos (artículo 12º). La actual regulación unifica el trámite destinado a ejercer el derecho de prioridad estableciendo plazos para ejercerlo (los cuales varían dependiendo de si se trata de una patente, modelo de utilidad o marca y diseño industrial), indicando la documentación que deberá adjuntarse a la solicitud en que se reivindica prioridad, etc.

      3.     PATENTES DE INVENCIÓN

      Patente de invención, es el título por el cual un Estado concede el derecho exclusivo de explotación al titular de una invención dentro de su territorio. Obviamente, para que los conocimientos objetivados en productos o procedimientos de fabricación sean considerados invenciones, deben cumplir con determinados requisitos.

     Respecto de esta materia los cambios más saltantes que aporta la Decisión Nº 486 en relación con la Decisión Nº 344, se halla en la disposición del artículo 15º el cual establece que no se consideran invenciones los programas de ordenador o el soporte lógico como tales. Esta precisión tiene sentido, en la medida que el software y el o los soportes lógicos están protegidos por la Ley de Derechos de autor y considerados creaciones intelectuales(1).

     En cuanto al trámite de la solicitud de registro de las patentes de invención observamos algunas novedades. Así, el artículo 26º actual establece que dicha solicitud deberá estar acompañada de un petitorio, el cual está contenido en un formulario que comprende entre otras cosas: el requerimiento de concesión de la patente; nombre y dirección del solicitante; nacionalidad o domicilio del solicitante; nombre de la invención, etc. Se incluirá, asimismo, una descripción de la invención; una o más reivindicaciones; uno o más dibujos; el resumen; los poderes que fuesen necesarios, así como, si fuera el caso, una copia del contrato de acceso si los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados; la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas, etc; el certificado de depósito del material biológico, entre otros requisitos.

     Se regula el derecho del solicitante de una patente de invención a pedir en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. En cuanto al plazo para el examen de la solicitud de registro, así como para presentar observaciones, la actual Decisión los amplía a sesenta días hábiles (la Decisión 344 sólo admitía un plazo de treinta días).

     Respecto a los derechos que confiere la patente, se precisa que el titular podrá impedir que terceras personas sin su consentimiento realicen los siguientes actos:

     a)     Cuando en la patente se reivindica un producto;

     -     fabricar el producto

     -     ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines

     b)     Cuando en la patente se reivindica un procedimiento:

     -     emplear el procedimiento

     -     ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

     Se permite que una patente concedida o en trámite de concesión pueda transferirse por acto entre vivos o por vía sucesoria. En esta medida, podrá también licenciarse a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva.

     Se incluye un capítulo que contiene los actos posteriores a la concesión de la patente, los cuales pueden implicar la renuncia a una o más reivindicaciones de la patente; dividirla en dos o más patentes fraccionarias; fusionar dos o más patentes.

     La norma comunitaria incluye ahora nuevas causales de nulidad absoluta de la patente, precisando además, que los vicios de los actos administrativos que no devenguen en nulidad absoluta, producirán la nulidad relativa de la patente; siendo que la anulación de la patente procederá cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerla.

      4.     MODELOS DE UTILIDAD

      Los modelos de utilidad, como se sabe, son las nuevas formas, configuraciones o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía(2).

     En relación con este elemento de propiedad industrial, el único cambio sustancial que observamos en la Decisión Nº 486 es la disposición contenida en el artículo 83º. En ella se faculta al solicitante de una patente de modelo de utilidad a pedir que su solicitud se convierta en una de patente de invención o de registro de diseño industrial, siempre que la materia objeto de la solicitud inicial lo permita.

      5.     ESQUEMA DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

      Esta es una innovación que nos presenta la Decisión Nº 486 en relación a la Decisión Comunitaria Nº 344, dado que la protección a los esquemas de trazado de circuitos integrados, no se hallaba regulada. Es a partir de la recientemente vigente Decisión, que comentamos, que serán considerados elementos de la propiedad industrial pudiendo acceder al registro para su protección.

     Los esquemas de trazado de circuitos integrados no estarían protegidos por la Ley de Derechos de Autor, dado que no son considerados creaciones intelectuales, en otras palabras, si lo equiparamos a los elementos de una computadora, diríamos que los esquemas de trazado forman parte de lo que se denomina hardware y las creaciones intelectuales protegibles por derechos de autor, constituyen el software.

      El artículo 86º define al circuito integrado como un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que está destinado a realizar una función electrónica. El esquema de trazado , es la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de éstos activo e interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

     Para evaluar el acceso al registro de los esquemas de trazado, se aplica el criterio de la originalidad. En tal sentido, se considera original cuando resulta del esfuerzo intelectual propio de su creador, lo cual implica que no sea corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados. Por ello, el derecho al registro sólo le corresponde a su diseñador, y si hubiera sido diseñado por dos o más, por todos ellos.

     El artículo 89º establece el trámite que deberá adoptar el interesado a fin de acceder al registro. Resulta de especial importancia el artículo 91º dado que regula la especial situación de que el esquema de trazado incluyera algún secreto empresarial ; de presentarse este caso, el solicitante deberá omitir o borrar las partes que contuvieran ese secreto.

     Respecto de los derechos que confiere el registro, al igual que la mayoría (se excluyen los nombres comerciales y los signos notoriamente conocidos) de los elementos de la propiedad industrial, éste confiere el derecho al uso exclusivo y excluyente de los esquemas de trazado del circuito integrado, lo cual implica que los terceros no autorizados, no podrán: reproducir, por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, el esquema de trazado protegido; comercializar, importar, ofrecer en venta, distribuir de cualquier forma el esquema de trazado protegido, etc.

     Por otro lado, se establece también que el derecho conferido por el registro del esquema de trazado sólo podrá hacerse valer contra actos realizados con fines industriales o comerciales. El registro de esquema de trazado concedido o en concesión puede transferirse por acto entre vivos o por vía sucesoria; de ocurrir así, dicha transferencia deberá registrarse en la oficina competente porque de lo contrario, no surtirá efectos frente a terceros. La misma exigencia se impone para el caso de la licencia a terceros del registro del esquema de trazado concedido o en concesión.

      6.     DISEÑOS INDUSTRIALES

      La definición legal de diseño industrial considera como tales, a cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación(3).

     En cuanto a los cambios más importantes, podemos citar el incorporado por el artículo 114º, el cual establece que el derecho al registro de un diseño industrial lo tiene el diseñador, sin perjuicio, que pueda transferir tal derecho por acto entre vivos o por vía sucesoria.

     Las normas reguladoras del procedimiento de acceso al registro son similares a las contempladas para las patentes. Se precisa, en el artículo 130º que la protección conferida a un diseño industrial no se extiende a los elementos o características del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador.

      7.     MARCAS

      Sabido es que por marca se considera a todo signo que sirve para diferenciar un producto o servicio de otro en el mercado. Naturalmente, no todo signo podrá acceder al registro, pues se requiere que éste sea suficientemente distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. Por ello, el artículo 134º además de reproducir la definición de marca de la Decisión Nº 344, incluye una enunciación (no limitativa) de los signos que pueden constituirse en marcas, tales son: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, etc; sonidos y los olores; las letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas; cualquier combinación de los signos o medios indicados.

     En lo referente al agotamiento del derecho sobre la marca (4), hallamos modificaciones sustanciales. La Decisión Nº 344 (artículo 106º) y el D. Leg. Nº 823 (artículo 171º) excluían la posibilidad del titular de la marca de prohibir a un tercero su utilización en la identificación de sus productos, siempre y cuando, éstos se hubieran introducido directamente por él en el comercio de un país, o por intermedio de su licenciatario u otra persona autorizada para ello. Actualmente, se incluye dentro de dicha mención al sujeto económicamente vinculado al titular de la marca. En tal sentido, se considera que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.

     El artículo 160º establece que cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto (obviamente, la norma alude a la indicación de procedencia) .

     Respecto de la cancelación del registro, se establece que no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

     El artículo 169º, en el segundo párrafo, precisa cuándo una marca se convierte en un signo común o genérico. Esto es, cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca ha perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Sobre el tema, FERNÁNDEZ NOVOA(5) opina que "la genericidad de una denominación debe apreciarse a la vista de los productos o servicios con respecto a los cuales tal denominación quiere registrarse como marca". Ejemplifican tales aseveraciones, la resolución del tribunal español que sancionó como denominación genérica la expresión churruscos por considerar que en el léxico español tal palabra significaba "pedazo de pan demasiado tostado", por lo tanto, no era registrable como marca para identificar galletas tostadas.

      8.     MARCAS COLECTIVAS

      Marca colectiva es aquel signo que sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular(6).

     Básicamente las normas que regulan su utilización son las mismas que las contenidas en la Decisión Nº 344, sin embargo, se incorpora, a través del artículo 183º, la obligación de inscribir las transferencias y licencias en la oficina competente para que surtan efectos frente a terceros; con lo cual se consagra en materia de marcas el efecto constitutivo del registro.

      9.     MARCAS DE CERTIFICACIÓN

      Se define a la marca de certificación como aquel signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca. Se establece que el titular de una marca de certificación puede ser una empresa o institución de derecho privado o público o un organismo, regional o internacional.

     Dentro de las normas relativas al procedimiento de registro, se establece la obligatoriedad del registro del reglamento de uso de la marca de certificación.

     Se regula además, la transferencia de las marcas de certificación, prohibiéndose su utilización para productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

      10.     NOMBRE COMERCIAL

      El artículo 190º define al nombre comercial como aquel signo que identifica a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Se establece que una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial, el cual podrá estar constituido entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Para ARACAMA ZORRAQUIN(7), la validez de un nombre comercial está dada por su novedad y licitud. El concepto de novedad debe entenderse como aptitud para distinguir y estar disponible, lo que significa no constituir un nombre civil, seudónimo, marca de producto o servicio, marca colectiva o de certificación, indicación geográfica, etc. Esto es, una denominación que no sea confundible con otra empleada con anterioridad para individualizar personas físicas o jurídicas.

     Se reafirma el derecho exclusivo de que goza el titular de un nombre comercial adquirido por su primer uso en el comercio, es decir, se reconocen los derechos exclusivos de uso a favor del titular y de exclusión en relación a terceros.

     El nombre comercial podrá registrarse en la oficina nacional competente, sin embargo, este registro es declarativo de derechos, por cuanto el derecho se atribuye en virtud de su primer uso.

      11.     RÓTULOS O ENSEÑAS

      Esta es otra de las innovaciones que incorpora la Decisión Nº 486. Mediante un artículo único se establece que la protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial.

      12.     INDICACIONES GEOGRÁFICAS

      Bajo la denominación genérica de indicaciones geográficas , se regulan en un solo capítulo las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia, lo cual constituye otra innovación sustancial, toda vez que la Decisión 344 e incluso nuestra norma nacional no lo sancionan así.

     Indicación o denominación geográfica (como también se le conoce en la doctrina) en sentido directo, está constituida por el nombre de una ciudad o localidad determinada (Limoges), o bien por el nombre de una zona o región más o menos extensa (Jerez, Rioja). De tal forma que la denominación geográfica indirecta, consiste en símbolos o signos que si bien no aluden de modo inmediato a una localidad o zona, suscitan, en la mente de los consumidores un proceso de asociación con una determinada localidad o zona geográfica(8).

     Lo característico de este elemento de propiedad industrial es que implica una cierta conexión entre la denominación geográfica y el producto correspondiente. Esta conexión puede manifestarse de las siguientes maneras: la denominación geográfica designará bien el lugar en que el producto es extraído o cultivado; o bien el lugar en que el producto es elaborado o bien el lugar en que el producto es fabricado(9).

      12.1.     Denominaciones de origen

      El concepto de denominación de origen es básicamente el mismo, es decir, se considera como tal a la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirve para designar un producto que es originario del mismo y cuya calidad o características se deben, exclusiva o esencialmente, al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos. Como ejemplos podemos citar las siguientes: Champagne, Camembert, Roquefort, Pilsen, Jerez, Tequila, etc. Cabe agregar, que en nuestro país solamente se haya protegida la denominación de origen "Pisco".

     En general, se preservan básicamente las mismas disposiciones contenidas en la Decisión 344; pero se añaden otras de especial importancia, como la del artículo 212º penúltimo párrafo, en el cual se establece que solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión "DENOMINACIÓN DE ORIGEN".

     Uno de los cambios que observamos, es el contemplado en el artículo 213º el cual permite que las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, o aquellas designadas al efecto dispongan los mecanismos que permitan un control efectivo del uso de las denominaciones de origen protegidas.

     Se incluye asimismo, una disposición destinada a prohibir las denominaciones de origen que identifican vinos o bebidas espirituosas que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen. En este caso, se prohibe la utilización de la denominación de origen en cuestión o la utilización de la traducción de la indicación geográfica e incluso de las expresiones "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

     Por otro lado, se incorpora una norma que permite la utilización de denominaciones de origen, que identifiquen vinos o servicios y que están protegidas en los países miembros, por parte de terceros para esos mismos productos o servicios, siempre que en el territorio del país miembro se hubiera estado usando en forma continuada durante 10 años antes del 15 de Abril de 1994 o de buena fe, antes de esa fecha (art. 215º). En buena cuenta, esta disposición permite por ejemplo, que cualquier otro país miembro del Acuerdo de Cartagena, utilice la denominación “Pisco”, siempre y cuando pueda acreditar su uso continuado y dentro de la fecha establecida en el artículo.

     Los artículos 216º y 217º regulan la potestad de las oficinas nacionales competentes para declarar la nulidad o cancelación de la autorización de uso, de oficio o a petición de parte, de la denominación de origen. Así también, se establece que las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro país miembro.

      12.2.     Indicaciones de procedencia

      La regulación de las indicaciones de procedencia, constituye una novedad. Se define a la indicación de procedencia como un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado. Al respecto, RANGEL ORTIZ(10) afirma que la indicación de procedencia es el uso de un nombre geográfico sobre un producto, indicando simplemente, el lugar de producción. Es la indicación del lugar geográfico de residencia del fabricante que acostumbra a figurar en los productos que llevan marca, etiqueta o envase.

     El artículo 222º prescribe que una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión respecto del origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

     Se regula el derecho que tiene cualquier persona a indicar su nombre o domicilio en los productos que comercialice, aun cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa del país o lugar de fabricación o producción de los productos o servicios.

     13.     SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

      Otra innovación importante es la regulación especial que se confiere a los signos distintivos notoriamente conocidos. El Título XIII que se presenta bajo esta denominación contiene las disposiciones generales que se aplicarán a todos los signos distintivos y no solamente a las marcas como fue regulado en la Decisión 344, vale decir, ahora se podrá hablar de nombre comercial notorio, lema comercial notorio, rótulo notorio, etc.

     El artículo 224º establece que deberá entenderse por signo distintivo notoriamente conocido a aquel que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Estos serán protegidos contra su uso y registro no autorizados.

     Uso no autorizado del signo notorio implica el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique; e incluso cuando provoca riesgo de confusión o asociación con el titular del signo, daño económico o comercial, aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

     El artículo 228º incorpora los criterios a tomar en cuenta para determinar si un signo es notoriamente conocido. Asimismo, el artículo 230º establece los sectores de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo; éstos son: los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplica, las personas que participan en los canales de distribución del producto o servicio y los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad y productos o servicios.

     El artículo 233º incorpora una disposición interesante y además muy importante pues regula el supuesto de la inscripción indebida de un signo notoriamente conocido en un país miembro cuando forma parte de un nombre de dominio(11) o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado(12). En tal caso, la autoridad competente podrá ordenar la cancelación o modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico.

      14.     ACCIONES, MEDIDAS CAUTELARES, MEDIDAS EN FRONTERA Y MEDIDAS PENALES

     14.1.     Prescripción de la acción contra el uso de un signo notoriamente conocido

      El artículo 232º establece que la acción contra el uso de un signo notoriamente conocido prescribe a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso.

      14.2.     Acción reivindicatoria

      La acción reivindicatoria procede cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiere solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, de tal suerte que la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido o que se le reconozca como cosolicitante o titular. Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos años desde que hubiera comenzado a explotarse en el país por quien obtuvo el derecho.

     El titular de una patente podrá iniciar un procedimiento judicial por indemnización por daños y perjuicios por el uso no autorizado, sin embargo, el resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada. La acción por infracción prescribe a los dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción; o a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

      14.3.     Medidas cautelares

      El artículo 245º establece que quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción puede solicitarle a la autoridad competente trabar una medida cautelar como: el cese inmediato de los actos que constituyen la presunta infracción, el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, la suspensión de la importación o exportación de los productos, materiales o medios; la constitución de una garantía suficiente y el cierre temporal del establecimiento del infractor. Se exige que solicite la medida cautelar acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir la infracción.

      14.4.     Medidas en frontera

      Las medidas en frontera , son aquellas que le permiten al titular de un registro de marca, solicitar a la autoridad nacional la suspensión de la importación o exportación de productos que infringen dicho registro. Dependiendo de la legislación interna de cada país, dichas medidas podrán aplicarse de oficio. Asimismo, el art. 255 establece que si determina la infracción, los productos con marcas falsificadas no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente pudiendo la autoridad competente, ordenar su destrucción o decomiso.

     14.5.     Medidas penales

      En cuanto a las medidas penales, serán los países miembros quienes establecerán procedimientos y sanciones para los casos de falsificación de marcas.

      15.     COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

     15.1.     Actos de competencia desleal

      Acto de competencia desleal es aquella conducta realizada en el ámbito empresarial que atenta contra los usos comerciales y las prácticas honestas, y en general, a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas(13).

     La actual Decisión Comunitaria considera actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial a aquellos destinados a causar confusión(14); a promover aseveraciones falsas destinadas a desacreditar al competidor(15) y a las indicaciones o aseveraciones que pueden inducir a error en el comercio respecto de las características o naturaleza de los productos(16).

      15.2.     Secretos empresariales

      Esta es otra de las innovaciones importantes que observamos en la actual Decisión Comunitaria, pues se sustituye la regulación de los denominados secretos industriales por la de los secretos empresariales , cuya definición abarca tanto a los secretos industriales y a los secretos comerciales (o trade secrets, para el derecho norteamericano). Cabe resaltar que esta disposición, por primera vez, reconoce la importancia que tienen en el mercado los secretos comerciales, puesto que aportan a su titular mayores ventajas competitivas inclusive que los secretos industriales.

     La definición legal contenida en el artículo 260º, establece que se considerará secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero. Dicha información se debe caracterizar por ser: secreta, tener un valor comercial por ser secreta; haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. Por ello, el artículo 261º, señala que no será considerada secreto empresarial aquella información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

     El artículo 262º establece que el titular de un secreto empresarial estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros(17). Dicha adquisición puede resultar del espionaje industrial, incumplimiento de contrato(18) u otra obligación, abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.

     El artículo 264º regula el derecho del titular del secreto empresarial a incluir en su contrato de transferencia de tecnología cláusulas de confidencialidad, destinadas a protegerlo, siempre y cuando no sean contrarias a la libre competencia.

      15.3.     Acción por competencia desleal

      La acción por competencia desleal prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que el derecho nacional presente normas diferentes.

      16.     CONCLUSIONES

      1.     La Decisión Nº 486 se presenta como un documento de aplicación comunitaria que se caracteriza por ser moderno, no sólo por su tecnicidad en el tratamiento de algunas figuras jurídicas, como los esquemas de trazado de circuitos integrados o los signos notoriamente conocidos, sino porque busca efectivizar, con normas más precisas, la protección de los derechos de los titulares sobre determinados elementos de la propiedad industrial.

     2.     La Decisión Nº 486 introduce disposiciones de carácter procesal, como las referentes a las acciones reivindicatorias, medidas en frontera, medidas cautelares y acciones por infracción, destinadas a garantizar y operativizar la protección de los derechos industriales.

     3.     Se incluye asimismo, normas de competencia desleal destinadas a proteger a los titulares de secretos industriales y comerciales contra la explotación no autorizada por parte de terceros, reconociéndose de este modo, la importancia cada vez mayor que tienen en el mercado.

     4.     La vigencia de este nuevo Régimen Común sobre Propiedad Industrial vuelve imperativa la modificación de nuestra ley nacional (Decreto Legislativo Nº 823), dado que, al encontrarse desfasada impide la efectiva protección de los derechos industriales.

      NOTAS:

      (1)     Al respecto, el artículo 69º del D. Leg. 822, prescribe que los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende a todas sus formas de expresión, tanto a  los programas operativos como a los aplicativos, ya sea en forma de código fuente o de código objeto. La protección establecida por la ley, se extiende a cualesquiera de los versiones sucesivas del programa, así como a  los programas derivados.

     (2)     Véase al respecto, el artículo 97º del D.Leg. Nº 823.

     (3)     Al respecto, revisar el artículo 102º del D. Leg. 823.

     (4)     Sobre el tema, reproducimos la definición de Ana María Pacón, para quien el agotamiento del derecho de marca constituye uno de los límites del derecho de exclusiva (característico de las marcas). Es el límite que señala el fin del derecho de exclusiva y correlativamente el principio de la libertad de comercio de los terceros en relación con los productos que llevan la marca auténtica. Tomado de: Retos de la Propiedad Industrial en el Siglo XXI. Lima: Indecopi, Noviembre 1996, p. 189.

     (5)     FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid: Montecorvo, 1984, p.148 y ss.

     (6)     Véase al respecto, el artículo 196º del D.Leg. 823.

     (7)     ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto. Esquema del nombre comercial. Retos de la Propiedad Industrial en el Siglo XXI. Lima: Indecopi, Noviembre 1996, p. 205 y ss.

     (8)     FERNÁNDEZ  NOVOA, Carlos. La Protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos. Madrid: Tecnos, 1970, p.3 y ss.

     (9)     AREAN LALIN, Manuel. Definición y Protección Jurídica de las indicaciones geográficas. Actas de Derecho Industrial. Madrid: Instituto de Derecho Industrial de la Universidad  Santiago de Compostela, Marcial Pons, Tomo XIV, 1993, p.68 y ss.

     (10)     RANGEL ORTIZ, Horacio. Las denominaciones de origen. Retos de la Propiedad Industrial en el Siglo XXI. Lima: Indecopi, Noviembre 1996,p.213 y ss.

     (11)      Nombre de dominio , en términos sencillos, es uno de los componentes de la dirección de una página web en internet. Normalmente, se presenta acompañado de las siglas siguientes: "http" que significa "Hyper Text Transfer Protocol", y hace referencia al protocolo utilizado por la "World Wide Web" para la comunicación entre los diferentes equipos conectados entre sí a través de la Red; "www", son las siglas de World Wide Web y significa algo así como la "teleraña" o red mundial.  Estos dos elementos se encuentran  siempre en todas las direcciones de la WWW y, estrictamente, no forman parte del nombre de dominio.  Sin embargo, estas dos siglas, estrictamente, no forman parte del nombre de dominio. Un nombre de dominio es por ejemplo, "franchising.com". Esta dirección tiene dos partes: "com" es el denominado nombre de dominio de primer nivel (que está referido a organizaciones comerciales), y "franchising" es el nombre de dominio de segundo nivel (los niveles se separan siempre por puntos). Por otro lado, la dirección de correo electrónico es aquella que se usa para comunicarse, a través de internet, con clientes de una compañía o cualquier persona en general. Lo normal es que su estructura se presente de la siguiente manera: usuario@nombrededominio , con la finalidad de que los clientes asocien claramente esta dirección con su titular. En esta medida, será conveniente que sea lo más parecida posible a la forma en la que éstos conocen la empresa en el mundo real.

     (12)     Esta disposición es muy importante pues se ha establecido con la finalidad de proteger a los titulares de marcas que ven afectado su derecho cuando éstas son utilizadas como constituyentes de un nombre de dominio registrado en otro país. Como se sabe, anteriormente no se podía prohibir tal utilización puesto que el principio marcario de territorialidad limitaba la protección fuera de los límites del país; con mayor razón en el caso de los nombres de dominio cuyo uso no ha sido regulado.

     (13)     El artículo 258º de la Decisión Nº 486 es concordante con el artículo 6º del T.U.O. del Decreto Ley Nº 26122 (Ley sobre represión de la competencia desleal), que define al acto de competencia desleal  como toda conducta ilícita y prohibida, que resulta contraria  a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en las actividades económicas.

     (14)     El artículo 8º de la Ley de Represión de la competencia desleal, considera desleal a aquella conducta destinada a crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno.

     (15)     La presente conducta se considera, en los términos de nuestra ley de competencia desleal, como un acto de denigración.

     (16)     Esta conducta está tipificada por nuestra ley de represión de la competencia desleal como un acto de engaño (artículo 9º).

     (17)     Esta disposición es concordante con el artículo 15º de la Ley de competencia desleal, el cual considera como acto de competencia desleal a la violación de secretos.

     (18)     Con esta disposición se pretende proteger a los titulares de secretos empresariales que en virtud de la celebración de un contrato, como por ejemplo, franchising, licencia de know how, etc, transfieren sus conocimientos, siendo que las únicas obligaciones que usualmente se establecían en protección de sus secretos al vencimiento del contrato, eran las de naturaleza postcontractual. Esto es, aquellas que obligaban a guardar reserva sobre lo conocido y a no competir deslealmente usando la información adquirida.