CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA
(Paulo Césare Sifuentes
)
1. INTRODUCCIÓN
La contratación sobre bienes o activos intangibles es un fenómeno que en los últimos años ha cobrado inusitado interés, al convertirse en una importante fuente de financiamiento e inversión. Prueba de ello es que últimamente las empresas se preocupan en mantener correctamente actualizada la valorización de los signos distintivos (y, sobre todo, de la marca), que distinguen a sus productos o servicios. En algunos casos, inclusive, la marca llega a tener un valor comercial superior al de la mayoría de los activos tangibles de la empresa.
Por estas consideraciones, creemos pertinente ocuparnos del contrato de licencia de marca, por ser uno de los contratos de transferencia de derechos industriales que más se utiliza en nuestro país.
2. EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DE LA MARCA
Como sabemos, la marca es el signo que sirve para diferenciar o distinguir un producto de otro, así como un servicio de otro (art. 128° de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Legislativo N° 823, y art. 134° de la la Decisión N° 486 del Acuerdo de Cartagena), pudiendo ser: i) denominativa, si sólo está compuesta por una o varias palabras; ii) figurativa, si está compuesta por representaciones gráficas; o, iii) mixta, si se compone de elementos denominativos y figurativos.
La inscripción de la marca en el Registro de la Propiedad Industrial del Indecopi otorga a su titular un sinnúmero de derechos, tales como usarla exclusivamente en el territorio nacional, gravarla o impedir su utilización indebida y/o no autorizada. De esta manera, el titular de la marca podrá, en forma exclusiva, distinguir en el mercado los productos que elabore o los servicios que brinde, teniendo la seguridad de que podrá excluir a cualquiera que sin su consentimiento pretenda explotarla.
Ahora bien, como cualquier bien o activo intangible, la marca puede ser objeto de comercialización, a fin de que se transmitan algunos o todos los derechos marcarios a terceros. Para ello, el titular de la marca debe transferir su uso a un tercero interesado, a cambio de recibir de éste una contraprestación (comúnmente podrá ser una regalía periódica o un porcentaje proveniente de las ventas de los productos).
3. TRANSMISIBILIDAD DE DERECHOS SOBRE LA MARCA
La importancia económica de la transmisibilidad de los derechos marcarios radica en que muchas veces invertir en la comercialización, producción y publicidad de determinados productos conlleva un enorme gasto, por lo que para las nóveles empresas suele resultar más rentable usar una marca ya conocida y con cierto impacto en el mercado(1).
Asimismo, otro incentivo para adquirir una marca es la de atraer a la clientela existente. Esto es, en lugar de utilizar o desarrollar mecanismos propios de captación de mercado, se utilizan los existentes y exitosos, pues definitivamente el costo de obtener el mismo nivel de atracción de clientela será mayor si se utilizan las marcas propias que si se opta por cesiones o licencias de marcas de terceros. Esta realidad no hace sino revelar la gran fuerza comercializadora que posee la marca(2).
Como es lógico suponer, la transferencia importará necesariamente un acto oneroso; es decir, a cambio de la prestación del titular de la marca de otorgar determinados derechos o todos los derechos que genere la marca a un tercero, éste tendrá que abonar a favor del titular una determinada cantidad de dinero que será fijada en el documento constitutivo (contrato).
Ahora bien, dependiendo de la clase y alcances de los derechos que se quiere transmitir, puede hacerse uso del contrato de cesión o de licencia. Así, en el caso de la cesión se transmite la titularidad sobre la marca, mientras que en el contrato de licencia sólo se transmite el derecho de uso o explotación sobre la marca licenciada.
4. CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA
4.1. Definición y objeto del contrato
El contrato de licencia marcaria es el acuerdo por el cual una persona, llamada licenciante, transfiere el derecho de uso de la marca a otra, denominada licenciatario, a cambio de que éste pague una contraprestación al primero. La contraprestación puede ser tanto de un porcentaje de las ventas de los productos marcados o un importe fijo convenido por las partes.
Este contrato es consensual, en el sentido que se requiere simplemente el acuerdo de partes para que se entienda válidamente celebrado. No obstante ello, para que produzca efectos contra terceros, necesariamente deberá inscribirse en el registro correspondiente; es decir, en el Registro de Propiedad Industrial del Indecopi.
Este tipo de contrato no debe ser confundido con los demás contratos que conforman el conglomerado de los contratos de propiedad industrial, sobre todo con el contrato de cesión de derechos marcarios, con el que guarda cierta similitud. La principal diferencia entre ellos es que, si bien en ambos hay transferencias de derechos, en el contrato de licencia solamente se va a transferir el derecho de uso, mientras que por medio de la cesión se va a transmitir la titularidad de la marca.
El objeto del contrato de licencia de marca es la autorización que brinda el licenciante a favor del licenciatario para que éste puede distinguir productos y/o servicios con la marca del primero en un territorio específico y por un plazo determinado.
4.2. Obligaciones de las partes
Las principales obligaciones que emergen para las partes en el contrato de licencia de marca son las siguientes:
a) Obligaciones del licenciante
Como titular de la marca, la principal obligación del licenciante es la de transferir el derecho de uso al licenciatario. Para ello deberá realizar todos los actos que fueran necesarios para inscribir ante el registro correspondiente la licencia otorgada.
Por otra parte, el licenciante asume una obligación de no hacer, esto es, no accionar contra el licenciatario durante el plazo que dure el contrato, salvo que éste no cumpla con su prestación o su cumplimiento fuera defectuoso.
De igual modo, si la licencia ha sido otorgada con caracter de exclusividad en favor del licenciatario, el licenciante no podrá transferir la marca a terceros durante el plazo de duración del contrato y dentro del territorio asignado, pudiendo el licenciatario ejercer las acciones correspondientes para impedir la perturbación del derecho adquirido por parte de personas extrañas a la relación jurídica.
b) Obligaciones del licenciatario
La principal obligación del licenciatario es la de pagar la contraprestación en la forma convenida, bien sea a través del establecimiento de una regalía en función de un porcentaje obtenido de las ventas, un monto fijo, una combinación de ambos, etc.
Así también, el licenciatario deberá usar la marca en los productos que éste fabrique y evitar la cancelación por falta de uso.
Igualmente, en caso de existir conjuntamente a la licencia de la marca una asistencia técnica brindada por el licenciante, el licenciatario deberá asumir una obligación de confidencialidad, por lo que al vencimiento del contrato no deberá revelar a terceros la información que obtuvo del licenciante.
4.3. Vigencia y extinción del contrato
La vigencia o plazo de duración del contrato de licencia de marca dependerá en cada caso de lo fijado por las partes, pero, si no la hubiesen señalado, deberá entenderse que solamente tendrá vigencia por el mismo lapso de duración del registro, es decir, de diez años contados a partir de la fecha de su concesión(3).
Por otro lado, el contrato quedará sin efectos si se incurre en alguna causal de resolución derivada del incumplimiento de una o más obligaciones pactadas en el contrato. Naturalmente, lo más conveniente es incluir una cláusula resolutoria expresa que señale con precisión las conductas que originará la resolución del vínculo obligacional.
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NOTAS:
(1) Hans Knott, al referirse a la gran importancia que juega en la vida económica de un país la transferencia de derechos marcarios, señala que no se justifica el concentrar esfuerzos en inventar por segunda vez algo que ya existe, pues es mejor, fácil y rápido el mejoramiento de las ideas de otros, o en todo caso que otros participen en el mejoramiento de nuestras ideas. KNOTT, Hans. “Concesión de Licencia: ¿sí o no?”. En: Derechos Intelectuales. Astrea. Buenos Aires, 1986.
(2) Sin embargo, visto el tema desde otro ángulo, ésto puede traer consigo algunos problemas, tales como la confusión que se presenta en los consumidores acerca de la verdadera identidad del fabricante. En efecto, inmediatamente operada la transferencia, en la mayoría de ocasiones los consumidores siguen asociando la marca al fabricante original (cedente o licenciante). Esto plantea la siguiente pregunta: ¿es legítima o no la transmisión de la marca aisladamente, o sea, sin la transferencia de la empresa que la detentaba. En su artículo 161°, la Decisión Comunitaria 486 permite transferir una marca sin transmitir la empresa a la cual pertenece, dejando dicho acto al simple acuerdo de voluntades de las partes. BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Derecho de las marcas”. Editorial Heliasta. Buenos Aires, 1989.Tomo II. Pág. 114.
(3) Al respecto, revisar el artículo 153º del D.Leg. 823.