¿SOLICITANDO EL CAMBIO DE LA NORMATIVA ANDINA SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL? Algunos comentarios al Decreto Legislativo Nº 1075
(*) ( Manlio Bassino Pinasco
(**))
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I. INTRODUCCIÓN
El presente artículo tiene por objeto dar a conocer los principales cambios introducidos por el Decreto Legislativo Nº 1075, Decreto Legislativo que Aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en adelante, el “Decreto”), el cual entrará en vigencia el 1 de enero de 2009, fecha de entrada en vigencia del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con los Estados Unidos de América.
Antes de pasar a analizar los principales cambios introducidos por el Decreto, resulta conveniente comentar las modificaciones realizadas vía el Decreto Legislativo Nº 1033 (Decreto Legislativo que Aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi). En dicho decreto legislativo (específicamente en el artículo 35) se ha establecido que el área de propiedad intelectual del Indecopi, estará conformada, ya no por oficinas, sino por Direcciones (la Dirección de Signos Distintivos, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías y la Dirección de Derecho de Autor).
En consonancia con lo antes expuesto, el artículo 4
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del decreto reconoce a las Direcciones del Área de Propiedad Intelectual del Indecopi, como las nuevas entidades competentes para conocer los procedimientos relativos a la propiedad industrial (la Dirección de Signos Distintivos y la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías). Como sabemos, esto implica más que un simple cambio en la denominación de los órganos competentes, ya que por Decreto Legislativo Nº 1033 se ha regulado toda una nueva estructura y competencia de estos órganos que buscarían obtener
mayor celeridad
para resolver los procedimientos no contenciosos (que serán conocidos por los Directores de Propiedad Intelectual) y
decisiones consensuadas
en aquellos contenciosos (que serán conocidos por las Comisiones de Propiedad Intelectual).
Hecha esta pequeña introducción, en las páginas siguientes desarrollaremos los cambios que, a nuestro criterio, resultan ser los más relevantes del Decreto.
II. LEGALIZACIÓN DE PODERES
De acuerdo con lo establecido por el Decreto Legislativo Nº 823 (Ley de Propiedad Industrial), todos los poderes otorgados para realizar cualquier trámite ante las distintas instancias del Indecopi, deben contar con la legalización notarial correspondiente, en el caso de personas domiciliadas, y en el caso de personas no domiciliadas, se deberá contar, también, con la legalización consular correspondiente.
Con la dación del Decreto, se ha intentando concordar nuestra legislación nacional con lo establecido por el Tratado sobre Derecho de Marcas - TLT (1994). Así, el artículo 15 del Decreto ha dispuesto que será necesario legalizar la firma en los poderes para los procedimientos regulados en dicho Decreto, únicamente:
(i) En el caso de renuncia a un registro.
(ii) En el desistimiento del procedimiento, pretensión o cualquier acto procedimental.
Entendemos que el último supuesto “cualquier acto procedimental”, debe estar referido, únicamente, al desistimiento del procedimiento, pretensión o cualquier acto procedimental que implique la renuncia a un registro, pues el TLT prohíbe que las partes contratantes exijan la certificación por notario, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una firma u otro medio de identificación personal permitido, salvo cuando la firma se refiera a un trámite de renuncia a un registro.
En ese sentido, pensamos que la redacción del artículo 15 del Decreto no es lo suficientemente clara a efectos de que pueda entenderse, sin duda alguna, que la legalización de la firma únicamente es necesaria en caso de la renuncia a un registro, tal y como lo establece el TLT (en caso la legislación del Estado contratante lo establece).
Como se puede observar, hay una serie de disposiciones que simplifican el procedimiento de registro, adecuando nuestra normativa al TLT, como señala Fernández - Nóvoa, “la finalidad fundamental del Tratado sobre el Derecho de Marcas es la de simplificar las formalidades que deben observarse para adquirir y mantener el derecho de marca, simplificación que se traduce en sujetar la solicitud de registro de una marca a ciertos requisitos básicamente uniformes en todos los países firmantes del Tratado
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”.
Lo señalado por el autor español, se evidencia en este tipo de disposiciones que limitan ciertos requisitos para uniformizar nuestra legislación marcaria cada vez más con la de otros países del mundo que ya han realizado el proceso de simplificación del procedimiento.
III. OPOSICIONES TEMERARIAS
Conforme a la legislación andina, en los títulos referentes a patentes de invención (artículo 42 de la Decisión), diseños industriales (artículo 122 de la Decisión) y marcas (artículo 146 de la Decisión), se establece lo siguiente: “las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales”.
De forma diferente, en el Decreto se ha dispuesto una norma sobre oposiciones temerarias
en el título de Disposiciones Generales del Procedimiento
, lo cual, entendemos, resulta más práctico para la aplicación de la norma en cualquier tipo de procedimiento de solicitud sobre elementos de propiedad industrial. Asimismo, se ha optado por desarrollar una norma mucho más pragmática y general sobre oposiciones temerarias, como se puede ver en el siguiente texto:
“
Artículo 23.- Oposiciones temerarias
Las oposiciones temerarias formuladas contra las solicitudes de cualquier elemento de propiedad industrial podrán se sancionadas con una multa hasta de cincuenta (50) UIT”.
Sin duda alguna, la norma en cuestión debe ser desarrollada jurisprudencialmente por los órganos correspondientes, ya que en el Decreto no se ha definido qué situación es la que debe tenerse en cuenta, a efectos de determinarse cuándo estamos ante una oposición temeraria. A este respecto, se debe mencionar que la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi ha desarrollado interesante jurisprudencia sobre el respeto al principio de la buena fe en la etapa pre y posregistral de los procedimientos marcarios.
En ese sentido, se espera que la Sala de Propiedad Intelectual, emita un pronunciamiento similar (puede ser a través de un precedente de observancia obligatoria) en el caso de la oposición temeraria.
IV. EXTENSIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DE LAS PATENTES POR DEMORAS EN LA TRAMITACIÓN
El artículo 32 del Decreto establece que la Dirección competente ajustará el plazo de la vigencia de la patente (por una sola vez), cuando la Dirección haya incurrido en un retraso irrazonable en el trámite de concesión. El “ajuste” se dará, únicamente, cuando se hubiese incurrido en un retraso irrazonable de más de:
(i) Cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha de concesión de la patente.
(ii) Tres años contados desde la solicitud de examen de fondo hasta la fecha de la concesión de la patente.
Sobre este plazo que se otorgará por los retrasos irrazonables, existen diferentes posiciones: por un lado, se encuentran aquellos que consideran que el plazo de 20 años de protección de la patente desde su solicitud, estipulado en el Acuerdo de la OMC (Organización Mundial de Comercio) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y contenido también en la Decisión, fue calculado teniendo ya en cuenta, las demoras administrativas de los procedimientos de concesión
(3)
. Por otro lado, tenemos la opinión de aquellos que señalan que esta institución es bastante razonable, pues esta norma desincentivaría conductas perversas de una autoridad que dilate o demore injustificadamente el otorgamiento de las patentes
(4)
. Lo cierto es que ambas posiciones coinciden en que de acuerdo con los datos estadísticos del Indecopi, sería un porcentaje bastante bajo el número de casos que cumpla con los requisitos establecidos, pues el porcentaje de solicitudes que llegan a pasar los 5 años en el procedimiento de concesión no es significativo.
De acuerdo con los artículos 32, 33, 34 y 35 del Decreto bajo comentario, que regulan el tema bajo referencia, debemos señalar las siguientes precisiones:
(i) El ajuste no se aplica –en concordancia con lo establecido en el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) suscrito con los Estados Unidos de América– a las patentes de procedimientos o productos farmacéuticos.
(ii) Para el cómputo de los plazos no se tendrá en cuenta el retraso en el que incurra la Dirección por hechos atribuibles al titular de la patente
(5)
.
(iii) No se ajustará el plazo de vigencia de la patente cuando el retraso por parte de la Dirección haya ocurrido como consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor.
(iv) El plazo de ajuste otorgado empezará a regir desde el día calendario siguiente al último día de vigencia de la patente.
(v) Para el cálculo del ajuste, la Dirección competente considerará por cada dos días de retraso un día de ajuste.
El hecho de que el Decreto bajo comentario contenga estas normas que amparan el denominado “ajuste por retrasos irrazonables”, como señalamos anteriormente, no se encuentra conforme a la normativa andina y probablemente sea una de las disposiciones que otros países de la Comunidad Andina puedan encontrar como objetables.
V. SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA MULTICLASE
Conforme a lo establecido, tanto en la Decisión (artículo 138) como en el Decreto Legislativo Nº 823 (artículo 138), la solicitud de registro de una marca, únicamente,
puede comprender productos y/o servicios indicados en una sola clase de la Clasificación de Niza
.
De forma contraria, el Decreto
ha optado por permitir el llamado registro de marca multiclase, lo que constituye una de las grandes novedades del Decreto bajo comentario
. Este tipo de solicitudes, ya se encuentran contempladas en otros sistemas de propiedad industrial, en las diferentes legislaciones de otros países en el mundo. Sin duda alguna, esta modificación deberá implicar también la modificación correspondiente de la normativa andina, lo que pensamos será un gran avance.
Como sabemos, nuestro país tiene la obligación de adherirse, a la entrada en vigor del APC, al mencionado Tratado sobre el Derecho de Marcas - TLT
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. En dicho tratado se señala que “Cualquier parte contratante podrá exigir que
una solicitud
contenga algunas o todas las indicaciones o elementos siguientes: (…) xv) los nombres de los productos y/o servicios para los que se solicita el registro, agrupados de acuerdo con las clases de la Clasificación de Niza, precedido cada grupo por el número de la clase de esa Clasificación a que pertenezca ese grupo de productos y/o servicios y presentando en el orden de las clases de dicha Clasificación”. En ese sentido, el decreto bajo comentario busca adecuarse a lo establecido por el Tratado sobre el Derecho de Marcas.
Cabe señalar que, de acuerdo con el Tratado sobre el Derecho de Marcas
(7)
“cuando en una solicitud única se hayan incluido productos y/o servicios que pertenezcan a más de una clase de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, dicha solicitud dará por resultado un único registro”.
Sobre este tema cabe preguntarnos
¿cómo se regulará el pago de tasas para marcas multiclase?, ¿se reducirán los costos por tasas para aquellos que opten por esta vía?
A este respecto, cabe citar el caso de la marca comunitaria europea: cada solicitud de marca multiclase da lugar al pago de una tasa. Si se solicita la marca para más de tres clases, habrá que abonar otra tasa por cada clase adicional de productos o servicios
(8)
.
División de la solicitud o registro de marca
Como sabemos, tanto el Decreto Legislativo Nº 823, como la Decisión, permiten al solicitante modificar aspectos secundarios de la solicitud de registro y eliminar o restringir productos o servicios originalmente solicitados (artículo 143 del Decreto Legislativo Nº 823 y 146 de la Decisión).
Sin embargo, la nueva regulación dispuesta en los artículos 59 y 70 del Decreto permitirá, de acuerdo con lo señalado por el TLT
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, la división de la solicitud y del registro de la marca. Estimamos que la utilidad de los artículos comentados es de gran importancia debido a que permitirán administrar, al titular de la marca o al solicitante, los intangibles de la forma más útil a sus intereses (lo que implicará, entre otras facilidades, constituir obligaciones sobre las marcas de forma más flexible).
Asimismo, se debe señalar que la división de la solicitud en la etapa registral es un beneficio para aquel solicitante que observe un posible riesgo en el registro de una marca debido a un grupo de productos y/o servicios que formen parte de su solicitud. En ese sentido, el solicitante podrá dividir la solicitud sin necesidad de eliminar totalmente la posibilidad de registrar los productos o servicios que constituyen un posible obstáculo para el registro (ya sea por una oposición u otra razón), lo que le permitirá mantener una solicitud con riesgo de denegación y otra con bajas posibilidades de registro.
En cuanto a las marcas registradas, su división resultará beneficiosa en caso el titular del registro desee transferir o licenciar su marca para determinados productos y/o servicios; manteniendo otros en el certificado de propiedad original.
VI. REGULACIÓN ESTRICTA RELATIVA A LOS REQUISITOS PARA CONSERVAR LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL REGISTRO DE MARCA
El artículo 52
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del Decreto, regula de forma innecesariamente estricta, a nuestro entender, las causales de pérdida de la fecha de prioridad que otorga la primera presentación de la solicitud de registro de la marca.
El artículo 140 de la Decisión, establece que la ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el citado artículo (la indicación que se solicita el registro de una marca, los datos de identificación del solicitante, la marca cuyo registro se solicita, la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se desea proteger la marca, y el comprobante de pago de las tasas establecidas) ocasiona que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará la fecha de presentación.
Sin embargo, en la actualidad, dicho dispositivo es concordado por la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi con el artículo 142 del Decreto Legislativo Nº 823 (que establece que en caso la solicitud no cumpla con los requisitos formales, la Oficina notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades, siendo el plazo prorrogable por una sola vez, por treinta (30) días hábiles adicionales,
sin que la solicitud pierda su prioridad
). Es decir, actualmente si una solicitud de registro no cumple con los requisitos antes citados, se pueden subsanar las omisiones dentro de los plazos fijados,
sin perder la prioridad de la fecha de presentación
; sin embargo, la regulación del Decreto, establece que si del examen de la solicitud se evidencia que esta no contiene los requisitos enumerados en el referido artículo 52, la Dirección requerirá al solicitante para completar los mismos, pero, en este caso,
el solicitante pierde la prioridad de la fecha de presentación original
hasta que cumpla con subsanar las omisiones (el plazo que otorga el Decreto es de sesenta [60] días).
Esta estricta sanción al solicitante, desmesurada a nuestro entender, podría traer bastantes problemas respecto del requisito sobre
la indicación expresa de los productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca
. Como sabemos, existen casos en que pueden existir distintas opiniones (incluso entre los mismos funcionarios del Indecopi), sobre la clase en la que un producto o servicio debe situarse en la Clasificación Internacional de Niza (clase que se consigna en la solicitud, junto a los productos o servicios que se pretenden distinguir), pues no todos los productos o servicios se encuentran listados de forma específica en dicha Clasificación. Por lo tanto, sancionar con la pérdida de la prioridad a los solicitantes, cuando su criterio respecto de la clase en la que se encuentra ubicado un producto o servicio, no sea igual al de la Dirección, es, a nuestro entender, bastante drástico e inadecuado.
Sin embargo, entendemos que cualquier administrado se podría defender de esta posibilidad, señalando que la norma bajo comentario no establece que la estipulación de la clase correcta de los productos o servicios, sea también causal de pérdida de la fecha de presentación original, pues la norma en cuestión, únicamente señala que se deberá consignar en la solicitud (además de los otros requisitos) “la indicación expresa de los productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca”
.
Por lo tanto, al no señalarse en la norma que la consignación de la clase equivocada sea también causal de pérdida de la prioridad original, se podría pensar que la administración debe entender que no se ha incurrido en una causal para atrasar la fecha de prioridad de una solicitud de registro.
VII. PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DEL REGISTRO DE LA MARCA EN UN PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS HÁBILES
La legislación actual dispone que las órdenes de publicación sobre registros de marcas deben ser publicadas en el diario oficial
El Peruano
, dentro de los tres (3) meses de recibida por el solicitante. Dicho plazo, guarda una relación directa con el plazo establecido para declarar el abandono de una solicitud o trámite ante el Indecopi, salvo plazo distinto
(11)
. Con la entrada en vigencia del Decreto, la publicación de una orden de aviso de una solicitud de registro de marca, deberá ser hecha dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de recibida, en caso contrario la solicitud caerá en abandono. Así, el plazo antes citado, también guarda relación directa con el plazo de abandono establecido en el Decreto en su artículo 18, donde se establece que: “salvo los casos en que el presente Decreto Legislativo establezca un plazo distinto, la solicitud caerá automáticamente en abandono cuando el expediente permanezca paralizado por responsabilidad del interesado durante treinta (30) días hábiles. No se produce el abandono cuando el expediente se encuentra en estado de ser resuelto”.
Con esta inclusión, no nos cabe la menor duda de que lo que se pretende es dar mayor celeridad a los procedimientos administrativos, situación que nos parece a todas luces acertada y correcta.
VIII. LICENCIAS SOBRE SIGNOS DISTINTIVOS Y SU OPONIBILIDAD A TERCEROS
La Decisión establece que la licencia sobre marcas debe registrarse ante la oficina nacional competente para ser oponible a terceros, según lo establecido en el artículo 162, que textualmente establece lo siguiente:
“Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.
Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.
A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.
Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia”.
Por su parte, el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 823 (que entendemos se encuentra vigente hasta la entrada en vigor del Acuerdo de Promoción Comercial entre nuestro país y los Estados Unidos de América) establece que:
“Artículo 7.- Las transferencias, licencias, modificaciones, y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial, se inscribirán en los registros de Propiedad Industrial.
Todos los actos y contratos a que se refiere el párrafo anterior, surtirán efectos frente a terceros a partir de su inscripción. Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones efectuadas en los registros correspondientes, los mismos que se presumen ciertos mientras no sean rectificados o anulados. (…)”.
Como se puede ver, la regulación comunitaria y nacional vigente establece que los actos que afecten los elementos de propiedad industrial son oponibles a terceros, únicamente, en caso de que estos se encuentren inscritos. Sin embargo, a pesar de que el Decreto ha mantenido a grandes rasgos lo señalado por el Decreto Legislativo Nº 823, se ha establecido en su artículo 7 que:
“Artículo 7.- (…) En el caso de las licencias que afecten registros sobre signos distintivos,
ni su validez ni sus efectos frente a terceros, estará supeditada a su inscripción
” (el resaltado es nuestro).
La modificación bajo comentario, que hace oponible a terceros las licencias no inscritas sobre signos distintivos, es consecuente (y aun más amplia pues se refiere a signos distintivos en general), con lo establecido en el inciso 12 del artículo 16.2. del Capítulo Dieciséis del Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos de América, que establece lo siguiente: “Ninguna parte requerirá el registro de las licencias de marca para establecer la validez de las licencias, para afirmar cualquier derecho de la marca, o para otros propósitos”.
A nuestro entender, la citada modificación podría traer efectos perjudiciales sobre la seguridad jurídica que otorgaba la formalidad del registro de las licencias sobre signos distintivos a efectos de conseguir la oponibilidad frente a terceros y su consecuente publicidad. Con la excepción que se establece en el artículo 7 del Decreto, la persona que adquiera derechos, ya sea mediante transferencia, licencia o cualquier otro acto similar, sobre cualquier tipo de signo distintivo (como marcas, lemas comerciales u otros), no podrá estar realmente segura de que un tercero le pueda oponer un mejor derecho posteriormente. Esto es debido a que la norma bajo referencia otorga a licencias no inscritas plena eficacia frente a terceros.
Lo anterior podría causar daños cuantiosos a empresarios que busquen realizar inversiones que tengan como sustento una marca. A manera de ejemplo, podemos indicar que, cualquier persona podría pensar que después de suscribir un contrato de transferencia de marca ha adquirido los derechos en el Perú de la marca “X”, para posteriormente (a efectos de “asegurar” sus derechos sobre la marca) inscribir el contrato en el Indecopi, y proceder a realizar las inversiones comprando los inmuebles, muebles y contratando personal para realizar el negocio (con todos los costos que estos implica); sin embargo –a los pocos meses de haber realizado toda la inversión en el negocio– el empresario se entera que un tercero suscribió con el titular anterior del registro, un contrato de licencia exclusiva sobre la marca “X” (que sustenta toda su inversión en el negocio) por 5 años, algunos meses antes que él, y –como la norma no establecía ninguna formalidad de inscripción para que surta efectos frente a terceros– aquel no procedió a registrarlo en el Indecopi, pero aún así le puede oponer la licencia sobre la marca.
Si bien el adquirente puede accionar en la vía civil con una acción de daños contra el anterior titular de la marca X, no es menos cierto que toda la inversión se ha visto frustrada; y, probablemente el empresario –aunque pueda milagrosamente recuperar parte o toda su inversión– ya no desee saber más de inversiones que impliquen la contratación sobre signos distintivos en el país. ¿Cómo protegernos de esto? ¿Establecer cuantiosas penalidades por la falsedad de las declaraciones en el contrato? ¿Incluir en los contratos correspondientes cláusulas que protejan los derechos de los licenciatarios o adquirentes? La respuesta queda en manos de quienes asesoren a sus clientes o de los propios clientes al momento de suscribir los contratos correspondientes.
Asimismo, se debe señalar que a efectos de que la norma bajo comentario pueda entrar en vigencia, se tendrá que modificar la normativa andina, debido a que –como se señaló anteriormente– el artículo 162 de la Decisión contradice la norma bajo comentario.
Por otro lado, cabe indicar que cuando revisamos las disposiciones específicas del Decreto, respecto de registros de licencias sobre marcas, nos encontramos con el artículo que se cita a continuación:
“Artículo 63.- Licencia de marca
El titular de una marca registrada, o en trámite de registro, podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. La licencia de uso podrá registrarse ante la autoridad competente.
A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.
Cualquier persona interesada
podrá
solicitar el registro de una licencia.
No procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de contratos de licencia de una marca
; sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder”
(12)
.
En el artículo bajo referencia se establece –de forma coherente con el artículo 7 del Decreto–, que el registro de las licencias sobre marcas es facultativo; sin embargo, adicionalmente se indica que serán declaradas improcedentes las oposiciones presentadas contra las solicitudes de inscripción de contratos de licencia de marca (es decir, una persona que sea titular de una licencia sobre una marca no puede oponerse al registro de un contrato de licencia que ha sido suscrito con posterioridad, esto, aún cuando su derecho –de acuerdo al artículo 7 del Decreto– sea “oponible” a los contratos celebrados con posterioridad).
En ese sentido, se podría dar el siguiente caso: la empresa A ha recibido una licencia exclusiva sobre la marca X por un determinado número de años, pero para evitar mayores costos (y siendo mal asesorada), opta por no inscribir la licencia, pues como lo señala la nueva regulación en el artículo 7 mencionado líneas arriba, no sería necesario inscribir la licencia para que la misma sea oponible a un tercero. Sin embargo, tiempo después, la empresa B recibe también una licencia exclusiva sobre la misma marca, y –mejor asesorada que A– acude a la nueva Dirección de Signos Distintivos del Indecopi a efectos de registrar su licencia. La empresa A se entera de esto y acude a la Dirección presentando una oposición al registro de B con su contrato de licencia exclusivo de fecha anterior y alegando que, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto, su licencia tiene plenos efectos desde el día de su suscripción y se puede oponer a cualquier derecho posteriormente adquirido por terceros. Sin embargo, la Dirección de Signos Distintivos, conforme a lo establecido en el artículo 63 antes transcrito, deberá rechazar la oposición, declarándola improcedente. Al primer licenciatario no le quedará otra opción, que la de acudir al Poder Judicial para cautelar su derecho, con las implicancias de tiempo y dinero que ello implica. Durante el tiempo que dure el proceso judicial, B seguirá manteniendo su contrato inscrito en el Indecopi, a pesar de que supuestamente de acuerdo con el artículo 7 de la norma bajo comentario “en el caso de licencias que afecten registros sobre signos distintivos, ni su validez ni sus efectos frente a terceros, estará supeditada a su inscripción”.
Consideramos que todo este cambio normativo se debe a que en los Estados Unidos de América, el registro de una marca es meramente declarativo y no constitutivo de derechos. En tal sentido, y con esa lógica, resulta claro que si no se necesita registrar una marca para que esta goce de todos los derechos que le confiere la ley; es lógico pensar que las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial, no requieran de registro.
Sin embargo, nuestra legislación solo reconoce derechos a las marcas registradas, es decir, el registro es constitutivo de derechos. En tal sentido, existe una total incongruencia entre lo solicitado para que una marca goce de derechos y lo establecido para las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial.
De acuerdo con lo expuesto, somos de la opinión que dentro del marco de las negociaciones de la APC debió considerarse este punto.
IX. ¿MAYOR UTILIZACIÓN DE LAS FACULTADES PARA DELEGAR COMPETENCIA?
Por otro lado, el artículo 5
(13)
del Decreto, sigue haciendo referencia a la facultad, ahora de las Direcciones, de delegar competencias a otras entidades públicas o privadas; debemos señalar que la facultad de delegación a organismos privados es sinónimo de Estado moderno y se debe dar en los casos donde se pruebe que los privados pueden fiscalizarse más eficientemente, mediante sus propias organizaciones, debido a que cuentan con
mayores incentivos que el Estado
para hacerlo
.
Tal es el caso de algunos Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen, donde se ha establecido en regulación específica las facultades de delegación del Indecopi frente a estos órganos
(14)
, caso particular en el que se muestra que los empresarios se desarrollan de forma cada vez más eficientemente en relación con sus respectivas denominaciones de origen, pues es evidente que cuentan con mayores
incentivos
(respecto de sus denominaciones de origen) que el propio Estado para promover su autofiscalización y control a efectos de que el valor del intangible protegido se haga mayor en el mercado.
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X. COMENTARIO FINAL
De esta rápida revisión de los aspectos más relevantes del Decreto, según el autor, podemos concluir que las disposiciones contenidas en este, resultan en muchos casos ser llamados de nuestro país a modificar la normativa andina, y no disposiciones complementarias a la misma. De tal forma que, si nuestro país opta por permanecer en la Comunidad Andina, se tendrán que hacer algunos cambios en la normas de la misma sobre propiedad industrial, a efectos que se permita aplicar a nuestro país algunas de las normas que contravendrían la normativa comunitaria sin posteriores repercusiones; de lo contrario –y obviamente también en el caso de que se opte por permanecer en la Comunidad Andina– se podría interponer la acción de incumplimiento contra nuestro país por la aplicación de las normas que contravienen la normativa comunitaria, esta institución es, como sabemos “un recurso diseñado para velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario por parte de los Estados miembros”
(15)
.
Conforme a lo analizado, las modificaciones traen cambios que modernizan diversos aspectos relativos a los procedimientos de propiedad industrial; sin embargo, existen otras normas que a nuestro entender, serían pasibles de mejora en un futuro cercano. En ese sentido, esperamos que se den ciertas modificaciones a la norma comentada, a efectos de promover la seguridad jurídica y, a la vez, la celeridad en los procedimientos relativos a la propiedad industrial, lo que repercutirá promoviendo el desarrollo del mercado. Asimismo, esperamos que se hagan a tiempo las modificaciones pertinentes en la normativa andina, a efectos de que se permita a nuestro país aplicar las nuevas disposiciones que podrían contravenir la legislación andina actual (sin posteriores medidas), esto a fin de que nuestro país no tome la otra vía, que entendemos no sería la mejor para él y para la integración en Latinoamérica.
NOTAS:
(1) “
Artículo 4.- Entidades competentes
La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a patentes de invención, certificados de protección, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, incluyendo los procedimientos contenciosos en la vía administrativa sobre la materia. Asimismo, tiene a su cargo el listado de licencias de uso de tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica de detalle, gerencia y franquicia, de origen extranjero.
La Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a marcas de producto o de servicio, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen, incluyendo los procedimientos contenciosos en la vía administrativa sobre la materia. Asimismo, tiene a su cargo el registro de contratos que contengan licencias sobre signos distintivos y el registro de contratos de Transferencia de Tecnología.
La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) conocerá y resolverá los recursos de apelación en segunda y última instancia administrativa”.
(2) FERNÁNDEZ - NÓVOA, Carlos,
Tratado sobre Derecho de Marcas
, Segunda edición, Marcial Pons, Madrid, p. 737.
(3) Al respecto, revisar: TAQUIRI, Francisco y TAVERA, José A.
Extensión del plazo de duración de las patentes por demoras en la tramitación
en
propiedad intelectual y comercio en el Perú: impacto y agenda pendiente
, ROCA, Santiago (comp), Universidad ESAN, Lima, 2007, pp. 578-579.
(4) Al respecto, revisar: FERNÁNDEZ-DÁVILA, Carlos. “Medicamentos y TLC”, en:
Advocatus 14
, 2006. p. 388.
(5) De acuerdo con la norma comentada son retrasos atribuibles al titular de la patente:
- Los plazos que correspondan a las prórrogas solicitadas por el titular de la patente.
- El plazo contado desde que se produce el abandono del expediente y hasta que dicho expediente vuelve a trámite como consecuencia de la decisión en un recurso impugnativo, siempre que las causas del abandono no sean atribuibles a la autoridad competente.
- Cualquier otro plazo que sea atribuible a acciones del solicitante a consideración de la autoridad competente.
(6) Con relación a este tratado, debemos señalar que ningún país de la Comunidad Andina ha suscrito el acuerdo en cuestión. Sin embargo, este ya se encuentra en vigor en países como los Estados Unidos de América, Alemania Francia y España. Por otro lado en Méjico, Cuba y en otros países no ha entrado en vigor a pesar de haber sido suscrito.
(7) El artículo 6 del Tratado sobre Derecho de Marcas establece que “Cuando se hayan incluido en una solicitud única productos y/o servicios que pertenezcan a varias clases de la Clasificación de Niza, dicha solicitud dará por resultado un registro único”.
(8) http://oami.europa.eu/es/mak/role/brchure/br1es18.htm
(9) Como señalamos anteriormente, en consideración a lo dispuesto en el Acuerdo Comercial con los Estados Unidos de América, nuestro país se ha obligado a adherirse al TLT, a la entrada en vigor del Acuerdo. El TLT establece que:
“
Artículo 7.- División de la solicitud y el registro
1) [División de la solicitud ]
a) Toda solicitud que enumere varios productos y/o servicios (denominada en adelante ‘solicitud inicial’) podrá,
i) por lo menos hasta la decisión de la Oficina sobre el registro de la marca,
ii) durante cualquier procedimiento de oposición contra la decisión de la Oficina de registrar la marca,
iii) durante cualquier procedimiento de apelación contra la decisión relativa al registro de la marca, ser dividida por el solicitante o a petición suya en dos o más solicitudes (denominadas en adelante ‘solicitudes fraccionarias’), distribuyendo entre estas últimas los productos y/o servicios enumerados en la solicitud inicial. Las solicitudes fraccionarias conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere.
b) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado a), cualquier Parte Contratante tendrá libertad para establecer requisitos para la división de una solicitud, incluyendo el pago de tasas.
2) [ División del registro ]
El párrafo 1) será aplicable,
mutatis mutandis
, respecto de la división de un registro. Dicha división deberá permitirse:
i) durante cualquier procedimiento en el que un tercero impugne la validez del registro ante la Oficina,
ii) durante cualquier procedimiento de apelación contra una decisión adoptada por la Oficina durante los procedimientos anteriores, con la salvedad de que una Parte Contratante podrá excluir la posibilidad de la división del registro, si su legislación nacional permite a terceros oponerse al registro de una marca antes de que se registre la misma”.
(10)
Artículo 52.- Fecha de presentación de la solicitud
Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la Dirección competente, siempre que al momento de su recepción, hubiera contenido por lo menos lo siguiente:
a) la indicación que se solicita el registro de una marca;
b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la Dirección competente comunicarse con esa persona;
c) la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas con o sin color; o una representación gráfica de la marca cuando se trate de una marca tridimensional o de una marca no perceptible por el sentido de la vista;
d) la indicación expresa de los productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca; y,
e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.
(11) A manera de ejemplo, podemos señalar que un plazo distinto puede referirise al hecho de que si uno presenta una solicitud de registro de marca sin el comprobante de pago respectivo, este deberá ser presentado en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles; en caso contrario, la solicitud cae en abandono.
(12) Este artículo tiene su antecedente en el artículo 160 del Decreto Legislativo Nº 823, que si bien también tiene como efecto que se declare improcedente la oposición a la inscripción de licencias sobre marcas, se encuentra inmerso en el sistema que establecía que la licencia de la marca no es oponible a terceros de no inscribirse.
(13) “
Artículo 5.- Delegación de competencia
La Dirección competente podrá delegar en entidades públicas o privadas la facultad de recibir solicitudes de registro y otros recursos o documentos vinculados a la propiedad industrial. En ese caso, los mencionados documentos se considerarán presentados en el momento de su recepción por la entidad delegada. La Dirección competente podrá disponer la delegación de facultades adicionales”.
(14) De acuerdo con el artículo 11 de la Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen son funciones de los Consejos Reguladores –entre otras– las de ejercer las facultades delegadas por la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi.
(15) SALMÓN GÁRATE, Elizabeth. “Evolución Institucional de la Comunidad Andina: Perspectivas y Problemas”. En:
Derecho Comunitario Andino
, Fondo Editorial de la PUCP, 2003, p. 43.