COMENTARIOS A ALGUNAS NUEVAS NORMAS SOBRE PATENTES. Análisis del Decreto Legislativo N° 1075 y la Ley N° 29316
(María del Carmen Arana Courrejolles (*))
SUMARIO: I. Introducción. II. La nulidad y la infracción aplicada a la patente. III. Acciones por infracción de derechos. IV. Reflexión sobre la patentabilidad (el artículo 25-A del Decreto Legislativo Nº 1075).
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I. INTRODUCCIÓN
En el presente artículo que está referido al tema de patentes, trataremos algunas nuevas normas que se han expedido para cumplir los compromisos del Acuerdo de Promoción Comercial (APC) celebrado entre Perú y Estados Unidos, principalmente sobre la materia patentable y la flexibilidad incorporada a las excepciones de patentabilidad, de un lado, y sobre las acciones de nulidad e infracción, por otro lado, dadas las modificatorias realizadas por la Ley N°29316, a fin de compararla con el Decreto Legislativo N° 1075 y la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
II. LA NULIDAD Y LA INFRACCIÓN APLICADA A LA PATENTE
El artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que el ámbito de aplicación normativa tiene por objeto regular aspectos complementarios en la Decisión 486, que establece el Régimen Común de Propiedad Industrial, de conformidad con la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales suscritos sobre la materia.
El Decreto Legislativo N° 1075 crea un marco normativo a fin de cumplir los compromisos asumidos en el APC suscrito entre Perú y Estados Unidos, por considerar que es necesario reformar algunas normas internas de propiedad industrial. Sin embargo, estas disposiciones toman en consideración las normas contenidas en la Decisión 486 y se articulan a ella en una relación de complementariedad.
Ahora bien, el Decreto Legislativo Nº 1075 ha sido dado de acuerdo con lo establecido en la Decisión 689 de la CAN, de fecha 13 de agosto de 2008, la cual en su artículo 1 dispone que los países miembros a través de su normativa interna, están facultados para desarrollar y profundizar disposiciones específicas de la Decisión 486. Esto significa que la normativa interna modificada por los países miembros debía estar armonizada con la Decisión 486, constituyendo un cuerpo legal donde la Decisión 486 es la normativa principal que contiene todos los elementos de la propiedad industrial, las normas que definen la naturaleza jurídica de cada uno, las que rigen su protección y defensa, así como las normas procesales sustanciales propias del Régimen Común Andino.
En ese sentido, el Decreto Legislativo N° 1075 constituye una norma complementaria de la Decisión 486 que desarrolla el marco regulatorio establecido, fortaleciendo la base institucional y haciendo más expeditivos los procedimientos, lo que significa que se integra a la mencionada decisión.
La Ley N° 29316, de fecha 14 de enero de 2009, ha modificado algunos artículos del Decreto Legislativo N° 1075 y ha incorporado otros. En el presente artículo trataremos sobre los efectos de los artículos nuevos que se incorporan o modifican el Decreto Legislativo N° 1075, y específicamente en materia de patentes.
El primer tema que comentaremos está referido a la declaración de nulidad. Al respecto, debemos señalar que el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1075, referido a la nulidad del registro de propiedad industrial en general, establece que “La declaración de nulidad de un registro determina con efectos retroactivos que ni este ni la solicitud que lo originó hayan surtido los efectos previstos en el presente decreto legislativo (…)”. Y el artículo 8-A(1), referido a la nulidad de la patente, que fue incorporado al mencionado decreto legislativo por la Ley N° 29316, establece tres causas por las cuales se podrá anular una patente otorgada: cuando se haya incurrido en fraude, falsa representación o conducta inequitativa. Estas tres causas se agregarían a las causas de nulidad absoluta de una patente establecidas en el artículo 75(2) de la Decisión 486.
La acción de nulidad de la patente(3) contemplada en la Decisión 486 y las causales de nulidad de la patente del artículo 8-A del Decreto Legislativo N° 1075, constituyen actos posteriores a la concesión de un derecho de patente. La patente, por regla general, según el Decreto Legislativo N° 1075 se reputará nula y sin ningún valor desde la fecha de la presentación de la solicitud de patente cuando se configuren y se prueben las causales de nulidad previstas en los artículos 75 de la Decisión 486 y 8-A del Decreto Legislativo N° 1075.
III. ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS
El artículo 97 del Decreto Legislativo N° 1075, complementario al artículo 238 de la Decisión 486, establece que cualquier contravención a los derechos de propiedad industrial constituye infracción.
Este artículo define los actos de infracción como “Todos aquellos que contravengan los derechos de propiedad industrial reconocidos en la legislación vigente y que se realicen o se puedan realizar dentro del territorio nacional”. El artículo 238 de la Decisión 486(4), si bien no define los actos de infracción faculta al titular de un derecho protegido a promover acción por infracción contra quien infrinja su derecho.
Los actos que lesionan los derechos de propiedad industrial permiten al sujeto titular de un derecho de propiedad industrial accionar cuando ve lesionado su derecho. Esta acción por infracción es un poder reconocido a una persona sujeto de derechos por el ordenamiento. La autoridad administrativa también puede iniciar de oficio las acciones de infracción, pues así lo permite el artículo 111(5) del Decreto Legislativo N° 1075 que ha implementado el segundo párrafo del artículo 238 de la Decisión 486(6).
El artículo 8 de la Ley N° 29316 ha incorporado al Decreto Legislativo N° 1075 el artículo 120-A, el cual establece sanciones ante el incumplimiento de las reglas aplicables a recursos genéticos o conocimientos tradicionales durante el procedimiento de solicitud de una patente. El artículo 120-A textualmente señala que:
“Artículo 120-A.- Incumplimiento de las reglas aplicables a recursos genéticos y conocimientos tradicionales
El incumplimiento del solicitante de una patente del requerimiento del contrato referido en el artículo 26, literales h) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y desarrollado en los artículos 20 y 21 del reglamento de acceso a recursos genéticos dará lugar a una o más de las siguientes sanciones, a menos que el solicitante desista del procedimiento de otorgamiento de la patente o provea una explicación satisfactoria de que la invención no utiliza tal conocimiento tradicional o recurso genético del cual el Perú es país de origen:
a) Multa de hasta 1000 UIT.
b) Compensación.
c) Distribución justa y equitativa de beneficios, incluyendo distribución de regalías y/o otras medidas monetarias o no monetarias.
d) Transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades.
e) Autorizaciones de uso.
(…)”.
Este artículo se ubica en el título referido a infracción a la propiedad industrial en el capítulo de las sanciones, por lo que se consideraría una contravención a las disposiciones del artículo 26(7) de la Decisión 486; referidas a los requisitos de la solicitud de patente. Si durante el procedimiento de una solicitud de patente no se presenta el requisito del contrato de licencia de la comunidad o pueblo que posee el conocimiento tradicional o el documento que acredita el acceso legal al recurso genético, según sea el caso, la autoridad administrativa de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) podría aplicar alguna de las sanciones contempladas en el artículo 120-A del Decreto Legislativo N° 1075, luego de evaluar cuál de tales sanciones resulta aplicable.
Para que se aplique la sanción que corresponda, el solicitante de la patente tendría que ser requerido por la autoridad y no haber contestado en el plazo dado por la autoridad. En caso de que se desista ya no se aplicaría ninguna sanción. En caso de que no se desista, el solicitante estaría en la obligación de dar una explicación que sea satisfactoria para la autoridad, de lo contrario sí se aplicaría la sanción. No se ha definido en la ley qué cosa es una explicación satisfactoria, por lo que se tendría que precisar a nivel de directiva los requisitos y condiciones para que una explicación sea satisfactoria, de lo contrarío, bastaría cualquier explicación que dé el solicitante y quedaría al criterio subjetivo de cada examinador la calificación de tal explicación.
En la misma Ley N° 29316 se ha modificado la segunda disposición complementaria(8) de la Ley N° 27811, referida a la protección de los conocimientos tradicionales incluyendo la sanción por incumplimiento. Esta modificación incluye que el incumplimiento del requerimiento que realice la autoridad competente de presentar copia del contrato de licencia del conocimiento colectivo, al solicitante de una patente, base de la invención cuya patente se solicita, dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 120-A que hemos comentado anteriormente, y al igual que dicho artículo abre la posibilidad de que no se den las sanciones a menos que el solicitante se desista o provea una explicación satisfactoria, en el sentido de que tal invención no utiliza el conocimiento colectivo.
El hecho de que se haya excluido la frase “será causal de denegación o en su caso de nulidad de la patente en cuestión” de la segunda disposición complementaria de la Ley N° 27811, no significa que no exista la posibilidad de que la autoridad deniegue la solicitud de patente o de que la autoridad de oficio o a pedido de parte declare la nulidad de la patente en cuestión, por cuanto está vigente el artículo 75(9) de la Decisión 486, que regula la acción de nulidad de la patente de oficio o a pedido de parte.
Con estas disposiciones se ha agregado a la acción de nulidad de la patente que ya existe, sanciones que podrían aplicarse en la tramitación de una solicitud de patente que incurra en las causales previstas en el artículo 26 de la Decisión 486.
IV. REFLEXIÓN SOBRE LA PATENTABILIDAD (EL ARTÍCULO 25-A DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1075)
El artículo 8 de la Ley N° 29316 ha incorporado al Decreto Legislativo N° 1075 dos artículos con el número 25 (uno 25-A y otro 25-B). El artículo 25-A(10), que trata sobre la patentabilidad, incluye los criterios de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial contenidos en el artículo 14 de la Decisión 486; en tanto que el artículo 25-B(11) titulado “no invenciones” reproduce la mayoría de los supuestos del artículo 15 de la Decisión 486 referido a las materias que no se consideran invenciones(12).
Si se lee el texto del artículo 25-B del Decreto Legislativo N° 1075 y se compara con el artículo 15, inciso b) de la Decisión 486 se advierte que contiene todos los supuestos de este, con excepción de la materia viva del inciso b) variando tanto en su redacción como en su contenido. Así tenemos que el artículo 15, inciso b) de la Decisión 486 señala textualmente:
“Artículo 15.- No se considera invención:
(…)
b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural.
(…)”.
Si leemos los tres incisos del artículo 25-B del Decreto Legislativo N° 1075 y los comparamos con el inciso b) del artículo 15 de la Decisión 486, podemos apreciar lo siguiente:
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Se advierte que los incisos b) y c) de la Ley N° 29316 establecen que no se consideran invenciones el todo o parte de cualquier ser vivo y el material biológico que existan en la naturaleza. Si no se consideran invenciones tanto el material biológico como cualquier ser vivo existente en la naturaleza, interpretando a contrario sensu sí se considerarían invenciones los seres vivos y el material biológico que no exista en la naturaleza, es decir, cualquier ser vivo o material biológico que exista artificialmente fuera de la naturaleza, podría ser patentable si se cumpliera con los tres requisitos objetivos de patentabilidad del artículo 25-A. El artículo 25-B, es taxativo y determina aquello que no se considera invención. Asimismo, se advierte que en ninguno de los tres incisos de la Ley N° 29316 se ha incluido la frase final referida al material biológico del inciso b) del artículo 15 de la Decisión 486, que textualmente dice: “o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural”.
Parecería significar que al no estar incluida esta frase, el material biológico que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma, no se consideraría excluido del concepto de invención, sino que podría ser considerado invención y, por tanto, sí podría ser patentable si cumple con los requisitos de patentabilidad y no está incurso en ninguna otra prohibición, lo cual representaría un cambio en la interpretación restrictiva de la Comunidad Andina de Naciones a partir del año 2000 y apoyaría la interpretación extensiva que tuvo posteriormente.
Recordemos que desde el año 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones viene interpretando prejudicialmente que “El material biológico, las células o sus componentes que ya existan en la naturaleza, aun cuando sean aislados mediante procedimientos microbiológicos, no son considerados como ‘invenciones’, en aplicación del artículo 6 párrafo b) de la Decisión 344”(13). Esta interpretación restrictiva se reitera en el Proceso 217-IP-2005 cuando se destaca: “que la simple labor de aislamiento de la materia viva ya existente, aunque esto implique una actividad del hombre para tal fin, no da la posibilidad de patentar dicha materia viva”(14).
Si no se hubiera eliminado la frase antes citada en el inciso b) del artículo 25-B, y hubiese quedado como “(…) No sería patentable: b) Material biológico, existente en la naturaleza, en todo o en parte, o aquel que pueda ser aislado inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural (…)”, es decir, si se hubiera mantenido este texto, tal cual se encuentra en la Decisión 486, entonces se hubiera considerado que no son invenciones todo lo que se encuentra en la naturaleza, pero también se hubiera considerado como no invenciones el caso específico de lo que no existe en la naturaleza, como es el genoma o el germoplasma de cualquier ser vivo natural; pues el gen aislado de un ser vivo no existe en la naturaleza como tal sino como parte constituyente del ser vivo, por lo que se habría mantenido la prohibición de un caso específico de lo que no existe en la naturaleza, pero que no se consideraba invención porque simplemente se trataba de un aislamiento sin mayor actividad inventiva humana.
Sin embargo, según el artículo 25-B sí se considera invención el aislamiento del material biológico, pues no se encuentra incluido en la lista taxativa de lo que no se consideran invenciones y que se refieren al material biológico existente en la naturaleza en todo o en parte. Sí se consideran invenciones todo lo que no exista en la naturaleza y este caso específico de aislamiento de una parte de un ser vivo o material biológico que no existe en la naturaleza sí sería considerado invención y se podría evaluar si cumple con los requisitos para ser patentable.
Al no estar específicamente en ninguna de las consideraciones de no invención que están enumeradas taxativamente, no estaría en esta prohibición y por ello tendría la posibilidad de ser una invención patentable, de acuerdo con el artículo 25-A, siempre y cuando sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial. El haber eliminado el impedimento de no invención para “el genoma o germoplasma aislado de cualquier ser vivo natural”, no significa que todo aislamiento de este tipo pueda ser patentado, sino que tendrá que pasar por el examen de patentabilidad del artículo 14 de la Decisión 486 y del artículo 25-A del Decreto Legislativo N° 1075, de tal forma habrá algunos genomas o germoplasmas de seres vivos cuyo aislamiento tenga altura inventiva y otros no lo serían por ser obvios, asimismo, otros podrían no ser patentables por no ser novedosos.
El artículo 25-B no incluye ningún caso específico de una materia que no esté en la naturaleza y que no se considere invención, según los incisos b), c) y d) del artículo 25-B se consideraría invención todo lo que no exista en la naturaleza en todo o parte, siempre que cumpla con los tres requisitos de patentabilidad del artículo 25-A y no esté incurso en las prohibiciones de concesión de patente del ordenamiento jurídico.
En el Manual del Examinador de Patentes del 2004 (15), si bien se reitera que el genoma o el germoplasma de cualquier ser vivo material no es patentable, ni las proteínas que integran el cuerpo humano, ni los genes, ni las secuencias del ADN, ni el simple aislamiento del material biológico, se considera que la Decisión 486 sí ha permitido y permite patentar procedimientos de aislamiento, material biológico y materia viva transformada(16), de acuerdo con lo establecido en la segunda disposición transitoria sobre microorganismos de la Decisión 486, y el artículo 29 sobre el depósito de materia viva, así como la interpretación comunitaria andina.
La Ley N° 29316 a través de su artículo 8 incorpora al Decreto Legislativo N° 1075 el artículo 39-A, el cual señala lo siguiente:
“Artículo 39-A.- Excepciones a los derechos conferidos
Cuando las excepciones limitadas previstas en el artículo 53(17) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente o causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros, el titular de la patente podrá ejercer los derechos establecidos en el artículo 52 de dicha Decisión”.
La incorporación de este artículo 39-A al Decreto Legislativo N° 1075 establece dos supuestos por los cuales no se aplicarían estas limitaciones o excepciones a los derechos de la propiedad industrial, estos son:
1. Que se atente de manera injustificable contra la explotación normal de la patente; o,
2. Causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente.
Si se presentara cualquiera de estos dos supuestos, se entiende que bastaría uno porque en el texto se establece una disyunción, el titular de la patente podrá ejercer los derechos del artículo 52 de la Decisión 486 que señala:
“Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:
a) cuando en la patente se reivindica un producto:
i) fabricar el producto;
ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,
b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
i) emplear el procedimiento; o
ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento”.
Queda por definir qué es atentar de manera injustificada contra la explotación de la patente. Este supuesto presupone que: El titular está explotando la patente ya sea directamente o a través de una licencia y que un tercero esté en alguno de los supuestos del artículo 53 de la Decisión 486, por ejemplo:
a) Actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales.
b) Actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada; u otro señalado por ley.
Con tales actos, el tercero esté afectando la explotación de la patente de tal modo que afecte los intereses de los titulares y que se considere injustificable. De otro lado, se advierte que faltan elementos para definir los supuestos del artículo 39-A. ¿Cómo se acreditaría el segundo supuesto de causar perjuicio injustificado al legítimo interés del titular de la patente? ¿El titular de la patente tendría que acreditar pérdidas económicas? La autoridad competente tendría que regular este supuesto.
Para estos supuestos es necesario que se dicten disposiciones relativas a la prueba que deberá presentar el titular para demostrar el perjuicio injustificado contra su patente derivado del uso no comercial o con fines exclusivos de enseñanza, experimentación o académicos. Este artículo fortalece los derechos exclusivos del titular de una patente.
NOTAS:
(1) El artículo 8 establece la regla general:
Artículo 8-A.- Nulidad de patente
Una patente podrá ser revocada o anulada únicamente sobre la base de las razones que hubieran justificado el rechazo de su otorgamiento. Sin embargo, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías podrá anular una patente otorgada cuando se haya incurrido en fraude, falsa representación o conducta inequitativa.
(2) “Artículo 75.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de una patente, cuando:
a) el objeto de la patente no constituyese una invención conforme al artículo 15;
b) la invención no cumpliese con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14;
c) la patente se hubiese concedido para una invención comprendida en el artículo 20;
d) la patente no divulgara la invención, de conformidad con el artículo 28, y de ser el caso el artículo 29;
e) las reivindicaciones incluidas en la patente no estuviesen enteramente sustentadas por la descripción;
f) la patente concedida contuviese una divulgación más amplia que en la solicitud inicial y ello implicase una ampliación de la protección;
g) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;
h) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procesos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; o,
i) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.
Cuando las causales indicadas anteriormente solo afectaren alguna de las reivindicaciones o partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la reivindicación, según corresponda.
La patente, la reivindicación o aquella parte de una reivindicación que fuese declarada nula, se reputará nula y sin ningún valor desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente”.
(3) Diferencia entre acción de nulidad de patente y la nulidad de acto administrativo, Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
(4) “Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.
En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.
(5) Decreto Legislativo N° 1075:
Artículo 111.- Acciones de oficio
Las acciones por infracción podrán iniciarse de oficio sujetándose al procedimiento establecido en el subcapítulo 1 del presente capítulo en lo que sea pertinente.
(6) El artículo 238 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, establece:
(7) “Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:
(…)
h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los países miembros es país de origen;
i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los países miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los países miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;
(…)”.
(8) “Artículo 13.- Modificación de la segunda disposición complementaria de la Ley Nº 27811, Ley que establece el Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas vinculados a los Recursos Biológicos
Modifícanse la segunda disposición complementaria de la Ley Nº 27811, Ley que establece el Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas vinculados a los Recursos Biológicos, en los términos siguientes:
“Segunda.- Presentación del contrato de licencia para obtener una patente de invención
En caso de que se solicite una patente de invención relacionada con productos o procesos obtenidos o desarrollados a partir de un conocimiento colectivo existente en Perú, la autoridad competente solicitará una copia del contrato de licencia, como parte del procedimiento de concesión del respectivo derecho, a menos que se trate de un conocimiento colectivo que se encuentre en el dominio público. El incumplimiento de este requerimiento por parte de la autoridad competente será causal de la imposición de sanciones establecidas en el artículo 120-A del Decreto Legislativo Nº 1075, a menos que el solicitante se desista del procedimiento de otorgamiento de la patente o provea una explicación satisfactoria de que la invención no utiliza dicho conocimiento colectivo”.
(9) “Art. 75.- Nulidad de patente
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de una patente, cuando:
(….)
g) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los países miembros es país de origen;
h) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas afroamericanas o locales de los países miembros , cuando los productos o procesos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los países miembros es país de origen; (…)”.
(10) “Artículo 25-A.- Patentabilidad
Será patentable toda invención, ya sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial”.
(11) “Artículo 25-B.- No invenciones
No se consideran invenciones lo siguiente:
a) Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos.
b) Cualquier ser vivo, existente en la naturaleza, en todo o en parte.
c) Material biológico, existente en la naturaleza, en todo o en parte.
d) Procesos biológicos naturales.
e) Obras literarias y artísticas o cualquier obra protegida por el derecho de autor.
f) Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales.
g) Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales.
h) Formas de presentar información. (…)”.
(12) “Artículo 15.- No se considerarán invenciones:
a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;
e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,
f) las formas de presentar información”.
(13) Cuarta conclusión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 21-IP-2000.
(14) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 217-IP-2005, página 12.
(15) Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina.
(16) En el Proceso de Interpretación Prejudicial 21-IP-2000 (27 de octubre de 2000), el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha interpretado que si bien el material biológico que existe en la naturaleza así sea aislado no sería considerado como invención si se permite conceder patentes sobre procedimientos de aislamientos, microbiológicos y otros siempre que cumplan con los requisitos de patentabilidad, incluso reitera que su interpretación es congruente, con el artículo 15 de la Decisión 486, por lo que la interpretación prejudicial comunitaria considera la posibilidad de patentar invenciones sobre material biológico modificadas u obtenidas mediante procedimientos biológicos. Por lo que la materia viva o sus componentes pueden ser patentados si hay transformación, si cumplen con la patentabilidad, y si no están incursos en las prohibiciones de Ley, tal como textualmente se ha señalado en la página 9 del Proceso 21-IP-2000:
“(…) En el campo de la biotecnología y de la ingeniería genética pueden presentarse problemas relacionados con la patentabilidad de invenciones que se refieran a materia viva o componentes de células vivas que no eran conocidos anteriormente, y que a pesar de haber existido en la naturaleza han requerido la intervención del hombre para aislarlos o darlos a conocer. En efecto, podría argumentarse que el aislamiento por primera vez de materia viva o sus componentes que ya existen en la naturaleza es fruto de un trabajo intelectual y de laboratorio, equiparable a cualquier invención de producto o de procedimiento. No obstante, estima este Tribunal que, en aplicación del artículo 6 párrafo b) de la Decisión 344, el material biológico, las células o sus componentes que ya existan en la naturaleza , aun cuando sean aislados mediante procedimientos microbiológicos, no son considerados como ‘invenciones’, sin perjuicio de que sí pueda concederse patentes sobre procedimientos de aislamiento, así como sobre los demás procedimientos microbiológicos, tales como los de cultivo, selección o mutación de microorganismos u otros de carácter físico-químico, pero siempre y cuando cumplan con las condiciones objetivas de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.
Incluso, la exclusión del concepto de invención consagrada en el artículo 2 párrafo b) de la Decisión 344 resulta congruente con aquella prevista en el nuevo Régimen Común sobre Propiedad Industrial, aprobado mediante Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y que entrará en vigor el 1 de diciembre del año 2000 (artículo 274). En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 15 de este último cuerpo normativo, no se consideran invenciones el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, ni los procesos biológicos naturales, ni el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado , inclusive genoma o germoplasma.
No desvirtúa sin embargo lo anterior, la posibilidad de patentar invenciones relativas al material biológico, puesto que la referida exclusión únicamente comprende las materias tal como se encuentran en la naturaleza, pero no las que hayan sido modificadas u obtenidas mediante procedimientos biológicos en los que exista una relevante actividad humana, en cuyo caso se podría hablar de vida “creada” por el hombre con el uso de la biotecnología. Se colige lo anterior no solo de una interpretación restrictiva de las excepciones al concepto de invención, sino también de un análisis sistemático y armónico de la normativa comunitaria, la cual permite, implícitamente, reivindicar invenciones que se refieran a material biológico, cuando prevé que la descripción clara y completa del invento –que debe contener la solicitud de patente– pueda cumplirse a través del “depósito de la materia viva” (artículo 13, literal c) de la Decisión 344).
A fortiori los nuevos productos farmacéuticos y alimenticios que sean obtenidos de materias que se encuentran en la naturaleza no caen dentro de la exclusión del concepto de invención que se está analizando, por cuanto en tal caso no se estaría reivindicando materia en su estado natural, sino un producto que, como consecuencia de la actividad inventiva del hombre, podrá ser aplicado en la industria.
Por tanto, la sola circunstancia de que una invención se refiera a materia viva o a sus componentes no impide per se su protección por el sistema de patentes. [A] Contrario sensu el simple hecho de que un invento tenga por objeto material biológico no significa que pueda ser patentado (...)”.
(17) El artículo 53 de la Decisión 486 de la CAN establece limitaciones taxativas a los derechos de la patente:
“Artículo 53.- El titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo anterior respecto de los siguientes actos:
a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada;
c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
d) actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;
e) cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada”.