Las patentes de invención
RESUMEN
Debido a la importancia del desarrollo de las invenciones para mejorar la actividad industrial, el Estado peruano, a través del Indecopi, reconoce la titularidad y otorga derechos de explotación económica a los desarrolladores de estas, mediante la denominada “patente de invención”. Es importante señalar que estas patentes no solo recae en invenciones físicas, sino también sobre nuevos “procedimientos”, a fin de obtener un resultado determinado.
¿Cuáles son las características de un producto o procedimiento para que pueda ser patentado?
Los países miembros de la Comunidad Andina otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.
¿En qué consisten las invenciones de producto e invenciones de procedimiento?
Para el Tribunal Andino de Justicia, se entiende por invenciones de producto aquellas que consisten en un cuerpo cierto perteneciente al mundo de la materia o de la energía, determinado por su configuración o composición y, por invención de procedimiento, a la indicación de una serie de operaciones que inciden sobre la materia o a la de un método para ejecutar sobre ciertas fuerzas naturales a fin de obtener un resultado determinado.
¿Qué productos o procedimientos no se podrían considerar invenciones?
No se podrían considerar invenciones:
a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
b) El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural.
c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor.
d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales.
e) Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales.
f) Las formas de presentar información.
¿Qué entendemos por “nueva” a una invención?
Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, atendiendo al análisis efectuado y a lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ha determinado que si no se cumple con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 del texto legal acotado, no procede acceder a la protección legal de lo solicitado.
¿Qué se entiende por “nivel inventivo” a una invención?
Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.
Para la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, se considera a la actividad inventiva como un proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan en forma evidente del estado de la técnica –a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida– para un técnico con conocimientos medios en la materia.
La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías precisó en un caso que si el Informe Técnico establece que la reivindicación no cumple con el requisito de nivel inventivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, entonces no hay mérito para otorgar protección legal.
¿Cómo entiende el Tribunal de Justicia Andino al término “nivel inventivo”?
Para este tribunal, establecer si el requisito de nivel inventivo se encuentra cumplido pasa por determinar si, a juicio del experto medio, los conocimientos integrantes del estado de la técnica pueden conducir a la invención; es decir, si, con tales conocimientos, él habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.
¿Qué se entiende por “susceptible de aplicación industrial” a una invención?
Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.
¿Cómo entiende el Tribunal de Justicia andino el término “aplicación industrial”?
Para este tribunal, la característica principal de la “aplicación industrial” implica que la invención que se pretenda patentar no solo debe ser una creación nueva, sino una idea útil para el obrar humano, convirtiendo la concesión de la patente en un estímulo a la actuación del inventor por realizar un aporte para el desarrollo a la industria y a la tecnología.
¿Qué productos o procedimientos están impedidos de ser una patente de invención?
No serán patentables:
a) Las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del país miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.
b) Las invenciones cuya explotación comercial en el País miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente.
c) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.
d) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.
¿Se puede otorgar una nueva patente por el nuevo uso de un producto o procedimiento patentado?
Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.
Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, art. 21.
Para el Tribunal de Justicia andino, la disposición 21 de la Decisión 486 concluye, en primer término, que en los países andinos, con intervención de sus respectivas autoridades nacionales, podrán otorgar “patentes de invención” sean estas para productos o para procedimientos en todos los campos de la tecnología. No puede desprenderse del texto de este artículo, la posibilidad de patentamiento de otra clase o naturaleza de creaciones distintas a las invenciones, como por ejemplo los usos o, concretamente, los segundos usos.
¿Cómo se regula la titularidad de una patente?
El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas. Si varias personas hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas ellas. Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.
¿La solicitud de patente solo recae en una sola invención?
La solicitud de patente solo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.
¿Qué deberá contener una solicitud de patente de invención?
La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:
a) El petitorio.
b) La descripción.
c) Una o más reivindicaciones.
d) Uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción.
e) El resumen.
f) Los poderes que fuesen necesarios.
g) El comprobante de pago de las tasas establecidas.
h) De ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los países miembros es país de origen.
i) De ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los países miembros.
j) De ser el caso, el certificado de depósito del material biológico.
k) De ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.
¿Qué se entiende por reivindicaciones?
Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.
Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.
La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ha determinado que si las reivindicaciones no cumplen con los requisitos de claridad y sustento en la descripción establecidos, no procede acceder a la protección legal solicitada.
¿Cuál es el plazo para la que la autoridad administrativa realice el examen de forma a la solicitud?
La oficina nacional competente (Indecopi) examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si esta cumple con los requisitos de forma previstos en la presente decisión.
¿Qué sucede si la solicitud omite alguno de los requisitos establecidos?
Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.
Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.
¿Cuál es el plazo para presentar oposición a la solicitud de una patente?
Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.
En caso de presentar oposición, ¿cuál es el procedimiento a seguir?
Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, si lo estima conveniente. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para la contestación.
¿El solicitante de una patente puede pedir que realicen el examen de patentabilidad, aun cuando hay oposición?
Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los países miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.
¿Qué sucede si, realizado el examen, la invención no resultase patentable?
Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.
¿Es posible que el examen de patentabilidad fuese parcialmente favorable?
Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.
La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías ha precisado que, de lo dispuesto por el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es posible conceder parcialmente la patente solicitada y, en ese caso, solo se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas.
¿Cuál es el plazo de vigencia de una patente de invención?
La patente tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el país miembro.
¿Qué derechos le confiere una patente de invención a su titular?
La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:
a) Cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto, o importarlo para alguno de estos fines.
b) Cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o, ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.
¿En qué casos el titular no podrá ejercer sus derechos sobre la patente?
El titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo 52 respecto de los siguientes actos:
a) Actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales.
b) Actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada.
c) Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica.
d) Actos referidos en el artículo 5 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
e) Cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada.
¿Puede la buena fe de terceros impedir al titular ejercer sus derechos con aquel?
Los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo.
En tal caso, esa persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la utilización o explotación de la invención, pero este derecho solo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilización o explotación.
¿La patente de invención podrá ser licenciada a terceros para su explotación?
El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.
¿Existe obligación del titular de una patente de explotar económicamente su invención?
El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada en cualquier país miembro, directamente o a través de alguna persona autorizada por él.
¿Qué se entiende por explotación económica de una patente de invención?
Se entenderá por explotación, la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado.
También se entenderá por explotación, la importación junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando esta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. Cuando la patente haga referencia a un procedimiento que no se materialice en un producto, no serán exigibles los requisitos de comercialización y distribución.