El derecho de propiedad intelectual ha ganado gran importancia, en nuestro país, en los últimos años debido al aumento de nuestro intercambio comercial con el mundo, lo que ha hecho necesario que los empresarios e innovadores nacionales protejan sus innovaciones a través de mecanismos legales, entre ellos, los derechos de propiedad intelectual.

Así, la protección se da principalmente en temas de propiedad industrial, marcas y patentes. En el primer caso, hacemos referencia a un signo distintivo que sirve para que el productor pueda diferenciar su producto dentro del mercado respecto de los productos de sus competidores. En el segundo caso, es la protección que se le da a las invenciones ideadas por una persona, que sirven para solucionar problemas técnicos no resueltos con anterioridad.

Al respecto, nuestra regulación tiene una particularidad, la cual es que existe un régimen comunitario y un régimen nacional. Así en el ámbito de los países de la Comunidad Andina de Naciones, rige la Decisión Andina 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” (en adelante, la Decisión) y a nivel nacional rige el Decreto Legislativo Nº 1075 (en adelante, el DL Nº 1075), que establece reglas complementarias al régimen establecido por la Decisión.

Esta particularidad de la existencia de un régimen comunitario y uno nacional pueden generar, en la práctica, algunos inconvenientes sobre los alcances de una u otra regulación sobre todo respecto del ejercicio de las acciones legales de tutela frente al posible uso indebido de una marca, sea en el mercado comunitario o nacional. Esto sumado a la existencia en nuestro país de una gran informalidad lo que puede hacer que en el mercado existan agentes que busquen generarse ganancias utilizando la reputación ganada por una marca ya consolidada en el mercado.

Es por ello, que hemos visto conveniente realizar un informe especial al respecto. La primera parte, explicará brevemente algunos conceptos básicos necesarios para el correcto entendimiento de las acciones de tutela existentes, en la segunda parte, nos encargaremos de explicar detalladamente las acciones marcarias que puede ejercer del titular de un registro, como son las siguientes: oposición, cancelación, nulidad y acciones por infracción.

MARCO NORMATIVO

Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Decisión 486 (14/09/2000): pássim.

Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina sobre Propiedad Industrial, D. Leg. Nº 1075 (01/02/2009): pássim.

Ley de Represión de la Competencia Desleal, D. Leg. N° 1044 (26/07/2008): pássim.

Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 (11/10/2001): pássim.

PALABRAS CLAVE: Marcas / Procedimiento trilateral / Propiedad industrial / Comunidad Andina / Oposición / Nulidad / Cancelación / Competencia desleal

Recibido: 15/06/2016

Aprobado: 22/06/2016

I. El derecho de propiedad industrial

Para hablar del derecho de propiedad industrial, es necesario explicar un poco acerca del derecho de propiedad intelectual. Al respecto, debemos señalar que el reconocimiento de titularidad sobre bienes intangibles, como son las creaciones artísticas y las invenciones, son más bien recientes. Así, la propiedad intelectual se da respecto de bienes intangibles producto de la creación humana.

Dentro de la propiedad intelectual tenemos una gran división entre derechos de autor y propiedad industrial.

Respecto de los derechos de autor, estos hacen referencia a la tutela que se da a los autores respecto de sus creaciones literarias y artísticas, a las que técnicamente se conoce como obras. Así, la tutela se da en dos ámbitos, los derechos morales y patrimoniales.

Respecto de la propiedad industrial, se hace referencia a la protección que se da a las invenciones, modelos de utilidad, secretos industriales, diseños industriales y signos distintivos. Brevemente explicaremos cada uno de ellos:

• Invenciones

La invención es una solución original a un problema técnico no resuelto con anterioridad. Esta solución tiene que ser novedosa, de aplicación industrial y que tenga nivel inventivo.

• Modelos de utilidad

El modelo de utilidad, es un derecho exclusivo que se brinda a una invención y que permite a su titular impedir a terceros su uso, se utiliza para innovaciones menores que no cumplan con los requisitos de la patentabilidad.

• Secretos industriales

Un secreto industrial es toda información sobre un producto o procedimiento industrial, que es mantenido en reserva y que genera a su poseedor un mejor, avance o ventaja competitiva.

• Diseños industriales

Un diseño industrial, concede a su titular el derecho de explotación respecto del aspecto externo de un producto, es decir, sobre las características externas, como líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí, siempre que estas sean novedosas y singulares.

• Signos distintivos

Son signos distintivos cualquier símbolo que sea utilizado por los agentes dentro del mercado en el desarrollo de sus actividades de producción, venta o distribución para distinguirse de sus competidores. Tenemos dentro de estos a las marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen.

II. TIPOS DE SIGNOS DISTINTIVOS

Como se mencionó en el punto anterior existen tipos de signos distintivos y es necesario que diferenciemos a las marcas de otros tipos de signos distintivos, lo que se realizará brevemente a continuación:

• Marcas

Para que un signo sea considerado una marca debe estar destinado a identificar un producto o servicio, haciéndolo reconocible en el mercado para el consumidor. Es, pues, un signo que es capaz de generar distintividad en el mercado respecto de un producto o servicio.

• Lemas comerciales

Es una frase o leyenda usada como complemento de una marca. Es un eslogan que sirve para promocionar la marca, y va por ello, siempre vinculado a una marca.

• Nombres comerciales

Es nombre comercial cualquier signo que identifique una actividad económica o empresarial o a un establecimiento comercial. Es decir, está vinculado con una actividad o lugar, una empresa puede tener más de un nombre comercial.

• Denominaciones de origen

Una denominación de origen, es una indicación geográfica que está constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o puede estar constituida por una denominación que sin hacer referencia a un país, región o lugar específico, se refiere a una zona geográfica determinada, que es empleada para identificar a un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

III. DERECHO DE MARCAS

La marca como ya se señaló es un signo distintivo que distingue productos o servicios. Es un bien inmaterial, es decir, que no tiene existencia física, sino ideal, pudiendo adoptar la forma en la que se le plasme.

Conforme a lo señalado en el artículo 134 de la Decisión, podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

• Las palabras o combinación de palabras.

• Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos.

• Los sonidos y los olores.

• Las letras y los números.

• Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores.

• La forma de los productos, sus envases o envolturas

• Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

Para poder registrar una marca, el signo a registrar, debe tener las siguientes características:

• Perceptibilidad: esto es que debe ser susceptible de ser percibido por cualquiera de nuestros sentidos.

• Distintividad: es la característica esencial de la marca, y hace referencia a la capacidad de distinguir, individualizar y singularizar un producto.

• Susceptible de representación gráfica: el signo debe de ser posible de ser realizado en nuestra imaginación en forma gráfica o escrita.

• Novedad: debe ser no confundible con otras, siendo nueva respecto de la clase que va identificar.

Dentro de las marcas existe también una subclasificación, que a continuación explicamos brevemente:

• Marca denominativa: es un símbolo nominal o verbal, que está formado por una o varias palabras que integran un conjunto pronunciable y que puede tener un significado o carecer de él. Pudiendo ser sugestiva (en caso aluda a la naturaleza del bien a distinguir o arbitraria en caso no tenga referencia alguna al bien distinguido). No puede ser registrada una denominación que sea descriptiva, solamente pueden registrarse aquellas denominaciones que sean evocativas.

• Marca gráfica: es un signo que se caracteriza por dirigirse a la percepción visual del consumidor, en este caso pueden ser puramente gráficas, es decir, sin que exista una referencia a algún significado, o figurativas, que evoca un concepto concreto.

• Marca mixta: está compuesta por un elemento denominativo y por un elemento gráfico. La combinación de ambos produce una combinación que permite diferenciarla de otras marcas en el mercado. Al momento de realizar el análisis de registrabilidad debe determinarse cuál elemento (denominativo o gráfico) es el predominante en el signo.

• Marca tridimensional: puede hacer referencia no solamente al signo sino al envase en el que se comercializa el producto o la forma particular que tiene el producto en sí mismo.

Adicionalmente existen una serie de prohibiciones al registro que son importantes para el análisis de las acciones de tutela que se encuentran a disposición del titular de una marca, así tenemos que conforme a lo señalado en la Decisión, en su artículo 135, no podrán registrarse como marcas los signos que:

• Carezcan de distintividad.

• Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.

• Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.

• Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

• Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.

• Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.

• Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica.

• Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

• Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

• Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas.

• Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.

• Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional

• Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros.

• Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad.

• Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

Finalmente, se prohíbe que se registre como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

• Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

• Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.

• Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.

• Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.

• Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

• Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de este.

• Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.

• Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

IV. ACCIONES MARCARIAS

En nuestro país es la Administración Pública la encargada de dilucidar las cuestiones surgidas en torno al derecho de marcas, en específico es labor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la protección de la Propiedad Industrial.

En dicha entidad a través de la Dirección de Signos Distintivos se evalúa la viabilidad de las solicitudes de registro, de darse el caso de la interposición de alguna de las acciones que a continuación se explicarán estas se derivan a la Comisión de Signos Distintivos, quien falla en primera instancia y en segunda instancia se derivan a la Sala Especializada en Propiedad Industrial.

A continuación explicaremos las acciones de oposición, cancelación, nulidad y acción por infracción.

1. Oposición

La oposición es el derecho de acción con el que cuenta cualquier persona que tenga legítimo interés en evitar el registro de la marca solicitada. El plazo para la interposición es de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la solicitud de registro en el diario oficial El Peruano.

Se entiende que los legitimados para interponer esta acción son titulares de marcas con las cuales puede surgir confusión, los solicitantes de signos con fecha anterior a la presentación del signo en discusión. Es necesario señalar, que no solamente se puede oponer el titular de una marca, sino que también puede oponerse el titular de un nombre o lema comercial, siempre que acredite que el uso es anterior al de la solicitud de registro.

Existe la posibilidad de que interpuesta la acción de oposición, se solicite una ampliación de 30 días hábiles a la autoridad administrativa para poder ofrecer mayores medios probatorios, empero, esto no quiere decir que sea posible ampliar los argumentos puesto que ello debe ser realizado dentro del plazo señalado.

1.1. Oposición nacional y andina

Es necesario señalar que la oposición debe basarse en un registro de marca, o en una solicitud de registro, o en la titularidad sobre un nombre o lema comercial, que haya sido solicitado en el Perú o en algún país de la Comunidad Andina.

Y es por ello que surge la posibilidad de que la oposición sea realizada a nivel nacional o andino.

A nivel nacional cuando la posible confusión se dé respecto de un registro o solicitud de registro, estaremos ante una oposición nacional, en cuyo caso basta con acreditar la solicitud de registro nacional o el registro de una marca.

A nivel comunitario, se da cuando la base para la oposición es un registro realizado en un país andino. En cuyo caso, es necesario demostrar el interés en el mercado nacional, lo que se consigue a través de la solicitud de registro de la marca usada como base de la oposición en el país donde se presenta la oposición.

Surge una duda al respecto de si es suficiente que se presente la solicitud, o que se siga con todo el procedimiento para el registro, al respecto consideramos que se hace necesario que se siga con el procedimiento, ya que de no llevarse a cabo la publicación de la solicitud de registro, no se estaría acreditando en efecto el interés en el mercado nacional.

Dicha solicitud de registro (la que acredita el interés en el mercado nacional) será suspendida hasta que se resuelva la oposición presentada. Una vez resuelto el procedimiento de oposición, la oficina nacional se pronunciará sobre el registro solicitado.

1.2. Trámite procesal en primera instancia

1.2.1. La presentación de la oposición

Conforme lo regulado en el DL Nº 1075, una vez publicada la solicitud de registro, aquel que tenga legítimo interés tiene 30 días hábiles para presentar oposición.

La oposición presentada, conforme el artículo 54 del DL Nº 1075, deberá cumplir con los requisitos siguientes:

• La identificación correcta del expediente.

• El nombre y domicilio de la persona que presenta la oposición.

• Poder que acredite la representación que se invoca.

• Los fundamentos en que se sustenta la oposición.

• El ofrecimiento de las pruebas que se deseen hacer valer.

• El comprobante de pago de los derechos respectivos.

• Cuando la oposición se base en signos gráficos o mixtos, deberá adjuntarse una reproducción exacta y nítida de los mismos, tal como fueron registrados o solicitados.

De ser el caso que no se presente el poder al momento de la presentación de la oposición, se le brindará un plazo de 60 días hábiles para que acredite la presentación del poder.

Las razones por las cuales se puede presentar oposición contra un registro son porque dicho registro incurre en alguna de las prohibiciones ya señaladas.

1.2.2. Falta de distintividad

Así podemos hablar de falta de distintividad, ya sea intrínseca o extrínseca.

En el caso de la falta de distintividad intrínseca, esta se encuentra regulada en el artículo 135, inciso b) de la Decisión, donde se establece que no podrán registrarse como marcas signos que carezcan de distintividad.

En el caso de la distintividad extrínseca, esta se encuentra regulada en el artículo 136, inciso a) de la Decisión, donde se señala que no podrán registrarse como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

1.2.3. Riesgo de confusión

También podemos plantear una oposición cuando exista riesgo de confusión. Esto ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecta registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva.

(...) Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el ‘riesgo de confusión’ al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia” ¹.

“La citada norma va dirigida también en defensa de la libre circulación de bienes y servicios dentro de parámetros o señales de transparencia y lealtad competitiva, evitando que un tercero se aproveche del prestigio de un signo anteriormente registrado, para poner en circulación sus productos con una denominación que al momento del registro o con el uso de los signos en el mercado, pueda llegar a producir confusión, eliminando la posibilidad de que los consumidores logren, además, conocer aun indirectamente la fuente o el origen empresarial de los productos. Esta falta de identificación entre dos o más signos por parte del público consumidor que le conduce a error, se evita con la prohibición contenida en la letra a) del artículo 83, evitando la coexistencia de dos marcas que puedan producir dicha confusión”².

Al respecto debemos señalar que el error o confusión al que puede estar expuesto el público consumidor puede ser:

• Directa: esta se da cuando productos idénticos emplean en el mercado signos similares, de tal modo que el consumidor razonable, podría pensar que al adquirir uno de ellos, está adquiriendo el otro. Esta confusión se podría dar debido a una extrema similitud en los signos, presentación de los bienes o inclusive respecto de los establecimientos en los que se distribuyen.

• Indirecta: esta se da respecto del origen empresarial de los signos, cuando un consumidor razonable no podría diferenciar claramente los bienes, productos o establecimientos distintos, por lo que pueden pensar que son parte de una misma empresa, cuando en realidad pertenecen a empresas diferentes.

• Riesgo de asociación: esta se da cuando los consumidores pueden diferenciar los productos o establecimientos de las empresas en conflicto, pero puede, debido a la similitud entre los signos en conflicto, pensar que entre dichas empresas existe una vinculación económica u organizativa, cuando no existe en realidad ninguna.

1.2.4. La conexión competitiva entre los productos en conflicto

A efectos de determinar la posibilidad que se produzca confusión o error en el público consumidor en el caso de coexistir dos marcas en el mercado, el primer punto que se analiza es la vinculación que puede existir entre los productos que los signos habrán de distinguir en el comercio, y para ello es necesario tener en cuenta cuáles son los productos que los signos habrán de distinguir.

Para realizar este análisis es necesario tener en cuenta la clase en la cual se está buscando registrar el producto, así como el distingue específico de la marca.

Las clases en las cuales se puede registrar una marca de producto o servicio son las siguientes:

1. Productos

b) Servicios

El hecho que el registro solicitado pertenezca a una marca de una clase diferente a la de la usada como base de la oposición no quiere decir que no exista vinculación entre estas, ya que la vinculación se puede dar entre diversas clases, por ejemplo una marca que distinga productos lácteos que se busca registrar en la clase 29, puede tener vinculación con una marca que distinga productos para bebés de la clase 5. Entonces lo relevante no es tanto la clase a la cual pertenecen las marcas, sino los productos que buscan distinguir.

1.2.5. Semejanza de los signos

La autoridad administrativa debe analizar también la semejanza que puede existir entre los signos, esta semejanza se puede dar en tres niveles: gráfico, fonético y conceptual.

• Semejanza gráfica: desde el punto de vista gráfico, debe analizarse la similitud entre los signos a comparar, desde el punto de vista visual.

• Semejanza fonética: desde el punto de vista fonético, tenemos que analizar el sonido que genera la denominación (en el caso de marcas denominativas y mixtas) y si existe posibilidad de confusión.

• Semejanza conceptual: desde el punto de vista conceptual debe analizarse el concepto que evocan las marcas en conflicto, pudiendo también generarse confusión por este aspecto.

1.3. Traslado de la oposición a la parte contraria

Una vez que la Autoridad declara que la oposición cumple con los requisitos ya revisados, y de no darse el pedido de extensión del plazo para ofrecer medios probatorios, se corre traslado al solicitante del registro, por el mismo plazo que se tiene para presentar la oposición, es decir, 30 días.

1.4. Pronunciamiento final

Una vez presentados los alegatos o vencido el plazo, la autoridad administrativa deberá fallar, pudiendo hacerlo de la siguiente forma:

• Si declara infundada la oposición, procede a conceder el registro de la marca.

• Si declara fundada la oposición, deniega el registro solicitado.

• Si declara improcedente la oposición, deniega el registro solicitado.

Etapas del procedimiento de oposición en primera instancia

1.5. Recurso de reconsideración

Contra la resolución expedida por la Comisión puede interponerse recurso de reconsideración, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación, el mismo que deberá ser acompañado con nueva prueba.

Este recurso se interpone conforme a lo señalado por el artículo 208 de la Ley Nº 27444, se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación.

En la práctica, la reconsideración sirve como herramienta dilatoria, o como forma de hacer notar a la administración sus errores.

1.6. Recurso de apelación

De ser el caso es posible interponer recurso de apelación contra la resolución considerada desfavorable, dentro del plazo de 15 días hábiles de haber sido notificada la resolución.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

En cualquier caso, el recurso se interpone ante el mismo órgano que emitió la resolución y este es el que lo eleva, al superior jerárquico si considera que ha cumplido con los requisitos de ley.

El superior jerárquico en el caso es la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi.

La Sala puede pronunciarse, confirmando la resolución, o revocándola, y declarar fundada, infundada o improcedente la oposición, o anular la resolución apelada y devolver a la Comisión para que emita nueva resolución.

Es importante señalar que en este tipo de procedimientos la resolución que pone fin a la instancia, es irrecurrible, por lo que agota la vía administrativa.

2. Cancelación

Nuestro sistema marcario es uno en el cual la inscripción registral de la marca es constitutiva, por lo cual el derecho existe desde la inscripción en el registro, sin que sea relevante el uso previo del signo. Empero, se castiga el desuso del signo registrado.

En ese sentido es que la cancelación funciona como una acción destinada a castigar al titular de una marca registrada no utilizada en el mercado. El registro de una marca podrá cancelarse, antes de los 10 años por los cuales se concede si una persona con legítimo interés lo solicita y su titular no puede demostrar el uso de la marca durante los 3 años consecutivos precedentes a la fecha en que se solicita la cancelación, conforme está previsto en el artículo 165 de la Decisión.

En ese sentido, la finalidad de la cancelación de las marcas no utilizadas, es un mecanismo de control sobre posibles acaparamientos de registros de marcas, pues la marca debe ser un instrumento dinámico en el mercado, buscándose a través del mecanismo de la cancelación, tanto restringir el registro de marcas defensiva o de reserva, como descongestionar el registro de signos no utilizados, permitiendo que quienes tengan verdadero interés puedan usar dichos signos en el mercado.

Es posible, si se diera el caso, que la cancelación afecte a una parte de los productos distinguidos por la marca, en cuyo caso la cancelación será parcial, limitándose el distingue a los productos que realmente son distinguidos en el mercado por dicho signo.

2.1. Trámite procesal en primera instancia

2.1.1. La presentación de la cancelación

La cancelación se solicita en cualquier momento durante la vigencia del registro, esto es que solamente puede ser presentada una vez que ya se ha concedido el registro, y no antes. Se entiende que siendo el plazo de prueba de uso de 3 años, que es recién a partir de dicho momento que podrá solicitarse la cancelación de la marca registrada.

El solicitante tiene que señalar cuál es la marca que busca cancelar, y toda vez que la carga de la prueba está del lado del titular, no es necesario requisito adicional salvo las formalidades para la presentación del escrito.

De ser cancelada la marca, el solicitante tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

Dicho derecho preferente se da respecto de la marca y el distingue cancelado, sin admitir una ampliación o variación sustancial del símbolo a registrar.

Es posible también presentar la acción de cancelación como defensa en un procedimiento de oposición, conforme lo señalado en el artículo 71 del DL Nº 1075.

2.1.2. Defensa del titular de la marca

Una vez recibida la solicitud de cancelación, se le correrá traslado al titular del registro por el plazo de 60 días hábiles para absolver la cancelación y demostrar su uso durante los tres últimos años antes de la presentación de la solicitud de cancelación.

Toda vez que el titular de la marca tiene la carga de acreditar el uso, es relevante saber en qué caso se acredita el uso de la marca.

Conforme al artículo 166 de la Decisión, se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países de la Comunidad Andina. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Respecto de los instrumentos a través de los cuales puede acreditarse el uso, el artículo 167 de la Decisión, señala que el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

Al respecto el Tribunal de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente:

“Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.

El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquel sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (…) establece la presunción de que ‘una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado’”³.

2.1.3. Pronunciamiento final

Vencido el plazo otorgado para el titular del registro, con su absolución o sin ella la Autoridad Administrativa emite un pronunciamiento fallando al respecto, dicho fallo puede ser en los siguientes sentidos:

• Declarar fundada la cancelación y, por ende, cancelar el registro del titular.

• Declarar parcialmente fundada la cancelación y, por ende, cancelar parcialmente el registro, estableciendo cual es la parte del distingue que se mantiene.

• Declarar infundada la cancelación, y mantener vigente el registro sin que sufra variación alguna.

Etapas del procedimiento de cancelación en primera instancia

2.2. Recurso de reconsideración

Contra la resolución expedida por la Comisión puede interponerse recurso de reconsideración, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación, el cual deberá ser acompañado con nueva prueba.

Este recurso se interpone conforme a lo señalado por el artículo 208 de la Ley Nº 27444, se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación.

En la práctica, la reconsideración sirve como herramienta dilatoria, o como forma de hacer notar a la administración sus errores.

2.3. Recurso de apelación

De ser el caso es posible interponer recurso de apelación contra la resolución considerada desfavorable, dentro del plazo de 15 días hábiles de haber sido notificada la resolución.

El recurso de apelación se interpondrá cuando se considere como siempre cuando no se esté conforme con lo resuelto, empero, es necesario observar que en este tipo de procedimientos, la apelación se da por un tema estrictamente probatorio, el cual es que se haya dado un mayor o menor valor probatorio a los medios probatorios ofrecidos para acreditar el uso de la marca.

En cualquier caso, el recurso se interpone ante el mismo órgano que emitió la resolución y este es el que lo eleva, al superior jerárquico si considera que ha cumplido con los requisitos de ley.

El superior jerárquico en el caso es la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi.

La Sala puede pronunciarse, confirmando la resolución, o revocándola, y declarar fundada, infundada o improcedente la oposición, o anular la resolución apelada y devolver a la Comisión para que emita nueva resolución.

Es importante señalar que en este tipo de procedimientos la resolución que pone fin a la instancia, es irrecurrible, por lo que agota la vía administrativa.

3. Nulidad

La nulidad de un registro de marca, puede darse de oficio o a pedido de parte, y se da cuando se hubiera inscrito en contravención a lo establecido en los artículos 134 primer párrafo, 135 y 146 de la Decisión. Esto es cuando exista algún defecto esencial con el signo solicitado que impida que sea considerado una marca. Es posible, que se declare la nulidad parcial del registro, si esta solo afecta a alguno de los productos que distingue.

La nulidad puede ser relativa o absoluta, conforme a lo regulado en el artículo 172 de la Decisión. Hablaremos de nulidad absoluta cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la Decisión. En cambio, la nulidad será relativa cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe.

La acción de nulidad absoluta es imprescriptible y la de nulidad relativa prescribe a los 5 años desde la fecha de concedido el registro.

3.1. Trámite procesal en primera instancia

Las causales ya han sido explicadas al momento de analizar la registrabilidad de un signo en el trámite de la oposición, así que no nos detendremos en dicho punto, más bien, revisaremos brevemente el criterio de buena fe aplicable.

Al respecto el Tribunal Andino ha señalado recientemente en el Proceso 65-IP-2004⁴ lo siguiente:

“La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe es sancionado por el régimen jurídico, con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por ella (…)”.

Actualmente, en nuestro sistema de propiedad industrial, el principio de buena fe objetiva se encuentra presente tanto al momento del trámite de solicitud de registro como en forma posterior.

Así, en el trámite del procedimiento de registro, se manifiesta a través de la prohibición de registro cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, conforme al artículo 136, inciso d) de la Decisión. En forma posterior a la inscripción, se manifiesta a través del mandato a la autoridad administrativa para que decrete de oficio o a solicitud de parte la nulidad relativa de un registro de marca cuando este se hubiera efectuado de mala fe, conforme al artículo 172 de la Decisión.

3.1.1. La presentación de la nulidad

La nulidad en el caso de ser relativa debe ser presentada dentro de los cinco años posteriores al registro de la marca, en el caso de la absoluta puede ser presentada en cualquier momento.

En este caso para la presentación de la nulidad debe acreditarse la causal que se está invocando por lo que la labor probatoria depende de la causal invocada, conforme a los requisitos para el registro de la marca.

3.1.2. Traslado de la nulidad a la parte contraria

Conforme el artículo 74 del D.Leg. Nº 1075, Recibida la acción de nulidad se correrá traslado al titular del registro para que absuelva por el plazo de dos meses, antes del vencimiento de dicho plazo, el emplazado podrá requerir la ampliación del mismo por el plazo de dos meses más.

Los medios probatorios a presentar dependerán de la causal invocada por el accionante, empero es menester señalar que deben estar orientados a acreditar la validez del registro y a la no existencia de mala fe al momento de realizar la inscripción.

3.1.3. Pronunciamiento final

Recibidos los descargos del titular del registro, o sin ellos la autoridad administrativa resuelve, pudiendo fallar de la siguiente forma:

- Declarar fundada la nulidad y, por ende, anular el registro de marca, y de ser el caso anular los nombres o lemas comerciales que estuvieran asociados con dicho registro.

- Declarar fundada en parte la nulidad, y señalar cuál es la parte del distingue respecto de la cual se anula el registro.

- Declarar infundada la nulidad y mantener vigente el registro sin que sufra variación alguna.

Etapas del procedimiento de oposición en primera instancia

3.2. Recurso de reconsideración

Contra la resolución expedida por la Comisión puede interponerse recurso de reconsideración, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación, el mismo que deberá ser acompañado con nueva prueba.

Este recurso se interpone conforme a lo señalado por el artículo 208 de la Ley Nº 27444, se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación.

En la práctica la reconsideración sirve como herramienta dilatoria, o como forma de hacer notar a la administración sus errores (ver gráfico Nº 10).

3.3. Recurso de apelación

De ser el caso es posible interponer recurso de apelación contra la resolución considerada desfavorable, dentro del plazo de 15 días hábiles de haber sido notificada la resolución.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

En cualquier caso, el recurso se interpone ante el mismo órgano que emitió la resolución y este es el que lo eleva, al superior jerárquico si considera que ha cumplido con los requisitos de ley.

El superior jerárquico en el caso es la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi.

La Sala puede pronunciarse, confirmando la resolución, o revocándola, y declarar fundada, infundada o improcedente la oposición, o anular la resolución apelada y devolver a la Comisión para que emita nueva resolución (ver gráfico Nº 11).

4. Acción por infracción

La acción por infracción, se da cuando existe una afectación a un símbolo registrado y que cuenta por ende con toda la protección que la ley le puede brindar. Esta afectación de acuerdo con el artículo 98 del DL Nº 1075, puede darse de dos modalidades; ya sea por confusión o por explotación de la reputación ajena.

Para poder definir el significado de cada una de dichas modalidades acudimos al Decreto Legislativo Nº 1044, el cual indica que:

“Artículo 9.- Actos de confusión

9.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde.

9.2.- Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.

Artículo 10.- Actos de explotación indebida de la reputación ajena

10.1.- Consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero.

10.2.- Los actos de explotación indebida de la reputación ajena pueden materializarse mediante la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual”.

Se puede apreciar entonces que la confusión hace referencia a la utilización de un símbolo muy similar o idéntico al símbolo registrado con el fin de generar confusión en el mercado. En cambio, en los actos de explotación indebida de la reputación ajena, no es necesario que exista una imitación del símbolo registrado, sino que podría ser una evocación o brindarse la idea de que tienen un mismo origen empresarial, respaldándose en la reputación ya ganada de su competidor.

4.1. Trámite procesal en primera instancia

4.1.1. La presentación de la oposición

La denuncia debe contener lo siguiente, conforme el artículo 99 del DL Nº 1075:

- Nombres y apellidos completos, denominación social o razón social, documento nacional de identidad, carné de extranjería o cualquier documento análogo del denunciante, domicilio procesal, y de ser el caso los datos de identificación de quien ejerza la representación de este.

- Registro Único de Contribuyentes, en el caso que corresponda.

- El pedido concreto y los fundamentos de hecho y, de ser posible, de derecho que sustenten la denuncia.

- Firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.

- Los poderes podrán constar en instrumento público o privado y deberán cumplir con las siguientes formalidades: (i) En el caso de personas naturales, la firma deberá ser legalizada por notario. (ii) En el caso de personas jurídicas, el documento deberá contener la representación con que actúa el poderdante y su firma deberá estar autenticada por Notario. (iii) En los casos de poderes otorgados por personas no domiciliadas, estos deberán además ser legalizados por funcionario consular peruano. (iv) Con la presentación del poder por quien representa a una persona, quedará acreditada la existencia de esta y su representación.

- Los medios probatorios destinados a acreditar la comisión de la infracción.

- Identificación del presunto infractor y del lugar donde deberá notificársele. En caso de no conocerse la identidad del presunto infractor deberá solicitarse la visita inspectiva correspondiente en el lugar o en los lugares donde se presume se cometen los actos de infracción, cumpliendo con los requisitos establecidos para tal efecto, lo cual no exime al denunciante de la responsabilidad de identificar al presunto infractor, en el caso de que su identidad no haya sido obtenida en la visita inspectiva.

- Identificación del certificado de registro que ampare el derecho del accionante. En el caso de acciones sustentadas en un nombre comercial, registrado o no, se deberá acreditar el uso del mismo. En caso de acciones sustentadas en signos distintivos notoriamente conocidos deberá acreditarse tal condición.

- Pago de la tasa por los derechos de interposición de denuncia, por cada denunciado, según lo establecido en el TUPA.

- Copia del escrito y sus recaudos, según la cantidad de notificaciones a realizarse. En caso de presentarse pruebas que consistan en muestras físicas, deberán adjuntarse ejemplares adicionales o, en su defecto, una representación de la misma.

- Si se solicitan medidas cautelares, y estas deben ejecutarse en el local del presunto infractor y/o en el que se presume se comete la infracción por este, deberá solicitarse la visita inspectiva correspondiente, previo pago de la tasa establecida.

Respecto de los medios probatorios que se pueden ofrecer, conforme el artículo 103 del DL Nº 1075, solo podrán ofrecer los siguientes medios probatorios:

- Documentos, incluyendo todo tipo de escritos, impresos, fotocopias, planos, cuadros, dibujos, radiografías, cintas cinematográficas y otras reproducciones de audio y video, la telemática en general y demás objetos y bienes que recojan, contengan o representen algún hecho, una actividad humana o su resultado.

- Inspecciones.

- Pericias.

- Excepcionalmente se podrán ofrecer medios probatorios distintos a los mencionados en los literales anteriores, los cuales serán admitidos solamente si, a criterio de las Dirección competente, estos resultan relevantes para la resolución del caso.

Respecto de la carga de la prueba, esta corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

Es posible que la administración ordene la actuación de medios probatorios de oficio, para poder arribar a una mejor decisión respecto del caso concreto.

Es necesario recordar que la acción por infracción prescribe a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

De presentarse alguna omisión a los requisitos señalados, conforme al artículo 101 del DL Nº 1075, se notificará al interesado para que subsane las omisiones en las que se hubiera incurrido en el plazo de 2 días hábiles, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la denuncia. Una vez cumplidos los requisitos, se admite la denuncia a trámite y se corre traslado de esta al presunto infractor.

4.1.2. Traslado de la oposición a la parte contraria

Conforme al artículo 102 del DL Nº 1075, una vez notificada la denuncia, la contestación deberá presentarse en un plazo improrrogable de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de su notificación, sin perjuicio de que el presunto infractor pueda ampliar sus argumentos y presentar u ofrecer medios probatorios hasta antes de que el expediente pase a ser resuelto.

Los requisitos son los mismos, en lo que corresponda que para la interposición de la denuncia, de no cumplir con tales requisitos, se notificará al denunciado para que subsane las omisiones en las que se hubiera incurrido en el plazo de 2 días hábiles, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada su contestación. En caso el denunciado no conteste la denuncia o no subsane las omisiones incurridas en su escrito de contestación en los plazos antes establecidos, se le declarará en rebeldía.

4.1.3. Pronunciamiento final

Conforme lo señalado en el artículo 109 del DL Nº 1075, cuando el expediente se encuentre en estado de ser resuelto la Comisión deberá dejar constancia de ello en el expediente, esto con la finalidad de que indicar la preclusión de la etapa probatoria del procedimiento.

La Comisión en la resolución en el caso se declare fundada total o parcialmente, la denuncia podrá ordenar las siguientes medidas:

- El cese de los actos que constituyen la infracción.

- El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción.

- La prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el punto anterior.

- La adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el segundo punto.

- La adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales.

- El cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado.

- Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio.

Etapas del procedimiento de oposición en primera instancia

4.2. Recurso de reconsideración

Contra la resolución expedida por la Comisión puede interponerse recurso de reconsideración, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación, el mismo que deberá ser acompañado con nueva prueba.

Este recurso se interpone conforme a lo señalado por el artículo 208 de la Ley Nº 27444, se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación.

En la práctica la reconsideración sirve como herramienta dilatoria, o como forma de hacer notar a la administración sus errores (gráfico Nº 13).

4.3. Recurso de apelación

De ser el caso es posible interponer recurso de apelación contra la resolución considerada desfavorable, dentro del plazo de 15 días hábiles de haber sido notificada la resolución.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

En cualquier caso, el recurso se interpone ante el mismo órgano que emitió la resolución y este es el que lo eleva, al superior jerárquico si considera que ha cumplido con los requisitos de ley.

El superior jerárquico en el caso es la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi.

La Sala puede pronunciarse, confirmando la resolución, o revocándola, y declarar fundada, infundada o improcedente la oposición, o anular la resolución apelada y devolver a la Comisión para que emita nueva resolución.

1 Proceso Nº 4-IP-96. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

2 Proceso Nº 50-IP-2000, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3 Proceso 22-IP-2005, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1102 del 6 de agosto del 2004, p. 19.

Modelo de escrito de oposición

Expediente Nº:

Escrito Nº: 01

PRESENTAMOS OPOSICIÓN

A LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INDECOPI

……………………., señalando domicilio procesal en ……………………. y/o la Casilla de Notificaciones Nº XX del INDECOPI; atentamente decimos:

Que, por aviso aparecido en el BOLETÍN OFICIAL del diario EL PERUANO, edición del…………………………………., tomamos conocimiento de la solicitud presentada por …………………………, de ……………………………..,sobre el pretendido registro de la marca …………………….,para distinguir productos tales como …………………………………………. de la clase XX.

Por tal motivo, en tiempo oportuno formulamos OPOSICIÓN a la referida solicitud, a efectos de que, la misma, sea DENEGADA tomando en cuenta el registro / solicitud de nuestra marca ………………….., que distingue…………………, en la clase XX, conforme los argumentos esgrimidos seguidamente.

I. FUNDAMENTOS DE LA OPOSICIÓN:

El Decreto Legislativo Nº 1075 Norma que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece en sus artículos 45 y 46 los criterios para establecer si existe o no semejanza en dos signos, capaces de inducir a confusión y error al consumidor.

1. Respecto a la apreciación sucesiva de los signos:

i) Semejanza gráfica:

Desde el punto de vista gráfico, como se puede apreciar el signo solicitado y nuestra marca registrada / solicitada, incluyen una denominación IDÉNTICA, lo cual determina que se genere una impresión visual de conjunto IGUAL; aunado al hecho que los signos distinguen productos estrechamente vinculados, en tanto que comparten los mismos canales de comercialización y distribución, y que por su naturaleza están destinados a finalidades idénticas son susceptibles de inducir a error al público consumidor.

ii) Semejanza fonética:

Desde el punto de vista fonético, tenemos que, los signos en conflicto generan un sonido IGUAL, toda vez que no existe diferencia alguna entre ambas denominaciones. Por lo que, su pronunciación y entonación es IGUAL.

En ese sentido, consideramos que hemos argumentado de manera suficiente las razones válidas para decir que, el signo solicitado, se encuentra incurso en la prohibición del artículo 136, inciso a), de la Decisión 486; por lo que, corresponde DENEGAR el registro del signo solicitado, para distinguir productos de la clase XX de la Clasificación Internacional.

POR TANTO:

A la Dirección de Signos Distintivos, solicitamos admitir a trámite la OPOSICIÓN interpuesta por nuestra parte, derivándola a la Comisión, esta a su vez, la declare FUNDADA tomando en cuenta los argumentos expuestos y, en su oportunidad, DENEGAR el registro de la marca …………………….,solicitada por ………………., para distinguir productos de la clase XX de la Clasificación Internacional.

Lima,…… de……………. del….

Modelo de escrito de cancelación

Escrito Nº: 01

SOLICITA CANCELACIÓN

A LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INDECOPI:

……………………………, señalando domicilio procesal para estos efectos en ……………………………… y/o la casilla de Notificaciones Nº ……..del INDECOPI; ante usted respetuosamente nos presentamos y atentamente decimos:

Que, al amparo del artículo 165 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en concordancia con el artículo 71 del Decreto Legislativo 1075, solicito la CANCELACIÓN TOTAL del registro de la marca de producto/servicio…………………….., inscrita en favor de ……………………… con Certificado Nº ………….., para distinguir ………………………………de la clase …….., debiendo cancelarse el registro por falta de uso de la marca sobre la base de los siguientes fundamentos que a continuación pasamos a exponer:

Tal como quedará demostrado, a lo largo del presente procedimiento, la marca…………………….no ha sido utilizada por su titular, ni por licenciatario alguno, para distinguir ………………………………………, durante los tres años consecutivos y anteriores a la presente solicitud de cancelación.

Conforme a la ley de la materia, el uso en el mercado de una marca registrada, debe ser real y efectiva, siendo los únicos motivos para justificar la falta de uso, los casos de fuerza mayor o caso fortuito

En tal sentido, ……………., deberá acreditar el uso de la marca …………………con certificado N° …………, para distinguir ………………………………………., con los medios probatorios que la Ley señala para estos efectos.

POR TANTO:

Solicito a su Despacho se sirva tramitar la presente solicitud de CANCELACIÓN PARCIAL y, en su oportunidad, declararla FUNDADA, procediendo a limitar el registro de la marca ………………………. para distinguir …………………… de la clase …….., inscrita a favor de………………., con Certificado Nº ………..

Lima,….. de …………. del ………….

Modelo de escrito de nulidad

Expediente N°:

Profesional:

Escrito N°: 01

PRESENTAMOS ACCION DE NULIDAD

A LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INDECOPI:

…………………………….., señalando domicilio procesal para estos efectos en …………………, y/o en la Casilla de Notificaciones Nº ……. del INDECOPI; atentamente decimos:

Que, al amparo del artículo 172 de la Decisión 486 Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, solicitamos la NULIDAD del registro de la marca……………………, clase ……, con certificado N° …….., a favor de ……….; sobre la base de los fundamentos expuestos seguidamente.

El artículo 172 de la Decisión 486 señala que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de una marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en los artículos 135 y 136 o cuando esta se hubiera efectuado de mala fe.

En el presente caso, la acción de nulidad que interponemos se sustenta en la existencia de riesgo de confusión entre la marca materia de nulidad y nuestra marca registrada.

Se puede concluir que la intención de la contraria es evidente al registrar el signo, ya que se producirá una confusión directa; pues al tratarse de servicios de la misma naturaleza, identificados con nombres casi IDÉNTICOS, y encontrándose ambos en el mismo mercado, los consumidores confundirán la una con la otra, y adquirirán unos en la creencia que se tratan de los del competidor.

Asimismo, se producirá también confusión indirecta, pues un consumidor en caso pueda apreciar que se trata de servicios vinculados, no podrá diferenciar el correcto origen empresarial de los servicios con signos casi IDÉNTICOS, creyendo que ambos servicios ofertados en el mercado pertenecen a una misma empresa.

De lo expuesto, se concluye que, el certificado N° ……………. correspondiente a la marca…………….,se encuentra incurso en el supuesto de nulidad establecido en el artículo 172 de la Decisión 486.

POR TANTO:

A vuestro Despacho, solicitamos tener presente los argumentos expuestos al momento de resolver y, en su oportunidad, declarar FUNDADA la acción de NULIDAD interpuesta contra la marca de servicio …………………., clase ….., certificado N° ……………….., registrada a favor de………………………

Lima,…. de………… de….

Modelo de escrito de acción por infracción

Escrito Nº: 01

INTERPONEMOS ACCIÓN POR INFRACCIÓN

A LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INDECOPI

……………………………….., señalando domicilio procesal en la Casilla de Notificaciones Nº ….. del INDECOPI, atentamente decimos:

Que, al amparo de los artículos 238, 258 y 259, entre otros, de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, concordado con el Título XI del Decreto Legislativo Nº 1075, interponemos la presente ACCIÓN POR INFRACCIÓN contra …………………………., por el uso indebido de la marca …………………..; dado que el emplazado viene utilizando un término idéntico, ………………, el cual es susceptible de confusión y asociación con nuestro nombre comercial; según los fundamentos expuestos seguidamente:

Como se demuestran los medios probatorios adjuntos, el infractor se encuentra utilizando indebidamente de forma IDÉNTICA nuestra marca, para identificar los mismos servicios/productos de…………………………………; por lo que, el uso indebido del símbolo por parte del incoado, es susceptible de confusión sobre el origen empresarial, dado que, erróneamente, induce al público consumidor a creer que pertenecen al mismo grupo empresarial, lo que ocasiona una desviación de la clientela cautiva o potencial en su provecho, ocasionándonos serios perjuicios económicos siendo la legítima titular de la marca ………………, lo que debe ser evitado y sancionado por la autoridad administrativa a la brevedad.

Es indiscutible el daño producido con la confusión, cuando resulta más evidente que, el infractor con el uso de la denominación………… genera riesgo de confusión en el público consumidor pertinente del mercado relevante, ya que este creará que se trata de una misma empresa prestadora del servicio ofrecido, o, en su defecto, de personas relacionadas entren sí, lo cual, no se ajusta a la realidad.

De las medidas cautelares

Al amparo de los artículos 245 y 246 de la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial, concordado con el Capítulo IV del Título XI del Decreto Legislativo Nº 1075, solicitamos se dicte las MEDIDAS CAUTELARES contra …………………., por el USO INDEBIDO de nuestra marca…………….

Conforme se ha señalado en los párrafos precedentes, la denunciada ha infringido nuestros derechos de propiedad industrial, lo cual ha quedado acreditado con los medios probatorios anexados al presente escrito, por lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 246 de la Decisión 486, solicitamos se disponga la ejecución de las MEDIDAS CAUTELARES solicitadas, con el objeto de impedir se continúe la comisión de la infracción denunciada mediante la presente, en agravio de nuestra parte, así como de los consumidores, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 245 de la norma comunitaria antes mencionada, la cual, además, señala que, las medidas cautelares, podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su interposición.

Medios probatorios

• Foto del local principal de la denunciada.

• Boletas de venta de la denunciada que acreditan la infracción.

• Nota periodística que acredita la infracción.

• Fotos del local de la denunciada.

• Carta notarial remitida a la denunciada.

POR TANTO:

A la Dirección solicitamos admitir a trámite la presente ACCIÓN POR INFRACCIÓN contra…………………. y, en su oportunidad, declararla FUNDADA considerando los argumentos expuestos, aplicando a la empresa y demás personas infractoras las sanciones de ley.

Lima,…… de……………. del….