La titularidad de las creaciones en los casos de relación laboral u obras por encargo
Luis Gonzalo RAMÍREZ RAMÍREZ*
TEMA RELEVANTE
El autor analiza aspectos claves para determinar la titularidad de las creaciones en los casos de relación laboral u obras por encargo, tales como el objeto de creación, la originalidad, la autoría y titularidad, así como la determinación de la titularidad derivada de los derechos morales. A su criterio, tales conceptos debieron aplicarse a propósito de un caso conocido por la Corte Suprema, en el cual un catedrático exigía derechos patrimoniales derivados de sus creaciones a favor de la universidad, pero lamentablemente el caso fue enfocado desde aspectos ajenos a la determinación de esos derechos, lo que no hubiese ocurrido en sede administrativa.
MARCO NORMATIVO
INTRODUCCIÓN
Las creaciones del ingenio pueden darse en el marco de una labor determinada y ejercida de manera independiente (por ejemplo, un músico, un literato), o en el marco de una relación laboral o por encargo, en la que el producto final será de un tercero, para su uso y aprovechamiento (por ejemplo, el diseño de programas de ordenador, un diseño arquitectónico para un proyecto inmobiliario, etc.).
En todos estos casos, es importante tener en cuenta los criterios jurídicos y legales destinados a identificar al creador o creadores de una obra, quienes son los que tienen los derechos de explotación (sean o no exclusivos limitados o ilimitados), así como la vía correspondiente para ejercer estos derechos. A lo largo del presente artículo, desarrollaremos los criterios que permitan responder estas inquietudes y apreciaremos la problemática que representa la vía a optar para defender este tipo de derechos.
I. EL OBJETO DE LA CREACIÓN
En el marco de una labor independiente o de una relación laboral o por encargo que se realiza una creación humana, la cual deberá cumplir con el requisito de originalidad para que pueda ser protegida bajo el Derecho de autor.
Sobre este requisito, no se establece en la normativa vigente concepto alguno (Decreto Legislativo Nº 822 y Decisión Andina Nº 351), pero existe un precedente de observancia obligatoria desde el año 1998 y a partir del cual se evalúa la originalidad dependiendo del tipo de obra, sin perjuicio de las limitaciones que se puedan encontrar en cada caso particular1.
Así, es posible determinar lo siguiente:
• Toda la creación realizada de manera independiente, o en el marco de una relación laboral o por encargo tendrá originalidad y podrá ser calificada como obra, tal como sucede en una escultura, una pintura;
• Algunas partes de la creación tendrán originalidad y sobre ellas recaerá protección, pudiendo existir elementos no originales en ella contenidos, tal como sucede en algunos materiales impresos (enciclopedias, cuadernos de trabajo escolares o de contenido educativo en general), o ciertos contenidos audiovisuales (formatos televisivos)2;
• No necesariamente debe tratarse de una creación completa, pues pueden haber elementos originales en las creaciones inconclusas, y pueden haber elementos originales en creaciones que no pueda aplicarse tales como un programa de ordenador (software) que por algún motivo no funcione y por ello no cumpla con la finalidad para la cual ha sido creado.
Una vez determinado el objeto de creación, e identificada su originalidad, conviene identificar a sus creadores.
II. AUTORÍA Y TITULARIDAD
Conforme a nuestra legislación3, y derivada de la tradición jurídica de Derecho Civil, se concibe al autor como persona natural, quien realiza la creación. Por la sola condición de ser autor, se ostenta la titularidad originaria de la obra y con ello los derechos morales y patrimoniales.
En los casos de relación laboral, queda claro identificar a los autores, pues son las personas naturales que en calidad de trabajadores prestan una labor efectiva, subordinada y remunerada. Sin embargo, en los casos de obras por encargo, debe tenerse en cuenta que si bien se puede contratar a un tercero para una determinada labor (persona natural o jurídica), pueden haber personas naturales con quienes se tiene la misma relación laboral o de contrato de prestación de servicios con dicho tercero, quien, finalmente, será titular del producto final que luego nos será entregado, por lo que siguen siendo autores las personas naturales que realicen la labor creativa.
Ello puede suceder si contratamos con un tercero para un proyecto arquitectónico o un programa de ordenador (software), pudiendo haber arquitectos, ingenieros o programadores que laboran para la empresa que ha sido contratada para elaborar el plano arquitectónico o el software respectivo, o que son subcontratados para dichos fines. En todos estos casos, el derecho que se le reconozca a las personas naturales como autores se mantiene incólume, independientemente que deseen que se les reconozca expresamente, o que dicha condición se mantenga bajo seudónimo o anonimato.
Nuestra legislación contempla una presunción de autoría bajo la cual se presume como autor a la persona natural que aparezca indicada como tal en la obra mediante su nombre, firma o signo que lo identifique4, por lo que se deberá presentar cualquier documento o medio de prueba que permita generar la suficiente convicción de que existen otras personas que efectivamente han participado del proceso creativo de la obra.
Por último, en lo que respecta a la titularidad, se debe tener en consideración que la ley recoge una titularidad distinta a la originaria, surgida por circunstancias distintas a la creación, sea por mandato o presunción legal, o por cesión mediante acto entre vivos o mortis causa (titularidad derivada)5, pudiendo ser beneficiarios las personas jurídicas.
En este ámbito, solamente se transfieren los derechos de tipo patrimonial, pues los derechos morales son irrenunciables e inalienables.
III. DETERMINACIÓN DE LA TITULARIDAD DERIVADA
Conforme lo ha señalado la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi (actualmente Sala Especializada en Propiedad Intelectual), la norma deja en libertad de las partes determinar a quién corresponderá la titularidad de los derechos patrimoniales de la obra creada en cumplimiento de la relación laboral (y que se aplica también a obras por encargo)6.
Sin embargo, debemos enfocarnos en la existencia de presunciones en los casos que no exista acuerdo alguno expreso entre las partes sobre la titularidad de los derechos de la obra creada en el marco de una relación laboral o por encargo. Así, conviene distinguir los siguientes supuestos establecidos en la norma:
• Presunción general, aplicable a todas las creaciones que no sean obras audiovisuales o programas de ordenador y que opera a falta de acuerdo expreso, por lo que se cede los derechos patrimoniales de la obra de manera no exclusiva, es decir, en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de la creación, lo que implica, igualmente, que el empleador o el comitente, puede divulgar la obra y defender los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotación de la misma7.
• Presunciones especiales, aplicables a obras audiovisuales, obras colectivas y programas de ordenador. En estos casos, y a falta de acuerdo expreso, la cesión es exclusiva e ilimitada pudiendo el productor en ambos casos defender incluso los derechos morales sobre la obra8.
Es en este punto donde las controversias pueden surgir sobre el alcance de los derechos de explotación, dependiendo del tipo de obra que se trate y de la existencia de pacto alguno. En ausencia de acuerdo alguno, la norma puede ponerse en dos extremos. Por un lado, adopta un criterio restringido y tuitivo, limitando los alcances territoriales y requiriendo que la exclusividad sea expresa, lo cual puede favorecer a los autores9; y, por otro lado, se adopta un criterio opuesto, transfiriendo todos los derechos, en una posición que manifiestamente favorece a los productores, y genera una clara desventaja ante un autor o autores con posición negociadora poco favorable o que poco conozcan de las leyes aplicables, tal como sucede en las presunciones especiales mencionadas.
En el caso de los programas de ordenador (software), incluso el criterio rompe con el contenido moral, pues el productor puede realizar modificaciones. Si bien ello puede ser perverso en otros tipos de obras, podríamos encontrar su justificación en la naturaleza misma de este tipo de creaciones, dadas las actualizaciones que se hacen para evitar su obsolescencia por el tiempo y el surgimiento de programas más efectivos o sofisticados.
Tal como podemos ver, dentro del derecho de autor existe tratamiento diferenciado en lo que respecta a las presunciones dependiendo del tipo de obra, lo cual puede evitarse en el momento de celebrarse el contrato, estableciendo expresamente las correspondientes cláusulas de propiedad intelectual y el alcance respectivo de los derechos patrimoniales de una o ambas partes.
IV. INFRACCIÓN DE DERECHOS
La norma establece la posibilidad que el titular de derechos o la sociedad de gestión colectiva que los represente puedan realizar las acciones que correspondan para que se sancione al infractor10. Esta infracción se puede dar en los casos de falta de autorización previa, expresa y escrita del titular para el uso y explotación de la obra en una determinada modalidad (por ejemplo, reproducción, comunicación pública, distribución), en los que cada forma de explotación es independiente, debiendo tenerse una nueva autorización por un supuesto distinto de explotación no contemplado inicialmente.
La calidad de titular, y por ello la legitimidad para obrar estará determinada, entonces, a través de los siguientes hechos:
• La sola creación, lo que faculta al autor ejercer y proteger los derechos morales sobre la obra y los derechos patrimoniales que le pertenezcan y que no haya sido motivo de cesión luego del acto de la creación;
• El contenido establecido entre las partes en el contrato (sea contrato de trabajo o de locación), que determine los derechos cedidos de manera o no exclusiva y de manera o no limitada.
• Las presunciones legales, en caso no se establezca algo entre las partes, tal como hemos desarrollado anteriormente;
• La cesión mortis causa, que determina que los herederos puedan ejercer y proteger los derechos patrimoniales.
Por último, no debemos dejar de mencionar las acciones legales de oficio que pueda realizar el Estado, a través de la autoridad nacional competente, en tanto sujeto interesado en la protección de las creaciones del ingenio, especialmente las que estén en dominio público y que forman parte del patrimonio cultural11.
V. REMUNERACIONES DEVENGADAS
Este concepto no aparece en la Decisión Nº 351, Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos el cual indica la posibilidad de la autoridad competente de ordenar el pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho12.
Es en la norma nacional que aparece dicho concepto con las siguientes características:
• Se trata de una disposición independiente de la sanción de multa que se imponga.
• Beneficia al titular del derecho infringido, sea este quien haya iniciado el procedimiento correspondiente o por intermedio de la sociedad de gestión colectiva que lo representa.
• El monto será establecido conforme al valor que hubiera percibido el titular o la sociedad que lo represente de haber autorizado la explotación de la obra.
• No significa la adquisición del derecho de autor por el infractor.
• El infractor deberá regularizar su situación legal por medio de la autorización o licencia13.
El carácter de resarcitorio de las remuneraciones devengadas se confirmó a nivel judicial mediante la Sentencia de Casación Nº 1409-2011 descartando con ello toda aplicación por parte del Indecopi de este concepto bajo una naturaleza sancionadora en la que se deja a su criterio su aplicación y graduación, pudiendo no aplicarlo de acuerdo al comportamiento procesal del infractor, si éste llegaba a regularizar su situación durante el procedimiento seguido en sede administrativa.
Más allá de si estas razones sean o no válidas (lo cual excede el presente trabajo), lo más adecuado hubiera sido definir este concepto desde la óptica del procedimiento administrativo sancionador, bajo el cual dicha medida sería una medida correctiva reparadora, pues cumple con la función de resarcir las consecuencias patrimoniales directas ocasionadas al titular por la ocurrencia de la infracción a su estado anterior.
VI. AUTORIDAD COMPETENTE
La vía administrativa es la que se dispone para la protección de los derechos de autor y conexos, conforme a la norma que establece las funciones de los órganos resolutivos del Indecopi14. No obstante ello, y sin que haya habido una derogación expresa a la fecha, la norma vigente establece la posibilidad de acudir alternativamente a la vía civil por parte del interesado, siendo aplicables las normas de tipo procesal y las disposiciones contenidas en la legislación especial15.
Al respecto, consideramos que la existencia de procesos relacionados a derechos de autor que se vean solamente en vía judicial resulta poco adecuado pues sustrae la materia de controversia al ámbito administrativo al cual inicialmente pertenece, y al cual estaba inicialmente planteado dada la existencia del Indecopi, dejando la vía judicial como una instancia a la cual acudir posteriormente a través del proceso contencioso-administrativo.
Asimismo, y por tratarse de una materia especializada en el ámbito administrativo, consideramos que el hecho de que se remita directamente este tipo de controversias a la vía judicial puede generar interpretaciones que distorsionan el modo de entender el ordenamiento jurídico en propiedad intelectual, pues los jueces ordinarios podrían no conocer a profundidad el tema, y no obstante ello tendrían que resolver con base en normas civiles que no resultan aplicables dada la existencia de normativa especial, tal como ha sucedido en la Sentencia de Casación Nº 644-2014-Lima.
Como referencia, dicha sentencia fue emitida en el marco de un proceso iniciado por un docente contra una universidad por el pago de una suma de dinero por derecho de autor que supuestamente no le había sido abonada por haber escrito sílabos, separatas y libros, incluyendo un libro de peritaje contable judicial publicado en el año 1997, al haber aumentado el alumnado y el beneficio económico percibido por la universidad. Al respecto, la Sala Transitoria de la Corte Suprema de Justicia indicó que la persona demandante no había presentado medio probatorio alguno para establecer el quantum de lo que era materia de pretensión, evidenciándose una transgresión a los alcances del artículo 1206 y siguientes del Código Civil (relacionado a transmisión de obligaciones), al no haberse analizado si la cesión de derechos que aludían las instancias judiciales anteriores cumplía los lineamientos para su amparo y si, efectivamente, se le había reconocido de manera económica a la persona demandante por las obras elaboradas.
En ese caso, consideramos que lo correcto hubiera sido determinar el alcance de los derechos patrimoniales de cada una de las partes al momento en que dicho libro de peritaje se publicó (ante la existencia de acuerdo alguno, incluyendo la existencia de relación laboral, o la aplicación de presunción general que hemos mencionado anteriormente), y de acuerdo a ello si se requería autorización expresa del autor por la sucesiva explotación de dicha creación.
Este tipo de aplicación de normas civiles resulta cuestionable, pues, el Código Civil, adoptando de manera discutible (y cuya crítica excede el presente artículo) una clasificación en la que considera como bienes muebles a los derechos patrimoniales de autor16, regula lo concerniente a la propiedad tangible, señalando que los derechos del autor, cualquiera sea la forma o modo de expresión de su obra, gozan de protección jurídica de conformidad con la ley de la materia17. Entonces, ¿a qué se refiere el Decreto Legislativo Nº 822 con “legislación especial”, a la norma civil o a sí mismo? ¿No sería imperativo que el juez aplique dicha norma en lugar de la norma civil, dado el mandato expreso de remisión a la norma especial, pues la norma civil quizá no fue pensada para este tipo de controversias? Sin dudas, es lo más parecido a lanzar al aire un bumerán.
Finalmente, la “judicialización” de este tipo de controversias puede, en casos futuros, obviar indebidamente la posibilidad de recurrir a una interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que permita dar luces para emitir una resolución sobre el fondo del asunto, en los casos en que se esté aplicando e interpretando la normativa comunitaria18.
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* Abogado titulado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho de la misma casa de estudios, en la cual es asistente de docencia del curso de Derecho de Autor, con estudios en International Intellectual Property Training Institute - IIPTI, Daejeon, Republic of Korea (Korea-Singapore Training Program on Intellectual Property Systems, 2009) y en la Universidad de Davis, California, EE.UU. (Licensing Academy in Intellectual Property and Technology Commercialization, 2012).
1 Resolución Nº 0296-1998/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente Nº 663-96/ODAAI, 23 de marzo de 1998.
Como referencia, en los casos de programas de ordenador, la entonces Oficina de Derecho de Autor (actualmente Dirección de Derecho de Autor) mediante Resolución Nº 015-2004/ODA-INDECOPI recaída en los expedientes acumulados Nº 001144-2000/ODA y 001191-2000/ODA, 30 de enero de 2004, señaló como criterio para este tipo de creaciones el de “originalidad reducida”, es decir, se evaluará la ausencia de copia (el software le pertenece al autor y no a otro).
2 Véase la Resolución Nº 1921-2006/TPI-INDECOPI de fecha 30 de noviembre de 2006 respecto de la denuncia interpuesta por Fremantlemedia Limited y Fremantlemedia North America Inc. Contra Panamericana Televisión S.A. respecto al programa Superstar que alegaban era copia de American Idol. En dicho caso, se indicó que algunos aspectos eran originales y que se había configurado plagio inteligente de la presentación del programa American Idol dada la semejanza de algunas imágenes (presencia del personaje azul con micrófono en la mano derecha, la aparición del nombre del programa en letras de color blanco dentro de un óvalo azul y celeste y al lado derecho la posición de triunfo del mencionado personaje (con los brazos en alto) con destellos azules y celestes.
3 Léanse los artículos 2, numeral 1 y 10 del Decreto Legislativo Nº 822.
4 Léase el artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 822.
5 Léanse los artículos 2, numeral 45 y 88 del Decreto Legislativo Nº 822
6 Resolución Nº 1478-2011/TPI-INDECOPI de fecha 15 de julio de 2011, en la denuncia interpuesta por Christian Jimmy Chávez Pérez contra Compañía Minera Milpo S.A.A. por infracción al derecho moral de paternidad y a los derechos patrimoniales de reproducción y comunicación pública respecto a la obra artística (dibujo) denominado El Muqui.
7 Léase el artículo 16 del Decreto Legislativo Nº 822.
8 Léanse los artículos 15, 66 y 71 del Decreto Legislativo Nº 822.
9 Léanse los artículos 89 y 90 del Decreto Legislativo Nº 822.
10 Léanse los artículos 173 y 176 del Decreto Legislativo Nº 822.
11 Léase el artículo 29 del Decreto Legislativo Nº 822.
12 Léase el artículo 57, numeral a) de la Decisión Andina Nº 351.
13 Léase los artículos 193 y 194 del Decreto Legislativo Nº 822.
14 Artículo 38 del Decreto Legislativo Nº 1033 que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi (anteriormente artículo 37 de la Ley Nº 25868), en concordancia con el artículo 173 del Decreto Legislativo Nº 822.
15 Léase el artículo 195 del Decreto Legislativo Nº 822.
16 Léase el artículo 886 numeral 6 del Código Civil.
17 Léase el artículo 18 del Código Civil.
18 Como referencia, esta opinión la puede emitir dicho tribunal supranacional de manera facultativa mientras la controversia es evaluada en sede administrativa y en primera instancia judicial, durante el proceso contencioso-administrativo, y en segunda y última instancia judicial resulta obligatoria dada la figura de juez nacional que se desarrolla en la sentencia recaída en el Proceso 121-IP-2014.