El artículo 165 de la Decisión 486 establece que, a solicitud de persona interesada, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que sin motivo justificado no hubiese sido usada por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación. [Asimismo,] la norma dispone que la acción de cancelación solo podrá iniciarse una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Adicionalmente, dispone que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada (Res. N° 1183-2005/TPI-INDECOPI, 08/11/2005, Precedente de Observancia Obligatoria).

Cuando no se demuestra el uso de una marca en todos los productos o servicios para los que está registrada se ordenará la reducción o limitación del registro

De acuerdo al tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, en aquellos casos en los que el titular de una marca registrada no demuestre el uso de todos los productos o servicios para los cuales se encuentra registrada, la autoridad ordenará la reducción o limitación del registro de forma tal que identifique única y exclusivamente los productos o servicios que efectivamente distingue en el mercado. Según sea el caso, la autoridad deberá decidir si dispone que la marca mantenga su vigencia para todos los productos o servicios que distinguirá la marca en el futuro a los efectivamente utilizados en el mercado; todo en función a las pruebas que se aporten en el respectivo procedimiento. Esto último es lo que se conoce como cancelación parcial del registro (Res. N° 3256706-2008/TPI-INDECOPI, 29/12/2008).

La autoridad optará entre la cancelación total del registro o la cancelación de aquellos productos o servicios cuyo uso en el mercado no se ha acreditado

El hecho de que la autoridad tenga actualmente mayores opciones al momento de resolver las acciones de cancelación no significa que esta figura haya variado o que se hayan creado nuevas figuras dentro de ella. En efecto, la Decisión 486 (…) no prevé la posibilidad de que el interesado opte entre solicitar la cancelación del registro en forma total (figura tradicional de la cancelación) o la cancelación de aquellos productos o servicios cuyo uso en el mercado no ha sido acreditado (cancelación parcial) (Res. N° 3256706-2008/TPI-INDECOPI, 29/12/2008).

La posibilidad de cancelar parcialmente un registro marcario permite que la figura de la cancelación cumpla con sus objetivos

Si bien la posibilidad de cancelar parcialmente un registro determina que el titular de la marca deba asumir una carga probatoria mayor a la que tenía bajo el régimen anterior, esta figura constituye una herramienta útil que contribuye a que la cancelación cumpla de mejor manera con las finalidades para las cuales fue creada. A manera de ilustración, conviene señalar que la posibilidad de cancelar parcialmente un registro por falta de uso es una figura ya aplicada por otros ordenamientos jurídicos como el español y el sistema comunitario europeo (Res. N° 3256706-2008/TPI-INDECOPI, 29/12/2008).

La acción de cancelación del registro de una marca por falta de uso no puede impulsarse de oficio

De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente (Proceso N° 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia, 04/12/2006).

Quien solicita la cancelación del registro de una marca por falta de uso tendría que acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo

La legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar frente al acto administrativo de cancelación de registro previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés debe ser actual no eventual o potencial. Por lo tanto, para que opere la acción de cancelación de registro por falta de uso, el artículo 165 exige la presencia de parte interesada, lo que según el Tribunal significa que esta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados en la vía administrativa o judicial (Proceso N° 131-IP-2007. Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia, 26/10/2007).

La sola presentación de la solicitud de cancelación acredita el interés del solicitante

Se puede concluir que el hecho de que un persona inicie un procedimiento de cancelación de un registro marcario específico, supone que dicha accionante es una persona interesada, en los términos a los que se refiere el artículo 165 de la Decisión 486. Cabe agregar que es razonable suponer que dicha accionante conoce de la existencia de la marca, se ha interesado en ella, ha averiguado que no viene siendo utilizada en el mercado y, como consecuencia de dicha averiguación, solicita que se cancele el registro correspondiente a dicha marca (Res. N° 0706-2009/TPI-INDECOPI, 30/03/2009).

El trámite de la acción de cancelación solo puede iniciarse después de tres años de haber sido concedida

El segundo párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción solo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca (Proceso N° 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia, 04/12/2006).

La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, radica en que esta no haya sido utilizada durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. En consecuencia, si el uso de la marca no ha sido justificado dentro de los tres años anteriores a la acción de cancelación, de manera consecutiva y, por tanto, si se ha hecho uso de ella a partir del inicio de la respectiva acción, procede la cancelación del registro por la Oficina Nacional Competente (Proceso N° 132-IP-2009. Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia, 02/12/2009).

Para que proceda la cancelación es que la marca no haya sido usada durante los tres años consecutivos precedentes al inicio de la acción

Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización (Proceso N° 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia, 04/12/2006).

En el procedimiento de cancelación la carga de la prueba recae en el titular del registro

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca (Proceso N° 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia, 04/12/2006).

Constituyen medios de prueba del uso de una marca aquellos que acrediten la venta o la disposición en el mercado de los bienes o servicios que ella identifica

A tenor de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486, constituyen medios de prueba de uso de la marca, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable (Proceso N° 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia, 04/12/2006).

El uso de la marca debe ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla

Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquel sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (…) establece la presunción de que ‘una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado’ (Proceso N° 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia, 28/04/ 2005).