En el presente artículo se analiza, sobre la base de los dos casos más relevantes que a la fecha ha evaluado el Indecopi, la figura del aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, la cual se sanciona vía la cláusula general de nuestra actual Ley de Represión de la Competencia Desleal. Es así que el autor manifiesta que esta es una figura controversial debido a que es muy difícil determinar cuándo estamos frente a un comportamiento desleal y cuándo ante la lícita imitación de una iniciativa privada, y precisamente por ello es que plantea algunos criterios que pueden ser útiles para analizar futuros supuestos de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.

SUMARIO

Introducción. I. El caso Caballero Bustamante vs. Instituto El Pacífico. II. El caso Editora Perú vs. Entre Líneas. III. Análisis del problema y propuesta de criterios. Conclusión.

MARCO NORMATIVO

• Ley de Represión de Competencia Desleal, Decreto Legislativo N° 1044 (26/06/2008): arts. 6 y 9.

• Ley sobre el Derecho de Autor, Decreto Legislativo N° 822 (24/04/1996): arts. 2, 5 y 9.

INTRODUCCIÓN

Normalmente los objetos y las ideas no se crean de la nada. Por el contrario, se apoyan en otros objetos y en ideas previas para desarrollarlos y perfeccionarlos. Por este motivo, es común ver que se imiten iniciativas empresariales y que se imiten productos, porque la imitación es una clave importante para que se desarrolle el comercio y la innovación.

El problema radica en que no toda imitación es siempre beneficiosa para la sociedad. Precisamente por eso se sanciona la confusión en el área de represión de la competencia desleal, pues los productos o servicios que generan confusión en el mercado son perjudiciales para la empresa titular del original, que pierde ventas; y también son negativos para los consumidores, que reciben un bien o servicio distinto al que esperaban y, muchas veces, también de calidad inferior.

Así como la confusión mencionada, en el Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de Competencia Desleal, podemos encontrar muchos otros actos que son sancionados como desleales, por ejemplo, el engaño, la denigración, etc. Esta lista de los comportamientos ilícitos no es taxativa, se trata simplemente de la enumeración de las conductas desleales más comunes.

Como el desarrollo empresarial puede generar nuevas conductas desleales, para analizar aquellos comportamientos que no han sido contemplados expresamente, existe la cláusula general del Decreto Legislativo N° 1044. El presente artículo analiza probablemente una de las figuras más polémicas que se pueden sancionar vía la cláusula general, el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, una figura controversial debido a que es muy difícil determinar cuándo estamos frente a un comportamiento desleal y cuándo ante la lícita imitación de una iniciativa privada.

A continuación, señalaremos los principales elementos de dos casos. El primero de ellos, el conflicto entre el Estudio Caballero Bustamante S.R.L. (en adelante, Caballero Bustamante) con el Instituto de Investigación El Pacífico E.I.R.L. y otros (en adelante, Instituto El Pacífico), este caso fue el que dio inicio a este tema en la jurisprudencia del Indecopi. El segundo procedimiento es el de la Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. (en adelante, Editora Perú) contra Entre Líneas S.R.L. (en adelante, Entre Líneas) que versa sobre los cambios más recientes en el tema de aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

I. EL CASO CABALLERO BUSTAMANTE VS. INSTITUTO EL PACÍFICO

El 20 de marzo de 2002, Caballero Bustamante denunció al Instituto El Pacífico y a otras personas naturales y jurídicas relacionadas, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de infracción a la cláusula general, actos análogos, actos de imitación y copia o reproducción no autorizada, contempladas, respectivamente, en los artículos 6, 7, 13 y 19 del Decreto Ley N° 26122, que constituía en ese momento la vigente Ley sobre Represión de la Competencia Desleal.

El Estudio Caballero Bustamante señaló que, desde el año 2000 comercializaba un cuaderno de normas tributarias denominado “Síntesis Tributaria”, a la cual consideraba una obra protegida, pero que el Instituto El Pacífico elaboró y comercializó una copia de su publicación, denominándola “Actualidad Tributaria”, en la cual se había utilizado la misma selección de dispositivos legales tributarios, además del mismo formato y presentación, copiando hasta los errores presentes en su publicación.

El Instituto El Pacífico argumentó que no existió imitación sistemática de prestaciones o iniciativas empresariales y que, simplemente, la presentación de ambos productos era común en el mercado. También afirmó que no se habían producido actos de copia o reproducción debido a que la creación de Caballero Bustamante no era un bien protegido por las normas sobre Propiedad Industrial o Derechos de Autor.

La Oficina de Derechos de Autor1 señaló, por Resolución N° 0058-2002/ODA-INDECOPI, que denegaba el registro de la publicación “Síntesis Tributaria” a Caballero Bustamante puesto que esta carecía del requisito de originalidad exigido por el Decreto Legislativo N° 822, Ley de Derechos de Autor. Asimismo, la Oficina señaló que, mediante Resolución N° 060-2002/ODA-INDECOPI, se declaró infundada una denuncia por presunta infracción a las normas sobre derechos de autor, tramitada entre las mismas partes por hechos similares a los denunciados.

La Comisión de Competencia Desleal, mediante Resolución N° 098-2003/CCD-INDECOPI, declaró fundada en parte la denuncia interpuesta por Caballero Bustamante contra el Instituto El Pacífico, en el extremo referido a la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de infracción a la cláusula general.

El Instituto El Pacífico interpuso su apelación, argumentando que no podía aceptarse la aplicación de la cláusula general en aquellos supuestos en los que la conducta cometida por el sujeto investigado se encuentre expresamente tipificada en la norma, pero no encuadre con alguno de los requisitos establecidos para configurar el acto ilícito, como había sucedido con los supuestos de imitación sistemática y copia o reproducción no autorizada.

Mediante Resolución Nº 0455-2004/TDC-INDECOPI, la Sala de Defensa de la Competencia confirmó la resolución apelada. De acuerdo a la Sala, el artículo 6 (la cláusula general) del Decreto Ley N° 26122, tipificaba expresamente como conductas prohibidas y sancionables a los actos de competencia desleal, definidos como aquellas contravenciones a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y a las normas de corrección que deben regir en el mercado, constituyendo el tipo exigido por el artículo 230.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo General.

Asimismo, la Sala manifestó que entre los productos en cuestión existían similitudes en cuanto a errores ortográficos y de concordancia, que no podían ser explicados como consecuencia de una práctica usual en el mercado o como el resultado de dos trabajos realizados de manera independiente; como consecuencia, la conducta del denunciado no estaba dentro del principio de libre imitación de iniciativas empresariales por exceder la respuesta natural del mercado.

La Sala explicó que la infracción no consistía en la mera semejanza entre las publicaciones de las partes, sino la conducta del Instituto El Pacífico consistente en copiar el resultado del esfuerzo desarrollado por otro agente del mercado, un comportamiento comparable a que un estudiante copie el examen de aritmética de otro alumno, aprovechándose de esta manera del esfuerzo y conocimientos ajenos.

II. EL CASO EDITORA PERÚ VS. ENTRE LÍNEAS

El 21 de julio de 2011, Editora Perú denunció a Entre Líneas ante la Comisión de Fiscalización de Competencia Desleal por la presunta infracción al artículo 6 (cláusula general) y 9 (confusión) de la vigente Ley de Represión de la Competencia Desleal, Decreto Legislativo N° 1044.

De acuerdo a Editora Perú, Entre Líneas, a través de su sitio web, reproducía y difundía de manera ilícita las copias digitalizadas del Suplemento “Normas Legales”, elaborado por Editora Perú. En tal sentido, argumentó que el suplemento demandaba un gran esfuerzo para ser compilado y para ordenar la información con una presentación particular. Para la denunciante, esta conducta infringía la cláusula general y además generaba confusión, ya que, como Entre Líneas publicaba en la web el mismo día que lo hacía Editora Perú, podía dar la impresión de que eran empresas vinculadas.

Entre Líneas señaló en sus descargos que su conducta no era contraria a la buena fe comercial debido a que las normas constituyen información pública. Asimismo, señaló que no había posibilidad de confusión ya que, en el suplemento de Normas Legales, se podía apreciar que era una copia obtenida del diario oficial El Peruano.

Mediante Resolución N° 255-2010/CCD-INDECOPI, la Comisión declaró infundada la denuncia en todos sus extremos. Sobre el supuesto de la confusión, determinó que un consumidor que acceda a las normas a través de la web de Entre Líneas no entendería que el servicio corresponde a Editora Perú. Sobre la supuesta infracción a la cláusula general, estableció que, como la difusión de las normas legales es obligatoria para Editora Perú, todos los actos destinados a su publicación no suponen un esfuerzo protegible. Asimismo, añadió que no se podía considerar obra protegible por el Derecho de Autor al suplemento, pues de acuerdo al artículo 9 del Decreto Legislativo N° 822, los textos oficiales de carácter legislativo no son protegibles, pudiendo ser reproducidos por cualquiera.

Editora Perú apeló reiterando sus argumentos, y señaló que, aunque el contenido de las normas legales no era protegible, lo que estaba solicitando era tutela por el esfuerzo de diagramación, diseño, edición, impresión y presentación de su suplemento.

El 21 de noviembre de 2011, el Tribunal del Indecopi expidió la Resolución Nº 1751-2011/SC1-INDECOPI, mediante la cual confirmó la resolución apelada en el extremo referido a la confusión2 y, en el caso de la infracción a la cláusula general, revocó la resolución apelada para declararla improcedente.

En lo referido a la infracción de la cláusula general, la Sala señaló lo siguiente:

• La cláusula general establece que son prohibidos y sancionables todos aquellos actos desarrollados por un agente económico que resulten contrarios a la buena fe empresarial, esto es, que estén destinados a captar clientela y mejorar el posicionamiento en el mercado por medios distintos a los de la eficiencia económica.

• La imitación de otras iniciativas empresariales está permitida y es conforme con la buena fe empresarial, pues el sistema de competencia desleal no es un mecanismo diseñado para proteger los intereses particulares de los empresarios, por el contrario, funda su tutela en el mantenimiento del orden concurrencial en general. En tal sentido, la imitación es la regla general, en la medida que esta no cause una afectación al interés económico general.

• Solo aquellas imitaciones o copias que, con independencia del esfuerzo desarrollado por el imitado, representen una afectación al interés económico general, podrían ser sancionables; de lo contrario se llegaría a la contradicción de procurar exclusividad indefinida a través del sistema de competencia desleal, que es en realidad una vía de protección residual.

• La primera instancia no debió efectuar un análisis de fondo que involucre calificar si una creación como el suplemento era o no una obra protegible, pues el sistema de protección de los derechos de autor y conexos lo administra con competencia exclusiva la autoridad de derechos de autor del Indecopi. Es esta autoridad la que protege cualquier esfuerzo que tenga originalidad, por ejemplo una particular diagramación y diseño.

• En consecuencia, la fiscalización y eventual sanción no corresponde a la Comisión de Fiscalización de Competencia Desleal, en tanto existe la vía propia de los derechos de autor. Además, los actos de copia y reproducción no autorizada de una obra o titularidad de un derecho conexo no son protegibles a través de las normas que reprimen la competencia desleal, ya que el artículo 19 del Decreto Ley N° 26122 donde se sancionaba la copia o reproducción no autorizada de bienes de terceros protegidos por la legislación de Propiedad Industrial o de Derechos de Autor, fue deliberadamente eliminado al entrar en vigencia el Decreto Legislativo N° 1044.

III. ANÁLISIS DEL PROBLEMA Y PROPUESTA DE CRITERIOS

Evidentemente, entre ambos casos existen fuertes semejanzas. En primer lugar, en los dos procedimientos se reclamaba protección sobre creaciones que no contaban con Derechos de Autor y, también, en las dos situaciones se recurrió a la cláusula general por ser una conducta que no correspondía con el listado de ejemplos de conductas desleales.

Los casos descritos previamente, así como cualquier otro relativo al aprovechamiento del esfuerzo ajeno, son particularmente difíciles de analizar porque, por un lado, está el necesario respeto al derecho a la libre imitación de iniciativas empresariales, un derecho indispensable para incentivar la competencia y; por el otro lado, está la posibilidad de que la imitación cuestionada sea desleal, al punto de afectar al mercado.

Efectivamente, lo más controvertido respecto a la posibilidad de sancionar el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, consiste en que es complicado determinar cuándo estamos ante actos desleales y cuándo ante una copia lícita que esté amparada por el derecho a la libre imitación de iniciativas empresariales3.

En general, podemos decir que la diferencia clave entre ambos casos es cómo se ha entendido, en el caso de Editora Perú contra Entre Líneas y en otros procedimientos recientes, el concepto de deslealtad. Para la Sala, desleal es aquello contrario a la buena fe empresarial, es decir, comportamientos que no se basen en la eficiencia económica de las prestaciones y que, además, afecten el orden concurrencial, de modo que el conflicto no altere solamente intereses particulares, sino que la conducta debe modificar las condiciones en que opera el mercado en general, perturbando el funcionamiento del mercado al afectar a sujetos indeterminados.

Consideramos acertado el énfasis que se ha colocado en la afectación del orden concurrencial, ya que era un aspecto que pasaba mucho más desapercibido en la resolución del caso de Caballero Bustamante contra el Instituto el Pacífico. Si bien el haber realizado este énfasis es muy importante, a continuación, siguiendo a Massaguer4, señalaremos algunos criterios para identificar los supuestos de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno:

• Tal como lo menciona la última resolución descrita, el comportamiento cuestionado hace que un agente económico no irrumpa en el mercado en igualdad de condiciones que el resto de competidores, es decir, se rompe la competencia por eficiencia y los empresarios no consiguen clientes sobre la base de mejores condiciones de cantidad, calidad o precio de sus productos y servicios.

• El costo de producción del bien primigenio es considerable o sustancial para el agente pionero.

• Otro empresario realiza una reproducción, consistente en copias literales5 e inmediatas del bien, eludiendo los gastos correspondientes a la creación del mismo, con lo cual ahorra costos significativos6 y la propia inversión del imitador se vuelve muy limitada7.

• Este modo de realizar la reproducción involucra para el creador una desventaja significativa, pues le impide disfrutar de su posición de pionero, dificultándole el amortizar los costos de la creación.

• Finalmente, como consecuencia de lo anterior, es esperable que los agentes del mercado pierdan incentivos para realizar nuevas iniciativas, afectándose el proceso competitivo.

En consecuencia, no se debe proteger la mera inversión de una empresa, ni sancionar la copia de la misma, lo que se debe considerar desleal es la forma de realizar la reproducción. Así entendido, no es ilegal la copia que solo se sirve de la iniciativa ajena como modelo para configurar la propia8.

Precisamente por ello, consideramos que el supuesto de copia con mayor probabilidad de cumplir los requisitos del aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, ocurre cuando el bien copiado es una creación, un objeto; por ejemplo, un producto, texto, audio, imagen, etc. A nuestro modo de ver, difícilmente, una copia que no verse sobre un objeto sino sobre un método o sistema (por ejemplo técnicas de publicidad, promoción y ventas) podrá satisfacer los requisitos de esta infracción ya que, de acuerdo a los criterios que proponemos, en el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno la inversión del imitador debe ser insignificante y esto no sucede cuando simplemente se copia una idea o estructura, pues debe ser implementada por el copista.

En otras palabras, la explotación indebida del esfuerzo ajeno no debe entenderse como una protección a las simples ideas, las cuales deben quedar libres para generar nuevas iniciativas o creaciones que estimulen el desarrollo del mercado y del proceso competitivo.

Es por los motivos antes mencionados que nos encontramos de acuerdo con el razonamiento expresado en la última resolución, en el extremo que denegó la protección al esfuerzo desplegado por Editora Perú, ya que en este caso se afectaba al interés particular de un agente del mercado y no al orden concurrencial en general.

Cabe precisar que, a nuestro modo de ver, a pesar de la semejanza entre los dos casos descritos, sí existe una diferencia clave. En el procedimiento de Caballero Bustamante, de permitirse la conducta cuestionada, era posible que la copia literal realizada por el Instituto El Pacífico (o cualquier otro agente) desincentivara la compilación de normas tributarias, es decir que desincentivara esta iniciativa empresarial (nadie haría las compilaciones por miedo a que cualquiera pudiese copiarlas fácilmente)9; en cambio, en el caso de Editora Perú, esta empresa es la que genera el diario oficial donde se publican las normas legales, por lo tanto siempre tiene la “primicia” sobre las mismas, de modo que la iniciativa empresarial y su posición de pionero no se vería afectada.

Finalmente, tal como señaló la Resolución N° 1751-2011/SC1-INDECOPI, para proteger intereses individuales como en este caso, correspondía un análisis por parte de la Dirección de Derechos de Autor, para determinar si la creación contaba con originalidad por su contenido10 u originalidad en la especial disposición de sus elementos (protección de bases de datos)11.

CONCLUSIÓN

Ciertamente, sancionar como desleal el aprovechamiento del esfuerzo ajeno es una tarea difícil, ya que, de no tomarse la decisión correcta, se podría estar afectando el derecho a la libre imitación de iniciativas empresariales y perturbando el mercado que se quiere proteger.

De los casos analizados podemos apreciar un reciente énfasis en la concepción de lo que se considera desleal, pues se señala que no basta una afectación a intereses particulares, porque el objetivo del área de represión de competencia desleal es proteger el orden concurrencial y, por lo tanto, esta área funciona para cerrar el sistema de normas que protegen el mercado, pero sin romper el delicado balance que existe con las normas que otorgan derechos de exclusiva.

En el presente artículo hemos presentado algunos criterios que consideramos pueden ser útiles para analizar futuros supuestos de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. Estos criterios los podemos resumir de la siguiente manera: si los costos que se ahorra el imitador son significativos, sobre la base de una inversión propia muy limitada, y esta conducta impide al pionero disfrutar de su posición, al extremo que podría desincentivar futuras iniciativas empresariales; entonces la conducta no estaría dentro de la competencia por eficiencia y la imitación estaría afectando el desarrollo del mercado.

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* Abogado y profesor a tiempo completo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), dedicado a enseñar cursos relacionados al Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho. Magíster por la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia en la PUCP.

1 Actualmente, Dirección de Derechos de Autor.

2 La Sala resolvió que Entre Líneas identificaba su propio origen en cada uno de los enlaces web, indicando “Copyright - Entre Líneas” de modo que no existía la posibilidad de confusión.

3 Actualmente, este derecho a la libre imitación de iniciativas no se encuentra recogido expresamente en el Decreto Legislativo N° 1044, sin embargo, siguiendo a Portellano, podemos sostener que este derecho todavía subsiste en nuestro ordenamiento, pues “(…) ha de entenderse como una manifestación del principio de libertad de empresa, que, a su vez, constituye la médula de la economía social de mercado” (PORTELLANO DÍEZ, Pedro. La imitación en el derecho de la competencia desleal. Civitas, Madrid, 1995, p. 43). Asimismo, el derecho a imitar se desprende del derecho a libre iniciativa privada, contemplado en el artículo 58 de nuestra Constitución, tal como lo señala la Comisión de Competencia Desleal en la Resolución Nº 098-2003/CCD-INDECOPI referido al caso del Estudio Caballero Bustamante S.R.L. contra el Instituto de Investigación el Pacífico E.I.R.L.

4 MASSAGUER FUENTES, José. Comentario a la Ley de Competencia Desleal. Civitas, Madrid, 1999, pp. 358-360.

5 Por copia literal nos referimos a que se realiza una reproducción tal cual del producto pionero, es decir, que entre el primer producto desarrollado y el segundo no haya diferencias para el consumidor.

6 El requisito de ahorro de costos significativos en el aprovechamiento del esfuerzo ajeno también puede ser visto en: LLOBREGAT HURTADO, María Luisa. Temas de Propiedad Industrial. La Ley, Madrid, 2007, p. 461.

7 Por ejemplo, tenemos el caso resuelto por el STC AP de Barcelona el 17 de noviembre de 2009, en el cual se determinó que constituía aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno el que una revista hubiera publicado sesiones de fotos de una famosa actriz, cuando dicha sesión de fotos iban a ser reveladas en exclusiva para otra revista. Ver: <http://www.abanlex.com/2010/08/elle-vs-cuore-e-interviu-stc-ap-barcelona-de-17112009/>. <http://institutomercadoycompetencia.com/publicaciones/aprovechamiento_indebido.pdf>.

8 MASSAGUER FUENTES, José. Ob. cit., pp. 358-360.

9 Existe en España un caso muy similar al de Caballero Bustamante, también sobre aprovechamiento del esfuerzo ajeno. En dicho proceso, se sancionó bajo la STS del 3 febrero de 2005, a una compañía que copió literalmente (hasta los errores) la información del directorio de recursos humanos publicado por otra empresa. (Tribunal Supremo Sala I de lo Civil. Sentencia 37/2005, de 3 de febrero de 2005 en la Villa de Madrid. Grupo EJJ, S.A. contra Directorio de Formación, S.L.) Ver: <http://sentencias.juridicas.com/docs/00213501.html> (consulta: 12/07/2011).

10 No era posible que se protegiera el contenido pues se trataban de normas y, de acuerdo al artículo 9 inciso b del Decreto Legislativo N° 822, no se protegen los textos oficiales de carácter legislativo, administrativo o judicial, ni las traducciones oficiales de los mismos.

11 Una base de datos es una compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma (artículo 2 inciso 4 del Decreto Legislativo N° 822) y, en teoría, si se compone de elementos no originales, podría ser protegida por el Derecho de Autor siempre que la selección o la disposición de este contenido revista originalidad, es decir, refleje la personalidad del autor (artículo 5 del Decreto Legislativo N° 822). Según nuestra investigación, no existen casos nacionales en los cuales se haya declarado la originalidad de bases de datos e incluso a nivel internacional estas circunstancias son poco frecuentes, habiéndose optado en Europa por brindar una protección sui géneris a las bases de datos, que no descansa en la originalidad sino en proteger la inversión que representan.