Si se registra de manera fraudulenta una marca extranjera en el país, el titular afectado podría ejercer la acción de nulidad que contempla el sistema de propiedad industrial y además denunciar la configuración de un acto de competencia desleal por infracción a la cláusula general. En este artículo se explican las principales características de estas dos importantes herramientas para la represión de los actos de piratería marcaria, y también se analiza la poca eficacia práctica que actualmente tiene en nuestro país el uso complementario de ambos sistemas debido a que no existen reglas claras al respecto.

SUMARIO

Introducción. I. La piratería marcaria. II. La nulidad por mala fe. III. La aplicación complementaria de la Ley de Represión de la Competencia Desleal frente a la piratería marcaria. IV. ¿Es eficaz el uso complementario de las normas de propiedad industrial y las de represión de la competencia desleal para la represión de la piratería marcaria?

MARCO NORMATIVO

•Régimen Común sobre la Propiedad Industrial, Decisión 486 (01/12/2000): arts. 136, 137, 154, 155, 157, 172, 226, 229, 231 y 259.

• Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina, Decreto Legislativo Nº 1075 (28/06/2008): arts. 12 y 98.

• Ley de Represión de la Competencia Desleal, Decreto Legislativo N° 1044 (26/06/2008): arts. 6, 8, 11, 12 y quinta disposición complementaria final.

INTRODUCCIÓN

Comenzaremos la presente contribución con un resumen de los hechos controvertidos en un muy interesante caso recientemente resuelto en el Indecopi1. El caso consistía en la denuncia por la comisión de actos de competencia desleal planteada por una empresa en contra de una persona natural (dedicada a la importación y comercialización de vitaminas y suplementos nutricionales) que, a título personal y a través de terceros, había registrado 35 marcas que distinguían suplementos alimenticios reconocidos a nivel internacional, con la finalidad de evitar que los competidores nacionales puedan comercializar dichos productos en el Perú, ya que cada vez que estos importaban los referidos productos, el denunciado interponía acciones por infracción de derechos de marca y denuncias penales.

Durante el transcurso del procedimiento, tanto la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (en adelante, la Comisión) como la Sala Nº 1 de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala), calificaron la conducta del denunciado como “piratería marcaria” y establecieron interesantes criterios en los que: i) se resaltó la importancia y preeminencia del sistema de represión de la competencia desleal para el análisis integral de las conductas investigadas cuando estas se encuentran relacionadas con el uso desleal del sistema de propiedad industrial; dejando abierta la posibilidad de que la declaración de la deslealtad de la práctica cuestionada, sea tomada en consideración por las instancias de propiedad industrial; y, ii) se construyó un supuesto de deslealtad comercial configurado por el “abuso del derecho”, el cual, a decir de la Comisión, puede ser perpetrado mediante el aparente ejercicio legítimo de un derecho en cualquier ámbito del sistema jurídico, con la finalidad de desviar la demanda, mediante el entorpecimiento de los demás concurrentes en el mercado2.

En el presente artículo no se debatirá ni detallará los criterios antes señalados, debido a que estamos de acuerdo con ellos. Sin embargo, sí pretendemos desarrollar las herramientas con las que cuentan los agentes económicos para reprimir los actos de “piratería marcaria” mediante las normas de propiedad industrial y de represión de la competencia desleal, respectivamente. Del mismo modo, se cuestionará la efectividad práctica del uso complementario de tales normas, y también intentaremos precisar por qué consideramos que el mencionado caso debió ser aprovechado por la Comisión para incorporar jurisprudencialmente la figura desarrollada por la doctrina de los “actos de obstaculización”, más que la construcción del supuesto de deslealtad por “abuso del derecho”.

I. LA PIRATERÍA MARCARIA

Podemos definir a la piratería marcaria como el apoderamiento desleal de un signo distintivo3, el cual se presentará, por lo general, con el registro de marcas extranjeras que no se encuentren inscritas en territorio nacional4. Estas marcas sujetas a los actos de piratería, se tratarán –por lo general– de marcas que gozan de un cierto prestigio y reputación en el extranjero5.

En los siguientes apartados presentaremos cómo las normas de propiedad industrial y las de represión de la competencia desleal, en virtud del principio de complementariedad relativa6 que existe entre ambas, poseen mecanismos que de manera conjunta pueden servir al verdadero titular de la marca extranjera a fin de reprimir la piratería marcaria.

II. LA NULIDAD POR MALA FE

La marca extranjera registrada en territorio nacional de manera fraudulenta por un tercero goza de protección a través de la acción de nulidad establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Dicha protección se da a través de la nulidad relativa: i) por obtener un registro de mala fe7 y, ii) por obtener el registro en contravención con lo dispuesto en el artículo 136, inciso d (marcas de agente o representante).

En el primer caso, se declarará la nulidad del registro de la marca cuando se determine que esta ha sido obtenida de “mala fe”. Esta mala fe debe ser entendida como un concepto jurídico indeterminado, que opera como una pequeña cláusula general de deslealtad comercial8 que, por lo general, implica o conlleva ser un acto contrario al principio de competencia por eficiencia9 que debe orientar la concurrencia de los agentes económicos en el mercado.

Si bien en el referido artículo no se señala expresamente que el registro fraudulento de marcas extranjeras sea una causa de nulidad de registro, como sí lo hace la Directiva 89/104/CEE de la Unión Europea10, el apoderarse de una marca extranjera con la finalidad de obtener beneficios económicos a través de su explotación o la obstaculización del titular o distribuidores de dicha marca de acceder al mercado nacional, es un acto desleal que debe ser entendido como una obtención de registro efectuado de mala fe11.

El segundo supuesto (nulidad de marca de agente o representante) se trata de un caso de mala fe específico, en el que se declarará la nulidad de la marca que sea idéntica o se asemeje a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero12.

Este tipo de registro fraudulento, se caracteriza por la concurrencia de tres elementos: i) la preexistencia de una marca protegida en el extranjero, ii) la solicitud u obtención del registro en el Perú por quien resulte ser, a estos efectos, agente o representante del titular de la marca extranjera13; y, iii) la falta de justificación por parte del agente o representante de la solicitud u obtención del registro14. En estos casos, la mala fe del titular fraudulento consiste en que siendo o habiendo sido agente o representante de un titular de una marca registrada en el extranjero, la registre en territorio nacional sin autorización de este. Así, bastará que el solicitante de la nulidad acredite la existencia de los elementos i) y ii), y que el titular fraudulento no pueda acreditar el elemento iii), para que la autoridad nacional competente pueda declarar la nulidad del registro.

Cosa distinta sucede cuando no existe una relación de agencia o representación entre el titular de la marca extranjera y el titular fraudulento, pues en estos casos el solicitante de la nulidad deberá acreditar la mala fe en la obtención del registro, lo cual evidentemente no va a ser nada fácil, ya que por lo general, no existirán pruebas concretas que puedan demostrar el acto desleal del titular pirata. Algunos elementos que podrían permitir a la Administración determinar que existió mala fe en la obtención del registro son los siguientes:

1. Que el titular de la marca haya conocido previamente la marca extranjera. En efecto, el conocimiento previo de la existencia de la marca extranjera coloca al titular de la marca en una posición originaria de mala fe respecto de ese registro, toda vez que no se encuentra ningún motivo para justificar que tras un conocimiento previo de la marca no se esconda una conducta basada en la mala fe15. Ello en la medida que quien solicita el registro es consciente de que existe una marca idéntica o similar en el extranjero que distingue los mismos productos o servicios con éxito16.

2. Que el uso de la marca extranjera idéntica o confundible con la registrada por el titular fraudulento debe ser real y efectivo. Esto implica que se deberá probar que el uso de dicha marca es actual y que los productos o servicio que distingue tengan una importante demanda o cuota de mercado en el rubro de interés. Cabe señalar que quien interpone la nulidad no tiene que probar la notoriedad de la marca extranjera. Si se está frente a este supuesto, debe aplicarse la nulidad relativa por ser un registro contrario al artículo 136, inciso h) de la Decisión 48617, en lugar de la nulidad por mala fe en el registro.

3. El fin especulativo del registro. Existe mala fe en el registro cuando este ha sido inscrito con la finalidad de vender o licenciar el uso de la marca al titular de la marca idéntica o confundible en el extranjero18. La doctrina considera que este será un medio probatorio idóneo para acreditar la mala fe del titular de registro de una marca idéntica a la marca extranjera, debido a que demuestra la conducta desleal del titular pirata y el conocimiento previo de la existencia de la marca en el extranjero, toda vez que dicho acto no podría atribuirse a una simple coincidencia. Sin perjuicio de lo expuesto, si la marca registrada es solo semejante (o confundible), la Administración deberá evaluar este medio probatorio en virtud del carácter arbitrario, evocativo o de fantasía de la marca en cuestión, toda vez que mientras mayor fuerza distintiva tenga el signo, más extraño será que su registro haya sido producto de la coincidencia19.

4. Finalidad de impedir el acceso al mercado. Para que este medio probatorio sea susceptible de acreditar la mala fe del titular del registro, se debe probar que: i) dicha marca ha sido registrada para impedir que el titular de la marca en el extranjero o terceros distribuidores (autorizados o no) puedan ingresar sus productos al mercado, con la finalidad de obtener un beneficio económico directo como es el conseguir ser el único comercializador de dicha marca en el mercado o mediante la venta de dicha marca a quien debería ser su verdadero titular; o, ii) la marca registrada es idéntica o confundible con una marca extranjera que distingue productos o servicios que compiten con los del titular fraudulento. En este caso, el “pirata” registra la marca con fines exclusorios, toda vez que con dicho registro pretenderá obstaculizar el acceso al mercado de una marca competidora. En ambos casos, el titular fraudulento por lo general obstaculizará el acceso al mercado a través de la interposición de acciones legales, como por ejemplo, la interposición de acciones por infracción al derecho de marcas.

Como hemos podido apreciar, nuestro sistema de propiedad industrial cuenta con mecanismos para proteger las marcas extranjeras no inscritas, no obstante regirse por un sistema constitutivo de derechos (en realidad, mixto de registro y uso20). Sin embargo, estos mecanismos de protección no son completos, toda vez que quien debería ser el verdadero titular de la marca registrada de manera fraudulenta, carecerá de las acciones de defensa de marca con las que cuenta cualquier titular y en casos como el que sirve de ejemplo, no contará con una herramienta eficaz que le permita reprimir un acto de piratería marcaria sistemático, como es el registro de 35 marcas fraudulentas, debido a que la acción de nulidad se interpone por cada registro, analizándose cada caso en particular.

En efecto, si el agente afectado contaría únicamente con la acción de nulidad para reprimir esta figura, no le quedaría más que interponer 35 acciones de nulidad con la finalidad de que el titular fraudulento no obtenga medidas cautelares a su favor al interponerle acciones por infracción al derecho de marca. Luego de ello, tendría que “esperar sentado” a que la Administración resuelva cada una de ellas.

Asimismo, es importante precisar que mediante la interposición de nulidades, el agente afectado no podrá lograr la interposición de medidas correctivas, sanciones e incluso medidas cautelares que le permitan concurrir en el mercado con tranquilidad.

Conforme se ha señalado con anterioridad, las relaciones entre las normas de propiedad industrial y las normas contra la competencia desleal están presididas por un principio de complementariedad relativo, por el que será correcto acudir a la legislación contra la competencia desleal para impedir a terceros la utilización de bienes inmateriales que, por su naturaleza, no sean susceptibles de ser protegidos mediante modalidades de propiedad intelectual o que, siéndolo, no hayan cumplido con los requisitos formales de protección o hayan dejado de estarlo (a consecuencia del transcurso de su plazo de vigencia), así como para impedir a terceros la realización de actos de explotación que igualmente por su naturaleza o por sus consecuencias, no queden comprendidos entre los que abarca el contenido del ius prohibendi reconocido al titular de un derecho de propiedad industrial21.

Para que se haga efectivo esto, será preciso que el uso de bienes inmateriales protegidos o susceptibles de ser protegidos mediante las normas de propiedad industrial sea objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial o, en su caso, configure alguno de los actos desleales enunciados en la Ley de Represión de la Competencia Desleal - Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, LRCD), siempre que los aspectos y efectos de la conducta combatida valorados a la luz de las normas contra la competencia desleal y de la propiedad industrial, no sean los mismos22.

Así, ante un acto de piratería marcaria, el agente afectado podrá acudir de manera complementaria a la LRCD, denunciando la configuración de un acto de competencia desleal por infracción a la cláusula general de la referida norma, toda vez que, como se ha visto, el registrar una marca extranjera a efectos de explotarla comercialmente y obtener beneficios económicos de una obstaculización del acceso al mercado del titular de esta en el extranjero, es un acto contrario al principio de competencia por eficiencia, es decir, un acto objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia de una economía social de mercado.

III. LA APLICACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL FRENTE A LA PIRATERÍA MARCARIA

1. La cláusula general

Conforme se ha adelantado en apartados anteriores, un acto de competencia desleal es todo aquel que no se sustente en la eficiencia de las propias prestaciones. Y es así como precisamente debe ser entendido el artículo 6.2 de la LRCD que señala que:

“Un acto de competencia desleal es aquel que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado”.

En efecto, la buena fe empresarial contenida en la cláusula general es un concepto de tipo objetivo que exige a los agentes económicos competir sobre la base del principio de competencia por eficiencia. Ello significa que los agentes económicos deben concurrir en el mercado buscando su éxito a través de la más atractiva combinación de precio, calidad y condiciones de contratación. En ese sentido, toda conducta que carezca de una justificación razonable desde el punto de vista de las estrategias y comportamientos conformes con dicho principio, será una conducta contraria a la buena fe empresarial, es decir, un acto de competencia desleal23.

La LRCD presenta un listado enunciativo de conductas que constituyen actos de competencia desleal24, el cual solo contiene disposiciones descriptivas que permitirán a los agentes económicos determinar los contornos de las conductas prohibidas bajo el alcance de la cláusula general expresada en el artículo 6 precitado, que es propiamente la que establece la prohibición y sanción sobre tales conductas. Así, los actos de competencia desleal son objeto de una tipificación combinada, en la medida que toda imputación deberá encontrarse basada en la cláusula general y además, en la indicación de aquella conducta enunciada por la LRCD que corresponda25.

Ahora bien, las conductas enunciadas en la LRCD no son las únicas mediante las que se configuran los actos de competencia desleal. Son solo las más comunes, evidentes o las que se han presentado con más frecuencia en la práctica, pues los actos contrarios al principio de competencia por eficiencia pueden presentarse bajo distintas modalidades de acuerdo a la evolución de los mercados. Por ello, la cláusula general actúa como una válvula de autorregulación del sistema26, toda vez que asegura su adaptación a las cambiantes circunstancias del mercado que trae consigo la aparición de nuevos actos desleales y permite especialmente que los comportamientos ahora extravagantes a los actos enunciados, puedan someterse al control de la LRCD.

Así, la aplicación de la cláusula general procede precisamente para reprimir conductas que no han encontrado acomodo entre los supuestos de hecho enunciados en la LRCD. Dentro de los actos no enunciados que pueden ser reprimidos mediante la aplicación autónoma de la cláusula general, la doctrina ha desarrollado la figura de los actos de obstaculización, la cual se procederá a definir a continuación.

2. Actos de obstaculización

En apartados anteriores se ha señalado, que la nulidad por mala fe constituye la herramienta que brinda el sistema de propiedad industrial al agente afectado para hacer frente a la conducta del titular fraudulento. Igualmente se destacó que dicha herramienta resultaba ineficaz en el caso tomado como ejemplo. En efecto, si se está frente a una persona que ha registrado de manera fraudulenta 35 marcas con la finalidad de evitar que los competidores nacionales puedan comercializar dichos productos en el Perú, existe una conducta integral detrás de estos registros que no puede analizarse a través de la figura de la nulidad por mala fe; pues esta analiza los cuestionamientos realizados sobre cada marca en particular. Por ello se señaló que si el agente afectado quería salvaguardar de alguna manera sus derechos utilizando únicamente el sistema de propiedad industrial, tenía que presentar un número similar de acciones de nulidad de registro; lo cual no solo podía resultar ineficiente, sino también excesivamente costoso, considerando que hubiera tenido que pagar 35 veces la tasa por presentación de acción de nulidad.

Ahora bien, luego de haber valorado en el apartado anterior la naturaleza de la cláusula general de la LRCD, debe quedar claro que el registrar signos distintivos de productos que se fabrican en el extranjero para constituirse como el único distribuidor de estos en el mercado peruano, obstaculizando mediante acciones legales el acceso al mercado a otros distribuidores que pretendan comercializar dichos productos; constituye una clara actuación que violenta la buena fe empresarial; la que, al no ubicarse dentro de los supuestos desleales enunciados en la LRCD, se debe reprimir por la cláusula general.

Es en este mismo sentido que resolvió la Comisión, pero estableciendo que la conducta denunciada constituiría un acto de competencia desleal por abuso del derecho, supuesto de deslealtad comercial construido en virtud de dicho procedimiento, el cual, según la definición realizada por la Comisión, “puede ser perpetrado mediante el aparente ejercicio legítimo de un derecho en cualquier ámbito del sistema jurídico, con la finalidad de desviar la demanda, mediante el entorpecimiento de los demás concurrentes en el mercado”.

Si bien no estamos en contra de la construcción conceptual de dicho supuesto de deslealtad comercial, consideramos que la Comisión pudo además de incluir jurisprudencialmente este supuesto, plasmar en su resolución la figura de los actos de obstaculización que, de acuerdo con la doctrina especializada, es la figura que mejor se adecua al caso que hemos tomado de ejemplo, como veremos a continuación.

Los actos de obstaculización se definen como aquellos actos que, sin contar con una justificación objetiva, afectan negativamente la posición concurrencial de un tercero o de cualquier forma interfieren el normal desarrollo de su actividad comercial en el mercado27, teniendo por efecto, real o potencial, el impedirle acceder o afianzarse en él o introducir o afianzar en él alguna de sus prestaciones, sin perjuicio de que en ocasiones procuren o sean adecuados para procurar a quien los realiza un provecho propio28 29.

Según Massaguer30, el supuesto que puede considerarse arquetípico de este tipo de actos es la apropiación de signos distintivos ajenos. Y es que como se puede apreciar de la definición de este acto de deslealtad comercial, es la figura que debió aplicar la Comisión, toda vez que con la interposición objetivamente injustificada de acciones por infracción a los derechos de marca (y denuncias de tipo penal) a los distribuidores que pretendían importar los productos o al titular de la marca en el extranjero, el titular fraudulento impidió el acceso al mercado de dichos productos en el primer caso y obstaculizó el acceso al mercado del titular de la marca en el extranjero en el segundo, logrando con ello una ventaja competitiva (como es el ser el único agente distribuidor de dichos productos en el país) que no corresponde a su propio esfuerzo o de la mejora de su oferta.

Del mismo modo, es importante precisar que bajo la figura de los actos de obstaculización, se puede reprimir la conducta desleal del titular que registre marcas extranjeras con el fin de vendérsela o licenciársela a su verdadero titular cuando este pretenda ingresar al mercado (fin especulativo del registro) y cuando el titular fraudulento registre marcas (idénticas o confundibles) de productos o servicios de sus competidores en el extranjero con la finalidad de obstaculizarles el acceso al mercado.

Ahora bien, es del caso precisar que este supuesto de deslealtad comercial no se limita únicamente a reprimir actos derivados del “abuso del derecho”, pues también se pueden reprimir a través de esta figura prácticas tales como la destrucción o eliminación del material publicitario ajeno31, el bloqueo de las comunicaciones32 (teléfono, correo electrónico, página web, señales televisivas, etc.)33, la persecución y amenaza a los vendedores del competidor para interrumpir las ventas34, la compra de un local donde el competidor es inquilino a los efectos de no renovarle el contrato o desalojarlo35, la adquisición de la producción de un competidor para eliminar sus productos del mercado36, etc., siempre que tengan como efecto, real o potencial, impedir acceder al mercado al agente a quien se dirige la conducta, afianzarse en él o introducir o afianzar en él alguna de sus prestaciones.

A modo de ejemplo del primero de los casos mencionados en el párrafo anterior, tenemos el procedimiento resuelto por la Sala mediante Resolución Nº 034-2008/SC1-INDECOPI37, en el que consideró como un acto contrario a la buena fe empresarial la conducta de una empresa distribuidora del Grupo Backus destinada a obstaculizar la actividad publicitaria de la cerveza “Franca Especial” mediante el retiro de los anuncios gráficos colocados en bodegas o la superposición de anuncios de los productos de Backus sobre los de una empresa que distribuía en el mercado la cerveza de marca “Franca Especial”.

Otro caso interesante que se hubiese podido reprimir a través de la figura de los actos de obstaculización (a pesar de que se trató de incluir dentro de la figura doctrinaria del “boicot desleal”38) es el que se presentó bajo el Expediente Nº 151-2004/CCD39 en el que la Sala consideró como un acto contrario a la buena fe empresarial, el puesto en marcha por una entidad financiera que mantenía desde hacía tiempo, una relación crediticia con determinados clientes y que ante el ingreso al mercado de una entidad financiera competidora que ofrecía condiciones comerciales más favorables (como un nuevo crédito para que los clientes cancelaran los montos adeudados con la primera empresa mediante un cheque de gerencia emitido en favor de esta), la entidad financiera denunciada empezó a tratar de impedir la migración de sus clientes, rechazando los cheques de gerencia y obstruyendo dicha migración al no informar sobre los montos totales de las deudas pendientes e, incluso, dilatando la recepción de pagos en efectivo.

Como se puede apreciar del caso descrito, el denunciado a través de diversos actos que obstaculizaron la migración de sus clientes a la entidad financiera competidora que pretendía ingresar al mercado ofreciendo una oferta más atractiva, pudo tener como efecto que esta no pueda afianzarse en el mercado, generando con ello un claro acto de obstaculización de acuerdo a la definición expuesta en el presente artículo.

Es importante precisar que la figura de los actos de obstaculización se aplica en el Derecho Comparado (específicamente en España) a través de la cláusula general, pues forma parte de los actos de competencia desleal no enunciados como son los actos de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, actos de agresión, los actos de boicot, entre otros; por lo tanto, su incorporación jurisprudencial solo hubiera generado la definición de un supuesto de deslealtad comercial más, el cual consideramos tendría un efecto positivo en el mercado –así como el que se genera con la construcción conceptual del supuesto desleal del “abuso del derecho”–, debido a que los agentes económicos tomarían conocimiento de este tipo desleal no enunciado y guardarían las precauciones necesarias para no incurrir en ellos, o por lo menos, sabrían frente al riesgo de sanción al que se someterían en caso de cometerlos.

IV. ¿ES EFICAZ EL USO COMPLEMENTARIO DE LAS NORMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL PARA LA REPRESIÓN DE LA PIRATERÍA MARCARIA?

Para finalizar, se intentará cuestionar la eficacia práctica del uso conjunto de las normas de propiedad industrial y de represión de la competencia desleal para constreñir actos de piratería marcaria en nuestro país, pues si bien resulta positivo el empleo complementario de la LRCD para reprimir la conducta integral que se encuentra detrás del registro fraudulento de marcas para impedir el acceso de agentes al mercado; el hecho que la Comisión o la Sala no puedan interponer medidas correctivas a estas conductas hasta que los órganos resolutivos de signos distintivos resuelvan las respectivas nulidades de registro y solo sirvan sus pronunciamientos para ser considerados al momento de determinar la mala fe del titular cuyo registro ha sido cuestionado; convierten a este uso complementario de sistemas en una herramienta poco eficaz, toda vez que el agente afectado así obtenga una resolución favorable en el ámbito de la competencia desleal, no podrá solicitar medidas cautelares que le permitan concurrir con tranquilidad en el mercado en sus procedimientos de nulidad, pues como sabemos, estas no pueden solicitarse en este tipo de procedimientos.

Así, el titular afectado solo podrá alcanzar un total acceso al mercado cuando se resuelvan los procedimientos de nulidad de registro, lo cual puede generar incentivos perversos en los agentes que pretendan recurrir a estos actos de piratería marcaria, toda vez que al conocer que estos actos no podrán ser suspendidos ni por las comisiones de propiedad industrial ni de competencia desleal a través de medidas cautelares o medidas correctivas y que por el contrario, ellos podrán impedir el acceso al mercado a sus competidores a través de medidas cautelares solicitadas en las acciones por infracción que interpongan, llegarán a la conclusión que podrán obstaculizar efectivamente a sus competidores sin que la Administración pueda hacer nada al respecto. Máxime, si se aprecia que la duración de la tramitación de estos procedimientos puede estar por encima de los tres años40.

Por ello, para que se haga eficaz el principio de complementariedad relativo entre los órganos resolutivos de competencia desleal y propiedad industrial resulta necesario que existan reglas claras con las que no contamos hasta la fecha, tal como se desprende de la LRCD41 y del Decreto Legislativo Nº 1075 - Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina42, en las que solo se establecen las competencias de los órganos resolutivos de competencia desleal y propiedad industrial respecto de los actos de confusión y explotación de la reputación ajena, cuando en estos actos no se agota la relación entre ambas materias, pues existen otros supuestos43, como el que hemos analizado en el presente artículo en el que ambas legislaciones se interceptan.

En tal sentido, consideramos que los criterios de interpretación, límites y relaciones de ambas disciplinas jurídicas deben establecerse mediante una Directiva de Sala Plena del Tribunal del Indecopi y no dejarse únicamente al entusiasta desarrollo casuístico que pueda brindarse a través de los órganos resolutivos competentes, toda vez que el mercado necesita reglas claras a fin de que los agentes económicos sepan cómo comportarse al concurrir en él, y las comisiones encargadas de ambas disciplinas deben tener clara sus respectivas competencias frente a estos supuestos denominados “limite”44.

Así, a través de esta Directiva propuesta y a fin de conseguir una efectiva represión de la “piratería marcaria”, se deberá establecer que los casos de nulidad de registro de marca por mala fe, deben ser resueltos por la Comisión de Signos Distintivos previa solicitud de un informe vinculante de parte del órgano encargado de fiscalizar la competencia desleal, considerando la posibilidad de que estos actos puedan ser suspendidos mediante la interposición de una medida cautelar, pues como hemos señalado a lo largo del presente artículo, la mala fe no es otra cosa que todo acto contrario al principio de competencia por eficiencia, es decir, un acto de competencia desleal.

NOTAS:

* El presente artículo ha sido elaborado gracias al invaluable apoyo de Luis José Diez Canseco Núñez, a quien el autor le dedica las siguientes páginas.

** El autor agradece los valiosos comentarios de Ricardo Maguiña Pardo, Alfredo Lindley-Russo y Fiorella Núñez Paz; no obstante, se hace enteramente responsable del contenido de este artículo. Asimismo, quiere dejar constancia que las opiniones plasmadas en este artículo son personales y no comprometen en modo alguno a la institución en la que realiza sus labores.

*** Secretario Técnico de la Comisión Permanente de Ética del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (Conar). Candidato a Magíster de la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Derecho de la Competencia por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.

1 Dicho caso se tramitó bajo el Expediente Nº 138-2008/CCD y fue resuelto en primera y segunda instancia por las Resoluciones Nºs 183-2010/CCD-INDECOPI y 1605-2011/SC1-INDECOPI, respectivamente.

2 ARAMAYO BAELLA, Abelardo. “Competencia desleal por abuso del sistema de propiedad industrial ¿Relación complementaria o subordinada entre las disciplinas de competencia desleal y propiedad industrial?”. En: Derecho de la Competencia. Revista de Derecho Administrativo. Círculo de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Tomo II, N° 10, Lima, noviembre 2011, pp. 211-219.

3 RANGEL ORTIZ Horacio. La piratería de marcas y su represión. México, 1989, p. 376. Consulta: 10 de febrero de 2012. Disponible en: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/20/pr/pr19.pdf>.

4 Según Otamendi: “Es el caso de quien registra marcas de terceras personas. Así, se considerarán nulas las marcas registradas por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero (…) generalmente, estos actos de piratería se han dado con respecto a marcas registradas en el extranjero y que gozaban fuera de nuestro país de un cierto prestigio y notoriedad”. (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Sexta Edición. Lexis Nexis, Argentina, 2006, p. 347).

5 OTAMENDI, Jorge. Ibídem y BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales. Tomo II, segunda edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2003, p. 322.

6 MASSAGUER FUENTES, José. “La protección jurídica de la marca no inscrita”. En: GIMENO-BAYÓN COBOS, Rafael (Coordinador). Derecho de Marcas. Bosh, Barcelona, 2003, p. 49.

7 El artículo 172 de la Decisión 486 señala respecto a la nulidad relativa por mala fe lo siguiente:

(…)

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

(…)

8 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. “Nulidad y Caducidad”. En: Manual de la Propiedad Industrial. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2009, p. 736.

9 Este postulado, de carácter netamente económico, consiste en que los agentes económicos deben competir en el mercado y tratar de mejorar su situación explotando sus propias prestaciones. Dicho desde otra perspectiva, esto significa que el progreso de dichos agentes en el mercado no puede hacerse levantando obstáculos a la labor que llevan a cabo sus competidores (EMPARANZA SOBEJANO, Alberto. El boicot como acto de competencia desleal contrario a la libre competencia. Civitas, Madrid, 2000, p. 104).

10 En efecto, al regular las prohibiciones y causas de nulidad relativas, el inciso g) del artículo 4.4. de la referida la Directiva 89/104/CEE señala que:

Asimismo, cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:

(…)

g) La marca pueda confundirse con una marca que, en la fecha de presentación de la solicitud, estaba siendo usada en el extranjero y que continúe utilizándose allí siempre que la solicitud hubiera sido hecha de mala fe por el solicitante.

11 En efecto, el registrar una marca con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal se encuentra prohibido en virtud de lo dispuesto en el artículo 137 de la Decisión 486. Este artículo es aplicable tanto para presentar oposiciones a solicitudes de registro como para solicitar la nulidad relativa de la marca por mala fe.

En este mismo sentido, consideramos pertinente mencionar lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1075 que señala lo siguiente: “[L]a prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario” (el resaltado es nuestro).

12 Decisión 486

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

13 Según Massaguer. “[A] estos efectos, se tiene por agente a toda persona que independientemente y en nombre propio o en nombre ajeno se dedique, en un sentido económico, a la distribución de los productos o servicios de un tercero en el mercado. Debe comprenderse en esta noción de agente, por ello, tanto al agente comercial en sentido propio, como al concesionario o distribuidor exclusivo (…), al distribuidor seleccionado, al distribuidos no exclusivo ni seleccionado, al franquiciado (…) pero también al licenciatario de una patente, know how u otra modalidad de propiedad industrial o intelectual; no merece esta consideración, en cambio, el simple comprador o adquiriente de los productos o servicios. De su lado, la noción de representante comprende a todos los auxiliares dependientes y al comisionista (…) No se exige, en cambio, que la solicitud de la marca en España se presente durante la vigencia de la relación de agencia o representación, por lo que a estos efectos debe considerarse marca de agente o representante tanto a la solicitada tras el establecimiento de la relación de agencia o representación, como a la solicitada antes de celebrar el contrato correspondiente, esto es, durante los tratos preliminares, o incluso una vez finalizada aquella relación” (MASSAGUER FUENTES, José. Ob. cit., p. 60). Es importante precisar que debe existir (o debe haber existido) alguna relación contractual entre el titular de la marca y el titular fraudulento, de lo contrario estaríamos frente a una nulidad relativa de mala fe en general y no el tipo específico de marca de agente o representante.

14 Ibídem, p. 59.

15 GARCÍA DE CORTÁZAR FAJARDO, Isabel. “La mala fe en el procedimiento de la ICANN”. En: Actas de Derecho Industrial. Tomo 28, Marcial Pons, Madrid, Año 2007-2008, pp. 243-244.

16 Sobre el particular, Bertone y Cabanellas De Las Cuevas, señalan que: “(…) el titular del registro cuya nulidad se pretende debe tener conocimiento de la situación fáctica antedicha, o sea el uso y reputación de la marca, o bien encontrarse en una posición tal que esa situación sea de conocimiento presumible o que tal conocimiento deba ser tenido por un buen hombre de negocios” (BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Ob. cit., p. 325).

Por su parte, Fernández-Nóvoa señala que una forma de probar este conocimiento previo es mediante documentos que acrediten que entre el titular de la marca en el extranjero y el titular pirata hayan existido tratos o relaciones concernientes a la marca o si se prueba que el titular pirata hubiese participado activamente en una exposición o feria en la que estuvieron presentes los productos o servicios distinguidos por la marca extranjera (FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Ob. cit., p. 738). En esa misma línea, Otamendi señala que este conocimiento previo también puede suponerse cuando se acredite que el titular pirata es un comerciante dedicado a la explotación del mismo ramo (OTAMENDI, Jorge. Ob. cit., p. 351).

17 Decisión 486

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

18 Sobre las marcas especulativas, Otamendi sostiene que “la Ley de Marcas está al servicio del comercio. La marca se registra para sea usada, aun cuando se admitan las marcas de defensa. La obligación de usar la marca confirma esto con claridad.

Quien legítimamente solicita el registro de una marca no puede verse impedido de obtenerlo por quien jamás pensó usar la marca oponente sino solo hacer un negocio con la misma.

La norma no prohíbe la venta de las marcas, solo prohíbe el negocio habitual de venta y la especulación con marcas. Cualquier titular de una marca que no desee usarla más o que decida que no ha de utilizarla, puede vender su marca y obtener una buena ganancia con ello. Lo que no puede hacer es dedicarse a ello con habitualidad” (Ob. cit., p. 353). El resaltado es nuestro.

19 Ibídem, p. 351.

20 Esto, en la medida que coexisten disposiciones que apuntan hacia una acentuada aplicación del principio de inscripción registral (artículo 154 de la Decisión 486) con otras que reconocen el principio de prioridad en el uso para el nacimiento del derecho (artículo 229, literal a) de la Decisión 486) y la facultad atribuida al titular de una marca notoria y no inscrita del ius prohibendi que le permite perseguir conductas susceptibles de generar confusión (artículo 231 de la Decisión 486). (SCHIANTARELLI GONZALES, Juan Pablo. “La aplicación de las normas sobre publicidad comercial: un enfoque desde la óptica de las normas sobre competencia desleal y propiedad industrial”. En: Ius Et Veritas. Nº 29, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2004, p. 67).

21 MASSAGUER FUENTES, José. Ob. cit., pp. 49-50.

22 Ídem.

23 MASSAGUER FUENTES, José. Comentario a la Ley de Competencia Desleal. Civitas, Madrid, 1999, pp. 150-154.

24 Dentro de las cuales tenemos a los actos de engaño, confusión, explotación indebida de la reputación ajena, denigración, actos de comparación, de equiparación, entre otros enunciados en la LRCD.

25 STUCCHI LÓPEZ RAYGADA, Pierino. “Los actos de competencia desleal que distorsionan la valoración de la oferta en la nueva Ley de Represión de la Competencia Desleal”. En: Revista de Derecho. Universidad de Piura, Lima, 2009, p. 18.

26 MASSAGUER FUENTES, José. Ob. cit., p. 152.

27 Ibídem, p. 158.

28 Ver: Sentencia A.P. Barcelona 160/2011, de 12 de abril.

29 Si bien en el presente artículo definimos a los actos de obstaculización de acuerdo a lo desarrollado por la doctrina española, consideramos importante precisar que para García Menéndez, los actos de obstaculización son todos aquellos actos desleales aptos para impedir injustificadamente el normal desenvolvimiento de las actividades de un agente económico o para desestabilizar la organización de los factores productivos y la estructura logística en un momento previo a la introducción del producto o servicio en el mercado (GARCÍA MENÉNDEZ, Sebastián Alfredo. Competencia Desleal. Actos de desorganización del competidor. Primera edición, Lexis Nexis Argentina, 2004, p. 176). Resaltado agregado.

30 En sus propias palabras: “El supuesto que puede considerarse arquetípico de este grupo de casos es la apropiación de signos distintivos ajenos. Aquí pueden encuadrarse los casos de registro de marcas renombradas ajenas con riesgo de dilución o de desprestigio, así como en general los supuestos de registro indebido de marcas ajenas (…); en este sentido, se ha estimado competencia desleal el intento de apropiación a través del registro de ciertas marcas ajenas. Esto mismo vale para la apropiación de cualquier otra clase de signo distintivo, registrado o no registrado, típico o atípico, como sería el caso de la apropiación de una marca u otro signo distintivo ajeno como nombre de dominio o como denominación social” (MASSAGUER FUENTES, José. Ob. cit., pp. 157-158).

31 Ídem.

32 GARCÍA MENÉNDEZ, Sebastián Alfredo. Ob. cit., p. 180.

33 Un ejemplo de este caso podría ser el acto por el cual un agente o representante de una empresa registra como dominio el nombre de esta sin su autorización con la finalidad obstaculizar su reciente actividad económica. Puede existir un fin especulativo detrás de esta conducta.

34 GARCÍA MENÉNDEZ, Sebastián Alfredo. Loc. cit.

35 Ídem.

36 Ídem.

37 Tramitado bajo Expediente Nº 201-2007/CCD.

38 Consideramos que no se debió tratar de encasillar este caso dentro de la figura del boicot desleal, pues de acuerdo a la doctrina, dicho supuesto se trata de un comportamiento contrario a la competencia eficiente, que busca la consecución de una mejora en la posición del boicoteador induciendo a otros sujetos (los requeridos) a que cancelen las relaciones comerciales con sus competidores (boicoteados), en lugar de potenciar sus propias prestaciones, como correspondería en consonancia con el referido principio (EMPARANZA SOBEJANO, Alberto. Ob. cit., p. 186). Así, esta conducta requiere de la intervención de, por lo menos, tres tipos de agentes, los cuales se denominan el boicoteador, los requeridos y el boicoteado; requisito que no se cumple en el caso descrito con la falta de agentes requeridos que realicen conjuntamente con los boicoteadores el acto desleal en perjuicio del boicoteado.

39 Resuelto en última instancia administrativa mediante Resolución Nº 0301-2007/TDC-INDECOPI.

40 Basta mencionar que solo en el procedimiento por actos de competencia desleal, la denuncia fue interpuesta en el año 2008 y se resolvió en última instancia administrativa en el año 2011.

41 Ley de Represión de la Competencia Desleal

Disposiciones Complementarias Finales

(…)

QUINTA.- Actos de Competencia Desleal vinculados a la afectación de derechos de propiedad intelectual.- La Competencia administrativa para la aplicación de esta Ley en la determinación y sanción de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena que se encuentren vinculados a la afectación de derechos de propiedad intelectual se encuentra asignada a la Comisión de Propiedad Intelectual correspondiente, conforme lo indique la legislación especial en dicha materia, y únicamente si la denuncia de parte fuera presentada por el titular del derecho o por quien este hubiera facultado para ello.

42 Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina

Artículo 98.- Competencia desleal

Las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, que estén referidos a algún elemento de la propiedad industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente conocidos o nombres comerciales, estén o no inscritos, serán de exclusiva competencia de la autoridad nacional competente en materia de propiedad industrial, según corresponda, siempre que las referidas denuncias sean presentadas por el titular del respectivo derecho. Serán igualmente de competencia de los órganos de propiedad industrial, las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, que comprendan elementos de propiedad industrial y elementos, que sin constituir derechos de propiedad industrial, estén relacionados con el uso de un elemento de propiedad industrial.

43 Como son los actos de engaño (artículo 8 de la LRCD concordado con el artículo 259, literal c de la Decisión 486), actos de denigración (artículo 11 de la LRCD concordado con el artículo 259, literal b de la Decisión 486 y cuando sea una marca notoriamente conocida, con los artículos 155 literal e y 226 literal b), actos de comparación (artículo 12 de la LRCD concordado con el artículo 157 de la Decisión 486 y cuando sea una marca notoriamente conocida, con los artículos 155 literal e y 226 literal b), entre otros.

44 Durante la tramitación del caso comentado, la Comisión ordenó en su primera decisión la suspensión del procedimiento, considerando que debido a los efectos retroactivos que genera la declaración de nulidad del registro de marca, constituirían asuntos contenciosos que deberían ser resueltos previamente por la autoridad de propiedad industrial, en la medida que sería la encargada de determinar si los registros fueron solicitados para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Esta decisión fue apelada y revocada correctamente por la Sala. Con esto nos queda claro que de haber tenido una Directiva que establezca los criterios aplicables, limites y competencias entre los órganos resolutivos encargados de ambas disciplinas, se hubiera podido dar mayor rapidez al procedimiento.